Решение от 22 сентября 2018 г. по делу № А56-96891/2017

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-96891/2017
22 сентября 2018 года
г.Санкт-Петербург



Резолютивная часть решения объявлена 17 сентября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 22 сентября 2018 года.


Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Кузнецова М.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1


рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРСТАЛЬ" (адрес: Россия 162608, г ЧЕРЕПОВЕЦ, ВОЛОГОДСКАЯ обл, ул МИРА 30, ОГРН: <***>);

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом" Северсталь-Инвест" (адрес: Россия 195273, Санкт-Петербург, Пискаревский пр. 63, лит.А, ОГРН: <***>);

третьи лица: 1- Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ"

2- Акционерное общество "Региональный сетевой информационный центр"

О неправомерном использовании товарного знака и фирменного наименования и взыскании 2 000 000руб.

при участии

- от истца: представитель ФИО2 (дов. от 23.03.2018г.)

- от ответчика: не явился (извещен)

- от третьих лиц: 1,2 не явились (извещены)



установил:

Публичное акционерное общество «Северсталь» (Истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Северсталь Инвест» (Ответчик) с требованиями:

1) запретить ответчику использовать слово «Северсталь» в своём фирменном наименовании, и обязать внести соответствующие изменения в учредительные документы;

2) запретить незаконное использование товарных знаков: «Северсталь» (свидетельство № 175195), «severstal» на сайте http://td-severstal.ru, в доменом имени сайта, в электронной почте, в документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

3) взыскать с ответчика компенсацию за неправомерное использование товарных знаков в размере 2 000 000 рублей 00 коп;

4) возместить расходы истца по уплате госпошлины.

Истец поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела в судебное заседание не явился, письменных возражений по иску не представил.

Согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при неявке в судебное заседание лиц, участвующих в деле, и надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд рассматривает дело в их отсутствие.

Изучив материалы дела, заслушав представителя Истца, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, истец является обладателем фирменного наименования: Публичное акционерное общество «Северсталь» (ПАО «Северсталь»). Общество зарегистрировано 24.09.1993.

Ответчик является обладателем фирменного наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Северсталь Инвест» (ООО «ТД «Северсталь Инвест»). Общество зарегистрировано 21.11.2007.

Истец также является правообладателем следующих товарных знаков:

- «Северсталь» (свидетельство № 175195). Данный товарный знак зарегистрирован на товары 02,07,08,09, 16, 21,37, 38, 40, 41 классов МКТУ;

-«Северсталь» (синего цвета) (свидетельство № 344495). Данный товарный знак зарегистрирован на товары 02,06,07,08,09, 12, 21, 35, 37, 38, 40, 41 классов МКТУ.

-«severstal» (чёрный и синий) (свидетельства № 349780 и № 326954). Данный товарный знак зарегистрирован на товары 02, 06, 07,08,09,21, 38, 41 классов МКТУ

В 2017 году Истец обнаружил интернет-сайт http://td-severstal.ru на котором Ответчик осуществляет деятельность по продаже металлопродукции под своим фирменным наименованием ООО «Торговый дом «Северсталь Инвест». В доменном имени сайта http://td-severstal.ru и в электронной почте info@td-severstal.ru содержится товарный знак «Severstal» правообладателем которого является Истец.

Истец направил в адрес Ответчика претензию от 18.09.2017 № ССТ-ю/64-7 с требованием прекратить незаконное использование товарных знаков, принадлежащих ПАО «Северсталь» на сайте, доменном имени сайта, в фирменном наименовании Ответчика, первичной документации Ответчика и с требованием выплаты компенсации.

От ответчика поступил ответ от 25.09.2017 года №567/7 о том, что в срок до 30 сентября направит документа на переименовании организации в ООО «Металл» и в течение суток изменит содержание сайта, удалив с сайта товарные знаки, принадлежащие ПАО «Северсталь».

На момент подачи искового заявления Ответчик не исполнил претензионные требования Истца.

Истец в подтверждение своих требований представил в суд нотариально удостоверенный протокол осмотра сайта http://td-severstal.ru.

Также в качестве доказательства осуществления Ответчиком деятельности по оптовой торговле металлопрокатом под фирменным наименованием ООО «Торговый дом «Северсталь Инвест» предоставил договор поставки между ООО «Ферротеррия Инжиниринг» и Ответчиком от 11 сентября 2017 года, спецификацию №1 к договору на поставку листа 12*1500*6000, счет на оплату от 11 сентября 2017 года на сумму 295 446,00 рублей, а также платежное поручение об оплате

Истец также направил в суд ходатайство об истребовании у ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» сведений о владельце домена td-severstal.ru, в котором незаконно используется товарный знак Истца «severstal» (чёрный и синий) (свидетельства № 349780 и № 326954).

От ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» поступил ответ о том, что доменное имя td-severstal.ru находится на обслуживании у аккредитованного регистратора АО «Региональный сетевой информационный центр» (ООО «РСИЦ»).

Определением суда от 07.05.2018 года ООО «Региональный сетевой информационный центр» привлечено в качестве третьего лица.

В письменных пояснениях и в ответе на Определение суда от 30.05.2018 года ООО «РСИЦ» указало, что администратором домена td-severstal.ru является компания ООО «Торговый дом «Северсталь Инвест» (ИНН <***>), то есть Ответчик по делу.

Согласно части 1 статьи 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица. Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

В соответствии с частью 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет".

Согласно части 3 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 настоящей статьи, по требованию правообладателя обязано по своему выбору прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, или изменить свое фирменное наименование, а также обязано возместить правообладателю причиненные убытки (ч 4 ст. 1474 ГК РФ).

Оценив фирменные наименования истца и ответчика, суд пришел к выводу, что фирменные наименования сторон являются сходными до степени смешения, так как они содержат один и тот же словесный элемент «Северсталь». Данный элемент является ключевым.

Исследуя вопрос о видах деятельности истца и ответчика, суд пришел к выводу, что стороны осуществляют аналогичные виды деятельности. Истец представил доказательства, что Ответчик фактически осуществляет деятельность по оптовой торговле металлопродукцией, предоставив нотариально удостоверенный протокол осмотра сайта и договор (спецификацию, счет, платежное поручение) с третьим лицом по продаже металлопродукции. Истец также осуществляет данный вид деятельности. Фирменное наименование Истца включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование Ответчика.

С учётом вышеизложенного, сходство обозначений до степени смешения создаёт угрозу смешения юридических лиц в понимании потребителей.

Согласно пункту 6 статьи 1252 ГК РФ если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Исключительное право на товарный знак «Северсталь» (свидетельство № 175195) возникло 20.05.1999, срок действия товарного знака до 19.06.2027 (действует), исключительное право на фирменное наименование Истца возникло 21.11.2007, то есть позднее чем средство индивидуализации Истца.

В связи с этим использование слова «Северсталь» в фирменном наименовании Ответчика подлежит прекращению.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любым не противоречащим закону способом.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 ст. 1484).

По утверждению Истца согласия на использование товарных знаков в фирменном наименовании Ответчика, на сайте http://td-severstal.ru, доменном имени сайта, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, он не давал.

Размещение на товарах (в том числе на этикетках, упаковках товаров), которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения без разрешения его владельца, является нарушением исключительных прав на товарный знак. Указанные действия признаются незаконным использованием товарного знака.

Согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия.

При сопоставлении товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства должно быть учтено их основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом. Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителей.

Вопрос о тождественности или сходстве до степени смешения двух словесных обозначений может быть решен судом с позиции рядового потребителя и специальных познаний не требует (п.13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 №122).

Из материалов дела следует, что Истец является правообладателем Товарного знака «Severstal» (чёрный и синий) (свидетельства № 349780 и № 326954). Данный товарный знак зарегистрирован на товары 02, 06, 07,08,09,21, 38, 41 классов МКТУ (06 класс- обычные металлы и их сплавы). Ответчик использует обозначение «Severstal» в доменном имени сайта http://td-severstal.ru, а также в адресе электронной почты info@td-severstal.ru.

Также истец является правообладателем Товарного знака «Северсталь» (свидетельство (свидетельство № 175195). Данный товарный знак зарегистрирован на товары 02,07,08,09, 16, 21,37, 38, 40, 41 классов МКТУ. Ответчик использует обозначение «Северсталь» в своем фирменном наименовании, на сайте http://td-severstal.ru и в документации, связанной в ведение товаров в гражданский оборот.

В связи с вышеуказанным существует возможность смешения товаров и услуг, осуществляемых истцом и ответчиком в результате использования обозначений «Северсталь» и «Severstal», введение потребителей в заблуждение относительно товаров и услуг, а также использование ответчиком нематериальных благ и приобретение конкурентных преимуществ (известность, имиджевая и деловая репутация) принадлежащих Истцу и расценивание потребителями Ответчика как официального представителя Истца в городе Санкт-Петербург.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ одним из способом защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

В связи с указанным требования ПАО «Северсталь» о запрете использования товарных знаков, принадлежащих Истцу в фирменном наименовании Ответчика, на сайте Ответчика, в доменном имени сайта и в документации Ответчика подлежат удовлетворению.

Истцом заявлено требование о взыскании 2 000 000 рублей 00 копеек компенсации.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного суда РФ и Пленума ВАС РФ №5/29 от 26.03.2009 разъяснено, что, рассматривая дело о взыскании компенсации от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению в заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствия нарушения.

Учитывая данные обстоятельства, суд полагает возможным взыскать с Ответчика заявленный Истцом размер компенсации – 900 000 рублей 00 копеек, что является соразмерным допущенному нарушению.

Расходы по государственной пошлине согласно статье 110 АПК РФ относятся на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца в размере 26 350 рублей 00 копеек.


Руководствуясь статьями 170,176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

1. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Северсталь Инвест» (ИНН<***>,ОГРН <***>) в 30-дневный срок с момента вступления решения в законную силу прекратить использование фирменного наименования, сходного до степени смешения с фирменным наименованием публичного акционерного общества «Северсталь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) или изменить свое фирменное наименование путем внесения изменений в учредительные документы, исключающих из фирменного наименования ООО «Торговый дом «Северсталь Инвест» слово «Северсталь».

2. Запретить обществу ООО «Торговый дом «Северсталь Инвест» (ИНН<***>,ОГРН <***>) использовать на сайте http://td-severstal.ru , в доменном имени сайта http://td-severstal.ru , в документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот товарные знаки, принадлежащие ПАО «Северсталь»: «Северсталь (свидетельство №175195 в отношении следующих классов товаров и услуг: 02,07,08,09, 16, 21,37, 38, 40, 41 МКТУ, «Severstal» (чёрный и синий) (свидетельства № 349780 и № 326954) в отношении следующих классов товаров и услуг: 02, 06, 07,08,09,21, 38, 41 МКТУ.

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Северсталь Инвест» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу публичного акционерного общества «Северсталь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) компенсацию за незаконное использование товарных знаков в размере 900 000 рублей 00 коп, расходы по уплате государственной пошлины в размере 26 350 рублей 00 коп.

4. В остальной части в иске – отказать.


Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.


Судья Кузнецов М.В.