Решение от 21 марта 2024 г. по делу № А19-9735/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011,

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761

http://www.irkutsk.arbitr.ru




Именем Российской Федерации



Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А19-9735/2022
г. Иркутск
21 марта 2024 года
Резолютивная часть решения объявлена 04.03.2024. Решение в полном объеме изготовлено 21.03.2024.


Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Уразаевой А.Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЗНАМЕНИ МЕТРОПОЛИТЕН ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 129110, <...>)

к ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ФИО2 (ОГРНИП 304382712000012, ИНН <***>)

о взыскании 242 348 руб.

при участии в заседании:

от истца: не явился, извещен надлежащим образом;

от ответчика: представитель ФИО3 по доверенности 38АА3810992 от 30.05.2023, паспорт, диплом об образовании;

установил:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЗНАМЕНИ МЕТРОПОЛИТЕН ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА» обратилось в Арбитражный суд Иркутской области к ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ФИО2 с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ, о взыскании 242 348 руб., составляющих сумму компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки No 628184, 585361, 585362, 585363, 620672, 627924, 628293, 633043, 644787.

Решением Арбитражного суда Иркутской области от «28» декабря 2022 года, оставленным без изменения постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 07.08.2023, в удовлетворении заявленных исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 06.12.2023 судебные акты первой и апелляционной инстанций отменены, указанное дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

Дело №А19-9735/2022 находилось в производстве судьи Арбитражного суда Иркутской области Сураевой О.П.

Определением Арбитражного суда Иркутской области в связи с уходом судьи Сураевой О.П. в отставку в деле №А19-9735/2022 произведена замена судьи, дело передано для автоматизированного распределения в ПК «Судебно-арбитражное делопроизводство».

Суд по интеллектуальным правам, отменяя судебные акты первой и апелляционной инстанций по делу № А19-9735/2022, указал на то, что судами первой и апелляционной инстанции не разрешен вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений. В основу выводов судов первой и апелляционной инстанции положен тезис о том, что на спорном обозначении отсутствует словесный элемент. Данный вывод судов сделан без учета того, что в защищаемых товарных знаках истца словесные элементы дискламированы, то есть являются неохраняемыми, а, следовательно, при проведении сравнения не могут быть признаны сильными.

Суды не произвели сравнение защищаемых товарных знаков и спорного обозначения в целом, а само сравнение произведено без учета методологии, предусмотренной Правилами N 482 и разъяснений, содержащихся в пункте 162 Постановления N 10.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам отметил, что суды первой и апелляционной инстанции не устанавливали степень однородности товаров, для индивидуализации которых зарегистрированы защищаемые знаки, и товаров, для которых ответчик используют свое обозначение, данное обстоятельство имеет правовое значение для определения вероятности смешения обозначений.

Также Суд по интеллектуальным правам указал, что суды первой и апелляционной инстанций проигнорировали доводы о наличии угрозы смешения используемого ответчиком обозначения с защищаемыми товарными знаками; выводы судов об отсутствии вероятности смешения таких обозначений представляются не в достаточной степени мотивированными.

Истец извещен о судебном разбирательстве в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в судебное заседание не явился.

Ответчик в судебном заседании исковые требования не признал, просил в иске отказать.

Кроме того, информация о времени и месте судебного заседания была размещена на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет www.irkutsk.arbitr.ru в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

Исследовав материалы дела, оценив доводы сторон спора, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем исключительных прав на следующие товарные знаки:

- №585361, дата государственной регистрации 16.07.2015, в отношении товаров и услуг 07, 09, 12 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ;

- 585362, дата государственной регистрации 16.07.2015, в отношении товаров и услуг 07, 09, 12 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ;

- № 585363, дата государственной регистрации 16.07.2015, в отношении товаров и услуг 07, 09, 12 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ;

- № 620672, дата государственной регистрации 18.07.2016, в отношении товаров и услуг 06, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 35, 41, 42 классов МКТУ;

- № 627924, дата государственной регистрации 18.07.2016, в отношении товаров и услуг 09, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 39, 42 классов МКТУ;

- № 628293, дата государственной регистрации 18.07.2016, в отношении товаров и услуг 09, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 42 классов МКТУ;

- № 633043, дата государственной регистрации 18.07.2016, в отношении товаров и услуг 09, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ;

- № 644787, дата государственной регистрации 18.07.2016, в отношении товаров и услуг 06, 09, 12, 28, 35, 39 классов МКТУ.

В обоснование исковых требований истец указал, что обнаружил в феврале 2022 года на сайте в сети Интернет по адресу: https://www.prodalit.ru/tov/2293f43e-79e4-470f-8e57-05fc6e45a2e9 предложение к продаже товара ФИО4 Ladа Vesta каршеринг 1:60 7см, на котором размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца. Согласно размещенной в интернет-магазине информации, продавцом товара является ответчик.

В подтверждение заявленных требований истец приложил к иску скриншоты сайта от 18.02.2022.

Истец 28.02.2022 направил ответчику претензию с требованиями прекратить нарушение и выплатить компенсацию в досудебном порядке.

Требование о выплате компенсации проигнорировано ответчиком, что явилось основанием для обращения истца в суд с иском, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ, о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) за нарушение исключительных прав на товарные знаки №№ 628184, 585361, 585362, 585363, 620672, 627924, 628293, 633043, 644787 в размере 242 348 рублей.

Ответчик, возражая по предъявленным требованиям, указал, что не установлен период использования ответчиком спорного изображения, не обоснован размер компенсации. Размер компенсации определен истцом исходя из базового годового вознаграждения в размере 121 174 рублей. Истец полагает возможным требовать с ответчика двухкратной суммы, при этом использование спорного изображения в течение 2-х лет истцом не доказано в нарушение части 1 статьи 65 АПК РФ. Ссылку истца на средний срок лицензионных договоров необходимо считать безосновательной, поскольку действующее гражданское законодательство предусматривает, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора (статья 421 ГКРФ). Каких-либо оснований для применения положений о сроке договоров истца с третьими лицами к правоотношениям, связанным с использованием ответчиком спорного изображения, не имеется. Кроме того, товар со спорным изображением ответчиком не продан потребителям ни разу, с сайта Интернет-магазина ПродалитЪ данная единица товара удалена, что подтверждается выкопировкой страницы с интернет-сайта https;//prodalit.ru от 08.11.2022. Более того, исковые требования сформулированы истцом некорректно. Так, в исковом заявлении по тексту истец указывает на товарный знак № 627924 и сравнивает его со спорным изображением на товаре ответчика, а в просительной части иска истец требует компенсацию за нарушение исключительных нрав на товарные знаки №№585361,585362,585363, 620672, 627924, 628293,633043,644787. В данной ситуации не может быть нарушения исключительных прав истца на 8 товарных знаков, на товаре имеется только 1 спорное изображение, а не 8, соответственно заявляя такое требование, истец злоупотребляет предоставленным ему законом правом на исключительное использование товарного знака. Доказательств использования всех 8 товарных знаков истца суду не представлено. Согласно выписке из ЕГРЮЛ истца основным видом экономической деятельности истца является 49.31.24 Перевозка пассажиров метрополитеном. Основным видом деятельности ответчика является 47.61 Торговля розничная книгами в специализированных магазинах. Спорное изображение, изображенное на товаре машинка «Лада Веста», размещенной на интернет-сайте ответчиком, не является сходным до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными за истцом, ни основные виды деятельности, ни дополнительные виды деятельности истца и ответчика не совпадают. У ответчика имеется дополнительный вид деятельности 47.65 Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах. Однако истец такой деятельности не осуществляет. Одним из видов дополнительной деятельности у истца является 46.69.1 Торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов. Спорное изображение размещено на детской игрушке - модели машинки «Лада Веста». При этом истец не осуществляет торговлю игрушками, в связи с чем товар не является однородным, у обычного потребителя не может сложиться соответствующего представления о товаре, что его производителем является истец. В городе Иркутске нет такого вида транспорта как подземный, отсутствует метрополитен. Свою деятельность в Иркутской области ГУП «Московский Метрополитен» не осуществляет совсем. Таким образом, товары не являются однородными, услуги сторон не сходны до степени смешения, в связи с чем нарушения прав истца на использование товарного знака не имеется.

Оценив представленные доказательства в отдельности, относимость, допустимость и их достоверность, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 1478 Гражданского кодекса Российской Федерации, обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Статья 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требований, в том числе, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения (пункт 2 статьи 1515 ГК РФ).

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 3 статьи 1515 ГК РФ).

Таким образом, использование для индивидуализации товаров и услуг обозначения, тождественного или сходного с ним до степени смешения товарному знаку иного лица, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его нарушения ответчиком путем использования тождественного или сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Материалами дела подтвержден факт принадлежности предприятию исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации №№585361, 585362, 585363, 620672, 627924, 628293, 633043, 644787, в защиту которых оно обратилось с настоящим иском. Данный факт ответчиком не оспаривается.

По утверждению истца, ответчик нарушил исключительное право истца на товарный знак №627924, предлагая к продаже в интернет-магазине товар ФИО4 Ladа Vesta каршеринг 1:60 7см, на котором размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

В соответствии со статьями 426, 492 и 494 Гражданского кодекса Российской Федерации, выставление на продажу спорного товара свидетельствует о наличии со стороны ответчика публичной оферты.

Согласие правообладателя на использование ответчиком спорного товарного знака в материалы дела не представлено.

Поскольку ответчиком в материалы дела не представлено доказательств наличия у него права использования товарного знака, предложение к продаже товара с его изображением осуществлено без согласия правообладателя и является нарушением его прав.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

Так, в соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил N 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил N 482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В пункте 162 Постановления N 10 и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а, следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

В соответствии с пунктом 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

При этом, поскольку ряд товарных знаков истца и спорное обозначение ответчика являются комбинированными, при оценке сравниваемых обозначений в целом подлежит учету влияние изобразительных элементов.

В целях установления обстоятельств наличия либо отсутствия факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки, судом проведен сравнительный анализ сходства товарных знаков истца и обозначения, используемого ответчиком, а также анализ однородности товаров/услуг.

Суд по интеллектуальным правам, отменяя судебные акты первой и апелляционной инстанций по настоящему делу, обратил внимание на то, что не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии в сравниваемых обозначениях одного совпадающего элемента.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу N СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу N СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 N 300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.10.2018 по делу N СИП-137/2018 и от 26.11.2018 по делу N СИП-147/2018.

Как усматривается из материалов дела, истец является правообладателем серии товарных знаков, составляющих серию, объединенную одним изобразительным элементом в виде дуги.

Ответчик предлагал к продаже в интернет-магазине товар - ФИО4 Ladа Vesta каршеринг 1:60 7см, на котором размещено обозначение в виде дуги с изображенным внутри креста.

С точки зрения определения степени смешения товарных знаков истца и спорного обозначения ответчика смысловым критерием выступает центральный элемент, размещенный внутри дуги, имеющий конструктивное содержание применительно к товарному знаку правообладателя.

Доминирующим элементом товарных знаков истца и спорного обозначения ответчика является изобразительный графический элемент - дуга. Существенную роль в спорных обозначениях ответчика играет изобразительный элемент, поскольку данный изобразительный элемент является приоритетным и ярко выраженными, играет главенствующую роль.

Если при сравнении комбинированных обозначений установлено их сходное композиционное решение за счет одинакового или сходного расположения элементов в композиции, одинакового или сходного графического оформления словесных и/или цифровых элементов, что в совокупности порождает вероятность смешения таких обозначений.

У всех товарных знаков словесный элемент исключен из объема правовой охраны (дискламирован). Наличие неохраняемого словесного элемента не влияет на общее впечатление от сравнения товарных знаков со спорным обозначением ответчика, поскольку словесный элемент в товарных знаках является слабым, при этом различительную функцию в товарных знаках в первую очередь выполняет сильный элемент (графический) - дуга, акцентирующий на себе внимание потребителей.

При этом использование разных цветов и различных пиктограмм в центре изобразительных элементов не устраняет опасность смешения спорного обозначения ответчика и товарных знаков истца.

В соответствии с пунктом 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно разъяснению, данному в пункте 162 Постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Согласно имеющимся в деле доказательствам товарным знакам истца предоставлена правовая охрана в отношении, в частности, следующих товаров и услуг по МКТУ, включая товары 28-го класса МКТУ, а именно: «автомобили (игрушки)/ средства транспортные (игрушки); модели транспортных средств масштабные; игрушки».

Истец осуществляет предпринимательскую деятельность по реализации, в том числе в своем интернет-магазине игрушек, маркированных товарными знаками.

Материалами дела подтвержден факт предложения ответчиком к продаже в интернет-магазине товара ФИО4 Ladа Vesta каршеринг 1:60 7см.

Данные товары являются однородными с товаром ответчика предлагаемого к продаже по критерию "взаимозаменяемость".

Реализация ответчиком игрушек с изобразительным графическим элементом - дуга, ассоциируется у потребителей с товарными знаками истца.

Ответчик за счет использования серияобразующего элемента товарных знаков, а также композиционных решений изобразительных элементов данных знаков, получил экономическое преимущество для своей предпринимательской деятельности по реализации игрушек за счет использования узнаваемости и репутации товарных знаков среди потребителей.

Выступая в качестве субъекта предпринимательской деятельности, ответчик при той степени разумности и осмотрительности, какая от него требовалась при данных обстоятельствах, мог и должен был осуществлять проверку используемых обозначений на предмет неправомерного использования интеллектуальной собственности и принимать меры по недопущению такого использования.

Таким образом, из обстоятельств дела усматривается, что истцом был доказан как факт принадлежности ему права на товарные знаки, так и факт использования ответчиком без разрешения правообладателя товарного знака № 627924.

В соответствии с пунктом 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 122 от 13.12.2007 «Действия лица по распространению контрафактных экземпляров произведения образуют самостоятельное нарушение исключительных прав. При этом сам по себе факт приобретения этих экземпляров у третьих лиц не свидетельствует об отсутствии вины лица, их перепродающего».

Таким образом, действия ответчика по хранению, предложению к продаже и продаже являются нарушением исключительных прав истца, а именно незаконное использование результатов его интеллектуальной деятельности, что подтверждается пунктом 2 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122.

Как указал Президиум ВАС РФ при рассмотрении дела № А40-82533/2011, предпринимательская деятельность осуществляется с учетом рисков и возможных негативных последствий, ей присущих. Следовательно, лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, может быть привлечено к гражданской ответственности за нарушение интеллектуальных прав и при отсутствии его вины.

Следовательно, для рассмотрения настоящего спора не имеет правового значения вопрос о том, был ли изготовлен реализованный ответчиком спорный товар, размещены на товаре средства индивидуализации самим ответчиком или иным лицом.

Вопреки мнению ответчика об обратном, каждое конкретное предложение к продаже товара, маркированного обозначением, сходным до степени смешения с названным товарным знаком, квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права истца, за которое ответчик несет самостоятельную ответственность.

Довод ответчика о том, что в Иркутской области у среднего потребителя при покупке игрушечного автомобиля не может сложиться впечатление, что он приобретает товар, каким-либо образом связанный с московским метрополитеном, судом отклоняется, поскольку правовая охрана спорного товарного знака распространяется на всю территорию Российской Федерации.

Оценив представленные документы в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд полагает установленным факт нарушения ответчиком принадлежащих истцу исключительных прав в форме распространения без соответствующего разрешения правообладателя.

Рассмотрев требования правообладателя о взыскании компенсации, суд приходит к следующему.

В статье 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

- в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

- в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Таким образом, пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор способа защиты по собственному усмотрению.

Как разъяснено в пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

В абзаце 2 пункта 61 постановления № 10 указано, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель (абзац 5 пункт 61 постановления № 10).

В данном деле истец определил размер компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, исходя из двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, в обоснование которой представил Отчет № 19-3157006 от 06.02.2020 «Об оценке рыночной стоимости права использования объектов интеллектуальной собственности ГУП «Московский Метрополитен», согласно которому рыночная стоимость права использования объектов интеллектуальной собственности за 1 год в виде денежной суммы в рублях, с НДС в отношении товарного знака № 627924 составляет 121 174 руб.

Суд изучил представленный отчет и приходит к следующему.

В рассматриваемом случае истцом заявлена к взысканию с ответчика сумма компенсации за незаконное использование предпринимателем исключительных прав предприятия на спорный объект интеллектуальной собственности в размере 242 348 руб., из следующего расчета: 121 174 рублей х 2, рассчитанная исходя из условий вышеуказанного отчета.

При этом суд отмечает, что при новом рассмотрении дела истец исковые требования не уточнял, в представленных суду письменных объяснениях, поступивших через систему «Мой арбитр» 29.01.2024 не содержится ссылки на статью 49 АПК РФ, поэтому суд исходит из уточненной ранее истцом при первоначальном рассмотрении дела суммы компенсации 242 348 руб.

Вместе с тем само по себе представление Отчета об оценке (либо иных доказательств, обосновывающих стоимость права пользования) не предполагает, что компенсация должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного отчета (стоимости права использования), поскольку с учетом положений ст. 1301, 1311, 1406.1, п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании Отчета об оценке, суд соотносит условия указанного Отчета и обстоятельства допущенного нарушения: объем предоставленного права, способы использования права и характер допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

С учетом указанных обстоятельств суд может определить иную стоимость права использования объекта интеллектуальных прав тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, а, следовательно, и иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Как указано в пункте 3 Постановления Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 № 40-П, предусмотренная п. 3 ст. 1252 ГК РФ компенсация, будучи мерой гражданско-правовой ответственности, имеет целью восстановить имущественное положение правообладателя, но при этом, отражая специфику объектов интеллектуальной собственности и особенности их воспроизведения, носит и штрафной характер.

Штрафной ее характер - наряду с возможными судебными расходами и репутационными издержками нарушителя - должен стимулировать к правомерному (договорному) использованию объектов интеллектуальной собственности и вместе с тем способствовать, как следует из определения Конституционного Суда Российской Федерации от 10 октября 2017 года № 2256-О, восстановлению нарушенных прав, а не обогащению правообладателя.

Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Учитывая изложенное, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу, что при определении суммы компенсации следует исходить из рыночной стоимости права использования объектов интеллектуальной собственности, определенной в Отчете № 19-3157006 от 06.02.2020.

Истцом в материалы дела представлены архивные копии сайта https://vww.prodalit.ru/, которыми подтверждается предложение к продаже игрушки ФИО4 Ladа Vesta каршеринг 1:60 7см в феврале 2022 года.

Согласно размещенной на данном сайте информации продавцом товара и владельцем сайта является ИП ФИО2

Ответчик в представленном отзыве на иск указал на то, что период использования изображения, сходного с товарным знаком необходимо ограничить с 22.02.2022 по 23.05.2022 (3 месяца), поскольку после получения определения Арбитражного суда Иркутской области по делу № А19-9735/2022 от 23.05.2022 товар снят с продажи с официального сайта.

Истец доказательства обратного в материалы дела не представил.

В данном случае при определении размера компенсации суд учитывает период использования ответчиком спорного товарного знака (3 месяца) и его использование на территории Иркутской области, а также принимает во внимание, что рыночная стоимость права использования спорного товарного знака № 627924 определена в отчете в размере 121 174 руб. за изобразительный элемент и словесное обозначение, а ответчиком использовался только изобразительный элемент (дуга) без словесного обозначения (Московский каршеринг).

С учетом изложенного, суд определяет компенсацию за нарушение ответчиком исключительного права истца на вышеуказанный товарный знак в размере 30 293 руб. 52 коп.

При таких обстоятельствах, исходя из необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, учитывая, что компенсация не должна носить карательный характер, определяемый без учета всех обстоятельств дела, принимая во внимание разъяснения, данные в пунктах 61, 62, 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию в 30 293 руб. 52 коп., что, по мнению суда, будет достаточной, чтобы восстановить права истца и предотвратить дальнейшие нарушения исключительных прав ответчиком.

При подаче иска истец уплатил государственную пошлину в размере 4 636 руб. платежным поручением № 10835 от 04.05.2022, при этом от уточненной суммы исковых требований государственная пошлина составляет 7 847 руб. в соответствии с пп.1 п.1 ст. 333.21 НК РФ.

В соответствии с частью 3 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных требований (12,50%) и подлежат взысканию с него в пользу истца в сумме 980 руб. 87 коп. (12,50 % от 7 847 руб.), в оставшейся части расходы по уплате государственной пошлины относятся на истца и не подлежат возмещению; также с истца подлежит взысканию в доход федерального бюджета государственная пошлина в размере 3 211 руб. от уточненной суммы исковых требований.

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ФИО2 в пользу ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЗНАМЕНИ МЕТРОПОЛИТЕН ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА» компенсацию в размере 30 293 руб. 52 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 980 руб. 87 коп.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЗНАМЕНИ МЕТРОПОЛИТЕН ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 3 211 руб.

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.


Судья: А.Р. Уразаева