Решение от 5 ноября 2020 г. по делу № А40-127827/2020

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № А40-127827/20-110-953
05 ноября 2020 года
город Москва


Резолютивная часть решения объявлена 21 октября 2020 года

Решение в полном объеме изготовлено 05 ноября 2020 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "СПА КОНЦЕПТ МЕНЕДЖМЕНТ" (105062, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ПОКРОВКА, ДОМ 40, СТРОЕНИЕ 2, ПОМЕЩЕНИЯ 11,54,55,56/ЭТАЖ 1, ОГРН: <***>) к ФИО2 об обязании,

третье лицо – общество с ограниченной ответственностью "РЕГИСТРАНТ" (197374, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, ДОРОГА ТОРФЯНАЯ, ДОМ 7, ЛИТЕР Ф, ОФИС 1323, ОГРН: <***>),

при участии:

от истца – ФИО3 по дов. от 05.11.2019№05/11-1,

от ответчика- не явился,

от третьего лица – не явился,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "СПА КОНЦЕПТ МЕНЕДЖМЕНТ" обратилось с иском к ФИО2, при участии третьего лица общества с ограниченной ответственностью "РЕГИСТРАНТ" (с учетом принятых изменений в порядке ст.49 АПК РФ) о признании действий ФИО2 по администрированию доменного имени charmedorient.ru нарушением исключительного права Истца на товарный знак CHARMЕ D'ORIENT (международная регистрация № 853259 от 16.12.2004 года); о запрете ФИО2 использовать товарный знак CHARME D'ORIENT (международная регистрация № 853259 от 16.12.2004 года) в доменном имени charmedorient.ru.; об обязании ФИО2 безвозмездно передать право администрирования доменного имени charmedorient.ru обществу с ограниченной ответственностью «СПА концепт менеджмент» не позднее 10 календарных дней с даты вступления решения суда по настоящему делу в законную силу.

Ответчик отзыв не представил, в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, суд рассмотрел спор в их отсутствие на основании ст.ст.121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п.5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011г. №12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».

Представитель третьего лица в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Заслушав представителя истца, исследовав и оценив доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, Обществу с ограниченной ответственностью «СПА концепт менеджмент» (далее - «Истец») предоставлено право использования товарного знака CHARME D'ORIENT на основании лицензионного договора, заключенного с правообладателем Товарного знака - французской компанией ШАРМ Д'ОРИЕНТ (CHARME D'ORIENT) (далее - «Правообладатель»).

Французская компания ШАРМ Д'ОРИЕНТ является обладателем исключительных прав на международный товарный знак CHARME D'ORIENT (далее - «Товарный знак») по международной регистрации товарных знаков № 853259 от 16.12.2004 года (с приоритетом от 16.06.2004г.) согласно Выписке из реестра международных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в отношении Товаров- и услуг: 03 - парфюмерия, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос, шампуни, мыло, аксессуары для косметики, продукция для макияжа; 08 - комплекты для маникюра, комплекты для педикюра; 10 - - массажное оборудование, перчатки для массажа; 41- образование в области косметологии, эстетики, - классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) для регистрации знаков.

Данный Товарный знак охраняется в том числе на территории Российской Федерации в соответствии с Мадридским протоколом.

26.11.2018г. Правообладатель заключил с Истцом лицензионный договор о предоставлении права использования международной регистрации Товарного знака на территории Российской Федерации. Дата и номер государственной регистрации прав о передаче прав на использование Товарного знака по лицензионному договору: 18.04,2019 № РД0292580.

Правообладатель (Лицензиат) предоставил Истцу (Лицензиару) исключительную лицензию на Товарный знак с правом эксклюзива на территории РФ.

В соответствии с условиями Лицензионного договора, если третьи лица нарушат права Лицензиата (то есть Истца), предоставленные ему Лицензиаром (то есть Правообладателем) по настоящему Договору, то Лицензиат вправе защищать свои права наравне с Лицензиаром. В случае нарушения интеллектуальных прав, Лицензиат вправе: заявить требование о признании своего интеллектуального права на основании исключительной лицензии; заявить требование о немедленном прекращении нарушения своих орав, а в случае необходимости и о пресечении неправомерных действий в принудительном порядке; потребовать изъятия контрафакта и возмещения убытков: потребовать опубликования судебного решения в СМИ; обратиться в судебные, антимонопольные и иные правоохранительные органы в целях защиты своего права.

Правообладатель не предоставлял никому права на использование Товарного знака в доменном имени, кроме Истца на основании лицензионного договора, права по которому зарегистрированы в установленном законом порядке.

Истец обнаружил в сети Интернет сайт в домене charmedorient.ru, полностью воспроизводящий указанный Товарный знак.

Истец обратился к Официальному сервису WHOIS. предоставляющему

02 июля 2019 г. сайт на сайте с доменным именем «charmedorient.ru» предлагались потребителям парфюмерно-косметические товары, маркированные товарными знаками CHARME D'ORIENT, однородные с теми, для которых предоставлена правовая охрана товарному знаку CHARME D'ORIENT.

Данный факт подтверждается протоколом осмотра доказательств от 02 июля 2019 г., составленным нотариусом г. Москвы ФИО4.

Правообладатель и Истец разрешений на использование Товарного знака в данном доменном имени никому не предоставляли. Исходя из общедоступных сведений, словесное обозначение «charmedorient» или схожие обозначения в качестве товарных знаков иными лицами в Российской Федерации не зарегистрированы.

В соответствии со статьей 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - «ГК РФ») лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на Товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии с Ниццким соглашением от 15.06.1957 г., пересмотренным в Стокгольме 14.07.1967 г. и в Женеве 13.05.1977 г., для регистрации знаков принята Международная классификация товаров и услуг. Свидетельство на товарный знак может быть выдано на часть товаров, выбранных из класса самим заявителем.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на товарный знак любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем предоставления другому лицу права использования товарным знаком в установленных лицензионным договором пределах.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации Товарный знак без разрешения правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуатьной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

Для признания сходства обозначения достаточно уже самой опасности, а не реатьного смешения товарных знаков (обозначений) в глазах потребителя (соответствующая правовая позиция выражена в постановлении Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 по делу № 3691/06). Понятия тождественности и сходства определяются в п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03,2003 № 32.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Доменное имя «charmedorient.ru» тождественно товарному знаку «CHARME D'ORIENT», права на использование которого предоставлены Истцу на основании исключительной лицензии, по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Сайт в домене charmedorient.ru предлагал потребителям товары, маркированные товарными знаками CHARME D'ORIENT, однородные с теми, для которых предоставлена правовая охрана товарному знаку CHARME D'ORIENT: парфюмерно-косметические товары.

Доменное имя charmedorient.ru было зарегистрировано и администрируется ответчиком без согласия правообладателя, что лишает Истца возможности эффективно вести коммерческую деятельность в российском сегменте сети Интернет путем прямого отображения Товарного знака, принадлежащего Истцу на основании исключительной лицензии, в доменном имени, что нарушает права Истца на Товарный знак.

Наличие прав по администрированию домена charmedorient.ru предоставило администратору сайта реальную возможность привлекать на свой домен потенциальных потребителей продукции правообладателя Товарного знака

Сам факт открытия интернет-страницы с доменным именем, включающим обозначение, идентичное товарному знаку без разрешения правообладателя, является незаконным использованием товарного знака.

Как разъяснено в пункте 158 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 Г'К РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт). По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Согласно пункту 159 Постановления требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта статьи 1252, подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, информационный посредник не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате размещения в информационно-телекоммуникационной сети материала третьим лицом или по его указанию, при одновременном соблюдении следующих условий: 1) он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, содержащихся в таком материале является неправомерным; 2) он в случае получения в письменной форме заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса в сети Интернет, на которых размещен такой материал, своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав.

Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым, не противоречащим закону, способом (исключительное право на товарный знак). Согласно п.п. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или слуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе, в доменном имени и при других способах адресации. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

При этом отсутствие запрета правообладателя для других лиц товарный знак не считается согласием (разрешением).

Использование товарного знака, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ.

Истец, будучи правообладателем Товарного знака на основании лицензионного договора от 26.11.2018, обладает исключительным правом использовать обозначение CHARME D'ORIENT в доменном имени.

Истец не представлял Ответчику разрешение на использование Товарного знака CHARME D'ORIENT, в том числе не давала разрешения на использование Товарного знака в доменном имени.

Следовательно, использование Ответчиком Товарного знака в администрируемом им доменном имени «charmedorient.ru» незаконно и нарушает исключительные права Истца на Товарный знак.

Более того, действия Ответчика по администрированию доменного имени «charmedorient.ru» являются недобросовестными действиями, которые противоречат сложившимся деловым обычаям в сфере использования доменных имен.

Согласно ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г., участники конвенции обязаны обеспечить эффективную защиту от недобросовестной конкуренции, актом которой считается всякий акт конкуренции, противоречащий обычаям в промышленных и торговых делах.

Для установления нарушения честных деловых обычаев при регистрации доменных имен в международной и российской судебной практике выработаны правил регистрации доменных имен и разрешения споров. Согласно данным критериям, регистрация доменного имени может быть аннулирована, если будет доказано, что:

доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица;

у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени;

доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

С учетом вышесказанного, действия Ответчика по администрированию доменного имени «charmedorient.ru» нарушают исключительные права Истца на Товарный знак и являются незаконными, что является основанием для удовлетворения иска в части запрета использования обозначения.

Согласно статьям 1252 и 1515 ГК РФ, в случае незаконного использования товарного знака правообладатель вправе обратиться в суд со следующими требованиями:

о пресечении действий, нарушающих права на товарный знак или создающих угрозу его нарушения

об изъятии из оборота и уничтожении за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров с товарным знаком. Также могут быть заявлены требования о обязании нарушителя удалить товарный знак с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг.

о возмещении убытков, размер которых должен быть доказан правообладателем.Вместо возмещения убытков правообладатель вправе требовать выплаты компенсации:

в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей (при этом суд может снизить размер заявленной компенсации с учетом всех обстоятельств нарушения);

или в двукратном размере стоимости товаров;

или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака.

о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя.

Таким образом, Истец вправе требовать от Ответчика прекращения действий по нарушению исключительных прав на Товарный знак, в том числе путем прекращения его использования в доменном имени «charmedorient.ru»

Вместе с тем действующим законодательством не предусмотрен такой способ защиты гражданских прав, как безвозмездная передача правообладателю товарного знака права на доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком. Возможность предъявления требования об обязании ответчика передать истцу права на доменное имя из содержания ГК РФ не следует и может рассматриваться исключительно как результат недопустимого расширительного толкования содержащихся в нем статей.

Истец не указал нормы права, позволяющей суду обязать ответчика передать права на доменное имя истцу. Правилами регистрации доменных имен в доменах.RU и.РФ также не предусмотрена регистрация доменного имени на основании решения суда.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123,156,169-170 АПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Запретить ФИО2 использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком CHARME DORIENT № 853259 в доменном имени charmedorient.ru.

Взыскать с ФИО2 в пользу общества с ограниченной ответственностью "СПА КОНЦЕПТ МЕНЕДЖМЕНТ" 9 000 руб. в возмещение расходов по госпошлине, 38 545 руб. 38 коп. в возмещение судебных издержек.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья: А.В. Мищенко