Решение от 9 апреля 2025 г. по делу № А56-69150/2024

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-69150/2024
10 апреля 2025 года
г.Санкт-Петербург



Резолютивная часть решения объявлена  20 марта 2025 года.

Полный текст решения изготовлен  10 апреля 2025 года.


Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Лодиной Ю.А.,


при ведении протокола судебного заседания секретарем Пермяковой Г.Л.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью «Подарки оптом»

ответчик: Индивидуальный предприниматель ФИО1

о взыскании

при участии

- от истца: ФИО2 (онлайн)

- от ответчика: ФИО1

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Подарки оптом» (далее – Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – Предприниматель) о взыскании 1 976 650 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки и обязании прекратить использование товарных знаков № 939631, № 873587, № 850339, № 859504, № 873590, № 880950, № 902466, № 891881, № 958293.

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал по доводам, изложенным в отзыве; указал на использование спорных изображений до регистрации истцом товарных знаков на словосочетания, заявил о снижении размера компенсации.

 Суд, завершив рассмотрение всех вынесенных в предварительное судебное заседание вопросов, с учетом мнения присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, признал дело подготовленным к судебному разбирательству и разрешил спор по существу.

Исследовав материалы настоящего дела, оценив собранные по делу доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд установил следующее.

 Общество с ограниченной ответственностью «Подарки оптом» является обладателем исключительных прав на товарные знаки:

«ВОЛШЕБНАЯ НА ВСЮ ГОЛОВУ», свидетельство РФ № 939631, дата регистрации 4 мая 2023 г., зарегистрированного для товаров  9 , 16 , 18 , 20 , 21 , 24 МКТУ;

«ТРУДНО БЫТЬ СКРОМНОЙ КОГДА ТЫ ЛУЧШАЯ», свидетельство РФ № 873587, дата регистрации 2 июня 2022 г., зарегистрированного для товаров  9 , 16 , 18 , 21 , 24 МКТУ;

«ДЛЯ БЛЕСКА ГЛАЗ», свидетельство РФ № 850339, дата регистрации 27 января 2022 г., зарегистрированного для товаров  9 , 16 , 18 , 20 , 21 , 24 , 25 , 28 и услуг 35 МКТУ;

«КОРОЛЕВЫ РОЖДАЮТСЯ», по свидетельству РФ № 859504, дата регистрации 23 марта 2022 г., зарегистрированного для товаров 9 , 16 , 18 , 20 , 21 , 24 , 28 МКТУ;

«БЕЗ ПАНИКИ Я ФЕЯ», по свидетельству РФ № 873590, дата регистрации 2 июня 2022 г., зарегистрированного для товаров 9 , 16 , 18 , 21 , 24 МКТУ;

«СЕКРЕТ СПОКОЙНОЙ МАТЕРИ», по свидетельству РФ № 880950, дата регистрации 11 июля 2022 г., зарегистрированного для товаров 9 , 16 , 18 , 21 , 24 МКТУ;

«КОРОЛЕВА ВСЕГО», по свидетельству РФ № 902466, дата регистрации 3 ноября 2022 г., зарегистрированного для товаров 3 , 5 , 9 , 16 , 18 , 20 , 21 , 24 , 25 , 28 и услуг 35 МКТУ;

«ЧИСТО СНЯТЬ СТРЕСС», по свидетельству РФ № 891881, дата регистрации 12 сентября 2022 г., зарегистрированного для товаров 9 , 16 , 18 , 21 , 24 МКТУ;

«Я ВРАЧ МНЕ НУЖНО», по свидетельству РФ № 958293, дата регистрации 2 августа 2023 г., зарегистрированного для товаров 3 , 5 , 9 , 16 , 18 , 20 , 21 , 24 , 25 , 28 и услуг 35 МКТУ.

Истцом 24 апреля 2024 года при проведении мониторинга в сети Интернет на сайте OZON https://www.ozon.ru/seller/gravure-709627/products/?miniapp=seller_709627 и на сайте ЯНДЕКС.МАРКЕТ https://market.yandex.ru/business--woodlove/1154043 стало известно о том, что Ответчик - Индивидуальный предприниматель ФИО1 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) незаконно использует вышеуказанные товарные знаки и сходные с указанными товарными знаками до степени смешения обозначения:

путем маркировки на своем товаре;

путем предложения контрафактного товара к продаже на торговых площадках https://www.ozon.ru, https://market.yandex.ru.;

путем реализации контрафактного товара через торговые площадки https://www.ozon.ru, https://market.yandex.ru неопределенному кругу потребителей.

Данные обстоятельства подтверждаются заверенными, в соответствии с требованиями законодательства, скриншотами страниц, на которых осуществляется реализация товаров с незаконным использованием товарных знаков.

Истец не давал своего разрешения Ответчику на использование принадлежащего ему исключительного права.

В связи с выявленным фактом нарушения исключительных прав Истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованием прекратить незаконное использование товарных знаков и выплатить компенсацию.

Оставление указанной претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

 Суд, изучив материалы дела и доводы сторон, приходит к следующим выводам.

  В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

На основании п. 3 ст. 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Исходя из п. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации). Правила ГК РФ о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Так, в силу пп. 1, 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (Правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (ст. 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

При этом в соответствии со ст. 1229 ГК РФ Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование товарного знака. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующий товарный знак без согласия Правообладателя. Использование средства индивидуализации без согласия Правообладателя является незаконным и влечет установленную законом ответственность.

Как было установлено судом в ходе судебного разбирательства, ответчик осуществлял реализацию товаров, на которых размещены изображения, сходные до степени смешения с товарными знаками № 939631, № 873587, № 850339, № 859504, № 873590, № 880950, № 902466, № 891881, № 958293 истца, что подтверждается заверенными, в соответствии с требованиями законодательства, скриншотами страниц, на которых осуществляется реализация товаров с незаконным использованием товарных знаков.

Доводы ответчика, указанные в отзыве судом признаются не обоснованными, поскольку фактически сам отзыв не содержит основанных на законе и подтвержденных доказательствами доводов, опровергающих законность и обоснованность требований Истца, и которые могли бы служить основанием для отказа в удовлетворении иска, либо указаний на обстоятельства, имеющие существенное значение при вынесении решения по делу.

 Довод ответчика о правомерном использовании спорных товарных знаков до их регистрации истцом подлежат отклонению по следующим основаниям.

Ответчиком в обоснование указанного довода представлены в материалы дела скриншоты личного кабинета с сайта OZON, из которых следует, что все карточки товара с использованием спорных словосочетаний созданы ответчиком до регистрации истцом товарных знаков № 939631, № 873587, № 850339, № 859504, № 873590, № 880950, № 902466, № 891881, № 958293. Так, карточка товара с наименованиями «Волшебная на всю голову» создана ответчиком 08.05.2021, «Трудно быть скромной когда ты лучшая» - 11.08.2021, «Для блеска глаз» - 09.08.2021, «Королевы рождаются» - 12.08.2021, «Без паники я фея» - 09.08.2021, «Секрет спокойной матери» - 04.04.2022, «Королева всего» - 08.05.2021, «Чисто снять стресс» - 04.04.2022, «Я врач мне нужно» - 20.08.2021.

Вместе с тем авторское право на спорные словосочетания возникло в результате выполнения служебного задания истца до регистрации карточек товара ответчиком на сайте OZON.

Так, истцом в материалы дела представлен договор на разработку леттеринга от 31.03.2021 №Л310321 (далее – договор), заключенный между индивидуальным предпринимателем ФИО3 (исполнитель) и Обществом (заказчик) на оказание услуг по разработке леттеринга для заказчика. 

Техническим заданием (Приложение №1 к договору) определены задачи для исполнителя, а именно: разработка леттеринга для слов/словосочетаний, в том числе, словосочетаний, рассматриваемых в настоящем деле.

Как следует из пункта 1 статьи 1288 ГК РФ, по договору авторского заказа одна сторона (автор) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме.

Материальный носитель произведения передается заказчику в собственность, если соглашением сторон не предусмотрена его передача заказчику во временное пользование.

Договором авторского заказа может быть предусмотрено отчуждение заказчику исключительного права на произведение, которое должно быть создано автором, или предоставление заказчику права использования этого произведения в установленных договором пределах (пункт 2 статьи 1288 ГК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 1288 Кодекса в случае, когда договор авторского заказа предусматривает отчуждение заказчику исключительного права на произведение, которое должно быть создано автором, к такому договору соответственно применяются правила Кодекса о договоре об отчуждении исключительного права, если из существа договора не вытекает иное.

Пунктом 3.6 договора предусмотрено, что после подписания сторонами акта  о принятии работ к заказчику переходят исключительные и смежные права разработанного исполнителем латтеринга.

Сторонами договора подписаны акты от 09.04.2021 №12 («Без паники я фея», «Волшебная на всю голову», «Королева всего», «Чисто снять стресс», «Для блеска глаз»), от 23.04.2021 №13 («Секрет спокойной матери» «Королевы рождаются») от 28.05.2021 №14, от 19.07.2021 №16 («Я врач мне нужно»), от 19.07.2021 №16 («Трудно быть скромной когда ты лучшая») о принятии работ согласно техническому заданию, в том числе, на спорные словосочетания.  

Согласно пункту 1 статьи 1295 ГК РФ под служебным произведением понимается произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (служебное произведение).

Исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работодателем и автором не предусмотрено иное (пункт 2 статьи 1295 ГК РФ).

Таким образом, исключительные права на созданные автором произведения, принадлежат истцу.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения – к лицу, совершающему такие действия; о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права

Выплата компенсации возможна на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Компенсация за незаконное использование товарного знака при введении в оборот товаров взыскивается за каждый случай нарушения (пункт 36 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации, от 23.09.2015).

Таким образом, по состоянию на 24.04.2024 доступно 1392 ед. товара на общую сумму 988 325 рублей – что является потенциальными убытками Общества в виде упущенной выгоды (п. 2 ст. 15 ГК).

В результате двукратный размер стоимости контрафактного товаров, на которых Ответчиком незаконно размещены вышеперечисленные товарные знаки и которые предлагаются к продаже на маркетплейсах, составляет 1 976 650 руб.

При этом ответчиком не представлены доказательства, достоверно свидетельствующие о наличии в его распоряжении только заготовок для последующего нанесения спорных словосочетаний.  

Как разъяснено в пункте 61 Постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости товаров, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены товаров, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости товаров.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Признавая расчет истца обоснованным, суд исходит из того, что ответчиком не представлены доказательства, свидетельствующие о невозможности получения им выручки от продажи товаров в спорный период в размере, меньшем заявленной истцом суммы компенсации, равно как и доказательства иной стоимости экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

Вместе с тем суд посчитал возможным применить в рассматриваемом случае правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации, отраженную в постановлении Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда» от 24.07.2020 № 40-П и в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края», от 13.12.2016 № 28-П.


Так, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, отраженной в Постановлении № 40-П, следует, что с учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика и при наличии соответствующего заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины. При этом с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности, размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое.

Снижая компенсацию по ходатайству ответчика до однократной стоимости товаров, на которых незаконно размещены товарные знаки истца, суд принял во внимание то, что ответчик добровольно прекратил использование товарных знаков и допустил нарушение исключительных прав впервые. Указанные обстоятельства свидетельствует о не грубом характере нарушения, совершенного ответчиком. Кроме того, суд принимает во внимание, что размер заявленной к взысканию компенсации (988 325 руб.) несоразмерен причиненным истцу убыткам.

Между тем сумма в размере 988 325 руб. признана судом обоснованной, позволяющей восстановить имущественное положение истца, нарушенное действиями ответчика.

При этом суд принимает во внимание отсутствие оснований для дальнейшего снижения размера компенсации, поскольку ответчик не привел надлежащим образом мотивированных доводов в обоснование своей позиции.

В отношении требования о прекращении использования результата интеллектуальной собственности суд принимает во внимание фактическое прекращение ответчиком реализации товара.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на ответчика, в размере, пропорциональном размеру обоснованно заявленных требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Подарки оптом» 988 325 руб. компенсации, а также 38767 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.


Судья                                                                            Лодина Ю.А.