Решение от 3 апреля 2019 г. по делу № А65-36447/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А65-36447/2018

Дата принятия решения – 03 апреля 2019 года.

Дата объявления резолютивной части – 27 марта 2019 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Юшкова А.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кудлай А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "Альфа-Антикриминал", г.Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация "Альфа-Антикриминал", г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) о признании нарушения исключительного права на товарный знак и об обязании прекратить использование товарного знака;

в заседании приняли участие:

от истца:Бирюкова Д.С., представитель, доверенность от 4.09.2018;

от ответчика: не явился, извещен;

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ответчику о признании нарушения исключительного права на товарный знак и об обязании прекратить использование товарного знака.

В представленном отзыве ответчик просил в удовлетворении исковых требований отказать.

В возражениях на отзыв истец с доводами ответчика не согласился, просил иск удовлетворить.

В судебном заседании истец (с учетом представленных возражений) просил иск удовлетворить.

Ответчик, извещенный о месте и времени рассмотрения дела, представителей в суд не направил.

В порядке ст. 156 АПК РФ дело рассмотрено в его отсутствие.

Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд не находит правовых оснований для удовлетворения иска, исходя из следующего:

Истцу (правообладателю) принадлежит исключительное право на товарный знак (знак обслуживания) - «АЛЬФА-АНТИКРИМИНАЛ», что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 475603. Приоритет товарного знака - 17 мая 2011 года. Срок действия истекает 17 мая 2021 года. Класс МКТУ и перечень товаров (услуг) - 45, включает: агентства детективные; агентства по организации ночной охраны; консультации по вопросам безопасности; контроль системы защиты от взлома; охрана штатская; проверка состояния безопасности предприятий; расследование персональные; услуги телохранителей.

Правообладатель зарегистрирован 18 декабря 2006 года. Фирменное наименование правообладателя также содержит слова «АЛЬФА-АНТИКРИМИНАЛ».

Виды экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) включают: 80.10 Деятельность частных охранных служб; 80.20 Деятельность систем обеспечения безопасности; 80.30 Деятельность по расследованию.

В обоснование своих требований истец указал, что ответчик незаконно использует товарный знак и фирменное наименование истца, поскольку фирменное наименование ответчика совпадает с товарным знаком и фирменным наименованием правообладателя.

Ответчик зарегистрирован 25 июля 2012 года, то есть позже как даты приоритета товарного знака (17 мая 2011), так и даты регистрации правообладателя (18 декабря 2006 года, являющейся датой возникновения права на фирменное наименование).

Ответчик осуществляет виды деятельности, совпадающие с видами деятельности Правообладателя и товарами (работами, услугами), в отношении которых товарный знак зарегистрирован (45 класс МКТУ), а именно: 80.10 Деятельность частных охранных служб; 80.20 Деятельность систем обеспечения безопасности; 80.30 Деятельность по расследованию.

Таким образом, истец приходит к выводу, что ответчик незаконно использует в своем фирменном наименовании обозначение «АЛЬФА-АНТИКРИМИНАЛ» и является нарушителем исключительных прав истца на товарный знак и фирменное наименование, извлекает выгоду из своего незаконного и недобросовестного поведения.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц ответчику выдана соответствующая лицензия.

Истец 23 марта 2018 года направил ответчику претензию о нарушении исключительных прав. Претензия получена ответчиком 05 апреля 2018 года и оставлена без ответа и удовлетворения.

В связи с указанным истец обратиться в суд с настоящим иском со ссылкой на ст.ст. 1229, 1250,1252, 1473, 1484 ГК РФ; ст.11, 15.1 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».

В то же время ранее обратился в АС РТ с иском к ответчику о признании незаконным использования товарного знака и запрете на его использование (дело А65-17847/2018).

Решением АС РТ от 28.09.2018, оставленным без изменения Постановлением Одиннадцатого арбитражного суда от 14.12.2018 истцу было отказано в удовлетворении исковых требований по следующим основаниям:

Ответчик зарегистрирован и осуществляет деятельность в ином регионе (Республика Татарстан, г.Казань), отличном от места регистрации и осуществления деятельности истца (г.Москва). При регистрации ответчику не было и не могло быть известно о наличии организации сподобным фирменным наименованием, осуществляющим подобную деятельность.

Товарный знак истца представляет собой конкретное изображение, образующеесловосочетание, разделенное знаком «-», состоящее из заглавных букв и сочетающее в себецвета красный и черный, а не любое воспроизведение либо сочетание слов «альфа» и«антикриминал».

Истцом в заявлении указано, что ответчик использует товарный знак истца, однако каких-либо документальных доказательств такого использования не представлено.

Использование в фирменном наименовании словосочетания «Альфа Антикриминал» само по себе не является нарушением исключительных прав истца на товарный знак.

Для индивидуализации услуг ответчиком не используется товарный знак истца, и ответчик в гражданском обороте выступает исключительно от своего имени, не выдавая себя за другое юридическое лицо.

В соответствии с информацией, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц, полные фирменные наименования лиц также не тождественны друг другу:

Истец: общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Альфа-Антикриминал»; а ответчик: общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Альфа Антикриминал»

Истец имеет иную организационно-правовую форму - общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие, ответчик - общество с ограниченной ответственностью.

3.2. фирменное наименование истца составляет: «Альфа-Антикриминал»,

Фирменное наименование ответчика составляет «частная охранная организация «Альфа Антикриминал», кроме того, в словосочетании между «Альфа» и «Антикриминал» у истца указан «-», у ответчика - пробел.

Слова «Альфа» и «Антикриминал» сами по себе не подлежат самостоятельной правовой охране. Словосочетание разделенное знаком «-» «Альфа-Антикриминал» отлично от фирменного наименования ответчика, а так же не образует с ним степени смешения.

Таким образом, судом установлено, что стороны осуществляют деятельность в разных регионах Российской Федерации; ответчик не использует товарный знак истца при предоставлении услуг; полные фирменные наименования сторон не тождественны, не образуют степени смешения.

В совокупности данные факты свидетельствует о невозможности введения в заблуждение потребителей услуг относительно лица, которым услуги оказываются.

Из содержания статей 1229, 1233, 1252, 1484, 1515 ГК РФ следует, что реализация и защита исключительного права на товарный знак предполагает его реальное использование в целях индивидуализации товаров, работ и услуг при осуществлении предпринимательской деятельности.

В данном случае истец не представил надлежащих доказательств использования спорного товарного знака при осуществлении им предпринимательской деятельности, а равно использования указанного знака ответчиком.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011N 14503/10, вытекающей из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ, правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него.

Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

На основании статьи 10 ГК РФ, статьи lO.bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883), суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак, если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).

На основании пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. В силу пункта 2 статьи 10 ГК РФ в случае несоблюдения указанных требований арбитражный суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.

На основании части 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Согласно правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, изложенной в Справке по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 N СП-21/2 - при рассмотрении судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, в качестве критерия недобросовестного поведения может быть принято во внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя.

Верховный Суд РФ в определении от 23.07.2015 по делу N 310-ЭС15-2555, А08-8802/2013 разъяснил, что с учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право.

Попытка получить такую защиту при отсутствии достойной защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

В соответствии с п.62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Данная позиция подтверждается Определениями ВАС от 23 октября 2013 г. № ВАС14742/13, от 23 января 2013 г. № А56-67472/2011, Постановлениями ВАС от 28 мая 2013 г. № 18045/12, от 4 июня 2013 г. № 37/13.

В силу положений статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях, рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет».

В пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №5, Пленума ВАС РФ №29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что согласно пункту 3 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц (далее - Реестр) ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1475 ГК РФ исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица. На основании статьи 1476 ГК РФ фирменное наименование или отдельные его элементы могут использоваться правообладателем в составе принадлежащего ему коммерческого обозначения. Фирменное наименование, включенное в коммерческое обозначение, товарный знак или знак обслуживания, охраняется независимо от охраны товарного знака или знака обслуживания.

Согласно статье 8 Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883 фирменное наименование подлежит охране независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

В силу статьи 10.bis Парижской конвенции запрещаются все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия.

В силу статей 54, 1473 ГК РФ ответчик имеет право на фирменное наименование. Указанные требования служат целям идентификации юридических лиц, индивидуализируют их как участников гражданского оборота и субъектов публично-правовых отношений.

В силу части 2 статьи 1477 ГК РФ, правила о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, т.е. только к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых услуг

Пунктом 1 статьи 1229 и статьей 1484 ГК РФ предусмотрено, что никто не вправе использовать охраняемый в РФ товарный знак без разрешения правообладателя.

Нарушением исключительного права правообладателя признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории РФ товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках, ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ.

Частью 3 статьи 1474 ГК РФ установлен запрет лишь на использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в ЕГРЮЛ ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Ответчик использует свое фирменное наименование, внесенное в ЕГРЮЛ, в связи с чем такое использование не может рассматриваться как нарушающее право иных лиц на товарный знак, поскольку основано на законе.

Таким образом, в данном случае отсутствуют какие - либо основания полагать, что использование ответчиком обозначения «Альфа Антикриминал» в городе Казань Республики Татарстан способствует продвижению им своих услуг на рынке именно в связи с известностью товаров, работ и услуг, осуществляемых под спорным товарным знаком истца.

Также следует учесть, что стороны имеют местонахождение и действуют в разных регионах РФ, что также исключает вероятность смешения потребителей и (или) контрагентов. Опасности смешения спорных обозначений в глазах потребителя не имеется.

В силу статей 1225, 1473 и 1477 ГК РФ фирменные наименования и товарные знаки (знаки обслуживания) являются самостоятельными средствами индивидуализации, имеющими разное целевое назначение: первые призваны индивидуализировать коммерческие организации в гражданском обороте, а вторые служат для индивидуализации товаров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняемых ими работ и оказываемых услуг.

Фирменные наименования и товарные знаки (знаки обслуживания) имеют различный правовой режим (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30.08.2016 № С01-720/2016 по делу № А08-7737/2015).

С учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у лица, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойной защиты интереса является злоупотреблением правом со стороны данного лица.

Анализ приведенных норм позволяет определить следующие признаки, наличие которых свидетельствует о нарушении прав правообладателя товарного знака или фирменного наименования при их столкновении.

Во-первых, в качестве товарного знака и фирменного наименования разными лицами используются тождественные или сходные до степени смешения обозначения.

Во-вторых, в результате такого тождества или сходства существует риск введения в заблуждение потребителей и (или) контрагентов.

В-третьих право одного из правообладателей в отношении средства индивидуализации должно возникнуть ранее, чем право другого.

АС РТ при рассмотрении дела №А65-17847/2018 установлено, что ответчик (ООО «Частная Охранная Организация «Альфа Антикриминал», ИНН <***>) использует свое фирменное наименование, внесенное в ЕГРЮЛ, в связи с чем, такое использование не может рассматриваться как нарушающее право иных лиц на товарный знак, поскольку основано на законе.

Оснований считать, что использование фирменного наименования «Альфа Антикриминал», в г.Казань способствует продвижению ответчиком на рынке услуг в связи с известностью услуг, осуществляемых под аналогичным товарным знаком истца, не имеется.

Из материалов дела А65-17847/2018 следует, что истец и ответчик осуществляют деятельность в различных регионах страны, что также подтверждает отсутствие такого тождества или сходства, а также вероятность смешения потребителей и (или) контрагентов.

При указанных обстоятельствах, суд пришел к выводу о том, что истцом не представлено доказательств незаконного использования его товарного знака ответчиком, и соответственно действия ответчика добросовестны и истцом не доказан факт нарушения ответчиком прав на спорный товарный знак.

В порядке ч.2 ст.69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

В данном случае в настоящем деле и в деле №А65-17847/2018 состав сторон идентичен.

Соответственно, имеют место, предусмотренные ст.69 АПК РФ основания считать обстоятельства, установленные решением по делу №А65-17847/2018 не подлежащими повторному доказыванию (преюдициально установленными).

Таким образом, вступившим в законную силу решением суда установлена правомерность использования ответчиком спорного товарного знака (словесного обозначения), тогда как истцом, в нарушение ст.ст. 65, 68 АПК РФ не представлено надлежащих доказательств незаконного использования ответчиком товарного знака (словесного обозначения), принадлежащего истцу.

Следует отметить, что представленные истцом договоры 17 от 04.04.2012г., №18 от 21.03.2012г. (т.1, л.д. 135-140) с предполагаемыми заказчиками в г.Великий Новгород и в г.Калязин Тверской обл. не свидетельствуют о фактическом оказании услуг истцом, поскольку не обеспечены доказательствами в виде первичных бухгалтерских документов, подтверждающих услуги. А если бы таковые и были представлены, то они доказали бы осуществление деятельности истца и ответчика в разных регионах Российской Федерации, что исключает введение в заблуждение потребителей услуг относительно лица, которым услуги оказываются.

Таким образом, истец не доказал факт нарушения ответчиком исключительных прав на товарный знак на товарный знак (знак обслуживания) - «АЛЬФА-АНТИКРИМИНАЛ», свидетельство № 475603, в том числе в фирменном наименовании, в связи с чем отсутствуют основания для возложения на ответчика обязанности по прекращению использования указанного товарного знака.

Соответственно, в данном случае отсутствуют предусмотренные ст.8 ГК РФ основания для удовлетворения исковых требований.

В порядке ст.110 АПК РФ судебные расходы по оплате госпошлины относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 112, 167 - 169 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении исковых требований отказать.Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Судья

А.Ю. Юшков