Решение от 7 ноября 2018 г. по делу № А49-8823/2018

Арбитражный суд Пензенской области

440000, г. Пенза, ул. Кирова, 35/39, тел.: (8412) 52-99-09, факс: 55-36-96, Email: info@penza.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е

город Пенза Дело № А49-8823/2018 « 07 » ноября 2018 года

Арбитражный суд Пензенской области в составе председательствующего судьи Павловой З.Н., при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи помощником судьи Зарубиной Л.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Открытого акционерного общества «Рикор Электроникс» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП 306583626200012, ИНН <***>),

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, Калужского электромеханического завода (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 180 000 руб.

при участии в заседании

от ответчика: ФИО1 – представитель (доверенность от 15.06.2016 г.)

установил:

Открытое акционерное общество «Рикор Электроникс» обратилось в Арбитражный суд Пензенской области с иском к Индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании с учетом уточнения компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под №289416 в размере 180 000 руб., составляющей двукратный размер стоимости права пользования товарным знаком, на основании ст. ст. 1484, пп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Также Открытое акционерное общество «Рикор Электроникс» просит взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО1 судебные издержки: за получение Выписки из ЕГРИП – 200 руб.; расходы на приобретение контрафактного товара - 220 руб.; расходы по оплате почтовых услуг – 92 руб.

Определением от 27.07.2018 г дело принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Определением от 14.09.2018 г суд с учетом представленных ответчиком возражений перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

К участию в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Калужский электромеханический завод.

В отзыве на иск (л. д. 53-54), в письменных объяснениях и в судебном заседании представитель ответчика возражает против удовлетворения исковых требований, пояснив, что 22.02.2018 г. предпринимателем продан датчик положения дроссельной заслонки (Д11ДЗ) по цене 220 руб. производства Калужского электромеханического завода. На нем отчетливо просматривается товарный знак этого завода и его аббревиатура КЭМЗ. Также на корпусе датчика нанесен артикул изделия 2112-407111.001, с данным артикулом ДПДЗ производит только Калужский электромеханический завод. За время работы магазина с 2012 года ДПДЗ производства ОАО «Рикор Электронике» в продаже никогда не было, этот производитель ответчику не был знаком до момента получения искового заявления. Ответчик настаивает, что к продаже предлагался только ДПДЗ именно Калужского электромеханического завода, а не какого-либо иного производителя. Ответчик считает, что истцом заявлена несоразмерная сумма компенсации и просит учесть, что подобное нарушение им совершено впервые, носит однократный характер, реализован один датчик положения дроссельной заслонки по иене 220 руб., умысла на причинение вреда истцу не было. На датчике присутствовало одно изображение товарного знака истца, не заметное на первое восприятие, так как товарный знак истца обнаруживается на аналогичных датчиках многих других производителей (КЭМЗ, Пекар, Holer и др). Об обстоятельствах появления товарного знака истца, а также о принимаемых им мерах к установлению лип, причастных к нанесению товарного знака на ДПДЗ других производителей, истец никакой информации не представлял. Также предприниматель полагает, что лицензионный договор от 01.10.2016 не может служить доказательством, обосновывающим разумный размер компенсации за нарушение исключительного права истца ввиду его однократного нарушения при реализации спорного датчика стоимостью 250 руб. Ответчик просит учесть, что заявленный истцом размер компенсации в размере 180 000 руб., рассчитанный как двукратный размер стоимости права пользования товарным знаком, превышает двукратный размер стоимости самого реализованного товара более чем в 409 раз, что также является несоразмерной разницей. Ответчик считает, что истцом не представлено доказательств того, что неправомерными действиями ответчика обществу причинены значительные убытки и допущенное предпринимателем нарушение не носило грубый характер и использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, не являлось существенной частью предпринимательской деятельности ответчика. Ответчик просит установить размер компенсации в 5 000 руб. При этом ответчик ссылается на судебную практику Верховного Суда Российской Федерации от 31.102018 г. по делу № 304-ЭС18-19497 и № 304-ЭС18-19491).

В письменных возражениях на отзыв ответчика, истец указывает, что суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами. Вместе с тем, истец считает, что в настоящем деле отсутствует основной критерий, являющийся в соответствии с положениями абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации и постановления от 13.12.2016 № 28-П основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела, — одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности. Истцом предъявлено требование о защите исключительного права лишь на один товарный знак.

Представители истца и третьего лица в судебное заседание не явились. О времени и месте его проведения они извещены надлежащим образом. Суд считает, что неявка истца и третьего лица не препятствует рассмотрению спора по существу в соответствии со ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, заслушав представителя ответчика, арбитражный суд установил:

Открытое акционерное общество «Арзамасский радиозавод», переименованное в Открытое акционерное общество «Рикор Электроникс» (далее истец) является правообладателем товарного знака c изображением букв , что подтверждается свидетельством на товарный знак № 289416 (л. д. 15-16) в отношении всех товаров включенных в 07, 09, 12 и 20 классы Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), зарегистрированного в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.05.2005 (с учетом изменений от 09.10.2017 г.), срок действия которого продлен до 22 июля 2024 года.

22 февраля 2018 года ответчиком осуществлена реализация датчика положения дроссельной заслонки (ДПЗД) стоимостью 220 рублей, на корпусе которого имеется изображение спорного товарного знака, что подтверждается товарным чеком ответчика от 22 февраля 2018 года и видеозаписью (л. д. 64-65).

Как указывает истец, поскольку исключительное право на использование товарного знака в виде изобразительного обозначения в отношении товаров 7, 9, 12, 20 классов МКТУ принадлежит ему, ответчик нарушил исключительные права истца.

20 апреля 2018 года истец направил ответчику претензию (л. д. 10-11) с требованием о выплате компенсации и прекращении дальнейшей реализации товара.

Претензия оставлена без ответа и удовлетворения, что явилось основанием для обращения в арбитражный суд с требованием о взыскании с учетом уточнения компенсации в сумме 180 000 руб., что составляет двукратную стоимость права.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации право на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В пункте 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

На основании статьи 9 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (ратифицированной СССР 01.07.1965) правообладатель имеет право на охрану принадлежащего ему товарного знака.

Согласно статье Ю-bis вышеуказанной Конвенции «(3) подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента».

Как следует из материалов дела, основанием предъявления истцом заявленных требований послужило использование ответчиком изображения, сходного до степени смешения с товарным знаком № 289416.

Принадлежность истцу исключительного права на товарный знак № 289416, подтверждается свидетельством о регистрации товарного знака № 289416 в отношении всех товаров включенных в 07, 09, 12 и 20 классы Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Материалами дела подтвержден факт реализации ответчиком товара - датчика положения дроссельной заслонки. Данное обстоятельство ответчиком не оспаривается.

На товаре, приобретенном истцом у ответчика, и приобщенном к материалам дела в качестве вещественного доказательства (л. д. 86-87), имеется изображение схожее до степени смешения с зарегистрированным в качестве товарного знака № 289416, ввиду использования изобразительных особенностей расположения букв «»: пропорции и характерного положения их черт.

Доказательств представления ответчику права на введение в гражданский оборот вышеуказанного товара, в установленном порядке (наличие лицензионного соглашения и т.п.), в нарушение требований статей 9 и 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчиком не представлено, в связи с чем суд приходит к выводу, что ответчиком осуществлялась продажа товара с изображением товарного знака, схожего до степени смешения с товарным знаком, права на которые принадлежат истцу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными названным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В силу пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем 2 статьи 1301, абзацем 2 статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, суд признает, что со стороны ответчика имеет место нарушение исключительных прав истца на спорный товарный знак, и требование истца о взыскании компенсации заявлено правомерно и подлежит удовлетворению на основании ст. 1250, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Размер компенсации за нарушенное исключительное право определен истцом в сумме 180 000 руб. на основании пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходя из двукратного размера стоимости использования товарного знака в размере 90 000 руб., установленной в пункте 4.1 лицензионного договора от 01.10.2016 г. (л. д. 45-46) о предоставлении неисключительных прав на использование объекта интеллектуальной собственности, принадлежащего ОАО «Рикор Электроникс» (неисключительная лицензия), заключенного между ОАО «Рикор Электроникс» (лицензиар) и ООО «Техносфера» (лицензиат).

Ответчик считает, что истцом заявлена несоразмерная сумма компенсации и просит учесть, что подобное нарушение им совершено впервые, носит однократный характер, реализован один датчик положения дроссельной заслонки по цене 220 руб., умысла на причинение вреда истцу не было. На датчике присутствовало одно изображение товарного знака истца, не заметное на первое восприятие, так как товарный знак истца обнаруживается на аналогичных датчиках многих других производителей (КЭМЗ, Пекар, Holer и др). Об обстоятельствах появления товарного знака истца, а также о принимаемых им мерах к установлению лип, причастных к нанесению товарного знака на ДПДЗ других производителей, истец никакой информации не представлял. Также предприниматель полагает, что лицензионный договор от 01.10.2016 не может служить доказательством, обосновывающим разумный размер компенсации за нарушение исключительного права истца ввиду его однократного нарушения при реализации спорного датчика стоимостью 220 руб. Ответчик просит учесть, что заявленный истцом размер компенсации в размере 180 000 руб., рассчитанный как двукратный размер стоимости права пользования товарным знаком, превышает двукратный размер стоимости самого реализованного товара более чем в 409 раз, что также является несоразмерной разницей. Ответчик считает, что истцом не представлено доказательств того, что неправомерными действиями ответчика обществу причинены значительные убытки и допущенное предпринимателем нарушение не носило грубый характер и использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, не являлось существенной частью предпринимательской деятельности ответчика. Ответчик просит установить размер компенсации в размере 5 000 руб.

В письменных возражениях на отзыв ответчика, истец указывает, что суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами. Вместе с тем, истец считает, что в настоящем деле отсутствует основной критерий, являющийся в соответствии с положениями абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации и постановления от 13.12.2016 № 28-П основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела, - одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности. Истцом предъявлено требование о защите исключительного права лишь на один товарный знак.

Действительно, в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» положения подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой в системной связи с пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного 8 данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Однако, в постановлении № 28-П указано, что суд, при определении размера взыскиваемой компенсации не лишен возможности принять во внимание материальное положение ответчика - индивидуального предпринимателя, факт совершения им правонарушения впервые, степень разумности и добросовестности, проявленные им при совершении действия, квалифицируемого как правонарушение, и другие обстоятельства, например наличие у него несовершеннолетних детей. При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Учитывая представленные ответчиком возражения, суд считает возможным ходатайство ответчика о снижении размера компенсации удовлетворить. При этом суд исходит из следующего:

товарный знак, в отношении которого заявлено требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав, принадлежащих истцу, был нанесен в виде одного изображения на один товар, однократно реализованный ответчиком. Доказательств иного истцом в материалы дела не представлено. Кроме того, в лицензионном договоре, на который ссылается истец в обоснование размера компенсации, правоотношения с лицензиатом носят длящийся характер и распространяются на внушительный перечень товаров, на которые в соответствии с классами МКТУ (классы МКТУ: 07,09,12 и 20) товарный знак может быть нанесен, поэтому данные выплаты в размере 90 000 рублей не могут быть приняты за основу взыскания с ответчика компенсации за однократное нанесение товарного знака на один товар. Заявленная истцом компенсация в размере 180 000 рублей, рассчитанная как двукратный размер стоимости права пользования товарным знаком, превышает двукратный размер стоимости самого реализованного и приобретенного товара в 409 раз (180 000 рублей /440 рублей), что также, по мнению суда, является несоразмерным.

В настоящем случае в предмет лицензионного договора входит представление истцом лицензиату за вознаграждение права на использование на неисключительной основе на территории Российской Федерации товарного знака (знака обслуживания) по свидетельству № 289416 в отношении всех товаров, включенных в 07, 09, 12 и 20 классы по международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Таким образом, перечень товаров, которые подпадают под действие товарного знака по свидетельству № 289416, существенно шире, чем в рассматриваемом случае, поскольку предпринимателем было допущено однократное нарушение исключительных прав в отношении товарного знака № 289416, нанесенного только на один товар - датчик положения дроссельной заслонки (ДПЗД), проданный ответчиком истцу.

В любом случае истцом требование основано на подпункте 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, который устанавливает возможность применения двукратного размера стоимости товаров, которая, в свою очередь, с учетом правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации не исключает возможности снижения такого размера, при условии наличия мотивированного заявления ответчика о таком снижении. Такое заявление в деле имеется.

Суд считает, что поскольку истцом не доказано незаконное использование ответчиком товарного знака на всей территории Российской Федерации и всеми способами, перечисленными в лицензионном договоре, для определения эталона исчисления компенсации за незаконное использования товарного знака, и то, что истец не предоставил доказательств, достаточных для определения цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и принимая во внимание характер и однократность допущенного ответчиком нарушения исключительного права истца на товарный знак № 289416, обязанность суда определять размер подлежащей взысканию компенсации за нарушение соответствующих интеллектуальных прав в установленных пределах в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости, суд снижает размер компенсации до 10 000 руб., что отвечает требованиям разумности и справедливости. Данная позиции соответствует определениям Верховного Суда РФ от 25.04.2017 № 305-ЭС16-13233, от 11.07.2017 № 308-ЭС17-2988, от 31.10.2018 № 304-ЭС18-19491, который также применил аналогичный подход в сходной ситуации. Ответчик заявил о снижении размера компенсации по мотивам однократности отмеченного здесь нарушения при осуществлении им предпринимательской деятельности, что является одним из учитываемых судом критериев. При этом суд отмечает, что целью применения любого вида ответственности является восстановление нарушенного права, но никак не извлечение из этого выгоды.

На основании изложенного исковые требования удовлетворить частично.

Истцом заявлено требование о взыскании с Индивидуального предпринимателя ФИО1 судебных издержек за получение Выписки из ЕГРИП – 200 руб.; расходов на приобретение контрафактного товара - 220 руб.; расходов по оплате почтовых услуг – 92 руб.

Поскольку данные расходы истцом понесены и являются в данном случае необходимыми издержками, суд удовлетворяет данное заявление.

Согласно ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по госпошлине отнести на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям.

При подаче искового заявления истцом госпошлина оплачена в сумме 2 000 руб., исходя из цены иска 50 000 руб. В ходе рассмотрения дела истец увеличил исковые требования до суммы 180 000 руб. Размер госпошлины при данной цене иска составляет 6 400 руб. Разница в сумме госпошлины в размере 4 400 подлежит взысканию с истца в доход федерального бюджета.

Руководствуясь ст. 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично, расходы по госпошлине отнести на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу Открытого акционерного Общества «Рикор Электроникс» компенсацию в сумме 10 000 руб. и издержки в сумме 512 руб., а также расходы по госпошлине в сумме 356 руб.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с Открытого акционерного Общества «Рикор Электроникс» в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 4 400 руб.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пензенской области в месячный срок с момента его принятия.

Судья З.Н. Павлова