Решение от 27 июня 2023 г. по делу № А45-5518/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-5518/2023
г. Новосибирск
27 июня 2023 года
Резолютивная часть решения объявлена 20 июня 2023 года.

Решение изготовлено в полном объеме 27 июня 2023 года.

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Голубевой Ю.Н., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи помощником судьи Шишкиной С.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Тюмень (ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Академия», г. Новосибирск (ИНН <***>)

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Теремок» муниципального образования город Ноябрьск (ИНН <***>)

о пресечении действий, нарушающих исключительное право, обязании опубликовать решение суда, взыскании компенсации в размере 519 711 рублей 36 копеек

при участии в судебном заседании представителей:

истца: (онлайн) ФИО2, доверенность №31 от 17.08.2022, паспорт, диплом; ФИО3, доверенность №42 от 17.08.2022, паспорт, диплом;

ответчика: ФИО4, доверенность от 03.04.2023, паспорт, диплом;

третьего лица: не явился, уведомлен,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее по тексту – истец, ИП ФИО1) обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «Академия» (далее по тексту – ответчик, ООО «Академия»), с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Теремок» муниципального образования город Ноябрьск, о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на промышленный образец в размере 519711 рублей 36 копеек, а также расходов по оплате госпошлины.

Истец в судебном заседании поддержал заявленные исковые требования в уточненном виде, просил удовлетворить их в полном объеме.

Ответчик в судебном заседании и представленном отзыве исковые требования не признал по основаниям, указанным в отзыве, просил отказать в их удовлетворении в полном объеме, указав, что ответчик использовал промышленный образец по заданию третьего лица, содержащемуся в аукционной документации и муниципальном контракте, не знал и не должен был знать о нарушении исключительного права истца

Третье лицо в судебное заседание не явилось, отзыв на исковое заявление в материалы дела не представило.

Рассмотрев материалы дела, проанализировав представленные в материалы дела доказательства, заслушав доводы истца и ответчика, арбитражный суд приходит к убеждению об обоснованности требований истца по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что ИП ФИО1 (правообладатель) было установлено, что между ООО «Академия» (далее – общество) и МБДОУ «Теремок» г. Ноябрьск по итогам закупки №010300003721000499 был заключен муниципальный контракт 1997/21 от 13.07.2021 на поставку товара на общую сумму 259 855,68 рублей (далее – контракт).

Согласно данным ЕИС, поставка продукции была произведена обществом 13.08.2021 на основании товарной накладной №45.

В рамках данной закупки были поставлены тематические декоративно-развивающие панели «МЧС», «Поликлиника», «Полиция и почта», «Столица».

В ходе проверки правообладателем было установлено, что по указанному контракту Обществом были поставлены бизиборды, авторские права на которые защищены патентами на промышленный образец, исключительное право на которые принадлежат ИП ФИО1 (ТПК «Умничка»):

- декоративно-развивающая панель «МЧС» - патент №129851, дата государственной регистрации – 16.03.2022 г. (решение о выдаче патента №21Р0014026/2021503481 от 18.01.2022, срок действия – до 09.07.2026), приоритет промышленного образца (начало срока действия патента) – с 09.07.2021;

- декоративно-развивающая панель «Поликлиника» - патент №129852, дата государственной регистрации – 16.03.2022 г. (решение о выдаче патента №21Р0014034/2021503485 от 18.01.2022, срок действия – до 09.07.2026), приоритет промышленного образца (начало срока действия патента) – с 09.07.2021;

- декоративно-развивающая панель «Полиция и почта» - патент №129853, дата государственной регистрации – 16.03.2022 (решение о выдаче патента №21Р0014038/2021503487 от 18.01.2022, срок действия – до 09.07.2026), приоритет промышленного образца (начало срока действия патента) – с 09.07.2021;

- декоративно-развивающая панель «Столица» (Кремль) - патент №129856, дата государственной регистрации – 16.03.2022 (решение о выдаче патента №21Р0014064/2021503503 от 15.12.2021, срок действия – до 09.07.2026), приоритет промышленного образца (начало срока действия патента) – с 09.07.2021.

Как указывает истец, на основании запроса правообладателя заказчиком (детским садом) были предоставлены фотоматериалы поставленного оборудования, по результатам изучения которых было установлено полное сходство с запатентованными за ИП ФИО1 промышленными образцами, а именно – в поставленной продукции содержатся все существенные элементы промышленных образцов, патенты на которые принадлежат правообладателю, конфигурация, эстетические особенности, сочетание линий и цветов – полностью совпадают, совокупность признаков поставленной ответчиком продукции производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец.

Предоставленные по результатам запроса фотоматериалы поставленной ответчиком продукции были сравнены с изображениями, которые содержатся в решениях о выдаче патентов на промышленные образцы, принадлежащих правообладателю.

Правообладателем ИП ФИО1 не предоставлялось право использования запатентованных промышленных образцов, в том числе в коммерческих целях.

В целях досудебного урегулирования спора в адрес ответчика была направлена досудебная претензия (как по электронной почте, так и посредством почтового отправления заказным письмом с уведомлением о вручении) № юр-005 от 16.02.2023, которая была оставлена ответчиком без ответа и удовлетворения.

Неисполнение претензионных требований истца послужило основанием для обращения в суд с настоящим исковым заявлением.

Поскольку оптовая цена экземпляров поставленной обществом контрафактной продукции по контракту составляет 259 855,68 рублей, то в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 1406.1 ГК РФ с учетом разъяснений, изложенных в постановлении Пленума ВС РФ от 23.04.2019 №10, расчет компенсации в связи с нарушением патентных прав ИП ФИО1 по данному эпизоду составляет: 259 855,68 руб. Х2 = 519 711,36 руб.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования промышленного образца в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на промышленный образец.

Согласно пункту 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 2 статьи 1377 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 2 статьи 1377 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Исходя из вышеуказанной нормы, изделие признается изготовленным с использованием запатентованных промышленного образца или полезной модели, если оно содержит все их существенные признаки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если данным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается данным Кодексом.

В качестве доказательства незаконного использования ответчиком промышленных образцов истца № 129851, №129852, №129853, №129856, истцом в материалы дела представлены извещение об электронном аукционе, муниципальный контракт на поставку игрового оборудования от 13.07.2021 №1997/21, а также ответ МБДОУ «Теремок» от 01.11.2022 №131 с приложенными фотоматериалами продукции.

Довод ответчика об использовании промышленного образца по заданию третьего лица, содержащемуся в аукционной документации и муниципальном контракте, в связи с чем ответчик не знал и не должен был знать о нарушении исключительного права истца, судом отклоняется как несостоятельный, поскольку из текста муниципального контракта не усматривается обязанность поставщика на поставку запатентованной или какой-то конкретной продукции, а из описания технического задания следуют лишь определенные параметры и технические характеристики товара.

Не содержит муниципальный контракт и требований к визуальному соответствию, а также не предусматривает приобретения исключительного или неисключительного права на какие-либо промышленные образцы.

На рынке существует достаточное количество эквивалентных товаров подобного рода, однако ответчиком поставлена именно запатентованная правообладателем продукция, разрешение на поставку которой истцом ответчику не предоставлялась.

Согласно пункту 7 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015 г., возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на произведение не зависит от того, знал ли нарушитель о неправомерности своих действий.

В силу пункта 1 части 2 статьи 1358 Гражданского кодекса РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Таким образом, довод ответчика о том, что он не знал и не должен был знать о нарушении исключительного права истца, судом отклоняется как основанный на неправильном толковании норм материального права.

Как установлено частью 3 статьи 1250 ГК РФ, предусмотренные меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено этим Кодексом. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Согласно статье 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;

3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Согласно разъяснению, изложенному в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Как разъяснено в пункте 62 постановления от 23.04.2019 N10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Обращаясь с иском по настоящему делу, истец избрал вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 статьи 1301 ГК РФ, а именно, в двукратном размере оптовой цены экземпляров поставленной обществом контрафактной продукции по контракту.

В рассматриваемом случае, оптовая цена экземпляров поставленной обществом контрафактной продукции по контракту составляет 259 855,68 рублей.

Таким образом, двукратный размер стоимости контрафактного экземпляра продукции в настоящем случае составляет 519 711,36 руб. (259 855,68 руб. Х2).

В соответствии с п. 3.1. ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

На основании изложенного, учитывая установленный судом факт незаконного использования ответчиком промышленных образцов № 129851, №129852, №129853, №129856, суд приходит к выводу о правомерности заявленных требований и наличии оснований для удовлетворения их в полном объёме.

В соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, государственная пошлина подлежит отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Академия», г. Новосибирск (ИНН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Тюмень (ИНН <***>) компенсацию за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности - патенты на промышленные образцы № 129851, №129852, №129853, №129856 в размере 519711 рублей 36 копеек, а также 13394 рубля расходов по оплате госпошлины.

Решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд, город Томск.

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого решения, в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам, г.Москва, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.


Судья Ю.Н. Голубева