Решение от 17 июля 2024 г. по делу № А45-5518/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-5518/2023
г. Новосибирск
17 июля 2024 года
Резолютивная часть решения объявлена 03 июля 2024 года.

Решение изготовлено в полном объеме 17 июля 2024 года.

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Голубевой Ю.Н., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи помощником судьи Шишкиной С.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Тюмень (ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Академия», г. Новосибирск (ИНН <***>)

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Теремок» муниципального образования город Ноябрьск (ИНН <***>)

о пресечении действий, нарушающих исключительное право, обязании опубликовать решение суда, взыскании компенсации в размере 519 711 рублей 36 копеек,

при участии в судебном заседании представителей:

истца: не явился, извещен;

ответчика: ФИО2, доверенность от 10.04.2024, паспорт, диплом;

третьего лица: не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее по тексту – истец, ИП ФИО1) обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «Академия» (далее по тексту – ответчик, ООО «Академия»), с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Теремок» муниципального образования город Ноябрьск, о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на промышленный образец в размере 519711 рублей 36 копеек, а также расходов по оплате госпошлины.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 27.06.2023, оставленным в силе постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 13.09.2023, исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО1 были удовлетворены в полном объеме.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 21.12.2023 решение Арбитражного суда Новосибирской области от 27.06.2023 по делу № А45-5518/2023 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 13.09.2023 по тому же делу было отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.

Отменяя решение Арбитражного суда Новосибирской области от 27.06.2023 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 13.09.2023, суд кассационной инстанции указал, что при вынесении обжалуемых судебных актов суды не учли, что истец просил взыскать компенсацию на основании пункта 2 статьи 1406.1 ГК РФ, однако фактически просил суд взыскать компенсацию, рассчитанную иным способом, который статья 1406.1 ГК РФ (об ответственности за нарушение исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец) не предусматривает, – в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

Суд по интеллектуальным правам поддержал доводы заявителя кассационной жалобы о том, что судами в ходе рассмотрения дела в отсутствие правовых оснований при взыскании компенсации и определении ее размера применены положения статьи 1301 ГК РФ. Суды в обжалуемых судебных актах не обосновали, каким конкретным образом ответчиком использованы произведения, которые бы с согласия правообладателя были зарегистрированы в качестве спорных промышленных образцов. Суды также не устанавливали, имело ли место воспроизведение произведений при изготовлении изделий, кто их изготовил и распространил, является ли поставленная ответчиком третьему лицу по муниципальному контракту продукция контрафактными экземплярами произведений и т.д.

Также Суд по интеллектуальным правам указал на необходимость надлежащей правовой оценки всем доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, в том числе на необходимость определения наличия/отсутствия правовых оснований для применения мер гражданско-правовой ответственности (с учетом исковых требований и представленных в их обоснование доказательств) к лицу, выполняющему работы в рамках муниципального контракта.

При новом рассмотрении настоящего дела истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования, просил взыскать с ответчика вознаграждение за использование промышленных образцов по патентам Российской Федерации №№ 129851, 129852, 129853, 129856 за период предоставления временной правовой охраны в размере 1 000 000 рублей.

При этом размер компенсации в 1 000 000 рублей истец обосновывает, исходя из расчета, произведенного в соответствии с пп. 1 статьи 1406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Истец в судебное заседание не явился, 02.07.2024 представил в материалы дела ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, в котором также исковые требования в уточненном виде поддержал, просил удовлетворить в полном объеме.

Ответчик в судебном заседании и представленном отзыве в отношении заявленных требований возражал, просил отказать в их удовлетворении, указав на отсутствие правовых оснований для предоставления промышленным образцам истца временной правовой охраны. Более подробно позиция ответчика изложена в отзывах на уточненное исковое заявление.

Третье лицо в судебное заседание не явилось, отзыв по уточненным исковым требованиям в материалы дела не представило.

Рассмотрев материалы дела, проанализировав представленные в материалы дела доказательства, заслушав доводы истца и ответчика, учитывая разъяснения Суда по интеллектуальным правам, изложенные в постановлении от 21.12.2023, арбитражный суд приходит к убеждению об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных исковых требований, при этом исходит из следующих обстоятельств.

Из материалов дела следует, что ИП ФИО1 (правообладатель) было установлено, что между ООО «Академия» (далее – общество) и МБДОУ «Теремок» г. Ноябрьск по итогам закупки №010300003721000499 был заключен муниципальный контракт 1997/21 от 13.07.2021 на поставку товара на общую сумму 259 855,68 рублей (далее – контракт).

Согласно данным ЕИС, поставка продукции была произведена обществом 13.08.2021 на основании товарной накладной №45.

В рамках данной закупки были поставлены тематические декоративно-развивающие панели «МЧС», «Поликлиника», «Полиция и почта», «Столица».

В ходе проверки правообладателем было установлено, что по указанному контракту Обществом были поставлены бизиборды, авторские права на которые защищены патентами на промышленный образец, исключительное право на которые принадлежат ИП ФИО1 (ТПК «Умничка»):

- декоративно-развивающая панель «МЧС» - патент №129851, дата государственной регистрации – 16.03.2022 г. (решение о выдаче патента №21Р0014026/2021503481 от 18.01.2022, срок действия – до 09.07.2026), приоритет промышленного образца (начало срока действия патента) – с 09.07.2021;

- декоративно-развивающая панель «Поликлиника» - патент №129852, дата государственной регистрации – 16.03.2022 г. (решение о выдаче патента №21Р0014034/2021503485 от 18.01.2022, срок действия – до 09.07.2026), приоритет промышленного образца (начало срока действия патента) – с 09.07.2021;

- декоративно-развивающая панель «Полиция и почта» - патент №129853, дата государственной регистрации – 16.03.2022 (решение о выдаче патента №21Р0014038/2021503487 от 18.01.2022, срок действия – до 09.07.2026), приоритет промышленного образца (начало срока действия патента) – с 09.07.2021;

- декоративно-развивающая панель «Столица» (Кремль) - патент №129856, дата государственной регистрации – 16.03.2022 (решение о выдаче патента №21Р0014064/2021503503 от 15.12.2021, срок действия – до 09.07.2026), приоритет промышленного образца (начало срока действия патента) – с 09.07.2021.

Как указывает истец, на основании запроса правообладателя заказчиком (детским садом) были предоставлены фотоматериалы поставленного оборудования, по результатам изучения которых было установлено полное сходство с запатентованными за ИП ФИО1 промышленными образцами, а именно – в поставленной продукции содержатся все существенные элементы промышленных образцов, патенты на которые принадлежат правообладателю, конфигурация, эстетические особенности, сочетание линий и цветов – полностью совпадают, совокупность признаков поставленной ответчиком продукции производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец.

Предоставленные по результатам запроса фотоматериалы поставленной ответчиком продукции были сравнены с изображениями, которые содержатся в решениях о выдаче патентов на промышленные образцы, принадлежащих правообладателю.

Правообладателем ИП ФИО1 не предоставлялось право использования запатентованных промышленных образцов, в том числе в коммерческих целях.

В целях досудебного урегулирования спора в адрес ответчика была направлена досудебная претензия (как по электронной почте, так и посредством почтового отправления заказным письмом с уведомлением о вручении) № юр-005 от 16.02.2023, которая была оставлена ответчиком без ответа и удовлетворения.

Неисполнение претензионных требований истца послужило основанием для обращения в суд с настоящим исковым заявлением.

Истец просит взыскать с ответчика вознаграждение за использование промышленных образцов по патентам Российской Федерации №№ 129851, 129852, 129853, 129856 за период предоставления временной правовой охраны в размере 1 000 000 рублей, исходя из расчета: от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (пп. 1 статьи 1406.1 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно пункту 2 статьи 1352 ГК РФ, в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, а не идеи либо наименования конструкторско-художественных решений.

В силу пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 указанной статьи.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием промышленного образца считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей изделия, в котором использован промышленный образец.

Согласно абзацу четвертому пункта 3 статьи 1358 ГК РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

В силу приведенной правовой нормы значение для настоящего спора имеют выводы о наличии либо отсутствии в изделиях ответчика всех существенных признаков промышленных образцов истца или совокупности признаков, производящей на информированного потребителя такое же общее впечатление, что предполагает необходимость установления (выявление) судом таких признаков, а не выводы о наличии или отсутствии сходства до степени смешения, которые имеют значения для споров о защите исключительных прав на средства индивидуализации и в которых данный вопрос разрешается с позиций рядового (среднего) потребителя, в то время как в данном споре — с позиций информированного потребителя.

Как усматривается из материалов настоящего дела, обращаясь в арбитражный суд первой инстанции с исковыми требованиями к обществу, ФИО1 ссылается на факт незаконного использования ответчиком вышеперечисленных промышленных образцов, которое выразилось в поставке ответчиком по муниципальному контракту 1997/21 от 13.07.2021 бизибордов, авторские права на которые защищены патентами на промышленный образец.

Ответчик в отзыве на исковое заявление оспорил довод о нарушении исключительных прав истца, указав, что вменяемые в качестве правонарушения действия были совершены ответчиком до даты выдачи патентов на промышленные образцы истца.

Кроме того, по мнению ответчика, правовые основания для предоставления промышленным образцам истца временной правовой охраны также отсутствовали, поскольку сведения о заявке на промышленный образец опубликованы 16.03.2022 одновременно со сведениями о выданном патенте, в то время как муниципальный контракт заключен 13.07.2021 и полностью исполнен сторонами 13.08.2021.

В силу абзацев первого и четвертого пункта 1 статьи 1363 ГК РФ исключительное право на промышленный образец и удостоверяющий это право патент действует при условии соблюдения требований, установленных названным Кодексом, в течение пяти лет с даты подачи заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности или в случае выделения заявки (пункт 4 статьи 1381) с даты подачи первоначальной заявки.

При этом, как указано в абзаце пятом пункта 1 статьи 1363 ГК РФ, защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена только после государственной регистрации промышленного образца и выдачи патента (статья 1393 ГК РФ).

Как следует из приведенных положений закона, правовое регулирование отношений по созданию и использованию промышленных образцов предполагает возможность защиты исключительных прав на соответствующие объекты интеллектуальной собственности и, таким образом, возможность применения мер гражданско-правовой ответственности за их незаконное использование лишь после государственной регистрации таких объектов и выдачи патента на них, то есть после возникновения юридически значимых обстоятельств, вследствие наступления которых все третьи лица считаются уведомленными о возникновении патентных прав у правообладателя.

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 1392 ГК РФ промышленному образцу, на который подана заявка в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, со дня публикации сведений о заявке (пункт 4 статьи 1385 ГК РФ) до даты публикации сведений о выдаче патента (статья 1394 ГК РФ) предоставляется временная правовая охрана в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в опубликованной заявке на промышленный образец, но не более чем в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в решении указанного федерального органа о выдаче патента на промышленный образец.

Согласно пункту 3 статьи 1392 ГК РФ лицо, использующее заявленный промышленный образец в период, указанный в пункте 1 настоящей статьи, выплачивает патентообладателю после получения им патента денежное вознаграждение. Размер вознаграждения определяется соглашением сторон, а в случае спора – судом.

Иными словами, наряду с гарантией защиты исключительных прав лиц, получивших патент на промышленный образец, действующее законодательство предусматривает также возможность обеспечения законных интересов субъектов, подавших заявку на выдачу патента на промышленный образец. Указанная возможность выражается в праве таких лиц на получение вознаграждения за использование заявленного промышленного образца третьим лицом со дня публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента.

Истец в обоснование своего права на получение вознаграждения указывает на совокупность двух обстоятельств: 1) использование промышленного образца в период со дня публикации заявки до даты публикации сведений о выдаче патента; 2) выдачу и регистрацию патента на промышленный образец.

Между тем по смыслу абзаца 1 пункта 4 статьи 1385 ГК РФ федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения о заявке на промышленный образец, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, по ходатайству заявителя.

Следовательно, наряду с приведенными истцом обстоятельствами для выплаты вознаграждения за использование заявленного промышленного образца требуется также установить, что заявка на промышленный образец по ходатайству заявителя была опубликована до момента выдачи и регистрации патента.

Как видно из сведений о патентах на промышленные образцы истца, сведения о заявке на промышленные образцы опубликованы 16.03.2022 одновременно со сведениями о выданном патенте, в то время как муниципальный контракт заключен 13.07.2021 и полностью исполнен сторонами 13.08.2021.

Суд также учитывает, что, в связи с публикацией сведений о заявке, неограниченный круг лиц получает доступ к сведениям о самом решении, находящемся в процессе патентования. Охрана промышленного образца наступает только после получения заявителем патента, однако срок действия исключительного права отсчитывается от даты приоритета.

При этом необходимо учитывать отсутствие противоправности в действиях лица, которое не может знать о том, будет ли запатентовано решение, сведения о котором опубликованы. Для этих целей установлена временная правовая охрана промышленного образца.

Сущность временной охраны сводится к тому, что лицо, использующее промышленный образец в период со дня публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента, выплачивает патентообладателю после получения им патента денежную компенсацию (размер компенсации определяется соглашением сторон, а в случае спора - судом).

Публикация заявки на промышленный образец в официальном бюллетене Роспатента осуществляется только по ходатайству заявителя. Временная правовая охрана возникает при такой публикации, когда у всех появляется возможность ознакомиться с ней. Она будет действовать со дня публикации сведений о заявке на промышленный образец и до даты публикации сведений о выдаче патента.

В период временной охраны правообладатель сможет получить с пользователей компенсацию при условии, что промышленный образец будет зарегистрирован. Любое лицо, которое будет использовать промышленный образец, должно будет выплатить денежное вознаграждение правообладателю. В случае если в регистрации промышленного образца будет отказано, право на получение вознаграждения не возникнет.

Учитывая, что заявки на регистрацию патента на спорные промышленные образцы были поданы истцом 09.07.2021, и их публикация в Роспатенте была осуществлена 16.03.2022 – одновременно с публикацией сведений о регистрации патента, суд приходит к выводу о том, что истец не предпринял действий по своевременной публикации сведений о поданных заявках с целью обеспечения предоставления промышленным образцам временной правовой охраны.

При этом, муниципальный контракт 1997/21 от 13.07.2021 на поставку товара был заключен 13.07.2021 и полностью исполнен сторонами 13.08.2021. Таким образом, ответчик не мог знать о поданной истцом заявке о регистрации патентов на промышленные образцы, в связи с чем к настоящим правоотношениям не подлежат применению положения пункта 3 статьи 1392 ГК РФ о предоставлении промышленным образцам истца временной правовой охраны.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных истцом требований о взыскании с ответчика вознаграждения за использование промышленных образцов по патентам Российской Федерации №№ 129851, 129852, 129853, 129856 за период предоставления временной правовой охраны в размере 1000 000 рублей.

В соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, государственная пошлина подлежит отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

в иске отказать.

Решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд, город Томск.

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого решения, в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам, г.Москва, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.


Судья Ю.Н. Голубева