Решение от 29 ноября 2017 г. по делу № А60-30472/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А60-30472/2017
30 ноября 2017 года
г. Екатеринбург



Резолютивная часть решения объявлена 27 ноября 2017 года

Полный текст решения изготовлен 30 ноября 2017 года.


Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.А. Ерина  при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи Ю.В. Песковой, рассмотрел в судебном заседании дело по иску Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG (CHE-102.159.089, Швейцария, Цюрих, Рюмланд)

к обществу с ограниченной ответственностью "Уралтехцентр" (ОГРН <***>, Российская Федерация, Екатеринбург)

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора акционерного общества "ОДК-СТАР" (ОГРН <***>, Российская Федерация, Пермь)

о взыскании 1 389 658,06 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак,


при участии в судебном заседании

от истца: К.О. Даникевич, представитель по доверенности от 08.11.2017,

от ответчика: ФИО1, представитель по доверенности от 01.08.2017,

от третьего лица: представитель не явился, извещен.

Процессуальные права и обязанности представителям истца и ответчика разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.


Компания Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG (Биг Кайзер ФИО2, далее – компания, истец) в лице представителя общества с ограниченной ответственностью "ХАЛТЕК - ДоАЛЛ" обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Уралтехцентр" (далее – общество, ответчик) с требованием о взыскании  1 389 658 руб. 06 коп. компенсации за незаконное использование товарного знака Kaiser, в ходе участия ответчика в открытом конкурсе на поставку средств технологического оснащения "Kaiser", проводимом акционерным обществом "ОДК-СТАР".

Ответчик с исковыми требованиями не согласен, считая, что заявка на участие в конкурсе нарушением исключительного права на товарный знак не является, заявленный размер компенсации является чрезмерным, подлежащим снижению. Также ответчик полагает, что истцом в установленном порядке не доказан факт наличия у общества "ХАЛТЕК - ДоАЛЛ" полномочий на предъявление настоящего иска и представительство в суде, а также факт заключения и регистрации между компанией и представителем каких-либо договоров о распоряжении исключительным правом. По мнению ответчика, истцом также не представлено надлежащих доказательств того, что обозначение «Kaiser» является исключительно товарным знаком, а не наименованием производителя соответствующих товаров. Кроме того, ответчик ссылается на аналогичные дела с участием компании, при рассмотрении которых было установлено отсутствие оснований для удовлетворения исковых требований. Подробные письменные объяснения ответчика, а также дополнительные доказательства (сведения из Глобальной базы данных по брендам РОМАРИН) представленные в судебном заседании приобщены судом к материалам дела.

Истец с указанными доводами ответчика не согласен по основаниям, изложенным в письменных пояснениях, также представленных в судебном заседании. Кроме того, в судебном заседании истцом повторно представлены надлежащим образом заверенные копии документов, а также подлинники для обозрения суда, свидетельствующие о наличии у общества "ХАЛТЕК - ДоАЛЛ" на предъявление от имени компании настоящего иска и представительство в суде (в том числе новая доверенность на представителя от 08.11.2017, выданная компанией).

Указанные документы (письменные пояснения, копии страниц каталога "Kaiser", а также копии документов о полномочиях) приобщены судом к материалам дела. Подлинники документов после обозрения судом, возвращены представителю истца.

Определением суда о принятии искового заявления к производству от 26.06.2017 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечено акционерное общество "ОДК-СТАР", которое по требованию суда представило заявку на участие в открытом запросе котировок в электронной форме на поставку средств технологического оснащения "Kaiser" (извещение ЗК вх. № 149991) и приложенные к ней документы общества "Уралтехцентр", которые приобщены судом к материалам дела (Т. 1, л.д. 34-64).

От третьего лица каких-либо объяснений по иску и возражениям на иск не поступило, дело рассмотрено в отсутствие представителя третьего лица в соответствии с ходатайством от 21.08.2017.

В судебном заседании истец заявленные требования поддержал, ответчик просил в иске отказать.

Рассмотрев материалы дела, суд  



УСТАНОВИЛ:

Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG (Big Kaiser Precision Tooling Ltd.) является юридическим лицом по законодательству Швейцарии, создано 09.07.1969 г., зарегистрировано в торговом регистре Цюриха под номером СНЕ-102.159.089 по адресу: Glattalstrasse 516 8153 Rumland, Schweiz.

Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG (далее – компания) является правообладателем международного товарного знака KAISER (согласно уточнениям истца об основаниях исковых требований), зарегистрированного в международном регистре Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), который ведется в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. и Протоколом к нему от 27 июня 1989 г.

Регистрация и действие товарного знака KAISER на территории Российской Федерации подтверждается сертификатом № 572197 от 31.05.1991 со 20ти летним сроком действия. Надлежащим образом переведенная и заверенная копия сертификата имеется в материалах дела.

Как следует из материалов дела, общество "ХАЛТЕК - ДоАЛЛ" является представителем компании по доверенности от 02.03.2017, доверенности от 08.11.2017 г. с апостилем в порядке Гаагской конвенции от 5 октября 1961 г. и переводом, верность которого удостоверена в порядке статьи 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 г. № 4462-1), что соответствует требованиям ст. 255 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и требованиям.

В обоснование исковых требований, компания в лице своего представителя ссылается на то, что общество "Уралтехцентр" нарушило права компании на товарный знак KAISER путем подачи заявки на участие в открытом запросе котировок в электронной форме на поставку средств технологического оснащения "Kaiser" (извещение ЗК вх. № 149991), поскольку указанная заявка является по его мнению предложением о продаже одноименных товаров "Kaiser".

 Информация о запросе предложений была размещена на электронной торговой площадке в сети Интернет по адресу: http://web.etprf.ru/NotificationZK/Print/id/149991, заказчик и организатор – акционерное общество "ОДК-СТАР".

Согласно документации и извещению о конкурсе, предмет закупки – поставка средств технологического оснащения "Kaiser" для нужд АО "ОДК-СТАР" (по мнению истца – 07 класс МКТУ), начальная (максимальная) цена - 26 446,93 швейцарских франков (без НДС).

При этом истец ссылается на то, что общество "Уралтехцентр" не приобретало у него средства технологического оснащения "Kaiser", не получало соответствующего разрешения на продажу от имени компании данных товаров и не выступало в качестве официального представителя компании в отношениях с иными лицами.

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения компании в лице своего представителя в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства по правилам ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе конкурсную документацию представленную третьим лицом, оценив приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы истца и ответчика, заслушав пояснения представителей сторон в судебном заседании, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований, исходя из следующего.

В ходе судебного разбирательства судом в соответствии с разъяснениями, содержащимися в пунктах 19 - 25 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 № 23 "О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом" исследован вопрос о наличии у истца юридического статуса иностранного лица, наличия права на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности, а также о наличии у представителя компании полномочий на предъявление настоящего иска и представление интересов в суде.

Указанные обстоятельства подтверждены имеющимися в материалах дела доказательствами, в том числе выпиской из торгового регистра с апостилем и нотариально заверенным переводом, действующей на дату подачи настоящего иска, а также доверенностью на представителя компании от 10.04.2017 с апостилем и нотариально заверенным переводом от 23.10.2017, доверенностью на представителя компании от 08.11.2017 также оформленной надлежащим образом.

Доводы ответчика об отсутствии доказательств, подтверждающих дилерство общества "ХАЛТЕК - ДоАЛЛ" судом отклонены, как основанные на неверном толковании норм о необходимости подтверждения статуса иностранного лица и полномочий представителя, поскольку в рамках настоящего дела общество "ХАЛТЕК - ДоАЛЛ" выступает лишь в качестве судебного представителя компании Биг Кайзер ФИО2 по иску о защите исключительного права данной компании на товарный знак "Kaiser" в рамках конкурса на поставку средств технологического оснащения "Kaiser" для нужд АО "ОДК-СТАР".

В соответствии с п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 указанной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

В силу п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из материалов дела, обществом "Уралтехцентр" была подана заявка на участие в открытом запросе котировок в электронной форме на поставку средств технологического оснащения "Kaiser" (извещение ЗК вх. № 149991), информация о котором размещена на электронной торговой площадке в сети Интернет по адресу http://web.etprf.ru/NotificationZK/Print/id/149991, заказчик и организатор – акционерное общество "ОДК-СТАР"; предмет закупки – поставка средств технологического оснащения "Kaiser" для нужд АО "ОДК-СТАР", начальная (максимальная) цена – 26 446,93 швейцарских франков (без НДС).

Как следует из имеющейся в материалах дела конкурсной документации, а именно из извещения ЗК вх. № 14991 указано, что предметом закупки являлась поставка средств технологического оснащения "Kaiser", в том числе втулки переходные, державки, резцы, оправки базовые и пластины с указанием на соответствующие коды, артикулы и иные идентифицирующие обозначения (RB, диаметр, номер и т.д.), а также указанием на производителя – Kaiser, без ссылки на наименование конкретной организации.

Сопоставив указанное извещение о конкурсе с коммерческим и техническим предложением ответчика, а также с иными прилагаемыми к данному предложению документами, суд установил, что предлагаемый ответчиком к поставке товар полностью соответствует товару, в отношении которого был объявлен конкурс, т.е. в конкурсной документации ответчика указано о предложении поставки средств технологического оснащения "Kaiser" (втулок переходных, державок, резцов, оправок базовых, пластин) производителя Kaiser.

Как следует из материалов дела, истец является производителем средств технологического оснащения Kaiser, а также правообладателем одноименного товарного знака "Kaiser", что в совокупности позволяет сделать вывод о том, что в рамках указанного конкурса, мог быть поставлен товар, производителем которого является именно истец.

При этом в материалах дела не имеется и ответчиком не представлено доказательств того, что указанный товар производится каким-либо иным лицом, в связи с чем у суда отсутствуют основания считать, что существуют и иные производители средств технологического оснащения  (втулок переходных, державок, резцов, оправок базовых, пластин) с обозначением Kaiser.

Более того, из сертификатов № № 572197, 1055784 следует, что список товаров и услуг по МКТУ, на которые в порядке ст. 1481, 1492, 1503 ГК РФ распространяется защита товарного знака "Kaiser", включает класс МКТУ: 07 "Механические инструменты", под категорию которых подпадают средства технологического оснащения.

Истцом также представлен официальный каталог производимой компанией продукции, в котором указаны аналогичные наименования и коды (артикулы) тем, которые содержались в извещении о конкурсе и конкурсной документации.

Из писем компании от 21 января 2016, 17 января 2017, 01 марта 2017 также следует, что как единственным поставщиком, имеющим согласие правообладателя на ввоз в Россию товаров под торговыми марками KAISER является общество "ХАЛТЕК - ДоАЛЛ".

Из приложения № 2 к документации также следует, что эквивалент указанного товара не мог быть поставлен в рамках данного конкурса.

На вопрос суда о том, имелся ли в наличии у ответчика товар, который предлагался в рамках конкурса к поставке, представитель ответчика ответил о том, что такой товар у него отсутствовал, а его поставку ответчик планировал осуществить после его приобретения у компании производителя.

Таким образом, учитывая данные обстоятельства, сопоставив имеющиеся в материалах дела доказательства, а также пояснения лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу о том, что товар, который являлся предметом конкурса, товар, который ответчик в рамках данного конкурса был намерен поставить заказчику и товар, производителем которого является компания истец, является одним и тем же товаром, исключительные права на реализацию которого и иное введение в гражданский оборот принадлежат истцу и иным, лицам, получившим у компании производителя соответствующее согласие.

Поскольку заявка ответчика была допущена к участию в конкурсе, т.е. соответствовала требованиям конкурсной документации, фактически данная заявка содержала предложение о поставке товаров под товарным знаком, принадлежащем истцу, без получения у него на то соответствующего согласия.

 Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что допущенная к участию в конкурсе заявка ответчика и соответствующее коммерческое и техническое предложению заказчику, следует рассматривать как предложение о продаже товаров, что без разрешения правообладателя в силу подп. 4 п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, является нарушением исключительного права на товарный знак.

В соответствии со ст. 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными названным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ установлено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Как закреплено в подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", следует, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Учитывая наличие в материалах дела доказательств, подтверждающих нарушение ответчиком исключительного права истца на товарный знак "Kaiser", требование о взыскании компенсации предъявлено истцом правомерно.

В своем исковом заявлении истец в обоснование размера компенсации ссылался на двукратную стоимость предлагаемых к продаже товаров (согласно протоколу № 472 от 13.10.2016 г., цена товаров составляет 22 727,45 швейцарских франков, что по состоянию на 13.10.2016 (дату протокола об итогах запроса котировок в электронной форме) по курсу ЦБ РФ составляло 63,2470 руб. за 1 швейцарский франк, итого 1 437 443 руб. 03 коп., двукратная стоимость при этом составила бы 2 874 886 руб. 06 коп.

На предложение суда обосновать фактически заявленный размер компенсации – 1 389 658 руб. 06 коп., поскольку он не соответствует указанной выше двукратной стоимости и соответствующий вопрос суда в судебном заседании 01.11.2017, представитель истца пояснил, что заявленный размер компенсации рассчитан исходя из положений подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, т.е. в пределах от десяти тысяч до пяти миллионов рублей.

С учетом изложенного, суд посчитал возможным определить подлежащий взысканию размер компенсации по своему усмотрению, но в соответствии с разъяснениями, содержащимся в п. 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29.

При определении размера компенсации суд, учитывая, характер допущенного нарушения, отсутствие фактической поставки товара и доказательств умышленного причинения вреда истцу, доказательств того, что данное нарушение допущено ответчиком неоднократно, вероятные убытки правообладателя от участия ответчика в конкурсе, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд посчитал возможным определить размер компенсации в размере 300 000 (Трехсот тысяч) руб.

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению частично.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины, подлежат распределению пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований в соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и разъяснениями, указанными в п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела".

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 



РЕШИЛ:

1.                Исковые требования удовлетворить частично.

2.                Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Уралтехцентр" в пользу Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG 300 000 (Триста тысяч) рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и 9 000 (Девять тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

3.     В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

4. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

5. С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. Взыскатель может обратиться в арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа нарочно в иную дату. Указанное заявление должно поступить в суд не позднее даты,  указанной в карточке дела в документе «Дополнение».

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение».



Судья                                                         А.А. Ерин