Решение от 17 января 2020 г. по делу № А56-108079/2019

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-108079/2019
17 января 2020 года
г.Санкт-Петербург



Резолютивная часть решения объявлена 14 января 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 17 января 2020 года.


Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Виноградовой Л.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гирсовой С.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ООО "ТОМСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД"

ответчик: ООО "ПКМИ СПБ"

третье лицо: 1.ООО "Научно-производственный центр "Полюс"; 2.ООО "Филадема"

о взыскании 1 421 085,00 руб.

при участии

- от истца: ФИО1 представитель по доверенности №1 от 09.01.2020

- от ответчика: ФИО2 адвокат по доверенности от 15.04.2019

установил:

Истец – ООО "Томский инструментальный завод" обратился в суд с исковым заявлением к ответчику – ООО "ПКМИ СПБ" о взыскании 1 421 085,00 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

По ходатайству истца к участию в деле привлечено ООО «Филадема» (194356, Санкт-Петербург, ул. Большая Озерная, д. 45, лит. А, пом. 20-Н) в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, на стороне ответчика, поскольку организация является поставщиком товара, на котором нанесен товарный знак.

Ответчик исковые требования не признает по основаниям, изложенным в отзыве.

Третье лицо позицию по делу не представило.

Заслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, суд установил следующее.

Истец в исковом заявлении указывает, что общество с ограниченной ответственностью «Томский инструментальный завод» является правообладателем товарного знака, номер государственной регистрации 26976, по классу МКТУ 08 (сверла, метчики, фрезы, плашки круглые, резцы, развертки, зенковки, ножи, наборы инструментов, плашки резьбонакатные плоские, ролики резьбонакатные, зенкеры, долбяки, молотки - секачи кухонные, инструменты и приспособления для ремонта автомобилей, сувениры (наборы ручного инструмента), сроком действия до 29.10.2023.

Товарный знак по свидетельству № 26976 включает буквенное обозначение

Истцу 13.12.2017 из запроса № ОПр/524 от 13.12.2017г., поступившего от АО «НПЦ «Полюс», стало известно, что Ответчик на основании договора поставки с АО «НПЦ «Полюс», заключенного по результатам открытого запроса котировок в электронной форме, номер извещения 31705423577, наименование закупки - поставка металлорежущего инструмента (http: / /zakupki.gov.ru/223 / purchase / public / purchase / info / common-info.html?purchaseId:=5587384&purchaseMethodTvpe;=IS) передал в собственность третьего лица металлорежущий инструмент (Инструмент).

Всего Инструмента было передано на общую сумму 710 542,82 руб.

Весь Инструмент был упакован и/или маркирован изображением товарного знак, права на который принадлежит Истцу.

Итого стоимость Инструмента, на котором незаконно размещен товарный знак, принадлежащий ООО «ТИЗ», составляет 710 542,82 руб.

АО «НПЦ «Полюс» передало ООО «ТИЗ» выборочно Инструмент с целью определения, является ли ООО «ТИЗ» производителем данного Инструмента.

По результатам проверки установлено, что ООО «ТИЗ» не является производителем Инструмента.

По факту незаконного использования товарного знака ООО «ТИЗ» обратилось в правоохранительные органы. По результату рассмотрения заявления о преступлении Отделом дознания ОП № 1 УМВД России по г. Томску 25.05.2018 было возбуждено уголовное дело (№ 11801690022000778) по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ.

Факт продажи Ответчиком Инструмента (контрафактного инструмента), на котором или на этикетке которого, Незаконно размещен товарный знак, подтверждается следующими доказательствами:

1. Постановлением о возбуждении уголовного дела от 23.05.2018;

2. Протоколом об итогах закупки от 24.08.2017;

3. Договором № 159/ЗК-17 от 12.09.2017, заключенным между Ответчиком и АО «НПЦ Полюс»;

4. Спецификацией (Приложение № 1 к договору № 159/ЗК-17 от 12.09.2017, заключенным между Ответчиком и АО «НПЦ Полюс»);

5. Счет-фактурой № 1021 от 27.11.2017;

6. Протоколом осмотра места происшествия от 13.02.2018 с прилагаемым перечнем продукции и фототаблицей;


7. Протоколом допроса свидетеля от 23.10.2018;

8. Заключением № 01702/06-1 эксперта по материалам уголовного дела № 11801690022000778.

Распространение (продажа) Инструмента без заключения соответствующего договора с правообладателем нарушают исключительные права истца на объекты интеллектуальной собственности.

Истец не предоставлял ответчику права на введение в гражданский оборот вышеуказанного товара, в установленном порядке (наличие лицензионного соглашения и т.п.).

Ответчик продал товар с изображением товарного знака, схожего до степени смешения с товарным знаком, права на которые принадлежат истцу.

Правообладателю предоставлено право выбора способа определения компенсации либо в произвольном размере от 10 000,00 руб. до 5 000 000,00 руб., либо в размере двукратной стоимости использования товарного знака или двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

На основании вышеизложенного Истец определяет компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

С заявленными требованиями Ответчик не согласен, считает иск не подлежащим удовлетворению в виду следующего.

Товар, обусловленный договором, закуплен и поставлен третьему лицу в полном объеме.

Истец указывает, что стоимость Инструмента, на котором незаконно размещен товарный знак, принадлежащий ООО «ТИЗ», составляет 710 542,82 руб. Вместе с тем, доказательств подтверждающих данную позицию суду не представлено.

Технико-криминалистическая судебная экспертиза проведена в отношении одной этикетки, содержащей товарный знак, принадлежащий ООО «ТИЗ». Доказательств, подтверждающих незаконное использование товарного знака за исключением одной этикетки, суду не представлено.

Оценив доводы сторон, обстоятельства дела и представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1481 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно статье 1229 ГК РФ, другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Ответчик не оспаривал принадлежность истцу товарного знака, а также факт реализации спорного товара в указанном истцом объеме. Однако ответчик утверждал, что товар был приобретен у третьего лица ООО «Филадема», который и должен нести ответственность за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Данный довод не может быть признан обоснованным, поскольку, согласно вышеприведенным нормам ответственность за нарушение исключительных прав несет любое лицо, неправомерно использовавшее обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком. Реализация товара по договору является формой использования, и нарушение, в том случае если оно допущено и третьим лицом, не освобождает ответчика от ответственности.

Действуя добросовестно и осмотрительно, ответчик должен был запросить правообладателя либо потребовать от своего поставщика документы, подтверждающие его право на маркировку товара и упаковки товарным знаком истца либо о приобретении товара у лица, имеющего право на использование товарного знака истца.

Истец оспаривает факт изготовления им спорного товара, и доказательства обратного в дело не представлены. Ходатайство о назначении товароведческой экспертизы для доказательства оригинальности товара ответчик не заявил.

В пункте 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" указано, что вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения, не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (обычный потребитель).

Из изложенного следует вывод, что товар изготовлен не истцом, но другим производителем; при этом на товар и упаковку нанесены обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При таких обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

Расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в полном объеме.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с ООО «ПКМИ СПб» (ОГРН <***>) в пользу ООО «Томский инструментальный завод» (ОГРН <***>) 1 421 085,00 руб. компенсации, а также 27 211,00 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.


Судья Виноградова Л.В.