Решение от 14 августа 2019 г. по делу № А56-7206/2019

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-7206/2019
14 августа 2019 года
г.Санкт-Петербург


Резолютивная часть решения объявлена 05 августа 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 14 августа 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Евдошенко А.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью "Серамик Про Рус"

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Синергия"

третье лицо: Индивидуальный предприниматель Молчанов Дмитрий Анатольевич

о защите исключительных прав на товарный знак

при участии

от истца: представитель ФИО3, доверенность от 01.10.2018

от ответчика: не явился, извещен

- от третьего лица: не явился, извещен

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Серамик Про Рус" (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Синергия" (далее – ответчик) о защите исключительных прав на товарный знак с требованием:

1) обязать ответчика уничтожить имеющуюся у него контрафактную продукцию с изображением товарного знака «CEramic Pro» с предоставлением соответствующих актов списания и уничтожения;

2) взыскать с ответчика 3 053 949 руб. 40 коп. компенсации убытков из расчета двукратной стоимости контрафактных экземпляров (товаров).

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились.

Истец поддержал заявленные требования, представил дополнительные документы, приобщил к материалам дела экземпляр спорной продукции, закупленной у ответчика.

Ответчик возражений по существу спора не представил.

С учетом совокупности исследованных по делу обстоятельств применительно к предмету настоящего спора, суд полагает возможным рассмотреть дело в настоящем судебном заседании по имеющимся материалам дела.

Дело рассмотрено в отсутствии надлежаще извещенных ответчика и третьего лица в соответствии со статьями 121, 123, 156 АПК РФ.

Заслушав пояснения представителя истца, исследовав и оценив материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Истец является правообладателем товарного знака «CEramic Pro» по свидетельству №555459 от 23.10.2015 (дата приоритета от 29.01.2014), исключительные права на использование которым принадлежат истцу на основании исключительной лицензии - лицензионного договора №1-Р/2016 на использование товарного знака от 29.04.2016, заключенного между истцом (лицензиат) и ФИО2 (лицензиар). Предоставление истцу права использования товарного знака по договору зарегистрировано в Роспатенте за №РД0203655 от 10.08.2016, что подтверждается уведомлением №2016Д11171.

Указанный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, выполненное на фоне чёрного прямоугольника стилизованными заглавными буквами латинского алфавита белого цвета. Первые буквы словесных элементов акцентировано увеличены в размерах. Буква «Е» выполнена фиолетовым цветом, буква «А» не имеет характерной перемычки. Согласно свидетельству на товарный знак № 555459 (591) Указание цвета или цветового сочетания: белый, черный, фиолетовый. (511) Классы МКТУ 01 «-препараты для придания водонепроницаемости цементу, за исключением красок; предохранители для цемента, за исключением красок и масел; составы для производства технической керамики; вещества химические для выделки кожи; вещества поверхностно-активные; предохранители для консервации кирпичной кладки, за исключением красок и масел; химикаты для предотвращения образования пятен на тканях; тальк (силикат магния)».

Как указывает истец, он оказывает услуги и реализует товары при обработке кузовных деталей автомобилей, стёкол, дисков и др. Указанным товарным знаком маркирована продукция, содержащая поверхностно активные вещества под следующими наименованиями: (CP 9H 06/18/2011; Ceramic PRO Stone 08/13/2013; Ceramic PRO STRONG 03/26/2012; Ceramic PRO Cleaner 06/05/2013; Ceramic PRO IronX 03/18/2013; Nano-Polish 04/23/2010; Ceramic PRO SHAMPOO 06/15/2011; Nano-TAG 06/25/2012; Nano-Textile 04/23/2010; Серия PRO для Light, Leather, Plastic, SPORT и Rain 06/29/2012). Из Сведений об идентификации продукции компании от 23.04.2010 г. до 13.08.2013 следует, что указанная продукция содержит поверхностно-активные вещества (изопропиловый спирт, гидрофобный диоксид кремния, нормальный алкан, динатрия N-лаурил-бета-иминодипропионат, 2-бутоксиэтанол, гидрофильный диоксид титана, фирменная композиция) и принадлежит к 01 классу МКТУ.

В октябре 2017 истец произвел у ответчика закупку товара по договору A-SYN-048 от 13.10.2017 г. (спецификация от 17.10.2017; счет-фактура и накладная № 17101702 от 17.10.2017) на общую сумму 1 542 807,03 руб. Оплата была произведена истцом платежными поручениями: № 110 от 17.10.2017 на сумму 85 629,15 руб.; № 111 от 17.10.2017 на сумму 1 415 552,6 руб.; № 117 от 27.10.2017 на сумму 25 797,95 руб.

В указанных документах содержались обозначения товаров Ceramic Pro 9H; Ceramic Pro Light; Ceramic Pro Nano-Polish, а сами товары, как указывает истец, были маркированы этикетками с обозначением, тождественным изображению товарного знака.

Полагая, что ответчик при реализации контрафактной продукции нарушает исключительные права истца путем использования тождественного изображения на этикетках контрафактных товаров, а также спорного изображения, сходного до степени смешения с товарным знаком, на документации (счета на оплату, счета-фактуры, накладные), ответчику была направлена претензия с требованием прекратить нарушение исключительных прав истца и уплатить компенсацию.

Неисполнение указанных требований послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Статьей 10.bis Парижской «Конвенции по охране промышленной собственности» от 20 марта 1883 г. установлено:

«(1) Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции.

(2) Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

(3) В частности, подлежат запрету:

1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров».

В соответствии с п.п. 14 п. 1 ст. 1225 ГК РФ к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), относятся товарные знаки.

Статьей 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

При этом другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно подпунктам 1, 4 и 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Кроме того, в пункте 4 статьи 1252 ГК РФ указано, что в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными.

На основании пункта 3 статьи 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из представленных в материалы дела доказательств в их совокупности и оценки их с точки зрения сопоставления спорных обозначений с товарным знаком истца по признакам графического, звукового и смыслового значения, видно, что обозначения, используемые в деловой документации и на упаковке закупленного у ответчика товара при продвижении аналогичной продукции, являются сходными до степени смешения с товарным знаком истца.

Руководствуясь восприятием товарного знака и реализуемой ответчиком продукции, учитывая графическое, звуковое и смысловое сходство спорного обозначения, используемого на упаковке аналогичных товаров и деловой документации, а также общее впечатление, которые производят эти обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг, суд приходит к выводу, что имеется возможность реального смешения спорной продукции в глазах потребителей.

Установив имеющие значение для дела обстоятельства, оценив довод истца в обоснование заявленных требований, исследовав представленные доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, руководствуясь положениями статей 1229, 1252, 1484, 1515 ГК РФ, суд приходит к выводу о доказанности истцом факта неправомерного использования ответчиком товарного знака без разрешения правообладателя и наличия оснований для взыскания компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарный знак.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

С учетом фактических обстоятельств истец считает возможным осуществить восстановление своих прав и компенсацию убытков за нарушение исключительных прав на средство индивидуализации в соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ, согласно которому истец вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака»

В качестве одного из способов защиты нарушенного права истцом избрана компенсация за нарушение исключительного права на использование товарного знака способом, предусмотренным пунктом 2 части 4 статьи 1515 ГК РФ в виде двукратного размера стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Согласно пункту 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Из материалов дела усматривается, что товар, содержащий в себе обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, был введен в гражданский оборот и реализован конечному потребителю, что подтверждает вероятность причинения убытков правообладателю, связанных с неполучением средств от реализации аналогичной продукции.

Ответчик является юридическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, обладает необходимыми средствами и ресурсами для получения информации об объектах интеллектуальной деятельности в открытом доступе, проявляет активность во внешнеэкономической деятельности.

С позиции соблюдения принципов надлежащей осмотрительности и недопущения недобросовестного использования экономических преимуществ, полученных в результате использования товарного знака, ответчик должен был избегать возможности реализации на территории РФ введенной в гражданский оборот продукции, содержащей обозначения, сходные до степени смешения с иными средствами индивидуализации юридического лица, зарегистрированными в качестве товарных знаков.

Однако в нарушение положений статьи 401 ГК РФ ответчик не проявил должную степень заботливости и осмотрительности при использовании средств индивидуализации, а напротив, без договора использовал товарный знак истца с целью получения незаконных конкурентных преимуществ на соответствующем товарном рынке.

Кроме того, действия по реализации товара предоставляли ответчику возможность привлекать потенциальных потребителей оригинальной продукции истца и обеспечивать повышенный спрос на нелицензионную продукцию, вводимую в гражданский оборот без получения разрешения правообладателя в отношении спорного средства индивидуализации.

Поскольку сумма компенсации определяется судом без доказывания суммы убытков, принимая во внимание характер допущенного нарушения, а также отсутствие доказательств наличия обстоятельств, являющихся основанием для исключительного случая уменьшения минимальной суммы компенсации, рассчитанной способом, определенным пунктом 2 части 4 статьи 1515 ГК РФ (отсутствие мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами), суд приходит к выводу, что истребуемый размер компенсации из расчета двукратной стоимости приобретенного истцом и введенного ответчиком в гражданский оборот без разрешения правообладателя контрафактного товара отвечает принципам разумности и справедливости, а также соразмерности последствиям нарушенного обязательства, а потому подлежит взысканию в размере 3 053 949 руб. 40 коп. исходя из доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак заявленным способом. Указанную сумму, исходя из указанных положений закона и установленных судом фактических обстоятельств спора, суд полагает разумной и не обладающей признаками чрезмерности.

Что касается требований об обязании ответчика уничтожить имеющуюся у него контрафактную продукцию с изображением товарного знака «CEramic Pro» с предоставлением соответствующих актов списания и уничтожения, то суд не установил оснований для удовлетворения иска в этой части, поскольку документальных подтверждений наличия у ответчика аналогичной продукции, маркированной товарным знаком истца, не представлено. Иск о понуждении к исполнению обязательства в натуре без указания конкретных сведений о контрафактной продукции носит абстрактный характер, что не соответствует требованиям реальности и обязательности исполнения судебного акта.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Синергия" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Серамик Про Рус" 3 053 949 руб. 40 коп. компенсации, а также 38 270 руб. расходов по оплате госпошлины.

В остальной части в иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Евдошенко А.П.