Решение от 4 августа 2020 г. по делу № А57-2279/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А57-2279/2020
04 августа 2020 года
город Саратов


Резолютивная часть решения оглашена 29 июля 2020 года

Полный текст решения изготовлен 04 августа 2020 года


Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи О.И. Лузиной, при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя «ФИО3» (ОГРНИП 309526325100017 ИНН <***>), город Нижний Новгород

к индивидуальному предпринимателю «Хагай Дмитрий Моисеевич» (ОГРНИП 318645100062521 ИНН <***>), город Новоузенск, Саратовская область

о запрете ответчику использовать без согласия истца любыми способами товарных знаков Автосуши», зарегистрированных по свидетельствам №451427, №682687,

об обязании ответчика уничтожить за свой счет рекламную вывеску и иные средства индивидуализации, о запрете ответчику использовать без согласия истца товарных знаков «Автосуши», зарегистрированных по свидетельствам №451427, №682687 любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, посредством изображения обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца на главной странице сайта (доменное имя https://kavasaki64.ru; при указании наименования работодателя (Авто-Суши Энгельс) в поисковой системе Google, при указании ссылки на сайт ответчика, взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 2 000 000 руб., расходов на оплату нотариальных услуг по обеспечению доказательств в размере 27 162 руб.

при участии представителей:

от истца – ФИО2 по доверенности;

от ответчика – не явился, уведомлен;

У С Т А Н О В И Л:

В Арбитражный суд Саратовской области обратился индивидуальный предприниматель ФИО3 с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО4 о запрете ответчику использовать без согласия истца любыми способами товарных знаков «Автосуши», зарегистрированных по свидетельствам №451427, №682687, об обязании ответчика уничтожить за свой счет рекламную вывеску и иные средства индивидуализации, о запрете ответчику использовать без согласия истца товарных знаков «Автосуши», зарегистрированных по свидетельствам №451427, №682687 любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, посредством изображения обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца на главной странице сайта (доменное имя https://kavasaki64.ru; при указании наименования работодателя (Авто-Суши Энгельс) в поисковой системе Google, при указании ссылки на сайт ответчика, о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 2 000 000 руб., расходов на оплату нотариальных услуг по обеспечению доказательств в размере 27 162 руб.

Отводов суду не заявлено.

Других заявлений и ходатайств от сторон не поступило.

В ходе рассмотрения дела истец неоднократно уточнял исковые требования в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно последним уточнениям истец уточняет 4 пункт просительной части и просит взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарных знаков в размере 500 000 руб.

В силу части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Соответствующие уточнения исковых требований приняты арбитражным судом, поскольку они не противоречат закону и нарушают права других лиц.

В судебное заседание явился представитель истца, который поддержал заявленные требования с учетом уточнений.

Ответчик в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте его проведения извещен в соответствии с требованиями статей 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с ч. 6 ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.

В соответствии со ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, проведения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом направленной ему копии судебного акта.

Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если:

1) адресат отказался от получения копии судебного акта и этот отказ зафиксирован;

2) несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем орган связи проинформировал арбитражный суд;

3) копия судебного акта, направленная арбитражным судом по последнему известному суду месту нахождения организации, месту жительства гражданина, не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем орган связи проинформировал арбитражный суд.

Информация о всех принятых по делу судебных актах, о датах, времени и месте проведения судебных заседаний размещалась на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru., а также в информационных киосках, расположенных в здании арбитражного суда.

Суд предлагал ответчику представить в соответствии со статьей 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мотивированный отзыв в отношении предъявленных требований, доказательства в подтверждение своих доводов, между тем, в материалы дела данные документы представлены не были.

Ответчик письменный отзыв на иск не представил.

В соответствии со статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Права участников процесса неразрывно связаны с их процессуальными обязанностями, поэтому, в случае нереализации участником процесса предоставленных ему законом прав, последний несет риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с несовершением определенных действий. В рассматриваемом случае таким неблагоприятным последствием явилось вынесение судебного акта без учета позиции ответчика относительно предъявленных к нему требований.

В соответствии с п. 1 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

Согласно п. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

В соответствии с пунктом 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд рассматривает дело в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, по имеющимся в материалах дела доказательствам по правилам главы 26 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основание своих требований и возражений.

Арбитражному суду представляются доказательства, отвечающие требованиям статей 67, 68, 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Дело рассматривается в порядке статей 153-167 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, проверив доводы, изложенные в исковом заявлении, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, Истец является правообладателем следующих комбинированных товарных знаков «Авто суши»:

1. с приоритетом товарного знака от 12 марта 2010 года, на основании Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 451427 и приложения к нему. В соответствии со Свидетельством, товарный знак «Автосуши» зарегистрирован на имя ИП ФИО3 в отношении класса МКТУ и перечня следующих товаров и/или услуг: 43-аренда помещений для проведения встреч; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд им доставки их на дом. Товарный знак зарегистрирован 17.01.2012 года, дата публикации - 12.02.2012 года;

2. с приоритетом товарного знака от И декабря 2017 года, на основании Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 682687 и приложения к нему. В соответствии со Свидетельством, товарный знак «Автосуши» зарегистрирован на имя ИП ФИО3 в отношении класса МКТУ и перечня следующих товаров и услуг: 30- суши, 35- демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям (информация потребительская товарная); организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; распространение образцов; реклама; услуги Интернет-магазинов по продаже товаров; услуги по продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), 43- закусочные; кафе; кафетерии; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; рестораны японской кухни; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях: услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом: услуги ресторанов вашоку; услуги суши-баров;

3. с приоритетом товарного знака от 11 декабря 2017 года, на основании Свидетельства на товарный знак (знак самообслуживания) № 682686 в отношении комбинированного товарного знака «Avtosushi» в отношении аналогичного класса МКТУ.

25 июля 2019 года истцом было установлено незаконное использование товарного знака ответчиком ИП ФИО4, зарегистрированного на имя ИП ФИО3, выразившееся в использовании обозначения, сходного до степени смешения с ТЗ «Автосуши» при осуществлении Ответчиком деятельности в помещении кафе «Автосуши Кавасаки», расположенном по адресу в г. Энгельс Саратовской области: улица Веселая, дом 10а (незаконное использование выразилось в указании обозначения, сходного до степени смешения с ТЗ, на на вывеске, расположенной над входом в помещение кафе, на информационной табличке, расположенной на входной двери в помещение кафе, на рекламных растяжках, расположенных на фасаде строения, в котором расположено кафе, на элементах интерьера в помещении кафе, на рекламных буклетах и иных средствах введения товара в оборот).

Также, истец указывает, что незаконное использование товарного знака выразилось в изображении обозначения, сходного до степени смешения с ТЗ, на главной странице сайта (доменное имя https://kavasaki64.ru): при указании наименования работодателя (Авто-Суши Энгельс) в поисковой системе Google, в том числе, но не ограничиваясь при указании ссылки на сайт компании использовано обозначение, тождественное зарегистрированному ТЗ, а переход по ссылке приводит на сайт ИП ФИО3

Наличие нарушений подтверждается копией чека безналичной оплаты, счета, фотографиями, видеозаписью, протоколом осмотра и исследования письменных доказательств от 06 августа 2019 года, составленного нотариусом г. Нижнего Новгорода.

16 августа 2019 года в адрес истцом ответчика направлена претензия с требованием о прекращении незаконного использования товарного знака и выплате компенсации за незаконное использование товарного знака, что подтверждается текстом претензии, почтовой квитанцией и описью вложения.

Претензия ответчиком оставлена без ответа и удовлетворения.

Истец считает, что действиями ответчика нарушаются его права, как правообладателя, поскольку истец и ответчик осуществляют однородную деятельность.

Оценив представленные в дело доказательства на основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к следующим выводам.

В силу пункта 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинства и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе, аудиовизуальные произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства.

Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 ГК РФ в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием правообладателя.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Истец отмечает, что товарный знак «Автосуши» и словесное обозначение «Автосуши», используемое ответчиком, являются сходными до степени смешения по следующим основаниям.

Комбинированный товарный знак «Автосуши» с датой приоритета от 12 марта 2010 года, состоит из словесного элемента «Автосуши», выполненного заглавными буквами русского алфавита нестандартным шрифтом в красном цветовом решении, и графического элемента. При этом, основной элемент — словесный, именно он несет основную идею, основную мысль, заложенную в осуществлении истцом его деятельности - быстрая доставка готовых блюд японской кухни на дом, в офис или по любому адресу, указанному потребителем в заявке.

Истец отмечает, что комбинированный товарный знак «Автосуши» с датой приоритета от 11 декабря 2017 года, состоит из словесного элемента «Автосуши», выполненного заглавными и строчными буквами русского алфавита нестандартным шрифтом, в черном и оранжевом цветовом сочетании, и графического элемента в виде улыбки. При этом, основной элемент - словесный, именно он несет основную идею, основную мысль, заложенную в осуществлении истцом его деятельности — быстрая доставка готовых блюд японской кухни на дом, в офис или по любому адресу, указанному потребителем в заявке.

Истец осуществляет свою деятельность в 30 городах России (Центральный регион, Приволжье, Южный регион). География присутствия постоянно расширяется посредством заключения договоров коммерческой концессии, в соответствии с которыми истец, как правообладатель, предоставляет пользователям право на использование товарного знака в коммерческих целях, за вознаграждение.

Словесный элемент «Автосуши», используемый ответчиком в словесном обозначении «Автосуши Кавасаки», выполнен в аналогичном цветовом решении заглавными и строчными буквами русского алфавита, в такой же стилистике написания, с использованием аналогичного графического элемента улыбка.

Словесное обозначение «Автосуши Кавасаки» состоит из двух словесных элементов.

При этом, основной элемент в данном словесном обозначении — словесный элемент «Автосуши», как элемент, несущий основную смысловую нагрузку. Словесный элемент «Кавасаки» является дополнительным, не меняющим смыслового значения всего обозначения в целом.

Спорное словесное обозначение сходно до степени смешения с противопоставляемыми ему товарными знаками ввиду фонетического и семантического тождества их доминирующего словесного элемента «Автосуши», а также их графического сходства ввиду использования заглавных и прописных букв русского алфавита, сходства по стилистике написания обоих словесных элементов, а также сходства графических элементов.

Оба словесных элемента имеют определенное смысловое значение, лексическая единица, используемая ответчиком, по своей смысловой нагрузке полностью идентична словесному элементу противопоставленного товарного знака.

И товарный знак, и словесное обозначение характеризуются подобием заложенных в них понятий, идей, вследствие чего возможно утверждать о семантическом сходстве спорного обозначения и товарного знака.

Фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено звуковым вхождением в состав обозначения противопоставленного товарного знака, а также тождеством звучания обоих элементов.

В связи с чем истец считает возможным сделать вывод об их ассоциировании друг с другом в целом, не смотря на отдельные отличия, поскольку имеет место сходство именно сильных элементов обозначения и противопоставленного ему товарного знака.

Лексическое значение противопоставляемых словесных элементов обусловлено заложенной идеей, которая выражена в том, чтобы вызвать у российского потребителя смысловые ассоциации, связанные с быстрой доставкой блюд японской кухни по удобному для потребителя адресу. Ассоциации связаны именно со словесным элементом «Автосуши», в который заложено основной смысл.

В обозначении «Автосуши Кавасаки» дополнительный словесный элемент «Кавасаки» не придает словесному обозначению дополнительную семантическую окраску, оба кафе специализируются на приготовлении и доставке блюд японской кухни.

Именно словесный элемент «Автосуши» и в словесном обозначении, используемом ответчиком, и в противопоставленном ему товарном знаке занимает начальное положение.

В связи с вышеизложенным, истец считает, что противопоставленный словесному обозначению товарный знак сходен до степени смешения с обозначением, а потому, словесное обозначение может восприниматься потребителем, как обозначение, используемое тем же производителем.

Согласно пункта 1 статьи 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Товарный знак служит средством индивидуализации производимых товаров, позволяет покупателю отождествлять маркированный товар с конкретным производителем, вызывает определенное представление о продукции.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В силу пункта 3 названной статьи никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 14 постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах», и положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец обязан доказать факт принадлежности ему авторских прав и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Аналогично бремя доказывания распределяется и при установлении факта законности/незаконности использования товарного знака.

Факт продажи контрафактного товара и принадлежность истцу исключительных прав, в защиту которых предъявлен настоящий иск, ответчиком не оспорены.

Принимая во внимание имеющиеся в деле доказательства, суд пришел к выводу о доказанности истцом факта нарушения ответчиком его исключительных прав.

В силу пункта 2 части 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Отсутствие запрета не является согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование товарного знака без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность.

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 18.07.2006 года № 2979/06. угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или. если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначаемых знаком товаров и услуг.

На момент предоставления правовой охраны товарному знаку «Автосуши» с приоритетом от 12 марта 2010 года действовал Приказ Роспатента от 05.03.2003 N 32 "О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания. Период действия приказа до 2015 года, (далее Правила № 32).

На момент предоставления правовой охраны товарному знаку «Автосуши» с приоритетом от 11 декабря 2017 года действовал Приказ Роспатента от 20 июля 2015 года № 482 (далее Правила № 482).

В соответствии с пунктом 14.4.3. Правил № 32 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В связи с вышеизложенным, истец считает возможным сделать вывод об однородности товаров, изготавливаемых истцом и ответчиком, об однородности услуг, оказываемых сторонами, поскольку обе стороны изготавливают блюда японской кухни из однородных продуктов, условия сбыта которых также идентичны, круг потребителей идентичен.

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Президиумом Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 года № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и, по общему правилу, может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Как указано в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 года, при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил № 32 и Правилами № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на отдельные отличия.

В силу указанных Правил словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Признаки, перечисленные в настоящем пункте, могут учитываться как в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Звуковое сходство определяется, в том числе, на основании вхождения одного обозначения в другое.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление, вид шрифта, графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные), расположение букв по отношению друг к другу, алфавит, буквами которого написано слово, цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют, в том числе, на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений на разных языках, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение, и, который имеет самостоятельное значение.

Согласно пункту 14.4.2.4. Правил № 32 и согласно Правил № 482 комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с подпунктом 4.2.1.2. Методических рекомендаций к наиболее распространенным случаям звукового сходства относится фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

Подпунктом 4.2.1.3. указанных Методических рекомендаций предусмотрено, что в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

Обозначение с тем же сильным элементом может рассматриваться как сходное до степени смешения с соответствующим товарным знаком.

В данном случае, в состав товарного знака истца и словесного обозначения ответчика входят схожие до степени смешения сильные элементы - «Автосуши».

Разделом 6 Методических рекомендаций предусмотрено, что при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в обозначении.

Под лексическим значением слова следует понимать содержание слова, то есть устанавливаемую нашим мышлением соотнесенность между звуковым комплексом и предметом или явлением действительности, которые обозначены этим комплексом звуков. Носителем лексического значения является основа (корень) слова.

В рассматриваемом случае лексическое значение, по мнению истца, обусловлено заложенной идеей, которая выражена в том, чтобы вызвать у российского потребителя смысловые ассоциации, связанные с возможностью получить услугу по доставке блюд японской кухни по любому удобному для потребителя адресу.

Как отмечено в Методических рекомендациях, вхождение одного обозначения в другое является основанием для признания таких обозначений сходными до степени смешения.

Охрана товарному знаку истца предоставлена на всей территории Российской Федерации независимо от того, представлена деятельность в конкретном регионе или нет.

Деятельность истца аналогична деятельности ответчика (оказание услуг общественного питания). Использование товарного знака «Автосуши» на законных основаниях возможно только с разрешения его правообладателя, посредством заключения договора коммерческой концессии.

Истцом также заявлено требование о запрете ответчику использования товарных знаков в сети интернет.

В соответствии с п. 15 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 года № 149- ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

доменное имя - обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети "Интернет" в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети "Интернет".

В соответствии с правилами части 1 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

На основании части 2 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Характерной особенностью правового режима использования товарного знака является почти полное отсутствие ограничений исключительного права правообладателя. Единственным таким ограничением, предусмотренным законодательством, является указание об исчерпании исключительного права (ст. 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации), в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия .

Согласно статье 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуатизации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными 3 настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Предусмотренные ГК РФ способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом. Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

Требование о взыскании компенсации на основании подпункта 3 пункта 1, пункт 3 статьи 1252 ГК РФ может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе, с учетом неохраняемых элементов.

При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг). Понятие «использование товарного знака» не может быть сведено лишь к индивидуализации товара без его введения в гражданский оборот, использования товарного знака на выставках, в документации, в рекламе товара, при импорте, продаже и иными способами, перечислить которые в полном объеме невозможно по причине достаточно широкого диапазона видов товарных знаков (графический, словесный, объемный, смешанный и т.д.).

О том, что перечень способов использования товарных знаков не исчерпывается п. 2 ст. 1484 ГК РФ прямо указывают п. 1 ст. 1484 и п. 1 ст. 1229 ГК РФ. Как указано в п. 8 Постановления Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», способы использования товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара в силу ст. ст. 1484, 1519 ГК РФ не ограничиваются лишь размещением перечисленных средств индивидуализации. Правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара любым не противоречащим закону способом.

Истец считает, что обозначение «автосуши», используемое ответчиком в сети Интернет, сходно до степени смешения с товарным знаком истца, ответчик использует данное обозначение, осуществляет деятельность по приготовлению и доставке блюд японской кухни, то есть оказывает услугу, в отношении которой зарегистрирован товарный знак истца, указанное обозначение занимает начальное положение в обозначении кафе ответчика на сайте.

Частью 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, 2) в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно ст. 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (ст.ст. 1250. 1252 и 1253), вправе в соответствии с п. 3 ст. 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом, по усмотрению суда.

Деятельность истца представлена во многих регионах центральной и южной России и за рубежом. География присутствия постоянно расширяется посредством заключения договоров коммерческой концессии, по условиям которых истец, как правообладатель, предоставляет пользователям, субъектам предпринимательской деятельности, право на использование товарного знака, получая за это вознаграждение.

Охрана товарным знакам предоставлена на всей территории Российской Федерации независимо от того, представлена деятельность в конкретном регионе или нет.

Согласно сведениям, содержащимся в выписке из ЕГРИП ИП ФИО4 осуществляет свою деятельность с 12 июля 2018 года.

Таким образом, период незаконного использования товарного знака «Автосуши» является по мнению истца длительным, на протяжении более года. Суд соглашается с позицией истца.

В денежном выражении размер вознаграждения правообладателя ФИО3 по договору коммерческой концессии ежемесячно составляет от 300 000 до 600 000 руб.

Исходя из вышеизложенного, истец определяет размер компенсации, подлежащей взысканию с ответчика в его пользу в размере 500 000 руб.

Исследовав и оценив в соответствии со статьи 71 АПК РФ в совокупности представленные в материалы доказательства, а также с учетом общего восприятия товарных знаков истца, суд приходит к выводу о наличии вероятности смешения товара и изображений на товаре ответчика с товарными знаками истца.

В пункте 43.2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Согласно пункту 43.3 названного постановления, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301 и 1311 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:

- убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;

- правонарушение совершено ответчиком впервые;

- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

В материалах дела отсутствует мотивированное заявление ответчика о необходимости снижения заявленного размера компенсации по критериям, изложенным в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, равно как и не представлено надлежащих доказательств, явно свидетельствующих о возможности подобного снижения по упомянутым критериям.

Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Таким образом, суд приходит к выводу, что размер требуемой истцом компенсации является обоснованным, соразмерным и отвечающим принципам разумности и справедливости.

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика расходов на оплату нотариальных услуг в размере 27 162 руб.

Статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса РФ предусмотрено, что судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

В силу статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса РФ, к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся, среди прочих, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

При этом право на возмещение таких расходов возникает при условии фактически понесенных стороной затрат.

В подтверждение несения расходов на оплату нотариальных услуг истцом представлены протокол осмотра и исследования письменных доказательств в порядке их обеспечения от 06.08.2019 г. (ВрИО нотариуса ФИО5) с указанием стоимости 27 162 руб., квитанция об оплате б/н от 06.08.2019 г. на сумму 27 162 руб.

Суд признает заявленные расходы реально понесенными, документально обоснованными и разумными.

Согласно статье 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражным судом суд решает вопросы о распределении судебных расходов.

В связи с изложенным, а также учитывая, что указанные расходы являются для заявителя прямыми расходами, обусловлены подачей иска в суд с целью обеспечения возможности защиты своих прав, суд считает их обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Доказательства, подтверждающие расходы, должна представить сторона, требующая возмещения расходов.

Истец при подаче искового заявления платежным поручением №2140 от 11.12.2019 г. оплатил в федеральный бюджет государственную пошлину в размере 51 000 руб.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Поскольку исковые требования удовлетворены судом в полном объеме, с учетом уточнений истца, расходы по оплате государственной пошлины в размере 31 000 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца, государственная пошлина в размере 20 000 руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь ст. 49,110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить.

Запретить индивидуальному предпринимателю «Хагай Дмитрий Моисеевич» (ОГРНИП 318645100062521 ИНН <***>), город Новоузенск, Саратовская область использование без согласия индивидуального предпринимателя «ФИО3» (ОГРНИП 309526325100017 ИНН <***>), город Нижний Новгород любыми способами товарный знак «Автосуши», зарегистрированный на имя индивидуального предпринимателя «ФИО3», для индивидуализации товаров, работ и услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 451427, № 682687, № 682686.

Обязать индивидуального предпринимателя «Хагай Дмитрий Моисеевич» (ОГРНИП 318645100062521 ИНН <***>), город Новоузенск, Саратовская область уничтожить за свой счет находящиеся в его владении рекламную вывеску, расположенную над входом в помещения кафе «Автосуши Кавасаки», по адресу в г. Энгельс Саратовской области: <...>; информационную табличку, размещенную на входной двери кафе, расположенного по адресу: <...>; рекламные баннеры с изображением обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками индивидуального предпринимателя «ФИО3» (ОГРНИП 309526325100017 ИНН <***>), размещенные на фасаде здания, по адресу: <...>; иные средства введения услуги и товаров индивидуального предпринимателя « Хагай Дмитрий Моисеевич» в оборот, в том числе, не ограничиваясь, рекламными буклетами, предметами интерьера.

Запретить индивидуальному предпринимателю « Хагай Дмитрий Моисеевич» (ОГРНИП 318645100062521 ИНН <***>), город Новоузенск, Саратовская область использовать без согласия индивидуального предпринимателя «ФИО3» (ОГРНИП 309526325100017 ИНН <***>), товарные знаки «Автосуши» по Свидетельствам № 451427, № 682687, № 682686 в сети Интернет любым способом, в том числе, не ограничиваясь, посредством изображения обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками индивидуального предпринимателя «ФИО3» (ОГРНИП 309526325100017 ИНН <***>), на главной странице сайта (доменное имя https://kavasaki64.ru); при указании наименования работодателя (Авто-Суши Энгельс) в поисковой системе Google, при указании ссылки на сайт индивидуального предпринимателя « Хагай Дмитрий Моисеевич».

Взыскать с индивидуального предпринимателя «Хагай Дмитрий Моисеевич» (ОГРНИП 318645100062521 ИНН <***>), город Новоузенск, Саратовская область в пользу индивидуального предпринимателя «ФИО3» (ОГРНИП 309526325100017 ИНН <***>), г.Нижний Новгород компенсацию в размере 500 000 руб. за незаконное использование товарного знака.

Взыскать с индивидуального предпринимателя «Хагай Дмитрий Моисеевич» (ОГРНИП 318645100062521 ИНН <***>), город Новоузенск, Саратовская область в пользу индивидуального предпринимателя «ФИО3» (ОГРНИП 309526325100017 ИНН <***>), г.Нижний Новгород судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 31 000 руб., расходы на оплату нотариальных услуг по обеспечению доказательств в размере 27 162 (Двадцать семь тысяч сто шестьдесят два) рубля.

Индивидуальному предпринимателю «ФИО3» (ОГРНИП 309526325100017 ИНН <***>), г.Нижний Новгород выдать справку на возврат из бюджета сумму 20 000 руб., излишне уплаченную платежным поручением № 2140 от 11.12.2019 г.государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме, через Арбитражный суд Саратовской области.

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информация о принятых по делу судебных актах размещается на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru., а также в информационных киосках, расположенных в здании арбитражного суда.

Направить решение арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.


Судья Арбитражного суда

Саратовской области О.И.Лузина