Решение от 24 июля 2018 г. по делу № А70-4982/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело №

А70-4982/2018
г. Тюмень
24 июля 2018 года
Резолютивная часть решения оглашена 17.07.2018г.

В полном объеме решение изготовлено 24.07.2018г.


Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Марковой Н.Л., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Водовозовой Ю.Б., рассмотрев в судебном заседании дело по иску от 14.03.2018 №б/н

ООО «Авто-Брокер» (далее – истец)

к ООО «Авто-Пробег» (далее – ответчик)

третье лицо – ФИО1

о взыскании денежных средств,


при участии:

от истца: не явился, извещен

от ответчика: ФИО2, доверенность от 24.05.2018 №б/н

от третьего лица: ФИО2, доверенность от 12.02.2018 №72/17-н/72-2018-3-265



установил:

ООО «Авто-Брокер» 05.04.2018 обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с исковым заявлением к ООО «Авто-Пробег» о взыскании:

- 500000,00 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака (знак обслуживания) №609046,

- 13000,00 рублей расходов по оплате госпошлины,

- 2700,00 рублей расходов за дубликат нотариального удостоверенного протокола осмотра доказательств,

- 20000,00 рублей расходов на оплату юридических услуг.

Исковые требования со ссылкой на ст.ст.1225, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) мотивированы тем, что ответчик незаконно использовал товарный знак, обладателем исключительной лицензии на который является истец, без согласия истца.

Ответчик и третье лицо исковые требования оспорили, указали о ненадлежащем ответчике по делу, об отсутствии выводов в экспертном заключении №092-09-00201 об однородности услуг, а также заявили о чрезмерности размера компенсации (т.2 л.д.104-106, 116-120).

Истец с доводами ответчика и третьего лица не согласился, о чем представил письменную позицию (т.2 л.д.130-132).

Истец в назначенное судебное заседание не явился, извещен.

Представитель ответчика и третьего лица в судебном заседании поддержал позицию отзывов, кроме того ходатайствовал о снижении размера компенсации до 10000,00 рублей в случае удовлетворения исковых требований.

Исследовав и оценив обстоятельства дела, заслушав представителя ответчика и третьего лица, суд считает, что иск подлежит удовлетворению, а доводы ответчика и третьего лица отклонению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ООО «Авто-Брокер» является правообладателем товарного знака (знака обслуживания) в виде изобразительного обозначения, согласно свидетельству №609046 от 16.03.2017, с датой приоритета 22.11.2015, сроком действия до 22.11.2025 года.

ООО «Авто-Брокер» 21.04.2017 был установлен и зафиксирован факт размещения в сети Интернет на сайте www.a-p72.ru, администратором доменного имени a-p72.ru в соответствии с регистрационными данными является ФИО1, что подтверждается письмом ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ, исх. №121019 от 16.05.2017, о чем свидетельствуют представленные в материалы дела следующие скриншоты:

- скриншот интернет-страницы a-p72.ru от 21.04.2017 г., 14 часов 14 минут;

- скриншот интернет-страницы a-p72.ru от 21.04.2017 г., 14 часов 15 минут;

- скриншот интернет-страницы a-p72.ru от 21.04.2017 г., 14 часов 17 минут;

- скриншот интернет-страницы a-p72.ru от 21.04.2017 г., 14 часов 18 минут;

- скриншот интернет-страницы a-p72.ru от 21.04.2017 г., 14 часов 19 минут;

- скриншот интернет-страницы a-p72.ru от 21.04.2017 г., 14 часов 20 минут;

- скриншот интернет-страницы a-p72.ru от 21.04.2017 г., 14 часов 21 минута;

- скриншот интернет-страницы a-p72.ru от 21.04.2017 г., 14 часов 22 минуты;

- скриншот интернет-страницы a-p72.ru от 21.04.2017 г., 14 часов 23 минуты;

- скриншот интернет-страницы a-p72.ru от 21.04.2017 г., 14 часов 23 минуты;

- скриншот интернет-страницы a-p72.ru от 21.04.2017 г., 14 часов 24 минуты;

- скриншот интернет-страницы a-p72.ru от 21.04.2017 г., 14 часов 25 минут.

ООО «Авто-Брокер» 21.04.2017 в сети Интернет на сайте www.a-p72.ru было установлено, что часть изображения незаконно используемого ответчиком спорного товарного знака подверглась изменению. Несмотря на изменения обозначения «АВТО ПРОБЕГ», на указанном сайте продолжают оставаться как изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, так и само изображение товарного знака истца. Указанное обстоятельство подтверждается следующими скриншотами:

- скриншот интернет-страницы a-p72.ru от 17 октября 2017 года, 15 часов 27 минут;

- скриншот интернет-страницы a-p72.ru от 17 октября 2017 года, 15 часов 28 минут;

- скриншот интернет-страницы a-p72.ru от 17 октября 2017 года, 15 часов 28 минут;

- скриншот интернет-страницы a-p72.ru от 17 октября 2017 года, 15 часов 29 минут;

- скриншот интернет-страницы a-p72.ru от 17 октября 2017 года, 15 часов 31 минута;

- скриншот интернет-страницы a-p72.ru от 17 октября 2017 года, 15 часов 50 минут.

Обозначение «АВТО ПРОБЕГ», размещенное на указанном сайте, является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №609046, имеющим правовую охрану на территории РФ, что подтверждается Экспертным заключением № 092-09-00201, составленным 09.08.2017 экспертом Союза «ТПП Оренбургской области» ФИО3 (патентный поверенный РФ, специализация «Товарные знаки и знаки обслуживания», per. №1611) (т.1 л.д.54-150, т.2 л.д.1-46).

Факт незаконного использования спорного товарного знака на сайте www.a-p72.ru в сети Интернет подтверждается протоколом осмотра доказательств (информационного ресурса) 63 АА 4803131 от 23.05.2017, совершен ФИО4, временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО5, и зарегистрирован в реестре №1-1052 (т. 1 л.д.46-47).

Более того 26.12.2017 главным специалистом – экспертом Отдела защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области ФИО6, составлен протокол об административном правонарушении №354 в отношении ООО «Авто-Пробег», в соответствии с которым 12.12.2015 в 15 час. 15 мин. в ходе осмотра принадлежащих ООО «Авто-Пробег» территорий, помещений и находящихся там вещей и документов установлено использование в деятельности автосалона ООО «Авто-Пробег» (выкуп/продажа, обмен автомобилей) обозначения «АВТО-ПРОБЕГ» сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №609046, указанное обозначение «Авто-Пробег» размещено на вывеске организации, автомобиле находящимся перед автостоянкой (рекламный), на ценниках реализуемых автомобилей, например автомобиль TOYOTA CAMRY 2012г.в, АКПП, 2,5/181 кондиционер ГУР, музыка, сигнализация, стеклоподъемники, цена 899000,00 рублей, что подтверждается и зафиксировано видеозаписью от 12.12.2017 (т.2 л.д.48-50, т.3 л.д.43-44).

Истец, полагая, что ответчик нарушил исключительные права, принадлежащие ООО «Авто-Брокер» обратился к ООО «Авто-Пробег» с требованием о прекращении незаконного использования товарного знака, сходного с ним до степени смешения и выплате компенсации за незаконное использование в течении 10 дней с момента получения претензии (т.2 л.д.52-55).

Ответчик на претензию истца не отреагировал, незаконное использование товарного знака не прекратил, компенсацию не выплатил, что послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в арбитражный суд.

Согласно ст.1248 ГК РФ, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом.

Согласно ст.1225 ГК РФ товарный знак относится к средствам индивидуализации, охраняемым законом.

Поскольку спор возник из нарушения прав истца на товарный знак, служащий для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в связи с чем, и по смыслу п.58.6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 подведомственен арбитражному суду.

В соответствии с ч.1 ст.1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст.1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

В соответствии со ст.9 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (ратифицированной СССР 01.07.1965) правообладатель имеет право на охрану принадлежащего ему товарного знака.

Согласно ст.10-bis указанной Конвенции «3. … подлежат запрету: а) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента».

Согласно ст.1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По лицензионному договору одна сторона - автор или иной правообладатель (лицензиар) предоставляет либо обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого произведения в установленных договором пределах (ст.1286 ГК РФ).

Таким образом, суд приходит к выводу, что истец в связи с оформлением исключительного права на товарный знак по свидетельству № 609046 обладает правом на обращение в суд за защитой исключительных прав на использование товарного знака.

Согласно ст.ст.1233, 1235, 1236 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом путем предоставления другому лицу права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности в установленных лицензионным договором пределах.

По смыслу вышеназванных норм действующего законодательства нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование (размещение на товаре или упаковке) не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

В соответствии с ч.2 ст.64 АПК РФ аудио- и видеозаписи допускаются в качестве доказательств.

Согласно с ч.2 ст.162 АПК РФ воспроизведение аудио- и видеозаписей производится арбитражным судом в зале судебного заседания или в ином специально оборудованном для этой цели помещении.

В соответствии с п.п.2 п.42 Правил № 482 по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство словесных обозначений определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением. Сказанное проиллюстрировано примерами в отношении изобразительных обозначений, которые могут быть отнесены к сходным до степени смешения (п.5.2.1. Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197).

Согласно п.13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

При выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят это обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг (п.37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиум Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

Оценив указанные доказательства в совокупности, суд пришел к выводу о доказанности факта незаконного использования ответчиком товарного знака №609046, правообладателем которого является истец.

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (п.4 ст.1515 ГК РФ).

В п.п.43.2 и 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз.2 ст.1301, абз.2 ст.1311, подп.1 п.4 ст.1515 или подп.1 п.2 ст.1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации, суд, учитывая в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Из представленных в материалы дела доказательств следует, что нарушение выразилось в использовании товарного знака, зарегистрированного под №609046, путем предложения к продаже и реализации товара, содержащего изображение сходного до степени смешения с указанным товарным знаком.

Доказательств, подтверждающих наличие у ответчика законных оснований для использования товарного знака истца, в материалы дела не представлено.

В обоснование заявленного ко взысканию размера компенсации истец указывает, что на сайте www.a-p72.ru по состоянию на 19.10.2017 (день подачи последней претензии), в каталоге указано 78 автомобилей, по состоянию на 28.11.2017 в каталоге указано 64 автомобиля к продаже. Согласно Приложению №1 протокола осмотра доказательств от 23.05.2017 было продано автомобилей более 2900. Учитывая указанный факт, количество раз незаконного использования товарного знака истца и количество раз использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, а также продолжительность незаконного использования товарного знака (12 месяцев) и обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, а также аналогичные виды деятельности истца и ответчика (продажа авто с пробегом), открытие новых офисов истца в городах России, истец настаивает на размере компенсации в 500000,00 рублей.

Ответчик, оспаривая заявленный ко взысканию размер компенсации, заявляет о чрезмерности заявленного размера компенсации и заявил ходатайство о ее снижении до 10000,00 рублей.

Согласно Обзору судебной практики Верховного суда РФ №3 (2017), утвержденной Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017, в соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в п.2 постановления от 13.12.2016 № 28-П, положения подп.1 ст.1301, подп.1 ст.1311 и подп.1 п.4 ст.1515 ГК РФ признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее ст. 17 (ч. 3), 19 (чч. 1 и 2), 34 (ч. 1) и 55 (ч. 3) в той мере, в какой в системной связи с п.3 ст.1252 ГК РФ и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Исходя из основных начал гражданского законодательства, а именно признания равенства участников регулируемых им отношений (ст.1 ГК РФ), определение с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общего размера компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, допустимо не только в отношении индивидуальных предпринимателей и физических лиц, но и в отношении юридических лиц.

Учитывая системную связь подп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ с п.3 ст.1252 ГК РФ, аналогичный подход должен применяться как к размеру компенсации, определяемому по усмотрению суда, так и в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со ст.65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами (Определение Верховного Суда РФ №305-ЭС16-13233).

Вместе с тем, ответчик, как лицо заявившее о снижении размера компенсации, мотивированное несоразмерностью заявленного размера компенсации, доказательства указанного не представил (ст.ст. 9, 65 АПК РФ), ходатайства о назначении проведения судебной экспертизы по делу не заявил.

Исследовав и оценив в совокупности в соответствии со ст.71 АПК РФ все имеющиеся в материалах дела доказательства, суд считает требование о взыскании компенсации в размере 500000,00 рублей за незаконное использование товарного знака законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Также истцом заявлено ходатайство о взыскании с ответчика расходов за изготовление дубликата нотариально удостоверенного протокола осмотра в размере 2700,00 рублей, расходов по оплате юридических услуг в размере 20000,00 рублей и расходов по уплате государственной пошлины в размере 13000,00 рублей.

В обоснование требования о взыскании судебных расходов истцом в материалы дела представлены дубликат Протокола от 23.05.2017 63 АА 4803131 осмотра доказательств (информационного ресурса) (т.1 л.д.46-47), копия договора юридических услуг №2 от 01.02.2018 и платежного поручения №621 от 15ю.03.2018 об оплате по договору юридических услуг №2 от 01.02.2018 (т.2 л.д.56-57) и платежное поручение №441 от 21.02.2018 об оплате государственной пошлины в размере 13000,00 рублей за рассмотрение иска в Арбитражном суде Тюменской области (т.1 л.д.6).

В соответствии со ст.110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Согласно ст.106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. Согласно п.2 постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 №1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», перечень судебных издержек, предусмотренный указанными кодексами, не является исчерпывающим. Так, расходы, понесенные истцом, административным истцом, заявителем (далее также - истцы) в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления, административного искового заявления, заявления (далее также - иски) в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости.

Материалами дела подтверждены заявленные истцом судебные издержки, в связи с чем требования подлежат удовлетворению. Доказательств чрезмерности судебных издержек истца материалы дела не содержат.

В связи с удовлетворением исковых требований, расходы по уплате государственной пошлины в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь ст.ст.110, 167-170, 176, 181 АПК РФ, суд



РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ООО «Авто-Пробег» в пользу ООО «Авто-Брокер» 500000,00 рублей компенсации на нарушение исключительных прав на товарный знак №609046, 13000,00 рублей расходов по уплате государственной пошлины, 20000,00 рублей расходов на оплату юридических услуг, 2700,00 рублей нотариальных расходов.

Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Восьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы в Арбитражный суд Тюменской области.


Судья


Маркова Н.Л.