Решение от 13 июля 2020 г. по делу № А51-22905/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А51-22905/2019
г. Владивосток
13 июля 2020 года
Резолютивная часть решения объявлена 06 июля 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 13 июля 2020 года.

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Калягина А.К., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «СПЛАВ» к Обществу с ограниченной ответственностью «МИНИСО», при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика ФИО2, о понуждении прекратить использование товарных знаков, изъятии из оборота и уничтожении товаров, запрете использования фирменного наименования, взыскании 12 000 000 рублей,

при участии в судебном заседании:

от истца: представитель ФИО3 - доверенность от 20.05.2020, паспорт, диплом;

от ответчика: - ;

от третьего лица: - ;

установил:

Истец - Общество с ограниченной ответственностью «СПЛАВ» обратился с исковыми требованиями к ответчику - Обществу с ограниченной ответственностью «МИНИСО» о понуждении прекратить использование товарных знаков MINISO; об изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика продукции, содержащей изображение товарных знаков MINISO; о запрете использования фирменного наименования «Общество с ограниченной ответственностью «МИНИСО» в следующих видах деятельности: торговля розничная одеждой в специализированных магазинах; торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах; торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах; торговлях розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах; торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах; торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах; торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах; торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах; о взыскании 3 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «MINISO».

Истец, на основании ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ) уточнив исковые требования в части взыскания денежных средств, просит взыскать с ответчика 12 000 000 рублей компенсации.

Арбитражный суд, руководствуясь ст. 51 АПК РФ, привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика ФИО2.

Ответчик иск оспорил, указывая на то, что ответчик осуществляет деятельность по реализации продукции с товарным знаком «MINISO» с сентября 2019 года, реализация данной продукции осуществляется в рамках исполнения договора комиссии от 30.08.2019, заключенного с третьим лицом. Также ответчик ссылается на то, что, поскольку материалами дела не подтверждается то обстоятельство, что продукция является контрафактной, то такая продукция не подлежит изъятию и уничтожению по требованию правообладателя. Кроме того, ответчик полагает, что исключительные права истца были нарушены неумышленно, в связи с чем к ответчику необходимо применить ответственность в минимальном установленном законом размере 10 000 рублей.

Третье лицо иск не оспорило.

Судебное заседание проведено с использованием системы видеоконференц-связи в порядке, предусмотренном ст. 153.1 АПК РФ, при содействии Арбитражного суда Московской области.

Ответчик, третье лицо в судебное заседание не явились, о времени и месте проведения судебного разбирательства извещены надлежащим образом в соответствии со ст. 123 АПК РФ, в связи с чем настоящее дело согласно ст. 156 АПК РФ было рассмотрено в отсутствие ответчика, третьего лица.

Из пояснений истца, материалов дела следует, что 23.11.2018 истцом был заключен лицензионный договор с компанией MINISO HONG KONG LIMITED, согласно которому истец получил исключительную лицензию - эксклюзивные права на использование товарного знака MINISO в Российской Федерации, включая эксклюзивное право на осуществление оптовых и розничных продаж на территории Российской Федерации любых товаров под товарным знаком MINISO.

Ответчик зарегистрирован в качестве юридического лица 21.08.2019 под наименованием Общество с ограниченной ответственностью «МИНИСО» (полное наименование) и ООО «МИНИСО» (сокращенное наименование).

Виды деятельности ответчика, в том числе:

47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах

47.43 Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах

47.51 Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах

47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах

47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах

47.62 Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах

47.64 Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах

47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах.

Истец является правообладателем товарных знаков «MINISO», «MINI SO MINISO MINISO» по свидетельствам Российской Федерации №№ 643899, 682383.

Указанные товарные знаки зарегистрированы для индивидуализации продукции, в том числе, по классу МКТУ 3, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 29, 32.

Из представленных арбитражному суду доказательств: товаров - упаковка сухофруктов Манго, 85 грамм, пакет белый с изображением товарных знаков MINISO, кассовых чеков ответчика от 17.11.2019, от 02.01.2020, от 04.07.2020, фотоизображений, компакт-дисков, содержащих исследованные арбитражным судом видеозаписи закупки представителем истца названных товаров, следует вывод о том, что указанные товары были приобретены представителем истца у ответчика в магазинах, расположенных по адресам: <...>; <...>. Приобретенные товары маркированы изображениями, которые являются сходными до степени смешения с изображениями товарных знаков истца №№ 643899, 682383.

Приведенными доказательствами достаточно и достоверно подтверждаются обстоятельства совершения ответчиком действий, направленных на введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, сходного до степени смешения с товарами, для индивидуализации которых были зарегистрированы товарные знаки истца.

Претензиями от 04.09.2019, от 26.09.2019 в адрес ответчика истец просил прекратить незаконное использование товарного знака MINISO, реализацию товаров под указанным брендом, изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Доказательства наличия у ответчика законных оснований для использования в своей деятельности товарных знаков истца, а также доказательства законного приобретения ответчиком продукции, содержащей товарные знаки истца, у полномочного лица в материалы дела не представлены.

Истец, полагая, что вышеуказанными действиями ответчик нарушает его исключительные права, обратился с исковыми требованиями по настоящему делу в арбитражный суд.

Как следует из содержания подп. 14 п. 1 ст. 1225 ГК РФ, товарный знак является приравненным к результатам интеллектуальной деятельности средством индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которому предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1223), если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

В силу подп. 2 п. 2 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

В соответствии с п.п. 1, 3 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как предусмотрено в п. 1, подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Из приведенных норм закона, обстоятельств дела следует вывод о том, что, поскольку ответчик незаконно совершил действия, направленные на введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации без правовых оснований товаров, сходных до степени смешения с товарами, для индивидуализации которых были зарегистрированы товарные знаки истца, истец, как правообладатель данных товарных знаков, на основании ст. 1515 ГК РФ вправе требовать взыскания с ответчика в судебном порядке суммы компенсации за незаконное использование этих товарных знаков.

При этом арбитражный суд, оценивая обозначения, содержащиеся на товарах, приобретенных представителем истца у ответчика, с товарным знаком истца, приходит к выводу о том, что надпись «MINISO» на товарах ответчика графически и семантически (по смыслу) сходна до степени смешения с товарными знаками истца, поскольку имеют с ним идентичное смысловое значение, аналогичные изобразительные элементы - буквы английского алфавита и одинаковое зрительное впечатление.

Потребитель, приобретая указанный товар, может быть введен в заблуждение относительно такого товара и его изготовителя, поскольку спорный товар ассоциируется с товарными знаками истца «MINISO», «MINI SO MINISO MINISO». При визуальном сравнении надписей «MINISO» на продукции с товарным знаком по свидетельствам Российской Федерации №№ 643899, 682383 возникает общее впечатление об их схожести до степени смешения.

При указанных обстоятельствах арбитражный суд приходит к выводу о том, что надпись «MINISO» на приобретенных представителем истца у ответчика товарах сходна до степени смешения с товарными знаками по свидетельству Российской Федерации №№ 643899, 682383.

Спорная сумма компенсации определена истцом в общем размере 12 000 000 рублей, по 6 000 000 рублей за незаконное использование товарных знаков истца в каждом из магазинов ответчика, в двукратном размере стоимости права использования товарного знак

В подтверждение стоимости права использования принадлежащего истцу товарного знака представлены генеральный лицензионный договор № DL0076 от 23.11.2018, сублицензионные договоры.

Арбитражный суд, определяя размер компенсации за допущенное ответчиком нарушение исключительного права истца на принадлежащие ему товарные знаки, исходя из того, что компенсация рассчитана истцом на основании подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, а именно, в двукратной стоимости права использования товарного знака, определяемой на основании цены, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, принимая во внимание отсутствие надлежащих доказательств, опровергающих стоимость права использования этого знака, установленную представленными сублицензионными договорами, использование ответчиком товарных знаков истца продолжительное время, в нескольких магазинах, количество принятой к реализации продукции, количество реализованной продукции согласно актам приема-передачи товара, отчетам комиссионера продажах, приходит к выводу о том, что стоимость права использования по сублицензионным договорам в размере 3 000 000 рублей, установленная указанными сублицензионными договорами подтверждена документально, а следовательно, заявленная истцом компенсация в размере 6 000 000 рублей (3 000 000 x 2) является разумной и обоснованной.

Предъявленные по делу исковые требования в части взыскания компенсации расцениваются арбитражным судом в качестве законных, обоснованных и подлежат удовлетворению в сумме 6 000 000 рублей, тогда как в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации в остальной части следует отказать, поскольку размер компенсации на основании подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ определяется двукратным размером стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, а не двукратным размером стоимости права использования товарного знака за каждый выявленный такой незаконный факт.

В силу подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

С учетом изложенного, поскольку факт незаконного использования товарных знаков «MINISO», в том числе, на момент рассмотрения настоящего дела, подтвержден доказательствами, представленными в материалы дела, то арбитражный суд признает обоснованными исковые требования истца о понуждении ответчика прекратить использование товарных знаков «MINISO».

Как установлено в п. 2 ст. 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из приведенных норм права, обстоятельств дела следует вывод о том, что, поскольку продукция ответчика, маркированная товарными знаками истца, является продукцией, в отношении которой доказательства законного введения в гражданский оборот, доказательства наличия согласия истца на введение такой продукции в гражданский оборот на территории Российской Федерации не представлены, совершение ответчиком действий по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации данной продукции является нарушением исключительных прав истца на товарные знаки «MINISO», «MINI SO MINISO MINISO», в связи с чем продукция, содержащая изображение товарных знаков «MINISO», подлежит изъятию и уничтожению за счет ответчика по требованию истца в судебном порядке.

Согласно п. 1 ст. 54 ГК РФ юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму.

В силу п. 4 ст. 54 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Требования к фирменному наименованию устанавливаются ГК РФ и другими законами. Права на фирменное наименование определяются в соответствии с правилами раздела VII ГК РФ.

На основании ст. 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в ЕГРЮЛ при государственной регистрации юридического лица.

В силу ст. 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

На основании ст. 1225 ГК РФ фирменное наименование юридического лица и товарный знак представляют собой самостоятельные средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

Из п. 6 ст. 1252 ГК РФ следует, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном ГК РФ, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения. Для целей названного пункта под частичным запретом на использование понимается в отношении фирменного наименования - запрет на его использование в определенных видах деятельности.

Принадлежность прав на спорные товарные знаки истцу и их регистрация подтверждены представленными в материалы дела свидетельствами на товарные знаки. Материалами дела также подтверждается факт использования ответчиком в своем полном и сокращенном наименовании обозначения «МИНИСО», тождественного, сходного до степени смешения с зарегистрированными истцом товарными знаками, а также факт использования ответчиком в отношении однородных товаров и услуг обозначения товарных знаков, права на которые зарегистрированы за истцом, в отсутствие законных оснований, без разрешения владельца исключительных прав, в связи с чем суд арбитражный суд приходит к выводу о наличии нарушения со стороны ответчика принадлежащего истцу исключительного права на использование товарных знаков.

Арбитражный суд считает, что слово «МИНИСО», используемое ответчиком в своем фирменном наименовании, является сходным до степени смешения с товарными знаками истца «MINISO», поскольку между обозначениями имеется звуковое сходство; между обозначениями имеется графическое сходство: обозначения производят одинаковое зрительное впечатление, при написании товарных знаков истца использован английский алфавит, вместе с тем между обозначениями имеется смысловое тождество: сравниваемое обозначение переводится с английского языка на русский язык как «МИНИСО». Наличие в сравниваемых обозначениях тождественных словесных элементов «MINISO» и «МИНИСО» свидетельствует о подобии заложенных в сравниваемых словосочетаниях понятий и идей, что имеет значение при определении сходства и степени смешения.

При таких условиях арбитражный суд приходит к выводу о том, что товарные знаки истца «MINISO» и слово «МИНИСО», используемое ответчиком в своем фирменном наименовании, сходны до степени смешения.

Ответчик в нарушение п. 1 ст. 65 АПК РФ не представил в материалы дела доказательства, подтверждающие наличие у него права на использование в своем фирменном наименовании сходного до степени смешения с товарными знаками, правообладателем которых является истец.

В связи с этим арбитражным судом иск в части исковых требований о запрете использования фирменного наименования ответчика расценивается в качестве законного, обоснованного и подлежащего удовлетворению.

Расходы по уплате госпошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ относятся на стороны пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В соответствии со ст. 80 АПК РФ арбитражный суд считает необходимым уничтожить в установленном порядке после вступления решения по делу в законную силу приобщенные к материалам дела в качестве вещественных доказательств спорные контрафактные товары.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 110, 167-171 АПК РФ, арбитражный суд

решил:

Понудить Общество с ограниченной ответственностью «МИНИСО» прекратить использование товарных знаков MINISO.

Изъять из оборота и уничтожить за счет Общества с ограниченной ответственностью «МИНИСО» продукцию, содержащую изображение товарных знаков MINISO.

Запретить использование фирменного наименования Общества с ограниченной ответственностью «МИНИСО» в следующих видах деятельности: торговля розничная одеждой в специализированных магазинах; торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах; торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах; торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах; торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах; торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах; торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах; торговля розничная косметическими товарами и товарами личной гигиены в специализированных магазинах.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «МИНИСО» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «СПЛАВ» 6 056 000 (шесть миллионов пятьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе 6 000 000 рублей компенсации, 56 000 рублей расходов по уплате госпошлины.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «МИНИСО» в доход федерального бюджета 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей госпошлины.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СПЛАВ» в доход федерального бюджета 41 500 (сорок одну тысячу пятьсот) рублей госпошлины.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Вещественное доказательство - контрафактный товар – сухофрукты манго в количестве 1 (одна) штука, приобщенное к материалам дела определением арбитражного суда от 06.07.2020, уничтожить в установленном порядке после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано через арбитражный суд Приморского края в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения, в Пятый арбитражный апелляционный суд и в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, в Суд по интеллектуальным правам, при условии, что решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья Калягин А.К.