Решение от 5 марта 2020 г. по делу № А63-19725/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А63-19725/2019
г. Ставрополь
05 марта 2020 года


Резолютивная часть решения объявлена 04 марта 2020 года

Решение изготовлено в полном объеме 05 марта 2020 года

Арбитражный суд в составе:

председательствующего судьи

Турчина И.Г.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сушковой С.А., рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление ООО «Волд Экспресс», г.Пятигорск, ОГРН <***>,

к индивидуальному предпринимателю ФИО1, г. Новосибирск, ОГРНИП 317547600024612,

о взыскании 500 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ №500726, 500 000 рублей штрафа в соответствии с пунктом 8.7 лицензионного договора №26/17 от 22.02.2017,

при участии в судебном заседании представителя истца ФИО2 по доверенности от 19.09.2019, копия диплома, представителей ответчика ФИО3 по доверенности от 25.10.2019, копия диплома, Сурковой И.С по доверенности от 25.10.2019, удостоверение №3157,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Волд Экспресс», г. Пятигорск обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1, г. Новосибирск о взыскании 500 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ №500726, 500 000 рублей штрафа пункт 8.7 лицензионного договора №26/17 от 22.02.2017.

В судебном заседании с участием сторон просмотрены видеозаписи.

Истец заявил ходатайство об истребовании доказательств в налоговой инспекции, просил удовлетворить исковые требования.

Суд отклонил ходатайство истца об истребовании доказательств, ввиду отсутствия оснований, предусмотренных статьями 66, 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик просил приобщить к материалам дела дополнительные документы, просил отказать истцу в удовлетворении исковых требований и уменьшить размеры компенсации и штрафа.


Исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению в части, исходя из следующего.

Истец является обладателем исключительного права на комбинированный товарный знак «London-Express» по свидетельству Российской Федерации № 500726, зарегистрированный 26.11.2013 с приоритетом от 24.04.2012, в отношении услуг 41 класса МКТУ, образовательные услуги.

Товарный знак по свидетельству № 500726 представляет собой комбинацию изобразительного и словесного элементов. Изобразительный элемент состоит из изображения двухэтажного автобуса красного цвета, ассоциирующегося с Англией, Лондоном. Словесный элемент выполнен из букв латинского алфавита в виде слов «London Express» (транслитерация на русский язык «Лондон Экспресс»). Словесный элемент выполнен в красном цвете. Словесный элемент «Сеть лингвистических школ» выполнен в кириллице, буквами русского алфавита. Словестный элемент выполнен в черном цвете.

22.02.2017.между ООО «Волд Экспресс» (лицензиар) и индивидуальным предпринимателем ФИО1 (лицензиат) был заключен лицензионный договор № 26/17 (далее - договор), по условиям которого ответчику передано на период действия договора право на использование товарного знака по свидетельству № 500726, а также право на использование объектов авторского права («Авторской системой «London Express», объектов дизайна, конфиденциальной информации (коммерческой тайны), программ обучения), для их использования в деятельности Лицензиата по адресу: <...>.

18.05.2019 ответчик сообщил о намерении расторгнуть договор № 26/17 от 22.02.2017 года с 18.05.2019, что подтверждается уведомлением.

Истец направил ответчику подтверждение о расторжении договора с 23.06.2019, договор считается расторгнутым по истечение календарного месяца в соответствии с условиями пункта 8.6. договора.

24.07.2019 сотрудником истца проведена проверка школы по адресу: <...>, где установлены факты использования товарного знака лицензиара. Авторской системы «London Express», объектов дизайна, конфиденциальной информации (коммерческой тайны), программ обучения.

Истец указал, что доски обучения в школе содержали изображения товарного знака истца, документация и информационный материал, используемый в школе для обозрения посетителей также содержали изображения товарного знака истца. Ответчик не прекратил использовать авторскую систему обучения. В системе только изменено наименование, но основное содержание осталось прежним. Пользование конфиденциальной информацией истца ответчиком не прекращено. В сети интернет Ответчиком не прекращено использование товарного знака истца после расторжения договора. На интернет-сайте novosibirsk.flarap.ru размещено рекламное объявление образовательного учреждения LEVEL ELEVEN в Новосибирске на ФИО4 22, при этом в левом верхнем углу страницы используется обозначение товарного знака истца.

В соответствии с пунктом 8.7. договора № 26/17 от 22.02.2017 лицензиат обязался в течение 1 месяца с даты его досрочного прекращения прекратить всякое использование товарного знака, объектов авторского права, конфиденциальной информации. В случае невыполнения данного обязательства, лицензиат кроме ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, обязан уплатить лицензиару штраф в размере 500 000 рублей.

Общество, указывая на то, что у предпринимателя прекращено право на использование средства индивидуализации – товарного знака по свидетельству №500726 после расторжения договора, обратилось в суд с настоящим иском и просило взыскать штраф и компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в сумме 1 000 000 рублей.

В силу пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу подпункта 14 пункта 1 статьи 1225 Кодекса товарные знаки являются средствами индивидуализации товаров, которым предоставляется правовая охрана.

Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Товарный знак служит средством индивидуализации производимых товаров, позволяет покупателю отождествлять маркированный товар с конкретным производителем, вызывает определенное представление о продукции.

По смыслу статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. К таким способам отнесено, в частности, использование исключительного права на товарный для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Факт принадлежности истцу товарного знака подтвержден соответствующим свидетельством Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Факты использования товарного знака ответчиком после прекращения договора подтверждены результатами проверки, в том числе видеозаписью №1 с датой изменения 08.10.2019, в частности третья минута 7-10 секунды записи, скриншотом и не опровергнуты ответчиком.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По правилам пункта 3 статьи 1252 и статьи 1515 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Суд при определении размера подлежащей взысканию компенсации с учетом однократности, незначительности нарушения и отсутствия обоснования причинения крупного размера убытков счел возможным снизить размер компенсации до 50 000 рублей.

Ссылка истца на то, что минимальный взнос на использование товарного знака составляет 300 000 рублей не принимается судом во внимание, так как истец избрал иной вид компенсации, не в виде двукратной стоимости пользования товарного знака.

Истец просил взыскать с ответчика штраф в соответствии с пунктом 8.7. лицензионного договора №26/17 от 22.02.2017 в размере 500 000 рублей.

В случае невыполнения данного обязательства, лицензиат кроме ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, обязан уплатить лицензиару штраф в размере 500 000 рублей.

Согласно статье 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В пункте 41 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» с учетом положений пункта 3 статьи 1237 ГК РФ во взаимосвязи с пунктом 1 статьи 394 ГК РФ и пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ при наличии в лицензионном договоре условия об ответственности за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, выразившееся в использовании такого результата или средства за пределами прав, предоставленных по договору, лицензиар вправе потребовать взыскания убытков или выплаты компенсации в части, не покрытой договорной неустойкой, установленной за указанное нарушение (зачетная неустойка). В случае, когда договором допускается взыскание только договорной неустойки, лицензиар не вправе требовать взыскания компенсации (убытков) (исключительная неустойка). В случае, когда договором допускается применение ответственности по выбору лицензиара, он по своему выбору вправе потребовать либо взыскания неустойки, либо возмещения убытков (выплаты компенсации) (альтернативная неустойка). С учетом условий договора возможно взыскание неустойки сверх суммы возмещенных убытков (выплаченной компенсации) (штрафная неустойка).

В данном случае пунктом 8.7 лицензионного договора №26/17 ото 22.02.2017 предусмотрена штрафная неустойка.

При толковании условий договора присоединения о штрафной неустойке следует учитывать, не поставлен ли лицензиат в положение, существенно затрудняющее согласование иного содержания соответствующих условий договора, в силу явного неравенства переговорных возможностей.

Ответчик заявил о применении статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе ее уменьшить.

Исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе, неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, сформированной при осуществлении конституционно-правового толкования статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации (определение от 21.12.2000 № 263-0), предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств направлена на установление баланса применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

Из правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, отраженной в постановлении от 01.07.2014 № 4231/2014 по делу № А40-41623/2013 и носящий общеобязательный характер, следует, что в силу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Правила статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не исключают квалификацию судом в качестве злоупотребления правом требования о взыскании неустойки в той ее части, которая является очевидно чрезмерной, при установлении судом этого факта на основании возражений привлекаемого к ответственности лица. В рассматриваемом случае судом также учтена правовая позиция Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенная в постановлении Президиума от 15.07.2014 № 5467/14 по делу №А53-10062/2013, согласно которой неустойка как способ обеспечения обязательства должна компенсировать кредитору расходы или уменьшить неблагоприятные последствия, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения должником своего обязательства перед кредитором.

Установленный договором размер неустойки 500 000 рублей является чрезмерно высоким, превышающим минимальный размер пользования товарным знаком, при подписании договора лицензиат поставлен в положение, существенно затрудняющее согласование иного содержания соответствующих условий договора, в силу явного неравенства переговорных возможностей.

В соответствии с правовой позицией Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в пункте 9 постановления от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах», в тех случаях, когда будет установлено, что при заключении договора, проект которого был предложен одной из сторон и содержал в себе условия, являющиеся явно обременительными для ее контрагента и существенным образом нарушающие баланс интересов сторон (несправедливые договорные условия), а контрагент был поставлен в положение, затрудняющее согласование иного содержания отдельных условий договора (то есть оказался слабой стороной договора), суд вправе применить к такому договору положения пункта 2 статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации о договорах присоединения, изменив или расторгнув соответствующий договор по требованию такого контрагента.

Согласно пункту 8 названного Постановления, в случаях, когда будет доказано, что сторона злоупотребляет своим правом, вытекающим из условия договора, отличного от диспозитивной нормы или исключающего ее применение, либо злоупотребляет своим правом, основанным на императивной норме, суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления может отказать этой стороне в защите принадлежащего ей права полностью или частично либо применить иные меры, предусмотренные законом.

Включение в подготовленный истцом лицензионный договор явно несправедливого договорного условия, ухудшающего положение стороны в договоре (лицензиата), оспаривание которого осложнено особенностями процедуры предоставления в пользование товарного знака поставило лицензиара в более выгодное положение и позволило ему извлечь необоснованное преимущество.

Учитывая, что размер штрафа 500 000 рублей является очень высоким, суд пришел к выводу о том, что имеются основания для его снижения.

С учетом положений абзаца 2 пункта 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81, размер подлежащего взысканию штрафа снижен судом до 50 000 рублей.

При изложенных обстоятельствах требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака № 500726 с приоритетом от 24.04.2012, в отношении услуг 41 класса МКТУ и взыскании штрафа в соответствии с пунктом 8.7 лицензионного договора №26/17 от 22.02.2017, подлежат удовлетворению в части, по 50 000 рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований следует отказать.

Судебные расходы по государственной пошлине подлежат отнесению на стороны в соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 66, 110, 167, 176, 180, 182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Ходатайство истца об истребовании доказательств отклонить.

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1, г.Новосибирск, ОГРНИП 317547600024612, в пользу ООО «Волд Экспресс», г. Пятигорск, ОГРН <***>, 50 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ №500726, 50 000 рублей штрафа в соответствии с пунктом 8.7 лицензионного договора №26/17 от 22.02.2017, всего 100 000 рублей и 12 650 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок со дня вступления его в силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья И.Г. Турчин