Решение от 12 марта 2025 г. по делу № А71-477/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 365 http://www.udmurtiya.arbitr.ru Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

Дело № А71- 477/2021
г. Ижевск
13 марта 2025 года
Резолютивная часть решения объявлена 10 марта 2025 года. Полный текст решения изготовлен 13 марта 2025 года

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи Н.М. Морозовой, при ведении протоколирования с использованием средств аудиозаписи и составлении протокола в письменной форме секретарем судебного заседания К.Н. Владимировой, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

Акционерного общества «Дальсбыт», г. Комсомольск-на-Амуре (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Акционерному обществу «Ижевский мотозавод «АксионХолдинг», г. Ижевск (ОГРН <***>, ИНН <***>)

третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора:

1. открытое акционерное общество «Российские железные дороги», г. Москва 2. ООО «НТЦ «Информационные технологии»

3. ООО «Информационные технологии» (ИНН <***> ОГРН <***>)

о взыскании 1729026 руб. 81 коп. компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель

при участии представителей:

от истца (онлайн): ФИО1 - представитель по доверенности от 09.01.2020 (копия диплома)

от ответчика: ФИО2 – представитель по доверенности от 01.01.2025 (копия диплома)

от третьих лиц: не явились (извещены)

установил:

Акционерное общество «Дальсбыт», г.Комсомольск-на-Амуре (далее – АО «Дальсбыт») обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики к Акционерному обществу «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг», г. Ижевск (далее - АО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг») о взыскании 3458053 руб. 62 коп. компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель.

Определениями суда от 10.03.2021, 15.06.2021, в порядке ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены 1. Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ Информационные

технологии» 2. Общество с ограниченной ответственностью «Информационные технологии», г. Москва.

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 02 июля 2021 года по делу № А71-477/2021 исковые требования удовлетворены. С АО «Ижевский мотозавод «АксионХолдинг» в пользу АО «Дальсбыт», взыскано 3458053 руб. 62 коп. компенсации, а также 40290 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины по иску.

В силу ст. 180 АПК РФ решение вступило в законную силу. 25.11.2021 взыскателю выдан исполнительный лист серии ФС № 034930141.

09 января 2024 года Общество с ограниченной ответственностью «Информационные технологии», г.Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>) обратилось в суд с заявлением о пересмотре по новым обстоятельствам решения Арбитражного суда Удмуртской Республики от 02 июля 2021 года по делу № А71-477/2021, мотивируя тем, что Решением Роспатента от 21.08.2023 патент № 177016 на полезную модель «Платформа наборная диэлектрическая для устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС)» признан недействительным частично, выдан новый патент с формулой.

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 09.02.2024 по делу № А71-477/2021 заявление Общества с ограниченной ответственностью "Информационные технологии", г. Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>) о пересмотре решения суда по новым обстоятельствам по делу А71-477/2021 удовлетворено частично. Решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 02 июля 2021 года по делу А71-477/2021 по новым обстоятельствам в части взыскания с Акционерного общества «Ижевский мотозавод «АксионХолдинг», г. Ижевск (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Акционерного общества «Дальсбыт», г. Комсомольск-на-Амуре (ОГРН <***>, ИНН <***>) 1729026 руб. 81 коп. компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель «Платформа наборная диэлектрическая для устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС)», охраняемое патентом № 177016, а также 20145 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины по иску, отменено.

Определением от 13.03.2025 производство по настоящему делу в части вопроса о взыскании 1729026 руб. 81 коп. компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель «Платформа наборная диэлектрическая для устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС)», охраняемое патентом № 177016 приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по делу № А71-2984/2018, поскольку в деле № А71-477/2021 рассматривается исковое заявление о взыскании компенсации, а в деле № А71-2984/2018 устанавливает факт незаконного использования патентных прав, что свидетельствует о наличии пересечения предмета доказывания, и, соответственно, выводы суда по делу № А71-2984/2018 могут повлиять на результаты рассмотрения настоящего дела.

Определение суда от 15.01.2025 назначено судебное заседание для решения вопроса о возобновлении производства по делу.

Судебное заседание проведено в отсутствие третьих лиц, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично путем размещения информации на интернет-сайте Арбитражного суда Удмуртской Республики, в порядке ст.ст. 121-123, 137 АПК РФ.

Представитель истца исковые требования подержал.

Ответчик исковые требования оспорил, по доводам отзыва, дополнениях к

отзыву (л.д. 3-7 том 2 приобщено электронно 31.01.2025), а именно: в ходе исполнения обязательств по договору к подрядчику было предъявлено требование со стороны АО «Дальсбыт» о нарушении его прав при изготовлении изделий УКСПС-У-1 по вышеуказанной конструкторской документации ДАЯС.2.30.049.000.000 (письма от АО «Дальсбыт» № 84 от 05.04.2017, № 100 от 20.04.2017). После получения указанных писем ответчик неоднократно обращался за разъяснениями к ООО «НТЦ Информационные технологии» (исх. № 200НАА-07/564 от 11.04.2017 о подтверждении прав на использование конструкторской документации, исх. № 115-49/412 от 12.05.2017 с просьбой об урегулировании разногласий о праве использования конструкторской документации). ООО «НТЦ Информационные технологии» исх. № 22-01/110 от 12.04.2022 дополнительно заверило ответчика, что является правообладателем и имеет исключительные права на результат интеллектуальной деятельности в частности УКСПС-У-1 на основании договора № 6/2015 от 13.11.2015, в котором ЗАО «ЗТС» является правообладателем, а ООО «НТЦ «Информационные технологии» является приобретателем. ООО «НТЦ «Информационные технологии» право на использование указанной конструкторской документации истцу не передавало. Письмом № 22-01/175 от 23.05.2017 ООО «НТЦ «Информационные технологии» повторно подтвердило наличие у него исключительного права, в том числе со ссылкой на договор на приобретение конструкторской документации № 6/2015 от 13.11.2015.

В соответствии с указанным договором Правообладатель передал приобретателю принадлежащую ему документацию, а также исключительное право на выраженный в ней результат интеллектуальной деятельности, в том числе право на получение патента (п. 1.1 договора). Под документацией понимается конструкторские чертежи и текстовые документы (техническая документация) по группе продукции «УКСПС-У». Перечень документации указывается в Приложении № 1 к договору. Согласно п. 4.1, 4.2, 4.3 договора ЗАО «ЗТС» гарантировало «чистоту» договора и то, что передаваемое по договору исключительное право принадлежит ему на законном основании, а именно является служебным произведением.

Для уточнения поступившей информации письмом № 334-17/146 от 02.06.2017 в ответ на обращение истца № 100 от 20.04.2017 ответчик также отправил запрос АО «Дальсбыт» с предложением предоставить доказательства, подтверждающие наличие у АО «Дальсбыт» исключительных прав на полезную модель УКСПС-У-1. Ответа на обращение не было.

Ответчик указывает, что общество добросовестно считало правомерными свои действия по исполнению условий договора и, более того, предприняло все разумные и необходимые меры для должной проверки правомерности использования конструкторской документации на изделие УКСПС-У-1. Изготовление спорных изделий явилось следствием введения ответчика третьим лицом в заблуждение относительно отсутствия прав третьих лиц.

Кроме того, ответчик обращает внимание суда, что стоимость изделия УКСПС-У-1 в размере 82334,61 руб. за шт., на которую ссылается истец при расчете размера компенсации, допустимыми доказательствами не подтверждена. Более того, опровергается документами, представленными ответчиком. Так, согласно условиям договора № ИНФТ-11-11-03 от 17.02.2011 (заказ-наряд № 39 от 15.02.2017) цена за 1 изделие установлена в размере 43250 руб. без учета НДС 18%. Аналогичная цена указана в представленных в материалы дела первичных документах, а именно товарных накладных (ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

Кроме того, не может быть принята за основу для расчета компенсации стоимость изделия УКСПС-У-1 в целом, в то время как речь идет о нарушении прав на составную часть изделия (по патенту истца на «Платформу наборную диэлектрическую для УКСПС»). Истцом не предоставлено доказательств, подтверждающих стоимость его полезной модели «Платформы наборной диэлектрической для УКСПС». Стоимость изделия УКСПС-У-1 в размере

82334,61 руб. за шт., на которую ссылается истец при расчете размера компенсации, допустимыми доказательствами не подтверждена. Более того, опровергается документами, представленными ответчиком. Так, согласно условиям договора № ИНФТ-11-11-03 от 17.02.2011 (заказ-наряд № 39 от 15.02.2017) цена за 1 изделие установлена в размере 43250 руб. без учета НДС 18%. Аналогичная цена указана в представленных в материалы дела первичных документах, а именно товарных накладных.

Истец возразил, предоставив объяснения по делу (приобщены электронно 11.02.2025).

Как следует из материалов дела, АО «Дальсбыт» владеет исключительными правами на запатентованные полезные модели «Платформа наборная диэлектрическая для устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС)» и «Электрическая цепь устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС)», о чем свидетельствуют патенты на полезную модель: № 177016 и № 175925 с датой заявки 13.03.2017.

Решением Роспатента от 21.08.2023 патент Российской Федерации № 177016 на полезную модель «Платформа наборная диэлектрическая для устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС)» признан недействительным частично, выдан новый патент с измененной формулой (патент № 220423).

Истец указал, что согласно проведенной в рамках дела № А71-2984/2018 экспертизе установлено, что АО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг» изготавливает и поставляет «Устройство контроля схода подвижного состава на диэлектрической балке УКСПС-У-1» (далее - «УКСПС-У-1») по конструкторской документации ДАЯС.2.30.049.000.000, полученной от ООО «Информтех», при этом в данном изделии используется каждый признак полезных моделей, охраняемых указанными патентами в отсутствие у него каких-либо прав.

Как полагает истец, формула полезной модели патента со смененным номером на № 220423 с датой отсчёта срока действия патента 13.03.2017, идентичной по дате отсчёта срока действия патента с ранее присвоенным номером № 177016 и защищает техническое решение, выраженное в изделиях УКСПС-У-1, произведённых Ответчиком.

Охранные технические решения, согласно формуле полезной модели, в том числе патента № 220423, отражены в конструкторской документации ДАЯС.2.30.049.000.000, владельцем которой является АО «Дальсбыт».

Нарушение ответчиком исключительных прав послужило истцу основанием для обращения в суд с настоящими исковыми требованиями о взыскании 1729026 руб.

81 коп. компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель «Платформа наборная диэлектрическая для устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС)», охраняемое патентом № 177016.

Изучив материалы дела, оценив доводы заявления, выслушав представителей сторон, арбитражный суд пришел к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению, в силу следующего.

По смыслу статьи 1346, пунктов 2, 3 статьи 1354 Гражданского кодекса

Российской Федерации на территории Российской Федерации предоставляется охрана только тем исключительным правам на промышленные образцы, которые удостоверены патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности или имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации, в указанных в патенте объемах.

Истец является обладателем исключительных прав на запатентованные полезные модели «Платформа наборная диэлектрическая для устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС)» и «Электрическая цепь устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС)», которые удостоверены патентами № 177016 и № 175925, при этом, ответчиком используется каждый признак полезных моделей, приведенных в независимом пункте полезных моделей, что установлено судебной экспертизой по делу.

Между тем, в силу пунктов 1, 3 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятого в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется со дня подачи заявки на патент; признание патента недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1387) и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре (пункт 1 статьи 1393).

Таким образом, признание патента недействительным означает, по сути, признания его отсутствующим с момента выдачи.

Как разъяснили Пленум Верховного Суда Российской Федерации и Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 54 Постановления от 26 марта 2009 года № 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" не могут быть признаны нарушением права лица, за которым был зарегистрирован патент, товарный знак, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на который признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

Решением Роспатента от 21.08.2023 патент Российской Федерации на полезную модель № 177016 признан недействительным частично, что связанно с уменьшением вариативности.

Однако, истец указывает, что формула полезной модели патента со смененным номером на № 220423 с датой отсчёта срока действия патента 13.03.2017, идентичной по дате отсчёта срока действия патента с ранее присвоенным номером № 177016 защищает техническое решение, выраженное в изделиях УКСПС-У-1, произведённых Ответчиком.

Охранные технические решения, согласно формуле полезной модели, в том числе патента № 220423, отражены в конструкторской документации

ДАЯС.2.30.049.000.000, владельцем которой является АО «Дальсбыт».

Судом установлено, что при рассмотрении судом первой инстанции дела № А71-2984/2018 по требованию о защите прав истца на полезную модель по патенту № 220423, была назначена судебная патентная экспертиза, производство которой поручено эксперту ООО «Центр патентных судебных экспертиз» ФИО3

На разрешение эксперта поставлен следующий вопрос: Содержит ли изделие «Устройство контроля схода подвижного состава на диэлектрической балке УКСПС-У-1», изготавливаемое АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» по представленной им в дело № А71-2984/2018 документации ДАЯС.2.30.049.000.000 каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели № 220423, принадлежащей АО «Дальсбыт»?

По результатам проведения судебной комиссионной экспертизы в материалы дела № А71-2984/2018 поступило заключение от 17.06.2024, в соответствии с которым эксперт пришел к выводу, что изделие «Устройство контроля схода подвижного состава на диэлектрической балке УКСПС-У-1» изготавливаемое АО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг» по представленной документации содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели № 220423, принадлежащей АО «Дальсбыт»

Кроме того, в рамках дела № А71-2984/2018, ответчик АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» в судебных заседаниях подтверждал, что изготавливал изделия УКСПС-У-1 по переданной Третьим лицом документации ДАЯС.2.30.049.000.000.

Таким образом, суд констатирует, что технические решения, выраженные в патенте на полезную модель за № 220423 (ранее № 1770160), полностью использовались Ответчиком при изготовлении изделия УКСПС-У-1.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Истцом заявлено о взыскании 1729026 руб. 81 коп. компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель, при этом размер компенсации определен следующим образом: 82334 руб.61 коп. (цена одного изделия УКСПС-У-1 без НДС для ОАО «РЖД») * 21 (количество изделий) = 1729026 руб. 81 коп.

По пояснениям истца, размер компенсации определен, в том числе на основании письма от 22.02.2018 года, предоставленной ОАО «РЖД», согласно которому СЦВ Восточно-Сибирской ДИ в декабре 2017 года получили 4 комплектов «Устройство контроля схода подвижного состава на диэлектрической балке УКСПС-У-1 ДАЯС.2.30.049.000.000» произведенных и отгруженных АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг».

Из Протокола совещания в управлении автоматики и телемеханики центральной дирекции инфраструктуры ОАО «Российские железные дороги» № УДИ-242пр от 05.02.2018 года следует, что согласно отгрузочной документации изделие УКСПС-У-1 изготавливается и отгружается АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг».

Представленные ОАО «РЖД» фотоматериалы, подтверждающие получения дистанциями СЦБ ВСДИ УКСПС-У-1 содержат информацию о дате изготовления партии 06.10.2017 года.

Таким образом, суд, исходя из анализа материалов дела А71-2984/2018 полагает наличие оснований полагать, что АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» произвело и поставило изделий УКСП /-1 в объеме 14 шт.

С учетом дополнительной информации, представленной ОАО «РЖД», выраженной в письме исх. № 39192 ЦДИ от 30.09.2020 года, количество произведенных и поставленных изделий УКСПС-У-1 составляет не менее 21 шт. на 2017 год.

Истцом в адрес ответчика направлялись письмо исх. № 84 от 05.04.2017 года с уведомлением о недопустимости последним производства УКСПС-У-1 по конструкторской документации ДАЯС.2.30.049.000.000 (л.д.14) и требование исх. № 100 от 20.04.2017 года о прекращении нарушения исключительных прав (л.д.16), что также позволяет суду сделать вывод о сознательном нарушении ответчиком исключительных прав правообладателя.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. При определении размера компенсации подлежат применению названные критерии.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

На основании вышеизложенного, с учетом материалов дела № А71-2984/2018, и делегированной нормы, при которой определение конкретного размера компенсации относится к компетенции суда, рассматривающего спор по существу, на основании оценки доказательств, представленных сторонами в подтверждение такого размера, суд приходит к выводу об обоснованности и законности требований истца при

определении размера компенсации в сумме 1729026 руб. 81 коп.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

С учетом совокупности изложенного, суд приходит к выводу о наличии со стороны ответчика нарушения прав истца, в связи с чем требование истца о взыскании компенсации подлежит удовлетворению в заявленном размере.

В соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учётом принятого по делу решения, расходы по оплате госпошлины по иску относятся на ответчика.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Удмуртской Республики

РЕШИЛ:

Взыскать с Акционерного общества «Ижевский мотозавод «АксионХолдинг», г. Ижевск (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Акционерного общества «Дальсбыт», г. Комсомольск-на-Амуре (ОГРН <***>, ИНН <***>) 1729026 руб. 81 коп. компенсации, а также 20145 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины по иску.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд г. Пермь в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Судья Н.М. Морозова