Решение от 24 мая 2021 г. по делу № А40-244579/2020

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-244579/20-51-1728
город Москва
24 мая 2021 года
Резолютивная часть решения объявлена 19 мая 2021 года

Решение в полном объеме изготовлено 24 мая 2021 года


Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Козленковой О. В., единолично,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Megainpharm GmbH (Мегаинфарм ГмбХ, Австрия)

к ЗАКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ЭРКАФАРМ» (ОГРН <***>)

о защите исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№ 211, 157563, 520556, 646741, взыскании компенсации в размере 2 500 000 руб., астрента


при участии:

от истца – ФИО2, по дов. № 0337 от 09 февраля 2018 года; по дов. № 77 АГ 48588712 от 25 ноября 2020 года; ФИО3, по дов. № 0337 от 09 февраля 2018 года;

от ответчика – ФИО4, по дов. № 0056/2021 от 15 января 2021 года; по дов. № 0337 от 09 февраля 2018 года;



У С Т А Н О В И Л:

Компания Megainpharm GmbH (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ЗАКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ЭРКАФАРМ» (далее - ответчик) о защите исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№ 211, 157563, 520556, 646741, взыскании компенсации в размере 2 500 000 руб.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 28 декабря 2020 года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 01 апреля 2021 года, в удовлетворении ходатайства истца об обеспечении имущественных интересов в виде: наложения ареста на экземпляры средства гигиены полости рта «ФИО5» (ФИО5 антисептик спрей д/мест. прим. 150 мл), находящиеся у ответчика в аптеках и аптечных пунктах по адресам: 101000, <...>; 101000, <...>; 108814, г. Москва, п. Сосенское, <...> двлд. 30, стр. 2; 108814, п. Сосенское, <...>; 109428, <...>; 111024, <...>; 111675, <...>; 113042, <...>; 115093, <...>; 115477, <...>; 117042, <...>; 117105, <...>; 117405, <...>; 117547, <...>, пом. № II, комната № 26-28; 117547, <...>, пом. № IV, комната № 79; 119019, <...>; 119034, <...>; 119071, <...>; 119146, <...>; 119334, <...>; 119421, <...>; 121059, <...>; 121069, <...>, строен. 1; 121374, <...>; 123098, <...>; 123100, <...>; 123308, <...>; 123308, <...>; 123362, <...>; 125009, <...>; 125047, <...>; 125057, <...>; 125057, <...>; 125124, <...>; 125252, <...>; 127204, <...>; 127422, <...>; 129323, <...>; 129337, <...>; 142784, г. Москва, пос.Московский, д. Лапшинка, влд. 9А, корп. 1, отказано.

В судебном разбирательстве, состоявшемся 19 мая 2021 года, истец заявил письменное ходатайство о взыскании с ответчика астрента.

Ответчик против удовлетворении заявленных требований возражает по доводам, изложенным в письменном отзыве.

Рассмотрев заявленные требования, выслушав представителей сторон, исследовав и оценив в материалах дела доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на следующие товарные знаки:

- общеизвестный товарный знак по свидетельству РФ № 211, дата, с которой товарный знак признан общеизвестным: 01.08.2018, дата вступления в силу решения о признании товарного знака общеизвестным: 28.02.2020, в отношении товаров 05 класса МКТУ - лекарственные средства, а именно антисептики;

- товарный знак по свидетельству РФ № 157563, дата регистрации: 13.10.1997 (на основании договора об уступке товарного знака в отношении всех товаров и/или услуг 15.12.2009 РД0058250), в отношении товаров 05 класса МКТУ - лекарственные средства для человека, лекарственные средства для медицинских целей, фармацевтические препараты;

- товарный знак по свидетельству РФ № 520556, дата государственной регистрации: 14.08.2014, в отношении товаров и услуг 01, 03, 05, 09, 10, 16, 17, 32, 35, 40, 44 классов МКТУ;

- товарный знак по свидетельству РФ № 646741, дата государственной регистрации: 02.03.2018, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно открытым сведениям WhoIs, администратором доменного имени stoletov.ru является ответчик.

Как следует из материалов дела, на сайте www.stoletov.ru предлагался к продаже товар ФИО5 антисептик спрей 150 мл, 295 руб.

На сайте также размещены следующие сведения об ответчике: лицензия №: ЛО-77-02-011070 от 19 августа 2020 года; разрешение № ДТ-77-000001 от 27.05.2020, П50-673/20 от 26.05.2020, ПП № 697 от 16.05.2020, ЗАО «ЭРКАФАРМ» / ИНН: <***>, ФИО6, +7 (495) 988-33-38 ecom@erkapharm.com, <...>, стр. С.

Указанные обстоятельства подтверждаются приложенным к иску протоколом нотариального осмотра от 10 ноября 2020 года.

Факты администрирования данного сайта, размещения вышеуказанной информации ответчиком не оспариваются.

Исходя из пункта 78 постановления Пленума Верховного суда РФ № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10) владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если владелец сайта вносит изменения в размещаемый третьими лицами на сайте материал, содержащий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, разрешение вопроса об отнесении его к информационным посредникам зависит от того, насколько активную роль он выполнял в формировании размещаемого материала и (или) получал ли он доходы непосредственно от неправомерного размещения материала. Существенная переработка материала и (или) получение указанных доходов владельцем сайта может свидетельствовать о том, что он является не информационным посредником, а лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт.

Также истец приложил к иску распечатки с сайта от 28 ноября 2020 года, 17 мая 2021 года, из которых следует, что в сети аптек ФИО7 предлагается к продаже и имеется в наличии данный антисептик ФИО5.

В подтверждение факта продажи антисептика ФИО5 истец представил выданные ответчиком кассовые (товарные) чеки:

- кассовый чек от 01 ноября 2020 года на сумму 295 руб. (ул. Киевская, 2, в 16 часов 37 минут);

- кассовый чек от 01 ноября 2020 года на сумму 295 руб. (ул. Профсоюзная, 129А в 17 часов 33 минуты);

- товарный чек № 26000031752 от 01 ноября 2020 года на сумму 295 руб. (ул. Профсоюзная, 129А);

- товарный чек № 25920056622 от 01 ноября 2020 года на сумму 295 руб. (ул. Бакунинская, д. 14);

- кассовый чек от 29 ноября 2020 года на сумму 295 руб. (ул. Куусинена, д. 6, к. 2 в 19 часов 09 минут);

- товарный чек № 00030040070 от 29 ноября 2020 года на сумму 295 руб. (ул. Бакунинская, д. 14);

- товарный чек № 04120044942 от 29 ноября 2020 года на сумму 295 руб. (ул. Бакунинская, д. 14);

- кассовый чек от 29 ноября 2020 года на сумму 295 руб. (пр-д Березовой рощи, д. 8 в 19 часов 17 минут);

- товарный чек № 25920021866 от 25 апреля 2021 года на сумму 295 руб. (ул. Бакунинская, д. 14);

- товарный чек № 26030009357 от 25 апреля 2021 года на сумму 295 руб. (ул. Бакунинская, д. 14);

- кассовый чек от 25 апреля 2021 года на сумму 295 руб. (Тургеневская пл., д. 2 в 14 часов 51 минуту);

- кассовый чек от 25 апреля 2021 года на сумму 295 руб. (ул. Киевская, 2 в 14 часов 16 минут);

- кассовый чек от 18 мая 2021 года на сумму 295 руб. (ул. Киевская, 2 в 12 часов 18 минут);

- товарный чек № 25920026393 от 18 мая 2021 года на сумму 295 руб. (ул. Бакунинская, д. 14).

В судебном разбирательстве истец представил на обозрение суда образец закупленного им товара - антисептика ФИО5.

Как установлено судом, обозначение «ФИО5» используется ответчиком на вторичной упаковке товара, на этикетке, помещенной на флаконе с антисептиком, а также в наименовании товара, указываемом в кассовых и товарных чеках.

В силу пункта 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей.

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

Согласно пункту 1 статьи 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 этой статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Руководствуясь положениями Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, а также Руководством по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденном приказом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» от 20.01.2020 № 12, суд пришел к выводу о том, что товарные знаки истца и спорное обозначение являются сходными до степени смешения в связи со следующим.

27. Товарные знаки «МИРАМИСТИН», принадлежащие истцу, и используемое ответчиком обозначение «ФИО5» отвечают приведенным выше признакам фонетического сходства, поскольку используемое ответчиком обозначение «ФИО5» образовано путем замены в товарном знаке «МИРАМИСТИН» второго звука «М» на созвучный звук «Н» и путем замены сочетания звуков «CT» на созвучный звук «Ц».

При этом имеет место полное совпадение первых четырех звуков (М-И-Р-А), центрального звука (И) и двух последних звуков (И-Н), итого – совпадение 7 звуков из 9 в обозначении «ФИО5» (более 77% звукового совпадения) при полном повторении состава гласных; совпадающие и созвучные звуки расположены в сравниваемых обозначениях в том же порядке и в тех же местах, совпадает количество слогов (4), первые два из которых тождественны (МИ-РА), третий и четвертый слоги созвучны (МИ / НИ, СТИН / ЦИН); совпадает место ударения – на последний слог со звуком «И».

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Товарные знаки «МИРАМИСТИН», принадлежащие истцу, и используемое ответчиком обозначение «ФИО5» отвечают признакам графического сходства, поскольку используемое ответчиком обозначение «ФИО5» выполнено тем же алфавитом (русский алфавит), аналогичным видом шрифта (шрифт без засечек), с соблюдением того же совпадающих расположения букв по отношению друг к другу, что и в товарных знаках «МИРАМИСТИН». Использование ответчиком строчных букв для написания обозначения «ФИО5» (на страницах сайта, в чеках) не имеет существенного значения для определения графического сходства, поскольку в большинстве случаев строчные буквы, используемые ответчиком, имеют ту же форму, что и заглавные буквы в товарных знаках «МИРАМИСТИН» (буквы: И – и, Р – р, М – м, С – с, Т – т, Н – н).

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Товарные знаки «МИРАМИСТИН» представляют собой изобретенное слово, не имеющее в русском языке какого-либо значения. Вместе с тем, в результате длительного и интенсивного использования товарных знаков «МИРАМИСТИН» в отношении антисептического лекарственного препарата под торговым наименованием «Мирамистин», обозначение «МИРАМИСТИН» приобрело устойчивую семантическую окраску как обозначение, связанное с антисептиком. Помимо этого, используемое в товарных знаках «МИРАМИСТИН» окончание -СТИН является распространенным формантом, используемым для образования наименований лекарств и иных препаратов с оздоровляющими свойствами (например, препараты ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 и другие).

Используемое ответчиком обозначение «ФИО5» также имеет окончание, широко используемое для образования наименования лекарств и иных препаратов с оздоровляющими свойствами (например, ФИО15, ФИО14, ФИО16, ФИО17, ФИО13 и другие). Таким образом, в обозначение «ФИО5» способно создавать в сознании потребителей идеи (ассоциации) с препаратом, имеющим лечебный, оздоровительный эффект, то есть ассоциации, семантически сходные с ассоциациями, возникающими при восприятии товарных знаков «МИРАМИСТИН».

Согласно пункту 45 Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары (пункт 7.2.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов от 20.01.2020 № 12 (далее - Руководство от 20.01.2020 № 12).

Как следует из информации, помещенной на упаковке антисептика «ФИО5», на этикетке флакона с антисептиком, на страницах сайта www.stoletov.ru и в кассовых и товарных чеках, выдаваемых ответчиком при продаже антисептика «ФИО5», данный товар представляет собой «средство гигиены полости рта», «средство с антисептическим эффектом для местного применения», «антисептик», то есть является гигиеническим средством с антибактериальным действием.

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг антибактериальные средства (код 2423310) относятся к категории «Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и лекарственные растительные продукты» (код 2423000).

Товарные знаки «МИРАМИСТИН» зарегистрированы в отношении товаров 05 класса МКТУ, в частности: антисептики (общеизвестный товарный знак № 211), фармацевтические препараты – группа товаров, включающая в себя антисептики (товарный знак № 157563), гигиенические препараты для медицинских целей; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; противомикробные препараты; средства антисептические; средства для ухода за полостью рта медицинские (товарные знаки №№ 520556, 646741).

Таким образом антисептик «ФИО5», реализуемый ответчиком, по своему роду (фармацевтический препарат), виду (гигиеническое средство), потребительским свойствам и функциональному назначению (средство для ухода за полостью рта, антисептическое действие) тождественен товарам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки «МИРАМИСТИН». Круг потребителей сравниваемых товаров также совпадает: физические лица, имеющие потребность в гигиенической (антисептической) обработке полости рта.

При этом следует отметить, что применение оригинального препарата «МИРАМИСТИН», выпускаемого лицензиатами истца, в качестве антисептика для полости рта прямо предусмотрено инструкцией по медицинскому применению препарата: «Для применения в стоматологии: лечение и профилактика инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта: стоматитов, гингивитов, пародонтитов, периодонтитов» (, соответственно, антисептик «ФИО5» предлагается ответчиком для применения по аналогичному назначению, что создает дополнительный риск смешения товаров.

Однородными антисептику «ФИО5» могут быть также признаны некоторые товары 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки «МИРАМИСТИН» №№ 520556, 646741, а именно: препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических. Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе; при определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункт 7.2.1.1 Руководства от 20.01.2020 № 12).

Суд также учитывает, что Роспатент, отказывая ответчику в регистрации спорного обозначения ФИО5 в качестве товарного знака (заявка № 2020709363, дата подачи заявки – 26 февраля 2020 года), также пришел к выводу о том, что словесное обозначение ФИО5 сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам РФ №№ 157563, 520556, 646741 в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ.

Как разъяснено в абзаце третьем пункта 57 постановления № 10, требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан.

Поскольку доказательств того, что ответчик в настоящее время не использует спорное обозначение на сайте, в материалы дела не представлено, из представленных истцом распечаток от 17 мая 2021 года чеков от апреля и мая 2021 года следует, что ответчик и после обращения истца с настоящим иском в суд продолжает осуществлять продажу спорного товара/предлагать к продаже спорный товар, суд считает, что требования истца о запрете ответчику предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации или хранить с этой целью средство гигиены полости рта под наименованием «ФИО5», подлежат удовлетворению в полном объеме.

Истец просит суд изъять и уничтожить экземпляры средства гигиены полости рта «ФИО5», находящиеся у ответчика.

Согласно п. 4 ст. 1252 ГК РФ, в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом.

Однако истцом не была представлена информация о месте нахождения и количестве товара, подлежащего изъятию из оборота.

Поскольку судебный акт, разрешающий дело по существу должен отвечать принципу исполнимости, вышеназванное требование должно содержать указание на конкретное имущество, подлежащее изъятию, его местонахождение. В противном случае удовлетворение названного требования, носящего общую ссылку на контрафактность товара, может привести к нарушению прав иных лиц, не являющихся участниками настоящего процесса.

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, суд считает, что данное требование удовлетворению не подлежит.

Истец просит суд взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарных знаков по свидетельствам №№ 157563, 520556, 646741 и общеизвестного товарного знака № 211 в размере 2 500 000 руб.

В обоснование заявленного требования истец указал, что, принимая во внимание характер допущенного ответчиком нарушения (в том числе высокую степень сходства используемых ответчиком обозначений с товарными знаками истца и высокую степень однородности товаров), вероятный срок незаконного использования товарных знаков, степень вины нарушителя (в том числе то обстоятельство, что ответчик был проинформирован истцом о нарушении и не ответил на претензионное письмо истца), масштаб и географию нарушения (контрафактный товар предлагается ответчиком для продажи в 140 аптеках и аптечных пунктах, расположенных многих городах и регионах России), вероятные убытки правообладателя (в том числе возможную упущенную выгоду в связи с нелицензионным использованием товарных знаков «МИРАМИСТИН» со стороны ответчика), а также принимая во внимание высокую степень известности и высокую капитализацию товарных знаков «МИРАМИСТИН» (товарный знак «МИРАМИСТИН» признан общеизвестным в Российской Федерации, лекарственный препарат под торговым наименованием «Мирамистин» является одним из лидеров по объему продаж на российском фармацевтическом рынке), на момент подачи настоящего иска истец определил разумную и справедливую компенсацию подлежащей взысканию с ответчика в размере 2 500 000 руб. Данная компенсация может быть увеличена в процессе рассмотрения дела в арбитражном суде в связи с выявлением дополнительных обстоятельств, характеризующих нарушение, совершенное ответчиком.

Определяя размер компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки суд руководствуется тем, что п. 4 ст. 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 62 постановления № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй п. 3 ст. 1252 ГК РФ).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 59 постановления № 10 компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 20.11.2012 № 8953/12, размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться, исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

При этом взыскание компенсации не должно приводить к тому, чтобы у правообладателя возникали дополнительные доходы по сравнению с тем, какие были бы им получены при отсутствии нарушения.

При определении размера компенсации за допущенное ответчиком нарушение исключительного права истца на принадлежащие ему товарные знаки суд руководствуется принципами разумности, обоснованности и соразмерности компенсации последствиям допущенного нарушения, в связи с чем приходит к выводу о взыскании компенсации в общем размере 400 000 руб. (100 000 руб. за каждый товарный знак), принимая во внимание следующие обстоятельства.

Действия ответчика не причинили существенного вреда истцу (таких доказательств истцом не представлено). Судом также принято во внимание отсутствие в материалах дела сведений об объемах реализации товаров, неправомерно маркированных обозначением, сходным до степени смешения с товарными знаками истца. Из материалов дела следует, что общая стоимость реализованных ответчиком товаров – антисептика ФИО5 составила 4 130 руб. (295 руб. * 14 фактов реализации).

Суд считает, что определенный судом размер компенсации отвечает последствиям нарушения прав истца, признает заявленную истцом сумму компенсации также чрезмерной и считает достаточной компенсацию в размере 400 000 руб.

В силу пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Согласно пункту 31 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (пункт 32 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»).

Исходя из изложенного, суд считает, что заявление истца о присуждении в его пользу неустойки на случай неисполнения судебного акта в части неимущественного требования, начиная со дня, следующего за днем вступления решения суда в законную силу, до полного прекращения запрещенных действий, является обоснованным и подлежит удовлетворению.

В силу правовой позиции, изложенной определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.03.2018 № 305-ЭС17-17260, при определении размера присуждаемой денежной суммы суду следует исходить из того, что исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение. В то же время, определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд должен принимать во внимание степень затруднительности исполнения судебного акта, возможность ответчика по его добровольному исполнению, имущественное положение ответчика и иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам ст. 65, ст. 67, ст. 68 и ст. 71 АПК РФ, суд считает разумным и обоснованным начислить неустойку из расчета 5 000 руб. в день.

Расходы истца по уплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь ст. ст. 106, 110, 123, 156, 167 - 170, 176 АПК РФ,



Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Запретить ЗАКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ЭРКАФАРМ» предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации или хранить с этой целью средство гигиены полости рта под наименованием «ФИО5».

Взыскать с ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭРКАФАРМ» в пользу Megainpharm GmbH (Мегаинфарм ГмбХ, Австрия) компенсацию за незаконное использование товарных знаков по свидетельствам №№ 211, 157563, 520556, 646741 в размере 400 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 11 680 руб.

Взыскать с ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭРКАФАРМ» в пользу Megainpharm GmbH (Мегаинфарм ГмбХ, Австрия) судебную неустойку в размере 5 000 руб. в день на случай неисполнения судебного акта в части неимущественного требования, начиная со дня, следующего за днем вступления решения суда в законную силу, до полного прекращения запрещенных действий.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.


Судья: О. В. Козленкова