Решение от 2 ноября 2021 г. по делу № А55-1269/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области

443001, г.Самара, ул. Самарская,203Б, тел. (846) 207-55-15

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

02 ноября 2021 года

Дело №

А55-1269/2020

Резолютивная часть решения оглашена 26 октября 2021 года

Решение изготовлено в полном объеме 02 ноября 2021 года

Арбитражный суд Самарской области

в составе

судьи Бунеева Д.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании 26 октября 2021 года дело по иску

Индивидуального предпринимателя ФИО2

к Обществу с ограниченной ответственностью "Строймаг"

о взыскании 800 000 руб.

при участии в заседании

от истца – не явился

от ответчика – представитель ФИО3

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 (истец) обратился в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Строймаг" (ответчик) о взыскании, с учетом принятого судом увеличения истцом размера его требования, 800 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 543558.

Ответчик представил отзыв, в котором возражал против удовлетворения иска, ссылаясь на то, что истец не представил документальные доказательства принадлежности ему товарного знака № 543558, не представил доказательства использования товарного знака путем заключения лицензионных договоров, а также не представил доказательства использования им товарного знака при осуществлении предпринимательской деятельности. Кроме того, ответчик заявил, что истец злоупотребляет своим правом.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 03.08.2020, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.12.2020, в иске отказано.

Суд по интеллектуальным правам постановлением от 25.05.2021 отменил решение от 03.08.2020 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.12.2020, направив дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.

При новом рассмотрении дела истец уточнил, что требования заявлены им за период использования с 11.07.2019 по 10.11.2019.

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, заслушав представителя ответчика, проверив обоснованность доводов и возражений сторон в совокупности с исследованными доказательствами, суд признал требование истца подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака «Муравей» по свидетельству Российской Федерации № 543558, зарегистрированного 26.03.2001, с приоритетом от 29.11.1999 в отношении услуг 42-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков «реализация товаров», который используется им при осуществлении деятельности по реализации товаров путем привлечения лицензиатов.

Как указал истец, ответчик незаконно использует обозначение «Муравей» в качестве названия магазинов, расположенных по адресам в Самарской области: <...> Октября, 28; ФИО4, 11б; Комсомольская ул.151; <...>, без заключения с истцом лицензионного договора на использование товарного знака, тогда как используемое обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком истца.

В подтверждение факта использования ответчиком спорного товарного знака истец представил видеозаписи закупок по указанным выше адресам.

Считая, что действиями ответчика по реализации товаров в торговом центре, в наименовании которого использовано обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, принадлежащем истцу, нарушены исключительные права истца на объекты интеллектуального права, истец направил в адрес ответчика претензию о добровольной уплате компенсации за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

Оставление претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения истца в суд.

В силу ст.1225 Гражданского кодекса РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в частности, товарные знаки и знаки обслуживания.

Согласно п.1 ст.1477 Гражданского кодекса РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В силу ст.1479 Гражданского кодекса РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (ст. 1482 ГК РФ).

В соответствии с п.1 ст.1484 Гражданского кодекса РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст.1229 Гражданского кодекса РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п.2 указанной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно положениям п.2 ст.1484 Гражданского кодекса РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Истец полагает, что спорное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу, использовалось ответчиком длительное время, непрерывно и носило грубый характер и является существенной частью хозяйственной деятельности истца, следовательно, истец вправе рассчитывать на компенсацию в размере 6 000 000 руб. (равной двукратной стоимости половины объёма реализованных товаров с незаконным использованием ответчиком спорного товара), однако, просит взыскать с ответчика компенсацию в размере 800 000 руб.

Возражая против удовлетворения иска, ответчик ссылается на то, что в ходатайстве истца о приобщении видеозаписей процесса приобретения товара, (вх. № 44611 от 04.03.2020), ни в самой видеозаписи, истцом не указано, когда, кем и в каких условиях осуществлялись записи. Кроме того, в своем ходатайстве (вх. № 44611 от 04.03.2020), истец не просит приобщить к материалам дела видеозапись № 14 - <...>, в связи с этим, как считает ответчик, данная видеозапись не может быть исследована в суде как доказательство.

Суд отклоняет вышеуказанные доводы ответчика, поскольку действующее процессуальное законодательство не содержит обязанности указывать данные сведения при предоставлении видеозаписи в качестве доказательства, а также заявлять ходатайство о приобщении доказательства. Согласно ч.1 ст.41 Арбитражного процессуального кодекса РФ участвующим в деле лицам принадлежит право представлять в суд доказательства, поэтому заявлять об этом отдельное ходатайство не требуется. Кроме того, видеозапись закупки товара в магазине лицензиата по адресу: <...>, указана в качестве приложения в исковом заявлении.

Ответчик заявил, что лицензионный договор, заключенный с ФИО5 на территории: <...>, был заключен до 29.03.2019. При этом, сам по себе лицензионный договор без доказательств его реального исполнения и ввода в гражданский оборот товаров (услуг) с использованием товарного знака, то есть доведение услуг с использованием товарного знака до конкретных потребителей, не свидетельствует об использовании товарного знака; кассовые чеки и приобретенные товары суду не представлены.

Между тем, в соответствии с п.2 ст.1484 Гражданского кодекса РФ размещение на вывеске, баннере товарного знака означает использование этого товарного знака.

Для установления факта использования товарных знаков для индивидуализации торговой деятельности (магазина) имеет значение факт использования обозначения, индивидуализирующего такую деятельность на момент выявления правонарушения, а не факт размещения вывески определенным лицом.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10, вытекающей из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ, правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Из материалов дела следует, что спорное обозначение используется лицензиатами по лицензионным договорам, зарегистрированным в Роспатенте.

При этом, использование товарного знака не самим правообладателем, а иным лицом, с которым правообладателем заключен лицензионный договор, на основании положений статьи 1486 Гражданского кодекса РФ является правомерным способом использования товарного знака (знака обслуживания).

В качестве доказательств осуществления лицензиатами деятельности с использованием спорного товарного знака обслуживания в материалы дела представлены фотоматериалы и видеозапись закупки товара, из которых следует использование в наименованиях магазинов по адресам: <...>, и <...>, спорного обозначения.

Ответчик считает, что истец не предоставил доказательства использования лицензионных договоров по двум указанным адресам, поскольку из материалов дела следует, что лицензионный договор с ФИО6 на территории <...>, зарегистрирован в Росреестре 21.02.2020, а иск был подан январе 2020 года. Как видно из видеозаписи № 13 закупка товара в магазине происходила 29.10.2019, то есть на момент видеосъемки № 13 между истцом и ФИО6 лицензионный договор заключен не был.

Между тем, вышеуказанный довод не имеет правового значения, поскольку указанная дата является лишь датой регистрации лицензионного договора, а не датой его заключения.

Заявляя о злоупотреблении истцом правом, ответчик указывает на то, что в производстве арбитражных судов имеются многочисленные иски истца и аффилированных с ним организаций с требованиями о взыскании компенсации, поданные в защиту многочисленных товарных знаков. Ответчик считает, что лицо, обладающее настолько значительным «портфелем» товарных знаков и, тем не менее, регулярно подающее новые заявки на регистрацию товарных знаков, не может добросовестно использовать их все в гражданском обороте.

По ходатайству ответчика суд вынес на обсуждение вопрос о злоупотреблении истцом его правом и о его недобросовестном поведении при регистрации и использовании товарного знака № 543558, по результатам которого установил, что факт злоупотреблении истцом его правом и о его недобросовестном поведении при регистрации и использовании товарного знака № 543558 материалами дела не подтверждается.

Само по себе обращение в суд за судебной защитой не может свидетельствовать о злоупотреблении правом, а при установлении факта злоупотребления правом суду следует установить конкретные обстоятельства, достаточно очевидно свидетельствующие о наличии цели причинить вред другому лицу. Данная позиция изложена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 12.11.2019 N С01-1088/2019 по делу N А10-6263/2018. В данном случае обстоятельства, свидетельствующие о наличии цели истца причинить вред другому лицу, из его действий по регистрации товарного знака не усматриваются.

Также неправомерна ссылка ответчика на решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-725/2018 в отношении ИП ФИО2 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству РФ № 543558 «МУРАВЕЙ» в отношении услуг 42 класса Международной классификации товаров и услуг, поскольку указанный судебный акт был отменен.

Помимо прочего, ответчик указывает на то, что истцом не представлено доказательств того, что кто-либо из потребителей был введен в заблуждение вывеской, ранее располагавшейся на здании ответчика, полагая, что услуги в этом здании оказываются истцом. Ответчик считает, что в глазах среднего потребителя товарные знаки истца и обозначение, используемое ответчиком, не могут вызывать у потребителя ассоциации об их принадлежности одному источнику и восприниматься потребителем как названия, индивидуализирующие услуги, оказываемые одним и тем же лицом.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 № 2979/06 по делу № А40-63533/2004 и от 17.04.2012 № 16577/11 по делу № А40-2569/2011, в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 № 309-ЭС16-15153.

При оценке сравниваемых обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения следует руководствоваться Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, в соответствии с пунктом 41 которых обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) — если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 тех же Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. При определении сходства обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сравниваемые обозначения ответчика и товарный знак истца содержат визуальное и графическое сходство, сходство внешней формы, одинаковое смысловое значение, словесное обозначение совпадает с зарегистрированным товарным знаком истца. Незначительное расхождение в деталях изображений не препятствуют восприятию у обычного потребителя данных изображений как изображений товарных знаков, принадлежащих истцу.

С учетом изложенного, а также исходя из разъяснений, изложенных в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", согласно которым вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы, суд, основываясь на осуществленном им сравнении обозначений и изображений на товаре, и товарными знаками истца, пришел к выводу о том, что они являются сходными до степени смешения с товарными знаками истца в глазах потребителя ввиду наличия достаточного количества совпадающих признаков.

Кроме того, как указано в абз.2 п.162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

Из материалов дела следует, что истец просит взыскать компенсацию в соответствии с пп.2 п.4 ст. 1515 Гражданского кодекса РФ (с учетом требований п.2 ст.1477 Гражданского кодекса РФ) в двукратном размере стоимости услуг по реализации товаров, при оказании ответчиком которых незаконно использовалось спорное обозначение. При этом истец считает, что вправе рассчитывать на компенсацию в размере 6 000 000 руб. (равной двукратной стоимости половины объёма реализованных товаров с незаконным использованием ответчиком спорного товара), однако, просит взыскать с ответчика компенсацию в размере 800 000 руб.

Возражая против представленного истцом расчета, ответчик указывает на то, то принадлежащий истцу товарный знак № 543558 был использован ответчиком не на товарах, а на вывеске принадлежащих ему магазинов. При рассмотрении дела не было установлено ни одного случая продажи ответчиком товара, маркированного обозначением «Муравей», в связи с чем, по мнению ответчика, отсутствуют основания для определения компенсации в размере двукратной стоимости контрафактного товара, маркированного товарным знаком или сходным с ним обозначением.

Указанный довод ответчика отклоняется судом, поскольку истец не заявлял, что ответчик использовал спорное обозначение непосредственно на товарах, а сообщил, что ответчик использовал это обозначение при реализации товаров (в том числе на вывеске).

В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2017 NC01-207/2017 по делу N А19-6193/2016 отмечено, что в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ размещение товарного знака на вывеске означает использование товарного знака.

В силу п.4 ст.1515 Гражданского кодекса РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1)в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2)в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При этом, в постановлении от 19.04.2021 по делу N А32-2250/2020 Суд по интеллектуальным правам признал неправомерными выводы нижестоящих судов о том, что при выбранном варианте расчета истца стоимости компенсации как двукратная стоимость оказанных услуг, сама по себе выручка не будет являться равной стоимости оказанных услуг, истцом неверно приравнивается стоимость реализованных товаров к выручке от реализации товара, к количеству денежных средств, полученных от реализации товаров, а также общей выручке ответчика, стоимость реализованных товаров состоит из себестоимости товара и услуг по реализации данного товара, то есть стоимость услуг по реализации товара значительно ниже, чем выручка от реализации товара. Суд по интеллектуальным правам отметил, что, поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости товаров (услуг), императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с расчетом размера компенсации, заявленным истцом, могут основываться на оспаривании заявленной истцом стоимости услуг и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие. Установленная судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, стоимость услуг в двукратном размере составляет компенсацию, подлежащую взысканию за соответствующее нарушение. Ответчик же вправе оспорить рассчитанный на основании открытых сведений о результатах его хозяйственной (финансовой) деятельности размер компенсации путем представления контррасчета размера компенсации исходя из существа нарушения либо иных доказательств, в том числе данных его бухгалтерского баланса.

Между тем, ответчик контррасчет не представил, не заявил о недостоверности представленных истцом доказательств, а также не представил никаких доказательств, подтверждающих, что ответчиком в спорный период реализовано тваров на иную стоимость, чем указано истцом.

При указанных обстоятельствах требование истца является обоснованным и подлежит удовлетворению в полном объеме.

Согласно ст.110 Арбитражного процессуального кодекса РФ расходы по государственной пошлине относятся на ответчика (при этом согласно указания в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2021 по настоящему делу судом распределены расходы по государственной пошлине во всех трех инстанциях).

Руководствуясь ст.ст.110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строймаг" в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО2 800 000 руб., а также расходы по государственной пошлине 8 000 руб.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строймаг" в доход федерального бюджета государственную пошлину 17 000 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья

/
Д.М. Бунеев