Решение от 10 января 2022 г. по делу № А76-6486/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А76-6486/2021
10 января 2022 г.
г. Челябинск


Резолютивная часть решения объявлена 24 декабря 2021 г.

Полный текст решения изготовлен 10 января 2022 г.


Судья Арбитражного суда Челябинской области Бесихина Т.Н. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «МВ Барбел», г. Петрозаводск, Республика Карелия (ОГРН <***>, далее – истец, ООО «МВ Барбел»)

к ответчикам:

-общество с ограниченной ответственностью «Сила Стали», г. Магнитогорск, Челябинская область (ОГРН <***>, далее – ООО «Сила стали»)

-общество с ограниченной ответственностью «Айрон Кинг», г. Верхнеуральск, Челябинская область (ОГРН <***>, далее – ООО «Айрон Кинг»)

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора – ФИО2, г. Петрозаводск, Республика Карелия,

о защите исключительных прав на промышленные образцы по патентам РФ №115842, 112648

при участии в судебном заседании представителя ответчиков:

ООО «Сила стали» – ФИО3 (доверенность от 19.01.2021 б/н),

ООО «Айрон Кинг» – ФИО3 (доверенность от 19.01.2021 № 4),

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 и общество «МВ Барбел» обратились в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к обществу «Сила Стали» и обществу «Айрон Кинг» о запрете ответчикам применения, предложения к продаже, продаже, иного введения в гражданский оборот и хранение для этих целей уличных тренажеров IronKing «Жим лежа» модель SW09, «Жим от плеч» модель SW10, «Шаги приседания» модель SW11; опубликовании в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения суда о неправомерном использовании ответчиками промышленных образцов по патентам РФ №115842,112648.

Требования обоснованы ссылкой на положения ст. 1250, 1252, 1253, 1358, 1406, 1407 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Делу присвоен №А07-9661/2020.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.01.2021 в отдельное производство выделены требования ФИО2 к обществу «Сила Стали» и обществу «Айрон Кинг», материалы направлены в Верховный суд Республики Башкортостан для направления их в суд общей юрисдикции, к подсудности которого они отнесены законом.

Одновременно дело №А07-9661/2020 по рассмотрению требований общества «МВ Барбел» к обществу «Сила Стали» и обществу «Айрон Кинг» о запрете применение, предложение к продаже, продаже и хранение уличного тренажера «Жим лежа», «Жим от плеч», «Шаги приседания», модель SW09, SW10, SW11; опубликовании в официальном бюллетене Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решение суда о неправомерном использовании ответчиками промышленных образцов по патентам РФ №115842,112648, направлено по подсудности в Арбитражный суд Челябинской области.

В Арбитражном суде Челябинской области делу присвоен №А76?6486/2021.

Определением от 26.05.2021 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечен ФИО2

По существу заявленных требований ответчики представили отзыв (т.6 л.д.10-11), в котором просили в удовлетворении исковых требований отказать, поскольку истцу предоставлена по договору № 1МВ от 22.01.2019 простая неисключительная лицензия.

Третье лицо представило мнение на иск (т.6 л.д.24, 45-46), в котором требования истца поддержало.

Истец представил возражения на отзыв (т.6 л.д.26-27, 38-40).

В обоснование требований истец и третье лицо ссылаются на то, что ФИО2 с 15.05.1997 по 20.10.2011 являлся индивидуальным предпринимателем, основным видом деятельности которого являлось "Производство спортивных товаров", с 11.07.2011 создал и возглавил в качестве директора общество "МВ", основным видом деятельности которого являлось "Производство спортивных товаров", а 25.11.2014 учредил ООО «МВ Барбел», основным видом деятельности которого являлось "Производство спортивных товаров", которое и по настоящее время осуществляет предпринимательскую деятельность по производству спортивных снарядов. И все эти годы по настоящее время ФИО2 получает за эту свою предпринимательскую экономическую деятельность свое вознаграждение в установленном законом порядке. ФИО2 как единственный учредитель ООО «МВ Барбел» 21.08.2019 принял решение, оформленное протоколом общего собрания № 1/МВ, согласно которому ООО «МВ Барбе» обязуется производить спортивный инвентарь и заниматься его распространением.

Истец просил признать внедрение ФИО2 исключительной лицензии в производство ООО «МВ Барбел» в отношении патентов РФ № 115842 и № 112648 в соответствии со ст. 1235, 1236 и 1239 ГК РФ.

В заседание, назначенное на 20.12.2021, истец и третье лицо явку представителей не обеспечили. О времени и месте рассмотрения спора все участники уведомлены в порядке ч. 1, 6 ст.121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации путем размещения соответствующей информации в установленном порядке в сети интернет.

Неявка извещенных лиц не препятствует рассмотрению дела в их отсутствие (ч. 3, 5 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В заседании ответчиками были поддержаны ранее заявленные возражения против удовлетворения иска.

В заседании суд рассмотрел поданное ранее заявленное истцом ходатайство о привлечении к рассмотрению дела третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора (т. 1 л.д. 23-26), которыми являются муниципальные образования и иные организации, в том числе казначейство, министерство молодежной политики, военно-спортивный фонд-Башкортостан - которым ответчиками поставлялись тренажеры, а также которые связаны с вопросом приобретения этих тренажеров.

Протокольным определением суд отказал в удовлетворении заявленного ходатайства, поскольку не установил оснований указанных для этого в ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В заседании был объявлен перерыв до 24.12.2021. Дата и время заседания были определены исходя из сформированного графика заседаний. Информация о перерыве в виде публичного объявления была размешена в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

За время перерыва судом было рассмотрено и отклонено ходатайство истца о проведении заседания путем использования средств видеоконференц-связи.

После перерыва заседание продолжено в отсутствие представителей сторон и третьего лица.

Дело рассмотрено в порядке ч. 3, 5 ст. 156, ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по имеющимся в деле доказательствам.

Исследовав представленные в материалы дела оказательства, суд установил следующее.

Согласно ст. 1353 ГК РФ исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В силу п. 1 ст. 1354 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Согласно п. 2 этой же статьи охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (п. 2 ст. 1375 и п. 2 ст. 1376 ГК РФ).

Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со ст. 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец (п. 1 ст. 1358 ГК РФ).

В силу п. 2 ст. 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели (п. 3 ст. 1358 ГК РФ).

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1354 ГК РФ.

В пункте 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума № 10) разъяснено, что использование без согласия патентообладателя не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает.

Таким образом, в предмет доказывания по рассматриваемому спору о нарушении исключительного права на промышленный образец входит установление обстоятельств использования в изделиях ответчика всех существенных признаков промышленного образца или совокупности признаков, производящей на информированного потребителя такое же общее впечатление.

Истец указывает на то, что ответчик – ООО «Айрон Кинг» производит следующие модели уличных тренажеров с изменяемой нагрузкой:

-IronKing «Жим лежа» модель SW09;

-IronKing «Шраги приседания», модель SW11;

-IronKing «Жим от плеч», модель SW10.

Информация о вышеназванных моделях доступна на веб-сайте https://ironking.ru/, администратором которого является ООО «Айрон Кинг» согласно информации о домене, предоставленной регистратором Reg.ru (т.1 л.д. 98). Факт размещения информации об указанной продукции подтверждается скриншотами (т. 1 л.д. 99- ).

Вышеназванные модели, согласно иску, продаются в интернет-магазине на веб-сайте https://sila-stali.ru. Администратором данного сайта, согласно информации о домене, предоставленной регистратором Reg.ru, является ООО «Сила Стали». На сайте ООО «Айрон Кинг», а именно на странице https://ironkinq.ru/news/obnovlennyy-internet-magazin-sila-s/, указано: «...все желающие купить наши тренажеры, гантели, швейную продукцию могут сделать это в нашем интернет магазине Sila-Stali.ru».

Тем самым, по мнению истца, оба ответчика вводят вышеназванную продукцию в гражданский оборот путем предложения к продаже и продажи.

В подтверждение продажи тренажеров истец сослался на государственные контакты, приложенные им к иску в обоснование требований. Продавцом по контрактам выступает ООО «Сила Стали».

В подтверждение соответствия поставленных изделий рассматриваемым патентам на промышленные образцы, истец представил протоколом осмотра доказательств от 11.12.2019 четырех уличных спортивных тренажеров. Указывает на то, что на страницах 8-10 Протокола зафиксированы изображения модели IronKing «Шраги приседания SW11», на страницах 11-13 - модели IronKing «Жим лежа SW09», страницах 14-17 - модели IronKing «Жим от плеч SW10». Сравнительный анализ модели IronKing «Шраги приседания SW11» и промышленного образца, защищаемого Патентом № 1, произведенный сертифицированным патентным поверенным Российской Федерации, показал, что вышеназванная модель содержит все существенные признаки промышленного образца по п. 7 Патента № 1. Кроме того, модель IronKing «Шраги приседания SW11» производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по п. 7 Патента № 1. Аналогичным образом, сравнительный анализ модели IronKing «Жим лежа SW09» и промышленного образца, защищаемого патентом № 1, произведенный сертифицированным патентным поверенным Российской Федерации, показал, что вышеназванная модель содержит все существенные признаки промышленного образца по п. 3 Патента № 1. Кроме того, модель IronKing «Жим лежа SW09» производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по п. 3 Патента № 1. Кроме того, сравнительный анализ модели IronKing «Жим от плеч SW10» и промышленного образца, защищаемого патентом № 2, показал, что вышеназванная модель содержит все существенные признаки промышленного образца по п. 8 Патента № 2. Кроме того, модель IronKing «Жим от плеч SW10» производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по п. 8 Патента № 2.

Истец, ссылаясь на нарушение ответчиками указанными выше действиями его прав на промышленные образцы по патентам РФ № 115842 и № 112648, обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

Как следует из материалов дела, ФИО2 является патентообладателями на промышленные образцы № 115842 и № 112648 - Комплекс уличных спортивных тренажёров (изделие в целом), уличный спортивный тренажёр (самостоятельная часть изделия)» (т.1 л.д.59-74,75-97).

Согласно п. 1 ст. 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату (п. 1 ст. 1235 ГК РФ).

На основании лицензионного договора № 1/МВ от 22.01.2019 (т.3 л.д.159-164, т.4 л.д.79-81) ФИО2 (лицензиар) предоставил ООО «МВ Барбел» (лицензиат) право использования следующих патентов № 2515434, № 2632757, № 106092, № 2661318, № 2661319, № 112647 и № 112648 (п. 1.1 договора).

Согласно п. 1.2, 1.3 договора лицензиату предоставляется право на объект интеллектуальной собственности (ОИС) с сохранением за лицензиаром права выдать лицензии другим лицам (простая неисключительная лицензия).

Таким образом, по договору истцу были переданы права неисключительной лицензии лишь в отношении патент на промышленный образец № 112648.

Права на патент № 115842 третьим лицом истцу не предавались.

Это же следует из сведений о патентах (т.1 л.д.59-97), в соответствии с которыми на основании лицензионного договора право неисключительной лицензии на срок действия патента на территории РФ предоставлено ООО «МВ Барбел» лишь в отношении патента № 112648.

Согласно ст. 1254 ГК РФ, если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 настоящего Кодекса.

В п. 79 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» даны разъяснения о том, то при применении ст. 1254 ГК РФ необходимо учитывать, что она не предоставляет лицензиатам - обладателям простой (неисключительной) лицензии право защищать свои права способами, предусмотренными ст. 1250 и 1252 ГК РФ. Таким правом на основании этой статьи Гражданского кодекса Российской Федерации обладают только лицензиаты - обладатели исключительной лицензии.

Таким образом, у истца, которому переданы права неисключительной лицензии на один из двух заявленных в иске патентов, вообще не возникло каких-либо прав на обращение с настоящим иском к ответчикам.

При этом само по себе то, что ФИО2 является учредителем ООО «МВ Барбел» не свидетельствует о передаче прав исключительной лицензии на патенты № 115842 и № 112648 этому обществу. В уставный капитал соответствующие имущественные права не вносились, регистрация этих прав не осуществлялась. Право на распоряжение исключительными правами сохранено за ФИО2

С учетом изложенного, в удовлетворении требований суд отказывает.

Что касается, довода истца о том, что необходимо признать внедрение ФИО2 исключительной лицензии в производство ООО «МВ Барбел» в отношении патентов РФ № 115842 и № 112648 в соответствии со ст. 1235, 1236 и 1239 ГК РФ, то эти доводы не могут являться предметом рассмотрения настоящего спора.

В силу ст. 1239 ГК РФ в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации (в частности, статьями 1362 и 1423), суд может по требованию заинтересованного лица принять решение о предоставлении этому лицу на указанных в решении суда условиях права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу (принудительная лицензия).

При рассмотрении соответствующих споров судом, исходя из аналогии закона (п. 1 ст. 6 ГК РФ), применяются положения п. 1 ст. 445 ГК РФ (п. 43 постановления № 10 от 23.04.2019).

При этом, согласно разъяснениям того же п. 43 постановления № 10 от 23.04.2019, принимая решение о предоставлении лицу права использования результата интеллектуальной деятельности, суд должен в резолютивной части решения указать условия лицензионного договора о предоставлении простой (неисключительной) лицензии. С учетом этого предполагаемые условия предоставления такой лицензии должны быть приведены в исковом заявлении (пункт 1 статьи 1362 и пункт 1 статьи 1423 ГК РФ). Несоблюдение этого требования влечет оставление искового заявления без движения (статья 136 ГПК РФ, статья 128 АПК РФ). Суд, установив право требовать предоставления принудительной лицензии, рассматривает имеющиеся разногласия сторон по отдельным условиям этой лицензии. Действие принудительной лицензии может быть прекращено в соответствии с положениями статьи 450 ГК РФ (в том числе в судебном порядке по иску патентообладателя на основании абзаца третьего пункта 1 статьи 1362, пункта 4 статьи 1423 ГК РФ). Односторонний отказ от принудительной лицензии недопустим.

Таким образом, рассмотрение вопроса о признании принудительной лицензии является преддоговорным спором, ответчиком по которому является правообладатель соответствующей лицензии, в данном случае таковым должен являться ФИО2

В силу ст. 112 АПК РФ в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу арбитражным судом разрешаются вопросы распределения судебных расходов.

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Истцом заявлены требования к ответчикам не солидарно. При этом к каждому из них заявлено по четыре требования (три о запрете и одно о публикации).

За рассмотрение требований неимущественного характера госпошлина подлежит уплате за каждое требование по 6000 руб.

За рассмотрение спора истец (ООО «МВ Барбел») платежным поручением от 24.04.2020 № 3 (т.1 дл. 17) уплатил госпошлину в сумме 48 000 руб.

Поскольку в удовлетворении требований отказано, расходы по госпошлине относятся на истца и возмещению не подлежат.

Руководствуясь ст. 110, 156, 163, 167 – 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции (ч. 1 ст. 180 АПК РФ). Настоящее решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты изготовления его в полном объеме.

В соответствии с ч. 2 ст. 257 АПК РФ апелляционная жалобы подаются в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение.


Судья Т.Н. Бесихина