Решение от 13 ноября 2017 г. по делу № А41-24270/2017

Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А41-24270/17
13 ноября 2017 года
г.Москва


Резолютивная часть решения объявлена 03 ноября 2017 года

Полный текст решения изготовлен 13 ноября 2017 года

Арбитражный суд Московской области в составе:

председательствующий судья М.В. Саенко,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску ООО "СОЛДРИМ-СПБ"

к ООО ИЦ "СОЛДРИМ-МСК"

третьи лица: SOLDREAM, INC и ФИО2

о защите исключительных прав, взыскании

при участии в судебном заседании - согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «СОЛДРИМ-СПБ» (ОГРН <***>) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ответчику Обществу с ограниченной ответственностью Инженерный центр «СОЛДРИМ-МСК» (ОГРН <***>) со следующими требованиями:

1. Запретить ответчику использовать фирменное наименование «Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр «СОЛДРИМ-МСК» в отношении следующих видов деятельности: оптовая торговля станками для обработки металлов (ОКВЭД 46.62.2), оптовая торговля станками для обработки прочих материалов (ОКВЭД 46.62.3) и монтаж промышленных машин и оборудования (ОКВЭД 33.20).

2. Запретить ответчику использовать обозначения "СОЛДРИМ" и "SOLDREAM", сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №600814 в отношении следующих услуг: услуги по розничной и оптовой продаже промышленного металлообрабатывающего оборудования, услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), наладка, ремонт и установка промышленного металлообрабатывающего оборудования, информация по вопросам обработки материалов, обработка металлов, работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц, исследования технические, экспертиза инженерно-техническая.

3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Инженерный центр СОЛДРИМ-МСК» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «СОЛДРИМ-СПБ» компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак №600814 в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельного требования, судом привлечены: SOLDREAM, INC и ФИО2.

Представители третьих лиц в судебное заседание по рассмотрению данного иска не явились. Дело рассматривается в порядке ст.ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

В обоснование исковых требований истец ссылается на нотариальный протокол осмотра интернет-сайта http://soldream.ru бланк №78АБ 0939527 от 08.06.2016; технико-коммерческое предложение токарно-револьверного станка Biglia B545 YS от 03.03.2016; нотариальный протокол осмотра выставочных центров истца и ответчика на выставке «Металлообработка», зарегистрированная в реестре нотариуса ФИО3 под номером 5-185 от 24.05.2016; сообщение по электронной почте с электронного адреса o.letin@soldream-msk.ru от 18.01.2016; письмо ООО «Северный Технопарк» исх. № 16-21-466Ф от 16.11.2017; 7/7 запрос Прокуратуры Московской области №7/6-73-2016 от 18.02.2016; письмо ООО «СОЛДРИМ-СПб» исх. № 112 от 29.02.2016; пояснительную записку ООО «Инженерный центр «СОЛДРИМ-МСК» №16/02/73 от 25.02.2016; свидетельство о государственной регистрации права 78АЖ №865246 от 12.02.2013; свидетельство на товарный знак Российской Федерации №600814;

В качестве правового основания истец ссылается на положения статей 1474, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ответчик представил отзыв на иск, согласно которому просит в удовлетворении иска отказать по основаниям, изложенным в нем.

В письменных объяснениях третьи лица возражали против иска.

В судебном заседании представитель истца по доверенности настаивал на удовлетворении исковых требований.

Представитель ответчика по доверенности возражал против удовлетворения иска.

Арбитражный суд, исследовав материалы дела и представленные доказательства, пришел к выводу, что заявленные требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, Общество с ограниченной ответственностью «СОЛДРИМ-СПБ» (ОГРН <***>) зарегистрировано 25.09.2003 за основным государственным регистрационным номером <***>.

Согласно пункту 2.2 Устава истца (в редакции от 19.08.2009) предметом деятельности истца является оптовая торговля станками для обработки металлов и оптовая торговля станками для обработки прочих материалов (приложение №3). Согласно сведениям из ЕГРЮЛ основным видом деятельности истца является оптовая торговля металлообрабатывающими станками – ОКВЭД 46.62.2; дополнительные виды деятельности, в частности включают: монтаж промышленных машин и оборудования – ОКВЭД 33.20, оптовая торговля станками для обработки прочих материалов – ОКВЭД 46.62.3, деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки ОКВЭД 85.42.9. Указанные виды услуг оказываются истцом де-факто.

Ответчик (Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр «СОЛДРИМ-МСК») зарегистрирован 06.12.2013 за основным государственным регистрационным номером <***>.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ видами деятельности ответчика, в частности, являются оптовая торговля металлообрабатывающими станками – ОКВЭД 46.62.2, а также оптовая торговля станками для обработки прочих материалов – ОКВЭД 46.62.3. Иные виды деятельности также связаны с металлообработкой.

На сайте ответчика по адресу http://soldream.ru/company указано, что «ООО ИЦ «СОЛДРИМ-МСК» является одним из крупнейших поставщиков высококачественного металлообрабатывающего оборудования для нужд промышленных предприятий России и стран СНГ. Целью компании ответчика является поставка прецизионного металлообрабатывающего оборудования, комплектующих к нему и предоставление обслуживания на высоком уровне».

Обращаясь в суд с настоящим иском, истец указал, что ответчик фактически ведет аналогичную с истцом деятельность по поставке оборудования для обработки металлов, что подтверждается коммерческим предложением ответчика клиентам, а также материалами, размещенными на сайте ответчика. Истец полагает, что сравниваемые фирменные наименования являются сходными до степени смешения, поскольку оригинальная, или сильная, часть двух наименований является тождественной – «СОЛДРИМ». Данное слово является неологизмом, фантазийным словом, что увеличивает его различительную способность. Различия же между фирменными наименованиями связаны с использованием истцом и ответчиком сокращенных указаний городов – СПб (Санкт-Петербург) и МСК (Москва) соответственно, а также с использованием ответчиком факультативного элемента, указывающего на род деятельности, – «инженерный центр» (на практике ответчик использует сокращенное «ИЦ», что подтверждается данными, размещенными на его сайте. Данные различия относятся к описанию деятельности, и не меняют впечатления о сходности двух фирменных наименований, формируемого сильным элементом «СОЛДРИМ».

Также из материалов дела следует, что помимо контрагентов, государственных органов и потребителей, истца с ответчиком путают и средства массовой информации.

Истец является правообладателем комбинированного товарного знака №600814 со словесным обозначением «Soldream» с датой приоритета от 02.02.2016, зарегистрированного для услуг 35, 37, 40, 41, 42 классов МКТУ, в том числе для следующих рубрик: «услуги по розничной и оптовой продаже промышленного металлообрабатывающего оборудования», «услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)», «наладка, ремонт и установка промышленного металлообрабатывающего оборудования», «информация по вопросам обработки материалов», «обработка металлов», «работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц», «исследования технические», «экспертиза инженерно-техническая».

Ответчик использует обозначения «СОЛДРИМ», «SOLDREAM», являющиеся сходными до степени смешения с зарегистрированным на имя истца товарным знаком, в отношении однородных услуг (в частности, ответчик в своей документации использует «by Soldream»).

Таким образом, материалами дела подтверждено введение потребителей в заблуждение относительно лица, которое оказывает услуги, действиями ответчика.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 данной статьи).

Пунктом 3 той же статьи предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

Согласно пункту 6 той же статьи, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном ГК РФ, может требовать полного или частичного запрета использования фирменного наименования.

При этом под частичным запретом использования в отношении фирменного наименования понимается запрет его использования в определенных видах деятельности.

Согласно пункту 1 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

В силу пункта 1 статьи 1475 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр юридических лиц.

Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования (пункт 2 статьи 1475 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пунктом 1 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет".

Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица (пункт 3 этой же статьи).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 этой статьи, по требованию правообладателя обязано по своему выбору прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, или изменить свое фирменное наименование, а также обязано возместить правообладателю причиненные убытки.

Пунктом 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрен перечень способов защиты исключительные прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в числе которых возможность предъявления требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб (подпункт 3).

Согласно пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Таким образом, товарный знак истца имеет преимущество перед фирменным наименованием ответчика, который в рассматриваемом случае должен прекратить незаконное использование фирменного наименования в отношении видов деятельности, однородных товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки.

Исключение ответчиком из учредительных документов соответствующих видов деятельности не установлено, равно как и факт прекращения осуществления такой деятельности.

В соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации фирменное наименование юридического лица и товарный знак представляют собой самостоятельные средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

Согласно абзацу 2 пункта 4 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункту 1 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическому лицу, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, принадлежит исключительное право его использования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом, в том числе путем указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет".

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными названным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 №122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Как указано в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Как разъяснено в пункте 42 Обзора, в ходе установления однородности товаров (услуг) суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров (услуг), их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров (оказания услуг).

Юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки (пункт 4 статьи 1474 Кодекса).

Гражданский кодекс не содержит абсолютного запрета на использование фирменного наименования, тождественного ранее зарегистрированному средству индивидуализации другой организации или сходного с ним до степени смешения.

Использование такого фирменного наименования может быть признано нарушением исключительного права на ранее зарегистрированное средство индивидуализации только в том случае, если оба правообладателя осуществляют аналогичную деятельность.

Подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Размер компенсации, подлежащей взысканию с ответчика за нарушение исключительных прав истца на товарный знак определен истцом в сумме 100 000 рублей.

Исходя из характера и обстоятельств допущенного нарушения, приняв во внимание нарушение ответчиком прав истца на товарный знак, степень вины нарушителя, а также принципы разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд признает подлежащим удовлетворению требование истца о взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование товарного знака в сумме 100 000 рублей. На основании вышеизложенных обстоятельств и норм права суд считает исковые требования нормативно и документально обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и ст.333.21 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина относится на ответчика.

Руководствуясь статьями 51, 110, 112, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Запретить ООО ИЦ "СОЛДРИМ-МСК" использовать фирменное наименование «Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр «СОЛДРИМ-МСК» в отношении следующих видов деятельности: оптовая торговля станками для обработки металлов (ОКВЭД 46.62.2), оптовая торговля станками для обработки прочих материалов (ОКВЭД 46.62.3) и монтаж промышленных машин и оборудования (ОКВЭД 33.20).

Запретить ООО ИЦ "СОЛДРИМ-МСК" использовать обозначения "СОЛДРИМ" и "SOLDREAM", сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №600814 в отношении следующих услуг: услуги по розничной и оптовой продаже промышленного металлообрабатывающего оборудования, услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), наладка, ремонт и установка промышленного металлообрабатывающего оборудования, информация по вопросам обработки материалов, обработка металлов, работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц, исследования технические, экспертиза инженерно-техническая.

Взыскать с ООО ИЦ "СОЛДРИМ-МСК" в пользу ООО "СОЛДРИМ-СПБ" компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак №600814 в размере 100 000 рублей, государственную пошлину в размере 16 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.

СудьяМ.В. Саенко