Решение от 11 ноября 2020 г. по делу № А66-12232/2018

15/2020-110404(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

Дело № А66-12232/2018
г.Тверь
11 ноября 2020 года
(резолютивная часть решения

объявлена 03 ноября 2020 года)

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Калита И.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, при участии представителей истца - ФИО2, общества с ограниченной ответственностью «Ритм-2000» – ФИО3, общества с ограниченной ответственностью «Универсам-79» - ФИО3, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Фреш Маркет», Московская область, г.Ступино, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации - 08.09.2011,

к обществу с ограниченной ответственностью «Ритм-2000», <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>, дата государственной регистрации - 25.01.2000, обществу с ограниченной ответственностью «Универсам-79», <...>, помещение IV, ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации - 30.06.1995,

о запрете использовать обозначение «ДА!», о взыскании 3 300 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на серию товарных знаков,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Фреш Маркет», Московская область, г.Подольск, обратилось в Арбитражный суд Тверской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Ритм-2000», г.Тверь, обществу с ограниченной ответственностью «Универсам-79», г.Тверь, о запрете использовать обозначение «ДА!» и сходное с ним до степени смешения для индивидуализации магазинов розничной и оптовой торговли и однородных услуг любыми способами, в том числе в рекламе, вывесках и сопроводительной документации; взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Ритм-2000», <...> 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав истца на серию товарных знаков; взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Универсам-79», <...> 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав истца на серию товарных знаков.

Решением Арбитражного суда тверской области от 15 апреля 2019 года по делу № А66-12232/2018 в удовлетворении заявленных обществом с

ограниченной ответственностью «Фреш Маркет», Московская область, г.Ступино, исковых требований отказано, с отнесением расходов по уплате государственной пошлины на истца.

Постановлением от 11 июня 2019 года Четырнадцатого Арбитражного апелляционного суда от решение Арбитражного суда Тверской области от 15 апреля 2019 года по делу № А66-12232/2018 оставлено без изменения, апелляционная жалоба общества с ограниченной ответственностью «Фреш Маркет» - без удовлетворения.

Постановлением от 20 сентября 2019 года Суда по интеллектуальным правам решение Арбитражного суда Тверской области от 15 апреля 2019 года по делу № А66-12232/2018 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 июня 2019 года по тому же делу отменены. Дело № А66-12232/2018 направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тверской области.

Определением Арбитражного суда тверской области от 21 сентября 2020 года удовлетворено ходатайство истца об уточнении заявленных исковых требований: признать незаконными действия общества с ограниченной ответственностью «Ритм-2000», г.Тверь, по использованию обозначения ДА! для индивидуализации деятельности магазинов, на вывесках, в рекламе, сопроводительной документации, в том числе чеках, и нарушающими исключительные права истца на серию товарных знаков ДА! принадлежащих истцу; признать незаконными действия общества с ограниченной ответственностью «Универсам-79», г.Тверь, по использованию обозначения ДА! для индивидуализации деятельности магазинов, на вывесках, в рекламе, сопроводительной документации, в том числе чеках, и нарушающими исключительные права истца на серию товарных знаков ДА! принадлежащих истцу; взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ритм-2000», г.Тверь компенсацию за незаконное использование товарного знака истца в размере 3 000 000 руб.; взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Универсам-79», г.Тверь, компенсацию за незаконное использование товарного знака истца в размере 300 000 руб.

В судебном заседании 03 ноября 2020 года истец заявленные исковые требования поддержал с учетом уточнений.

Представитель ответчиков поддержал ранее заявленные возражения против удовлетворения заявленных исковых требований.

Из представленных в материалы дела документов следует, что общество с ограниченной ответственностью «Фреш Маркет» является правообладателем серии товарных знаков по свидетельствам № 445206 (приоритет 23.07.2010), № 484287 (приоритет от 20.01.2012), № 581310 (приоритет от 07.05.2015), № 587517 (приоритет от 28.07.2015), № 587520 (приоритет от 04.08.2015), № 634482 (приоритет от 23.03.2016), № 615874 (приоритет от 29.06.2016), зарегистрированного в отношении, в том числе, для услуг 35-го класса МКТУ, магазины по оптовой и розничной продаже.

Общество с ограниченной ответственностью «Фреш Маркет» с 2015 года владеет исключительным правом на коммерческое обозначение «ДА!», поскольку именно в это время начал фактическое оказание услуг магазинов для потребителей.

Ответчики осуществляют торговую деятельность через сеть магазинов продуктов питания под обозначением «ВОДА», которые располагаются преимущественно в Тверской области, а так же в г.Пскове, г.Великом Новгороде и соседних городах. Сеть насчитывает более 15 магазинов, которые принадлежат либо обществу с ограниченной ответственностью «Ритм-2000», г.Тверь, либо обществу с ограниченной ответственностью «Универсам-79», г.Тверь.

В магазинах ответчиков на вывесках у входа, в торговых залах, на витринах с товарами и при указании цены используется обозначение «ВОДА!», буква «О» в котором выполнена в виде белого круга с расположенной в центре галочкой в виде V.

Полагая, что ответчики нарушают исключительное право истца на товарный знак, последний обратился в суд с настоящим иском.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнения представителей истца и ответчика, суд пришел к следующим выводам:

согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами

иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется путем: признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; признания недействительным решения собрания; признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону; иными способами, предусмотренными законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 названной статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Заявив требования и признании незаконными действий общества с ограниченной ответственностью «Ритм-2000», г.Тверь, по использованию обозначения ДА! для индивидуализации деятельности магазинов, на вывесках, в рекламе, сопроводительной документации, в том числе чеках, и нарушающими исключительные права истца на серию товарных знаков ДА! принадлежащих истцу; признании незаконными действий общества с ограниченной ответственностью «Универсам-79», г.Тверь, по использованию обозначения ДА! для индивидуализации деятельности магазинов, на

вывесках, в рекламе, сопроводительной документации, в том числе чеках, и нарушающими исключительные права истца на серию товарных знаков ДА! принадлежащих истцу, истец избрал ненадлежащий способ защиты права.

По смыслу статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо - лицо, чьи права или законные интересы нарушены или оспариваются, должно избрать такой способ защиты нарушенного права, который предусмотрен законом для конкретного вида правоотношений и который позволит в действительности восстановить нарушенное право.

Способы защиты гражданских прав направлены на обеспечение защиты прав и свобод и восстановление нарушенных прав, что следует, в том числе, из определений Конституционного Суда Российской Федерации от 27.05.2010 № 732-О-О, от 15.07.2010 № 948-О-О, от 23.09.2010 № 1179-О-О, от 25.09.2014 № 2258-О.

Гражданское законодательство не ограничивает субъекта в выборе способа защиты нарушенного права, при этом в силу статьи 9 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе осуществить этот выбор по своему усмотрению, но избранный лицом способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения и непосредственно привести к восстановлению нарушенного права.

Перечень способов защиты установлен Гражданским кодексом Российской Федерации или иными законами (статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При этом ни статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, ни статьи 1250, 1252, 1253, 1515 главы четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации не предусматривают такой способ защиты права, как признание незаконными действий юридических и физических лиц, не являющихся органами, осуществляющими публичные полномочия, или должностными лицами таких органов.

Обращаясь в арбитражный суд с иском о признании незаконными действий ответчиков по использованию обозначения «ДА!» истец фактически требует установить факты нарушений исключительного права, не указывая, каким законом (нормой) предусмотрен такой способ защиты права. Законом такой способ защиты исключительного права на товарный знак, как признание незаконными действий нарушителя, не предусмотрен.

В рассматриваемом случае обстоятельства использования товарного знака не являются юридическими фактами, которые могут быть установлены в порядке, предусмотренном главой 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и относятся к основанию, а не к предмету иска.

Кроме того, в данном случае не усматривается, каким образом избранный способ защиты приведет к действительному восстановлению прав и законных интересов истца в случае их нарушения ответчиками.

Магазины ответчиков, использовавшие на вывесках, в рекламе, сопроводительной документации спорное обозначение закрыты, что истцом не оспаривается. Следовательно, ничто не свидетельствует о наличии в действиях ответчиков конкретного длящегося и незавершенного правонарушения, на пресечение которого направлено требование о запрете использования товарного знака.

Принятый по делу судебный акт должен быть исполнимым, в том числе с учетом его возможного принудительного исполнения. Иное означало бы как отсутствие возможности восстановления нарушенных прав заявителя в объеме, соответствующем объему установленного судом нарушения, так и отсутствие правовой определенности.

При указанных обстоятельствах требования истца в части признания незаконными действий общества с ограниченной ответственностью «Ритм- 2000», г.Тверь, по использованию обозначения ДА! для индивидуализации деятельности магазинов, на вывесках, в рекламе, сопроводительной документации, в том числе чеках, и нарушающими исключительные права истца на серию товарных знаков ДА! принадлежащих истцу; признании незаконными действий общества с ограниченной ответственностью «Универсам-79», г.Тверь, по использованию обозначения ДА! для индивидуализации деятельности магазинов, на вывесках, в рекламе, сопроводительной документации, в том числе чеках, и нарушающими исключительные права истца на серию товарных знаков ДА!, принадлежащих истцу, удовлетворению не подлежат.

Истец просит взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ритм-2000», г.Тверь компенсацию за незаконное использование товарного знака истца в размере 3 000 000 руб.; с общества с ограниченной ответственностью «Универсам-79», г.Тверь, компенсацию за незаконное использование товарного знака истца в размере 300 000 руб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 43.2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»

(далее - постановление № 5/29), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы с позиции рядового потребителя, как разъяснено Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 13 информационного письма от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности».

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах» (далее - постановление № 15), при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований законодательства об авторском праве и смежных правах при использовании и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав и права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

Общество с ограниченной ответственностью «Фреш Маркет» осуществляет торговую деятельность через свою сеть магазинов по всей стране, реализую как пищевую, так и бытовую продукцию розничному потребителю, занимается деятельностью, связанной с оказанием рекламных услуг третьим лицам, то есть оказывает услуги, однородные услугам 35-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом деятельности истца является «Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах» (код ОКВЭД 47.11).

Одним из видов деятельности общества с ограниченной ответственностью «Ритм-2000» является «Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах» (код ОКВЭД 47.11).

Основным видом деятельности общества с ограниченной ответственностью «Универсам-79» - «Торговля розничная в неспециализированных магазинах» (код ОКВЭД 47.1).

К 35-му классу МКТУ относятся услуги, оказываемые лицами или организациями, основной целью которых является: помощь в эксплуатации или управлении коммерческого предприятия, или помощь в управлении делами или в коммерческой деятельности промышленного или торгового предприятия, а также услуги, оказываемые рекламными учреждениями, обеспечивающими, главным образом, связь с потребителями и оповещение или объявление с помощью любых средств информации о всевозможных товарах и видах услуг.

Общество с ограниченной ответственностью «Фреш Маркет» является правообладателем серии товарных знаков по свидетельствам № 445206 (приоритет 23.07.2010), № 484287 (приоритет от 20.01.2012), № 581310 (приоритет от 07.05.2015), № 587517 (приоритет от 28.07.2015), № 587520 (приоритет от 04.08.2015), № 634482 (приоритет от 23.03.2016), № 615874 (приоритет от 29.06.2016), которые также зарегистрированы, в том числе, в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

Оспариваемое обозначение является комбинированным. Представляет из себя композицию прямоугольной формы на зелёном фоне, в верхнем левом углу которой надпись «продуктовый дискаунтер», а под ним стилизованная надпись «ВОДА!» (заглавная буква «В» и за ней

объединенные изогнутым контуром буква «О» в виде белого круга с ассиметричным знаком V в центре, и ДА!).

Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения (пункт 2 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 3 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, использование для индивидуализации товаров и услуг обозначения, тождественного или сходного с ним до степени смешения товарному знаку иного лица, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его нарушения ответчиком путем использования тождественного или сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Факт принадлежности обществу с ограниченной ответственностью «Фреш Маркет» исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации №№ 445206, 484287, 581310, 587517, 587520, 634482, 615874, в защиту которых оно обратилось с настоящим иском, подтвержден представленными в материалы дела документами и сторонами не оспаривается.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила № 482) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Данные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил № 482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил № 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10) и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а, следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

При этом, поскольку ряд защищаемых товарных знаков истца и спорное обозначение ответчиков являются комбинированными, при оценке сравниваемых обозначений в целом подлежит учету влияние изобразительных элементов. Вхождение одного обозначения (например, словесного элемента, являющегося единственным элементом в защищаемом товарном знаке истца) в другое исключает вывод о несходстве таких обозначений.В случае установления сходства осуществляется анализ возможности смешения сравниваемых обозначений. При анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, однородность товаров и услуг, но и различительная способность защищаемых товарных знаков.

Товарные знаки истца являются словесными ( № 445206), комбинированными (484287, 581310, 587517, 587520, 634482, 615874), включают словесный элемент ДА!, обозначение выполнено заглавными буквами русского алфавита с использованием стандартного шрифта черного

цвета, в конце слова - восклицательный знак. Комбинированные товарные знаки (484287, 581310, 587517, 587520, 634482, 615874) зарегистрированы в отношении услуг 35 Класса МКТУ, изображены на фоне прямоугольников, в том числе зеленого цвета.

В используемом ответчиками обозначении присутствует полностью совпадающий по фонетическому и семантическому критериям словесный элемент «ДА!», на который падает логическое и смысловое ударение и который имеет самостоятельное значение.

Сходство товарного знака ответчиков с противопоставленным товарным знаком истца обусловлено полным вхождением доминирующего словесного элемента товарного знака истца в товарный знак ответчика.

Сходство товарных знаков до степени смешения, также зависит от однородности товаров, в отношении которых используются противопоставляемые обозначения (товарные знаки).

Как следует из пункта 45 Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Однородность реализуемых истцом товаров товарам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе для установления статуса заинтересованности лица, подавшего иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции в соответствии со статьями 1229, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришел к выводу о доказанности фактов нарушения исключительных прав истца ответчиком.

Суд, принимая во внимание обстоятельства дела, доводы ответчиков, учитывая при определении размера компенсации непродолжительность периода нарушения исключительных прав истца; небольшое количество магазинов; закрытие спорных магазинов на момент подачи искового заявления в суд, полагает, что размер компенсации, обеспечивающий баланс интересов сторон и подлежащий взысканию с общества с ограниченной ответственностью «Ритм-2000» составляет 500 000 руб.; подлежащий взысканию с общества с ограниченной ответственностью «Универсам-79»50 000 руб.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение неимущественных требований подлежат отнесению на истца; расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение имущественных требований подлежат отнесению на истца и ответчиков пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ритм-2000», <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>, дата государственной регистрации - 25.01.2000, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Фреш Маркет», Московская область, г.Ступино, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации – 08.09.2011, 500 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака, а так же 5 984,55 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Универсам79», <...>, помещение IV, ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации – 30.06.1995, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Фреш Маркет», Московская область, г.Ступино, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации – 08.09.2011, 50 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака, а так же 598,45 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении оставшейся части заявленных обществом с ограниченной ответственностью «Фреш Маркет», Московская область, г.Ступино, исковых требований, отказать.

Исполнительные листы выдать взыскателю в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, город Вологда, в месячный срок со дня его принятия.

Судья И.В.Калита