Решение от 29 апреля 2022 г. по делу № А70-24324/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина д.74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело №

А70-24324/2021
г. Тюмень
29 апреля 2022 года
Резолютивная часть решения объявлена 25.04.2022г.

Решение в полном объеме изготовлено 29.04.2022г.


Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Марковой Н.Л., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании иск

ООО «МТК-Строй» (далее – истец)

к ООО ТК «Сибно» (далее – ответчик)

третье лицо - ООО «Сибнефтеоборудование»

об обязании совершить определенные действия

о взыскании 5000000,00 рублей компенсации за нарушение исключительных прав


при участии:

от истца: ФИО2, доверенность от 09.12.2021 №1/12

от ответчика: ФИО3, доверенность 20.12.2021 №б/н

от третьего лица: не явилось, извещено

установил:

В Арбитражный суд Тюменской области 14.12.2021 поступило исковое заявление ООО «МТК-Строй» к ООО ТК «Сибно»:

- о прекращении использования любой информации о товаре, содержащем каждый признак независимого пункта, содержащегося в патенте РФ №174332 на полезную модель «Герметизатор устьевой роторный», в т.ч. рекламировать, производить (изготавливать), предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукцию, произведенную с нарушением патента РФ №174332,

- о взыскании 5000000,00 рублей компенсации за нарушение исключительных прав,

- о взыскании судебных расходов.

К участию в деле третьим лицом, не заявляющим самостоятельных исковых требований, было привлечено ООО «Сибнефтеоборудование».

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем исключительных прав на основании патента на полезную модель №174З32, дата приоритета полезной модели 28.01.2017, дата государственной регистрации в государственном Российской Федерации 11.10.2017, срок действия исключительного права на полезную модель 28.07.2017 года. В обоснование заявленных исковых требований истец указывает, что ему стало известно о том, что третье лицо нарушает его исключительные права на полезную модель по патенту №174332 «Герметизатор устьевой роторный», осуществляя незаконный выпуск данной модели и производя ее реализацию третьим лицам с целью получения прибыли. При содействии третьих лиц истец осуществил покупку данного изделия у ответчика. В распоряжении истца имеется образец изделия «Герметизатор устьевой роторный ГУР-МС.01.000» Заводской №13191 производства ООО «Сибнефтеоборудование» стоимостью 51468,00 рублей. Исследовав приобретённое изделие, истец пришел к выводу, что оно является идентичной копией запатентованной им полезной модели №174332 ««Герметизатор устьевой роторный». В подтверждении указанный доводов, истец ссылается на заключение специалиста патентного поверенного РФ ФИО4, которая проводила исследование истцу на основании заключенного с ним договора на оказание услуг по составлению о нарушении или не нарушении исключительных прав от 23.09.2021 №335-МТК. Согласно заключению специалиста следует, что при проведении сопоставительного анализа всей совокупности существенных признаков исследуемых модели, было выявлено, что существенные признаки полезной модели по патенту РФ №174332, правообладателем которой является истец, полностью совпадают с существенными признаками модели «Герметизатор устьевой роторный ГУР-МС.01.000» Заводской №13191, произведенный третьим лицом. Право использования полезной модели по патенту №174332 принадлежит истца на основании договора от 25.10.2021 №РД0378597. При этом права использования запатентованной модели иным лицам истцом не передавалось. Как указывает истец, ему достоверно известно, что ответчик нарушает его исключительные права на указанную полезную модель, изготовленную третьим лицом и осуществляя его реализацию иным третьим лицам, с целью получения систематического получения прибыли. 16.08.2021 истец направил в адрес ответчика претензию (требование) о прекращении нарушения исключительных и авторских прав, а также с требованием о возмещении убытков. Поскольку указанную претензию ответчик проигнорировал, истец 10.10.2021 направил ее повторно в адрес ответчика, которая им была получена 15.10.2021, что подтверждается отчетом об отслеживании почтового отправления №18866662510566. В связи с тем, что ответчик неоднократно игнорировал требования истца в части претензионных требований, истец обратился в суд с настоящими исковыми требованиями.

Ответчик представил отзыв о несогласии с иском, в котором указывает, что он не является производителем данного оборудования и не вводил его в гражданский оборот, в связи с чем, он не считает себя лицом, нарушившим права истца. Также ответчик в отзыве заявил возражения относительного размера компенсации, заявил соответствующее ходатайство, просит суд уменьшить размер компенсации до 10000,00 рублей.

Третье лицо представило отзыв на иск, согласно которому указывает, что оно с 2005 года сначала в кооперации с ОАО «Шадринский завод транспортного машиностроения», а затем и с использованием собственных средств совместно с заслуженным изобретателем РФ ФИО5 внедрило в производство его разработки и в дальнейшем совершенствовало их. Третье лицо со ссылкой на ст.1361 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) указало, что оно вправе производить и продавать любым лицам спорное оборудование в объеме максимально произведенного количества в год, предшествующий дате приоритета полезной модели. Также третье лицо подтвердила обстоятельства, на которые ссылается истец в обоснование иска и указало, что 12.11.2020 между ним и ответчиком был заключен договор комиссии №10, предметом которого является совершение ответчиком следок по реализации товара общества за комиссионные вознаграждением в размере пяти процентов от стоимости реализованного товара, произведённого третьим лицом. Ответчик 16.06.2021 в соответствии со спецификацией №35 согласовал с обществом реализацию группы товаров, в числе которых находился «Герметизатор устьевой роторный», цена реализации составила 51468,00 рублей. По товарной накладной от 19.07.2021 третье лицо передало ответчику данный товар для реализации истцу, с которым у него заключен договор от своего имени, но в интересах третьего лица. За все время действия договора была осуществлена отгрузка одной единицы товара. Иных сделок с ответчиком в отношении данного товара не заключалось.

В судебном заседании истец поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик в судебном заседании настаивал на доводах отзыва.

Третье лицо в судебное заседание не явилось, извещено надлежащим образом.

Заслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, а также представленные в материалы дела доказательства, суд считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

В соответствии со ст.1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования полезной модели. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на полезную модель (п.1). Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели (п.3).

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским Кодексам Российской Федерации (п.1 ст.1229 ГК РФ).

Материалами дела подтверждаются обстоятельства, что истец является правообладателем исключительных прав на основании патента на полезную модель №174З32, дата приоритета полезной модели 28.01.2017, дата государственной регистрации в государственном Российской Федерации 11.10.2017, срок действия исключительного права на полезную модель 28.07.2017 года. Право использования полезной модели по патенту №174332 принадлежит истца на основании договора от 25.10.2021 №РД0378597. При этом права использования запатентованной модели иным лицам истцом не передавалось.

Довод третьего лица, что оно с 2005 года сначала в кооперации с ОАО «Шадринский завод транспортного машиностроения», а затем и с использованием собственных средств совместно с заслуженным изобретателем РФ ФИО5 внедрило в производство его разработки и в дальнейшем совершенствовало их, документально не подтвержден.

Исходя из анализа представленных в совокупности доказательств, суд приходит к выводу, что ответчик и третье лицо документально не подтвердили факт правомерного использования спорного объекта, принадлежащего истцу на праве исключительных прав.

Соответствие между товарами, принадлежащему истцу на праве исключительных прав, и товара изготовленного третьим лицом и реализованным ответчиком истцу подтверждается заключением специалиста в лице патентного поверенного РФ ФИО4. Из выводов данного заключения следует, что существенные признаки полезной модели по патенту РФ №174332, правообладателем которой является истец, полностью совпадают с существенными признаками модели «Герметизатор устьевой роторный ГУР-МС.01.000» Заводской №13191, произведенный третьим лицом.

Согласно п.1 ст.1250 ГК РФ интеллектуальный права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В силу п.2 ст.1250 ГК РФ способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом.

В случае нарушении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в ст.12 и п.1 ст.1252 ГК РФ.

Согласно подп.2-4 п.1 ст.1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования о пресечении действий, нарушающих прав или создающих угрозу его нарушения - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное ст.1245, п.3 ст.1263 ГК РФ; об изъятии материального носителя в соответствии с п. 4 ст. 1252 ГК РФ к его изготовлению импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю.

Исходя из п.5 ст.1352 ГК РФ орудия, оборудование или иные средства, главным образом используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации.

Истцом выбран способ защиты права в виде взыскания компенсации в твердом размере на основании пп.1 ст.1406.1 ГК РФ в пределах от 10000,00 рублей до 5000000,00 рублей определяемом по усмотрению суда исходя из характера правонарушения, а также способ в виде пресечения действий в силу ст.1252 ГК РФ.

Согласно п.61 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» следует, что заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (п.7 ч.2 ст.125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

В п.62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что при определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно п.3 ст.1252 ГК РФ следует, что если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности. При этом в случае, если права на соответствующие результаты принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Однако, истцом не представлено обоснование размера взыскиваемой суммы компенсации за нарушение патента. При цене осуществленной сделки в размере 51468,00 рублей, истец не обосновал соразмерность допущенного нарушения требуемой им суммы компенсации и просит суд взыскать с ответчика 5000000,00 рублей.

При этом с учетом разъяснений, данных в п.61 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» несоблюдение требований об обосновании соразмерности запрашиваемой компенсации допущенному нарушению может привести к вынесению определения об оставлении соответствующего искового заявления без движения (ст.128 АПК РФ).

Заявленный размер компенсации является чрезмерно завышенным и многократно превышает возможные убытки правообладателя, о чем в своем отзыве указывал тответчик.

По убеждению суда, истцом не представлено доказательств, подтверждающих наступление для него отрицательных последствий, вызванных фактом нарушения, допущенного ответчиком. В частности, истцом не представлено доказательств: возникновения возможных убытков, уменьшения объемов продаж собственной продукции, оттока части потребителей, снижения рыночной стоимости продукции и иных негативных последствий.

Присуждение требуемой суммы компенсации не отвечает цели, для достижения которой установлен выбранный истцом способ защиты права. Целью компенсации является возмещение Истцу действительных неблагоприятных последствий нарушения, а не наказание ответчика. В связи с этим неправомерно удовлетворять требования о компенсации, носящие «карательный» и «отягощающий» характер. Размер компенсации должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения патентообладателя.

Руководствуясь нормами п.3 ст.1252 ГК РФ, и с учетом всех фактических обстоятельств дела суд пришел к выводу снизить размер компенсации до 100000,00 рублей, из расчета двукратной стоимости товара, приобретенного истцом у ответчика и третьего лица.

Поскольку материалами дела подтверждаются обстоятельства незаконного использования ответчиком и третьем лицом исключительных патентных прав истца в отношении патента РФ №174332 суд считает правомерным удовлетворить заявленное требование истца о запрете ответчику прекратить использование любой информации о товаре, содержащем каждый признак независимого пункта, содержащегося в патенте РФ №174332 на полезную модель «Герметизатор устьевой роторный», в т.ч. рекламировать, производить (изготавливать), предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукцию, произведенную с нарушением патента РФ №174332.

В соответствии со ст.110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с истца в пользу ответчика. В части требований истца о взыскании с ответчика расходов на оплату услуг представителя суд отказывает в виду недоказанности несения таковых расходов.

Руководствуясь ст.ст.110, 167-170, 176 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.

ООО ТК «Сибно» прекратить использование любой информации о товаре, содержащем каждый признак независимого пункта, содержащегося в патенте РФ №174332 на полезную модель «Герметизатор устьевой роторный», в т.ч. рекламировать, производить (изготавливать), предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукцию, произведенную с нарушением патента РФ №174332.

Взыскать с ООО ТК «Сибно» в пользу ООО «МТК-Строй» 100000,00 рублей компенсации за нарушение исключительных прав, 54000,00 рублей расходов по оплате госпошлины.

Исполнительные листы выдать в установленном порядке.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Восьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы в Арбитражный суд Тюменской области.


Судья


Маркова Н.Л.