Решение от 25 декабря 2017 г. по делу № А19-8200/2016

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011,

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761

http://www.irkutsk.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е


г. Иркутск Дело № А19-8200/2016

25.12.2017 г.


Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 18.12.2017 года. Решение в полном объеме изготовлено 25.12.2017 года.


Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Гурьянова О. П., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, с использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в судебном заседании дело по иску

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕРВАЯ МУЖСКАЯ КЛИНИКА» (ИНН <***>, ОГРН <***>, место нахождения: 664001, <...>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПЕРВАЯ КЛИНИКА ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ» (ИНН <***>, ОГРН <***>, место нахождение: 664047, <...>)

об обязании прекратить использование коммерческих обозначений, о взыскании денежной компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере

3 000 000 руб.

при участии в заседании:

от истца – ФИО2 – представитель по доверенности от 07.04.2016 б/н, личность удостоверена по паспорту;

от ответчика - ФИО3 – представитель по доверенности от 05.04.2017, личность установлена по паспорту; ФИО4, представитель по доверенности от 09.01.2017г. №2-2017, паспорт;



установил:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕРВАЯ МУЖСКАЯ КЛИНИКА» (далее истец, ООО ПМК) обратилось в Арбитражный суд Иркутской области к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПЕРВАЯ КЛИНИКА ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ» (далее ответчик, ООО «ММЦ «ПЕРВАЯ КЛИНИКА») с иском:

- дело №А19-8200/2016:

1. о запрете ООО «ММЦ «ПЕРВАЯ КЛИНИКА» использовать словесное обозначение «первая» в своем фирменном наименовании (полном и сокращенном);

2. об обязании ООО «ММЦ «ПЕРВАЯ КЛИНИКА» внести в свой устав изменения в части исключения из своего фирменного наименования (полного и сокращенного) словесного обозначения «первая»;

3. об обязании ООО «ММЦ «ПЕРВАЯ КЛИНИКА» внести в сведения о себе, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, изменения в части исключения из фирменного наименования (полного и сокращенного) словесного обозначения «первая»;

- дело №А19-8201/2016:

1. об обязании ООО «ММЦ «ПЕРВАЯ КЛИНИКА» прекратить использование коммерческих обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками № 481835, № 500055 путем удаления буквенно-цифрового обозначения, выполненного буквой русского алфавита «К», арабской цифрой «1» и словесного элемента «Первая» с материалов, которыми сопровождается оказание услуг, в том числе, с документации, информационных материалов, журналов, прайс листов, дисконтных карт, рекламных материалов, вывесок, входной группы;

2. о взыскании денежной компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 300 000 руб.

Определением суда от 08.07.2016 в одно производство объединены дела №А19-8200/2016 и №А19-8201/2016, объединенному делу присвоен номер А19-8200/2016.

Впоследствии, истец, в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ. увеличил исковые требования в части взыскания денежной компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак до 4 000 000 руб.

В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ, истец уточнил требования и просит суд:

1. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Международный медицинский центр «Первая клиника практической медицины» (далее- ответчик) прекратить использование коммерческого обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком общества с ограниченной ответственностью «Первая мужская клиника» №500055 путем удаления словесного элементам «Первая» со всех материалов, которыми сопровождается оказание услуг, в том числе с документации, информационных материалов, журналов, прайс-листов, дисконтных карт, рекламных материалов, вывесок, входной группы.

2. Взыскать с ответчика в пользу общества с ограниченной ответственностью «Первая мужская клиника» в соответствии с п.4 ст.1515 Гражданского кодекса РФ денежную компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 3 000 000 (трех миллионов) рублей.

3. Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Международный медицинский центр «Первая клиника практической медицины» (ОГРН <***> ИНН <***>) использовать словесное обозначение «первая» в своем фирменном наименовании (полном и сокращенном).

4. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Международный медицинский центр «Первая клиника практической медицины» (ОГРН <***> ИНН <***>) внести в свой устав изменения в части исключения из своего фирменного наименования (полного и сокращенного) словесного обозначения «первая».

5. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Международный медицинский центр «Первая клиника практической медицины» (ОГРН <***> ИНН <***>) внести сведения о себе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, изменения в части исключения из фирменного наименования (полного и сокращенного) словесного обозначения «первая».

В обоснование своих требований истец указал, что ООО «Первая мужская клиника» зарегистрировано в качестве юридического лица 02.02.2010г. и является правообладателем товарного знака №500055 (приоритет от 02.03.2012), представляющего собой буквенно-цифровое обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквой русского алфавита «М», арабской цифрой «1» и словесное обозначение «первая мужская клиника», зарегистрированного в отношении услуг, входящих в 44 класс («услуги медицинские») Международной Классификации Товаров и Услуг (10 редакция) (далее — МКТУ). Товарный знак был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.11.2013 по заявке № 2012706031. Срок действия регистрации товарного знака по свидетельству № 500055 установлен до 02.03.2022.

10.12.2014 на территории города Иркутска зарегистрировано в качестве юридического лица ООО «Международный медицинский центр «Первая клиника практической медицины». Ответчик использует товарный знак Истца в своем фирменном наименовании (полном и сокращенном), а также в коммерческих обозначениях на документации, информационных материалов, журналов, прайс-листов, дисконтных карт, рекламных материалов, вывесок, входной группы и на интернет-сайте http://1k-irk.ru. Факт использования товарного знака в коммерческих обозначениях и в фирменном наименовании ответчиком не оспаривается.

В соответствии с частью 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

1) сходство коммерческих обозначений ответчика с товарным знаком Истца и сходство до степени смешения между фирменным наименованием истца и фирменным наименованием ответчика подтверждено заключением судебной экспертизы от 08 августа 2017г., заключением патентного поверенного ФИО5 от 29.03.2016г., анкетами социологических опросов клиентов. При этом не может быть рассмотрено в качестве доказательства заключение судебного эксперта ФИО6, так как судом установлено наличие обоснованных сомнений в его заключении, в связи с чем была назначена повторная экспертиза;

2) однородность деятельности истца и ответчика подтверждается следующими обстоятельствами:

- обе организации осуществляют медицинскую деятельность в г.Иркутске;

- согласно данным ЕГРЮЛ основным видом деятельности ООО «ММЦ Первая клиника» является деятельность больничных организаций (подраздел кода ОКВЭД 86 – подраздел 86.10), а основным видом деятельности ООО «Первая мужская клиника» является деятельность в области здравоохранения (код ОКВЭД 86, включая все подразделы – в том числе и деятельность больничных организаций);

- дополнительные виды деятельности согласно данным ЕГРЮЛ также совпадают: обе организации осуществляют оптовую торговлю фармацевтической продукцией (код 46.46), розничную торговлю лекарственными средствами (код 47.73);

- обе организации согласно данных ЕГРЮЛ имеют лицензии на один вид деятельности: медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково");

- ответчиком в материалы дела представлено свидетельство на товарный знак «1К» №63166 от 20.11.2017г., согласно открытым данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности в отношении этого знака (распечатка была представлена истцом в материалы дела) данный товарный знак зарегистрирован ответчиком в отношении тех же классов МКТУ, что и товарные знаки истца – 05, 44.

Согласно п. 6 ст. 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Согласно пункта 1 статьи 1474 ГК РФ фирменные наименования защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в единый государственный реестр юридических лиц. Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица (п. 2 ст. 1475 ГК РФ).

ООО «Первая мужская клиника» зарегистрировано 02.02.2010г. Товарный знак ООО «ПМК» №500055 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской федерации соответственно 15.11.2013 и имеет приоритет 02 марта 2012г. ООО «ММЦ Первая клиника» зарегистрировано 10.12.2014г., то есть гораздо позже.

Таким образом, и фирменное наименование истца и средство индивидуализации (товарный знак) «1М Первая мужская клиника» имеют преимущество перед фирменным наименованием ответчика, поскольку исключительное право на товарный знак и право на фирменное наименование у истца возникло ранее.

Считает, что:

- ответчиком незаконно используется в своем фирменном наименовании слово «первая», так как оно является частью товарного знака истца, зарегистрированного ранее (п.6. ст.1252 ГК РФ);

- ответчиком незаконно используется в своем фирменном наименование слово «первая», так как оно входит в состав фирменного наименования истца, зарегистрированного ранее (п.3 ст.1474 ГК РФ);

В отношении требований о взыскании компенсации в размере 3 000 000 руб. истец указал, что п.4 ст. 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

При определении размера компенсации равной 3 000 000 рублей истец исходил из следующего:

- длительный срок незаконного использования товарного знака. ООО «ММЦ «Первая клиника», как юридическое лицо, было зарегистрировано в декабре 2014 года. В 2015 году общество начало деятельность по предоставлению медицинских услуг с активным использованием незаконного обозначения. Таким образом, срок незаконного использования товарного знака к декабрю 2017г. составляет около 3 лет;

- использование товарного знака истца и в коммерческих обозначениях, и в фирменном наименовании (два нарушения прав);

- характер допущенного нарушения – интенсивное внедрение в гражданский оборот медицинских услуг, маркированных незаконным обозначением (на вывесках, на входной группе, в рекламе, на официальном сайте в сети Internet, на страницах Internet сайтов в социальных сетях, визитках, в журналах, прайс листах, дисконтных картах и т.д.). Иными словами, незаконное использование товарного знака носит системный, регулярный, массовый и неоднократный характер;

- степень вины ответчика. Виновное поведение ответчика имело место не только в форме неосторожности (лицо не проверило осуществляет ли оно использование коммерческого обозначения на законных основаниях), но и в форме умысла - ответчик знал, что использует средство индивидуализации юридического лица в отсутствие законных оснований, так как в его адрес была направлена соответствующая претензия. После ее получения ответчик продолжил незаконное использование товарного знака;

- оказание услуг истцом и ответчиком на одной территории – территории города Иркутска, что существенным образом обуславливает вероятность смешения коммерческих обозначений истца и ответчика и перераспределения спроса на рынке медицинских услуг.

- нанесение убытков истцу как в форме прямого ущерба, так и в форме упущенной выгоды путем привлечения потенциальных потребителей медицинских услуг за счет использования положительной репутации ООО «Первая мужская клиника», создания у потребителей мнения о наличии связей между ООО «Первая мужская клиника» и ООО «ММЦ «Первая клиника» и введения потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего медицинские услуги, а также путем перераспределения потребительского спроса на рынке медицинских услуг в пользу услуг, оказываемых ООО «ММЦ «Первая клиника», нанесение ущерба деловой репутации истца.

Считает требования обоснованными и просит их удовлетворить.

Ответчик с заявленными требованиями не согласен, считает, что спорные обозначения не являются сходными до степени смешения, а требования истца необоснованными и не подлежащими удовлетворению по основаниям, изложенным в письменных возражениях.

Суд, выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности и взаимосвязи, считает, что исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, в обоснование исковых требований, заявитель ссылается на следующие обстоятельства.

Истец – ООО «Первая мужская клиника» зарегистрировано 02.02.2010г. Товарный знак ООО «ПМК» №500055 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской федерации соответственно 15.11.2013 и имеет приоритет 02 марта 2012г., что подтверждается представленными в материалы дела доказательствами: выпиской из ЕГРЮЛ и является правообладателем товарного знака 1М первая мужская клиника (Свидетельство на товарный знак № 500055).

Ответчик - Общество с ограниченной ответственностью «Международный медицинский центр «Первая клиника практической медицины» (сокращенное наименование - ООО «ММЦ Первая клиника»), согласно представленной выписке из ЕГРЮЛ, зарегистрировано 10.12.2014г., то есть гораздо позже.

Мотивируя исковые требования, истец указал, что Ответчик использует товарный знак Истца в своем фирменном наименовании (полном и сокращенном), а также в коммерческих обозначениях на документации, информационных материалов, журналов, прайс-листов, дисконтных карт, рекламных материалов, вывесок, входной группы и на интернет-сайте http://1k-irk.ru. Факт использования товарного знака в коммерческих обозначениях и в фирменном наименовании ответчиком не оспаривается.

При этом фирменное наименование ответчика (как в полном, так и в сокращенном наименовании) тождественно фирменному наименованию организации истца (сходного с ним до степени смешения) в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемых истцом. Аналогичными видами деятельности являются, согласно выписок из ЕГРЮЛ является деятельность больничных организаций (подраздел кода ОКВЭД 86 – подраздел 86.10). Основным видом деятельности ООО «Первая мужская клиника» является деятельность в области здравоохранения (код ОКВЭД 86, включая все подразделы – в том числе и деятельность больничных организаций);

В отношении дополнительных видов деятельности согласно данным ЕГРЮЛ также имеется совпадение: обе организации осуществляют оптовую торговлю фармацевтической продукцией (код 46.46), розничную торговлю лекарственными средствами (код 47.73); обе организации согласно данных ЕГРЮЛ имеют лицензии на один вид деятельности: медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"); обе организации осуществляют деятельность в городе Иркутске.

Направленная в адрес ответчика претензия с требованием о прекращении использования в своем фирменном наименовании (полном и сокращенном), а также в коммерческих обозначениях на документации, информационных материалов, журналов, прайс-листов, дисконтных карт, рекламных материалов, вывесок, входной группы и на интернет-сайте http://1k-irk.ru. товарного знака истца, осталась без ответа и удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с иском в суд.

Исследовав доводы истца в указанной выше части, суд пришел к выводу об отклонении заявленных требований, в силу следующих обстоятельств.

В соответствии с частью 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных гражданским законодательством. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1473 Гражданского кодекса РФ, юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

Согласно статье 1475 Гражданского кодекса РФ, на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр юридических лиц. Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

Пунктом 1 статьи 1474 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица (пункт 3 этой же статьи).

В силу части 4 статьи 1474 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 этой статьи, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 60 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009, следует иметь в виду, что в силу пункта 4 статьи 1474 Гражданского кодекса РФ правообладатель может заявить только требование о прекращении использования фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем.

Как разъяснено в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", согласно пункту 3 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в ЕГРЮЛ ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица. При применении данной нормы судам необходимо учитывать: защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в реестр, вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности.

Таким образом, заявляя требования о защите исключительного права на фирменное наименование, истцу необходимо доказать наличие совокупности условий и обстоятельств, свидетельствующих о нарушении его прав действиями ответчика, а именно - факт сходства до степени смешения фирменного наименования ответчика с фирменным наименованием истца, включение фирменного наименования истца в ЕГРЮЛ ранее ответчика, факт использования ответчиком спорного фирменного наименования в отношении аналогичных видов деятельности, осуществляемых правообладателем, с учетом территориальности осуществления данных видов деятельности.

Рассмотрев требования истца, суд пришел к выводу об оставлении заявленных требований без удовлетворения, поскольку, фирменное наименование ответчика, учитывая наличие в наименовании организации общеизвестных слов («первая» и «клиника») не является тождественного фирменному наименованию истца или сходного с ним до степени смешения, не является уникальным.

Кроме того, суд обращает внимание, что согласно общедоступных сведений из открытого реестра зарегистрированных в Российской Федерации товарных знаков с сайта ФИПС Роспатента www.fips.ru, до даты регистрации приоритета товарного знака истца (до 12.03.2012 года) по 44 класса МКТУ были зарегистрированы товарные знаки, содержащие в себе как слово «первая», так и слово «клиника» (Первая клиника лечения табакокурения, Первая помощь, Клиника персонализированной медицины и т. д.), а также после регистрации товарного знака истца (Клиника мужского здоровья, Первая помощь, Первая московская остеопатическая клиника, Первая оптика, Первая глазная клиника).

Таким образом, спорное обозначение не является оригинальным и уникальным, представляя собой типичное наименований компаний, осуществляющих деятельность в области здравоохранения.

Большое количество зарегистрированных юридических лиц, в состав наименования которых входят слова «первая» и «клиника», означает, что для потребителя любая из указанных компаний будет просто означать одну из компаний, осуществляющих услуги в области здравоохранения.

Никакого смешения медицинских организаций между собой по наличию в их наименованиях слов «первая» и «клиника» осуществляться не будет и они будут отличаться по другим (сильным идентифицирующим словесным элементам, как «Мужская», «лечения табакокурения», «Семейная», «Остеопатическая», «Глазная», «Стоматологическая» и т. д.), входящих в состав фирменного наименования, как в рассматриваемом случае.

Согласно сложившейся арбитражной практике по указанному вопросу, невозможность введения потребителей и контрагентов в заблуждение вследствие использования общего словесного элемента в составе фирменных наименований, возникает в тех случаях, когда данный элемент носит неуникальный характер.

Кроме того, если следовать логике истца, то организации, осуществляющие деятельность в области здравоохранения, не могут иметь фирменное наименование «Первая женская клиника», «Первая семейная клиника» «Первая детская клиника» и т. д.

Далее, из положений пункта 2 статьи 1476 ГК РФ следует, что фирменное наименование юридического лица состоит из обязательного указания на его организационно-правовую форму и отличительной части, выступающей основным средством индивидуализации юридического лица.

Поскольку создание нескольких юридических лиц в одной организационно-правовой форме допускается в силу закона, при разрешении вопроса тождестве или сходстве фирменных наименований рассматриваются, как правило, их отличительные части.

Гражданский кодекс Российской Федерации не содержит положений, определяющих критерии оценки степени сходства фирменных наименований. Однако для этих целей в силу статьи 6 ГК РФ могут применяться правила и критерии оценки степени сходства словесных обозначений, заявленных на регистрацию или входящих в состав зарегистрированных товарных знаков.

Такого рода критерии установлены Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила), действовавшими до 20.07.2015 года, то есть как в период регистрации истца, товарного знака №500055, так и после регистрации ответчика (10.12.2014г.)

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 Правил).

Аналогичные критерии определения признаков тождественности установлены Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (утв. Приказом от 31 декабря 2009 г. N 197).


В пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности (Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122) отмечено, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Таким образом, оценка степени сходства фирменных обозначений производится судом исходя из наличия признаков фонетического, графического и семантического сходства.

Кроме того, в целях защиты прав на фирменное наименование истцу необходимо доказать фактическое осуществление как им, так и ответчиком аналогичных видов деятельности, а не просто осуществление деятельности в области здравоохранения. . Его недоказанность является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Сравнив коммерческие обозначения истца и ответчика, судом установлено, что ни по одному из критериев спорные обозначения не являются сходными до степени смешения:

- по визуальному критерию – обозначения производят разное общее зрительное впечатление, имеют разный вид шрифта, разное графическое написание букв, в том числе с учетом характера букв (различная толщина букв в словах, использование в одном обозначении только заглавных букв), разное расположение букв и слов по отношению друг к другу, разный цвет и разные цветовые сочетания;

- по звуковому критерию – обозначения имеют в своем составе различно расположенные слова по отношению друг к другу с различным звучанием слов, обозначения не входят полностью в состав друг друга, сильный идентифицирующий словесный элемент «Мужская» товарного знака по свидетельству № 500055 вовсе отсутствует в фирменном наименовании ответчика;

- по семантическому критерию – обозначения имеют различные заложенные в обозначениях понятия (в идентифицирующих элементах) и имеют различные указания на специализацию медицинской деятельности.

Медицинские услуги, оказываемые истцом направлены на лечение мужских заболеваний у мужчин (урология, андрология, на чем сделан явный акцент в рекламных материалах истца). Медицинские услуги, оказываемые ответчиком, направлены оказание медицинской помощи общей практики, лечение профзаболеваний, спортивная медицина; среди пациентов не только мужчины, но также женщины и дети.

В словосочетании «Первая мужская клиника» слово «Первая» выполнено тонкими черными буквами, а слова «Мужская клиника» жирными синими буквами, что обеспечивает визуальное доминирование слов «Мужская клиника» по сравнению со словом «Первая», которое используется в обычном смысле порядкового числительного и является слабым, неидентифицирующим, неохраняемым элементом. Сине-белый изобразительный элемент «1М» в товарном знаке по свидетельству № 500055 является визуально доминирующим сильным элементом, поскольку он выполнен в первой строке, имеет в несколько раз большую высоту по сравнению со словесными элементами, выполнен в виде квадрата синего цвета с расположенными в центральной части стилизованной буквы «М» с выступом в левом верхнем углу, что способствует осуществлению обозначением его основной функции – индивидуализации услуг истца и его специализации – лечение мужских заболеваний у мужчин.

Согласно Парижской конвенции по охране промышленной собственности (1883 г.) зарегистрированный товарный знак охраняется таким какой он есть, т.е. в целом, а не в отношении его отдельных, слабых недоминирующих элементов.

Как следует из Постановления Президиума ВАС РФ № 3691/2006 от 18.07.2006 г. при сопоставлении сходства товарных знаков вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

В товарном знаке истца слова «Первая» и «Клиника» не обладают различительной способностью. Кроме того, слово «Первая» является словарным и представляет собой порядковое числительное, а слово «Клиника» означает лечебное учреждение.

Таким образом, указанные слова в отдельности не обладают какой-либо различительной способностью и не могут быть охраноспособными.

Логическое ударение в словосочетании «Первая мужская клиника» падает именно на слово «мужская» - оно является сильным элементом, поскольку акцентирует внимание потребителя на специфику оказываемых услуг (лечение мужских заболеваний).

Сходство коммерческих обозначений может определяться только исходя из тождества сильных доминирующих элементов.

Слово «мужская» отсутствует в оспариваемых истцом обозначениях ответчика, в связи с этим никакого смешения с его товарным знаком не имеется.

В обоснование своих доводов истец сослался на заключение от 08.08.2017, выполненное экспертом ФИО7

Экспертное заключение не имеет для суда заранее установленной силы и подлежит оценке наряду с другими доказательствами (ч. 4 и 5 ст. 71 АПК РФ).

Между тем. суд критически относится к выводам, изложенным в указанном заключении по следующим основаниям.

Так, эксперт сравнивает только два тождественных слова ПЕРВАЯ и КЛИНИКА, остальные несходные слова вообще не подвергались сравнению.

Очевидно, что указанные слова сами по себе являются тождественными.

Также неправомерен вывод эксперта о том, что для установления сходства по графическому критерию достаточно, если оба обозначения выполнены буквами русского алфавита, используются кавычки, прописные и строчные буквы.

Кроме того, экспертом установлено, что между товарным знаком истца и наименованием ответчика имеется сходство до степени смешения по отдельным элементам: в словах «ПЕРВАЯ» И «КЛИНИКА», без учета семантики слова «МУЖСКАЯ» , обладающего большим отличительным признаком , что привело к необоснованным выводам, и противоречит правовой позиции Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, изложенной им в Постановлении от 18.07.2006 г.№ 3691/2006

Так, в сравниваемых обозначениях истца и ответчика словесные элементы выполнены заглавными буквами русского алфавита, однако имеют разное количество слов, как в полном, так и в сокращенном наименовании.

Более того, первоначально истцом, кроме уточненных требований, оспаривалось использование ответчиком коммерческого обозначения «1К», сходного до степени смешения с товарным знаком истца «1М».

Исходя из чего, судом перед экспертом ФИО7 был поставлен вопрос о наличии сходство до степени смешения между буквенно-цифровым обозначением, выполненным буквой русского алфавита «К» и арабской цифрой «1» и расположенное в начале обозначения "Первая клиника", используемого ответчиком на вывеске, с товарными знаками истца №481835, № 500055, как в целом, так и по отдельным элементам.

На указанный вопрос экспертом ФИО7 был дан положительный ответ (том 6, л/д 155).

Между тем, обозначение ответчика, состоящее из двух фантазийных графических элементов, ассоциирующихся с обозначение «1К» было зарегистрировано 20.11.2017 года в качестве товарного знака, что подтверждается Свидетельством на товарный знак № 636166 .

При этом регистрирующий орган, в результате проверки представленных ответчиком документов, в соответствии с Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (утв. Приказом от 31 декабря 2009 г. N 197), не нашел признаков тождественности между товарными знаками истца («1М») и обозначением ответчика («1К»).

Кроме того, суд отмечает, что истцом в материалы дела не предоставлено ни одного допустимого доказательства введения потребителей или контрагентов в заблуждение фирменным наименованием Ответчика.

Так, в обоснование своих доводов истец сослался на результаты анкетирования, проведенного в хода социологического опроса, по результатам которого физические лица дали утвердительные ответы на вопрос о наличии сходства между товарными знаками истца и наименованием ответчика.

Между тем, суд считает, что представленные истцом материалы социологического опроса не могут являться допустимым доказательством, подтверждающим спорные обстоятельства, поскольку:

- во-первых, в соответствии со ст. 71 АПК РФ доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Однако, у суда отсутствует возможность проверить достоверность указанного доказательства;

- во-вторых, опрос проведен не в соответствии с Разделами 3, 4 Приказа Российского Агентства по патентам и товарным знакам от 1 июня 2001 г. N 74 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОПРОСА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСУ ОБЩЕИЗВЕСТНОСТИ ТОВАРНОГО ЗНАКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Таким образом, суд приходит к выводу, что требования истца являются не обоснованными и подлежащими отклонению в полном объеме.

Руководствуясь статьями 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд


Р Е Ш И Л

В удовлетворении исковых требований - отказать.

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.


Судья О. П. Гурьянов