Решение от 10 августа 2023 г. по делу № А40-58703/2023

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-58703/23-15-464
10 августа 2023 г.
г. Москва



Резолютивная часть решения объявлена 04 августа 2023 года.

Решение в полном объеме изготовлено 10 августа 2023 года.

Арбитражный суд в составе: судьи Ведерникова М.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ФИО2

к ответчикам: 1. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОГРЕСС ПРОФИ» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

2: Sothys International (128 Rue du Faubourg, Saint Honore, 75008, Paris 8, France)

о признании ничтожным лицензионного договора на использование товарных знаков №№ 86551, 86552 от 24.03.2020 г., зарегистрированного 19.10.2010 г. под номером <***> и применении последствий недействительности договора в виде обязания Роспатента внести изменения в реестр Роспатента,

и приложенные к исковому заявлению документы,

при участии представителей сторон:

от истца – ФИО3 по дов. б/н от 28.02.2023 г., диплом

от ответчика 1 – ФИО4 по дов. б/н от 01.06.2023 г., диплом

от ответчика 2 – ФИО5 по дов. б/н от 25.04.2023 г., диплом



УСТАНОВИЛ:

ФИО2 (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО «ПРОГРЕСС ПРОФИ» (далее – ответчик-1) и Sothys International (далее – ответчик-2) о признании лицензионного договора на использование товарных знаков №№ 86551, 86552 от 24.03.2020 г., зарегистрированного 19.10.2020 г. под номером <***> между ООО «Прогресс Профи» и Sothys Internacional ничтожной сделкой, применении последствий недействительности договора в виде обязания Роспатента внести изменения в реестр Роспатента, обязать Sothys Internacional возвратить всё полученное по ничтожной сделке ООО «Прогресс Профи».

Истец требования подержал в полном объеме по доводам изложенным в исковом заявлении.

Ответчики исковые требования не признали, по доводам, изложенным в отзывах на исковое заявление.

Суд, исследовав материалы дела, изучив доказательства в их совокупности и взаимосвязи, считает требования не подлежащими удовлетворению в связи с нижеследующим.

Как следует из материалов дела, в обоснование исковых требований, заявитель ссылается на следующие обстоятельства.

Решением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-198190/2022-12-1492 суд запретил Индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее - Истец) использовать тождественное обозначение с товарными знаками SOTHYS №№ 86551, 86552 в предложениях к продаже товаров в отношении 03,05 классов МКТУ в сети Интернет, в том числе в рекламе и объявлениях. Обязал Истца полностью удалить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на страницах сайта ответчика, расположенного по адресу: https://kosmetikaproff.ru, размещение обозначения, тождественного с товарными знаками SOTHYS №№ 86551, 86552, а также предложений о продаже продукции с использованием обозначения, тождественного с товарными знаками SOTHYS №№ 86551, 86552 отношении 03,05 классов МКТУ. Взыскал с Истца компенсацию в размере 1.062.500 (один миллион шестьдесят две тысячи пятьсот) руб., судебные издержки за нотариальный осмотр доказательств в размере 10.500 (десять тысяч пятьсот) руб. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 23.625 (двадцать три тысячи шестьсот двадцать пять) руб.

В обоснование заявленных требований было положено наличие лицензионного договора Ответчика 1 с Sothys Internacional (далее - Ответчик 2) на использование товарных знаков №№ 86551, 86552 от 24.03.2020 г., зарегистрированного 19.10.2020 г. под номером <***> (далее - Договор).

Изучив данный договор (приложение № 2) и хозяйственные отношения Ответчика 1 и Ответчика 2, Истец пришёл к выводу о его мнимости (часть 1 статьи 170 ГК РФ).

Ответчик 1 приобретает введённый на территории Российской Федерации с согласия правообладателя, Ответчика 2, товар, то есть товар, исключительные права на который в силу статьи 1487 ГК РФ исчерпаны.

Ответчик 1 самостоятельно товар с использованием товарных знаков Ответчика 2 не производит.

Так как на поставляемый Ответчиком 2 товар исключительные права исчерпаны, объект, подлежащий передаче по лицензионному договору отсутствует.

В связи с чем означенная сделка совершенна для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия (обычно такие сделки совершаются с целью вывода капитала за рубеж, нарушения налогового и таможенного законодательства).

Лицо, которое знало или должно было знать об основаниях недействительности ничтожной сделки, после признания этой сделки недействительной не считается действовавшим добросовестно.

Согласно доводов искового заявления, Истец имеет охраняемый законом интерес в признании сделки недействительной:

(А) так как ничтожная сделка недействительна изначально, применение последствий недействительности к Договору повлечёт за собой пересмотр решения по делу № А40-198190/2022-12-1492;

(Б) из содержания резолютивной части судебного акта по делу № А40-198190/2022-12-1492 следует, что Истец в будущем не сможет использовать товарные знаки Ответчика 2 даже в том случае, если получит согласие на использование товарных знаков от Ответчика 2 (в требованиях отсутствует оговорка «без согласия правообладателя»). В случае применения последствий недействительности к Договору решать, выдавать Истцу согласие на использование товарных знаков или нет, будет Ответчик 2.

На основании вышеизложенного, истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением о признании о признании лицензионного договора на использование товарных знаков №№ 86551, 86552 от 24.03.2020 г., зарегистрированного 19.10.2020 г. под номером <***> между ООО «Прогресс Профи» и Sothys Internacional ничтожной сделкой, применении последствий недействительности договора в виде обязания Роспатента внести изменения в реестр Роспатента, обязать Sothys Internacional возвратить всё полученное по ничтожной сделке ООО «Прогресс Профи».

Непосредственно исследовав доводы истца в указанной выше части, суд не усматривает правовых оснований для удовлетворения заявленных требований в полном объеме, в силу следующего.

Как следует из материалов дела, 24 марта 2020 года между лицензиаром АО Сотис Интернасьональ и лицензиатом ООО «Прогресс профи» заключен лицензионный договор о передаче неисключительных прав лицензиату на товарные знаки, зарегистрированные в Роспатенте 19.10.2020 <***> №№ 86551, 86552.

В соответствии с Реестром товарных знаков товарные знаки зарегистрированы в отношении следующих классов МКТУ:

03 - средства для отбеливания, стирки, чистки, полирования, обезжиривания и обработки абразивными материалами, средства для ухода за красотой, румяна, кремы, пудра, мыла, парфюмерия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос, зубные пасты;

05 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты, вещества, обладающие диетическими свойствами для медицинских целей, дезинфицирующие средства.

29 октября 2021 года между лицензиаром АО Сотис Интернасьональ и лицензиатом ООО «Прогресс профи» было заключено Дополнительное соглашение об изменении неисключительного права на товарные знаки на Исключительное право. Данное Дополнительное соглашение надлежащим образом зарегистрировано в Роспатенте. Дата и номер государственной регистрации изменений, внесенных в зарегистрированный договор: 28.02.2022 РД0388338.

Изучив указанный договор Истец пришел к неверному выводу о его мнимости, в основание чего отметил, что ООО «Прогресс Профи» приобретает введенный на территории РФ с согласия Правообладателя АО Сотис Интернасьональ товар, исключительные права на который исчерпаны в силу ст. 1487 ГК РФ.

Между тем, в соответствии с п. 1.4. Лицензионного договора территорией его действия является Российская Федерация, таким образом, ООО «Прогресс Профи» имеет право защищать свои права на всей территории РФ.

В соответствии с п. 4 Дополнительного соглашения к Лицензионному договору и с п. 1.3. самого Лицензионного договора Исключительное право на использование товарных знаков предоставляется Лицензиату в отношении следующих способов использования на Договорной территории:

- путем размещения Товарных знаков на фасадах и в интерьере салонов красоты, спа-центров, а также иных помещений, оборудованных кабинетами красоты, принадлежащих прямо или косвенно Лицензиату, и продажи исключительно косметической продукции и косметических средств «Сотис», которые распространяются компанией «Бьюти Коллекшн»,

- путем размещения Товарных знаков на полиграфических материалах, относящихся исключительно к косметической продукции и косметическим средствам «Сотис», на одежде персонала, указанных выше учреждений, на майках и другой сувенирной продукции, относящейся исключительно к косметической продукции и косметическим средствам «Сотис», которые распространяются компанией «Бьюти Коллекшн»,

- путем использования Товарных знаков при размещении Товарных знаков на фасадах и в интерьере офисов продаж, принадлежащих прямо или косвенно Лицензиату, и предназначенных исключительно для косметической продукции и косметических средств «Сотис», которые распространяются компанией «Бьюти Коллекшн»,

- путем размещения Товарных знаков в предложениях о продаже косметической продукции и косметических средств «Сотис», которые распространяются компанией «Бьюти Коллекшн», а также в объявлениях, в сети Интернет, на вывесках и в рекламе, относящейся к такой продукции.

Таким образом, вопреки доводам Истца право ООО «Прогресс Профи» на использование товарных знаков не ограничено только товарами, на которых они размещены, а имеет гораздо более широкое влияние и более того, в тексте договора объем использования прав сформулирован даже более обширно, чем такой объем обозначен в п. 2 ст. 1484 ГК РФ.

Кроме того, права Прогресс Профи направлены в основном на рекламу и продвижение, а не на производство и продажу.

В соответствии с п. 2.6. Лицензионного договора (в ред. Дополнительного соглашения к Лицензионному договору на использование Товарных знаков №№ 86551, 86552 от 24.03.2020, зарегистрирован 19.10.2020 <***> от 29 октября 2021 г.) Лицензиат несет единоличную ответственность за последствия любого ненадлежащего использования Товарных знаков, и обязан обеспечить гарантии Лицензиару и компании «Сотис Пэрис» в отношении любых претензий, которые могут возникнуть у третьей стороны. Во исполнение настоящего пункта в случае заключения сублицензионного договора на Лицензиата возлагаются следующие обязанности:

• Обеспечивать соблюдение условий использования товарного знака сублицензиатами.

• Осуществлять регулярный тщательный контроль за соблюдением условий правомерного использования товарного знака сублицензиатами, в том числе осуществлять контроль объема такого использования.

В случае нарушений сублицензиатами условий использования товарного знака давать обязательные для исполнения указания по способам правомерного использования товарного знака в предоставленном объеме с контролем их выполнения.

Таким образом, Лицензионный договор лишь подтверждает право ООО «Прогресс Профи» предъявлять нарушителям требования о прекращении нарушения прав на товарные знаки. Это процессуальное право могло бы быть оформлено иным документом, что не меняет суть дела № А40-198190/2022-12-1492 – действия Истца по использованию товарных знаков были признаны нарушением исключительного права на товарные знаки по св-вам №№ 86551 и 86552.

Истец ошибочно считает, что по лицензионному договору можно передать только право на производство товаров с применением объектов интеллектуальной собственности. Определение лицензионного договора, приведенное в ст. 1235 Гражданского кодекса РФ указывает, что предметом договора является «…право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату».

Белее того, ст. 1235 ГК РФ не требует производить товары под товарными знаками как обязательное условие для признания лицензионного договора действительным, так законодатель еще и четко указал, что лицензиат может использовать объект интеллектуальной собственности только теми способами и в тех пределах, которые установлены лицензионным договором.

В отношении товарных знаков способы его использования перечислены в ст. 1484.2 ГК РФ:

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из названной статьи, использование товарного знака на товарах или их упаковках, этикетках – это только один из способов использования. Наряду с этим первым по нумерации способом законодатель указал и иные, причем иные способы использования не ставятся в зависимость от того, производит ли лицензиат товар или нет.

Ответчик 1, действительно, не производит товары под товарными знаками по св-вам №№ 86551 и 86552. При этом как было указано выше, Ответчик 1 осуществляет на территории России продвижение, маркетинг и рекламу таких товаров. Именно для этих целей Ответчику 1 было предоставлено право использования товарных знаков Ответчика 2 следующими способами использования:

- путем размещения Товарных знаков на фасадах в интерьере салонов красоты, спа-центров, а также иных помещений, оборудованных косметическими кабинетами, принадлежащими прямо или косвенно Лицензиату и осуществляющих продажу исключительно косметической продукции и косметических средств для ухода «Сотис», которые распространяются «Бьюти Коллекшн»;

- путем размещения Товарных знаков на полиграфических материалах, относящихся исключительно к косметической продукции и косметическим средствам для ухода «Сотис», на одежде персонала указанных выше учреждений, на майках и другой сувенирной продукции, относящейся исключительно к косметической продукции и косметическим средствам для ухода «Сотис», которые распространяются «Бьюти Коллекшн»;

- путем использования Товарных знаков при размещении Товарных знаков на фасадах и интерьере офисов продаж, принадлежащих прямо или косвенно Лицензиату, и предназначенных исключительное для косметической продукции и косметических средств для ухода «Сотис», которые распространяются компанией «Бьюти Коллекшн»;

- путем размещения Товарных знаков в предложениях о продаже косметической продукции и косметических средств для ухода «Сотис», которые распространяются компанией «Бьюти Коллекшн», а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, относящейся к указанной продукции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 170 ГК РФ мнимая сделка, то есть сделка, совершённая лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна. Данная норма подлежит применению в том случае, если все стороны, участвующие в сделке, не имеют намерений её исполнять или требовать её исполнения.

Согласно пункту 86 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», стороны мнимой сделки могут также осуществить для вида её формальное исполнение. Например, во избежание обращения взыскания на движимое имущество должника заключить договоры купли-продажи или доверительного управления и составить акты о передаче данного имущества, при этом сохранив контроль соответственно продавца или учредителя управления за ним. Равным образом осуществление сторонами мнимой сделки для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество не препятствует квалификации такой сделки как ничтожной на основании пункта 1 статьи 170 ГК РФ.

Норма пункта 1 статьи 170 ГК РФ направлена на защиту от недобросовестности участников гражданского оборота.

Фиктивность мнимой сделки заключается в том, что у её сторон нет цели достижения заявленных результатов. Волеизъявление сторон мнимой сделки не совпадает с их внутренней волей. Реальной целью мнимой сделки может быть, например, искусственное создание задолженности стороны сделки перед другой стороной для последующего инициирования процедуры банкротства и участия в распределении имущества должника либо для создания искусственных оснований для получения и удержания денежных средств должника.

В то же время для этой категории ничтожных сделок определения точной цели не требуется. Установление факта того, что стороны на самом деле не имели намерения на возникновение, изменение, прекращение гражданских прав и обязанностей, обычно порождаемых такой сделкой, является достаточным для квалификации сделки как ничтожной. Сокрытие действительного смысла сделки находится в интересах обеих её сторон. Совершая сделку лишь для вида, стороны правильно оформляют все документы, но создать реальные правовые последствия не стремятся.

Поэтому факт расхождения волеизъявления с волей устанавливается судом путём анализа фактических обстоятельств, подтверждающих реальность намерений сторон. Обстоятельства устанавливаются на основе оценки совокупности согласующихся между собой доказательств.

При рассмотрении по существу вопроса о признании сделок мнимыми (пункт 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации) необходимо в каждом конкретном случае исследовать разумность и добросовестность в поведении гражданина при совершении им подобных действий (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27.10.2015 № 28-П, далее - постановление № 28).

Согласно ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе.

В случаях, когда в соответствии с законом сделка оспаривается в интересах третьих лиц, она может быть признана недействительной, если нарушает права или охраняемые законом интересы таких третьих лиц.

Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки вправе предъявить сторона сделки, а в предусмотренных законом случаях также иное лицо.

Требование о признании недействительной ничтожной сделки независимо от применения последствий ее недействительности может быть удовлетворено, если лицо, предъявляющее такое требование, имеет охраняемый законом интерес в признании этой сделки недействительной.

Таким образом, в целях принятия законного судебного акта необходимо установить фактические обстоятельства совершенных сделок, а также законный интерес Истца, как лица, обратившегося с заявлением о признании сделки недействительной.

В исковом заявлении Истцом не указано, какая защита будет ему обеспечена в результате возврата каждой из сторон всего полученного по сделке. Возвращение Ответчиком 2 - Сотис Интернасьональ - всего полученного по сделке ООО «Прогресс профи» ни коим образом не может повлиять на защиту прав Истца.

Частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Иных оснований для признания оспариваемой сделки недействительной Истцом не приводится.

На основании изложенного суд приходит к выводу, что требования истца являются не обоснованными и подлежат отклонению в полном объеме.

В соответствии со ст. 64 АПК РФ - доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим кодексом и другими Федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования или возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио-видеозаписи, иные документы и материалы.

Согласно ст. 65 АПК РФ - каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ - доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Арбитражным процессуальным законодательством установлены критерии оценки доказательств в качестве подтверждающих фактов наличия тех или иных обстоятельств.

Доказательства, на основании которых лицо, участвующее в деле, обосновывает свои требования и возражения должны быть допустимыми, относимыми и достаточными.

Признак допустимости доказательств предусмотрен положениями ст. 68 АПК РФ.

В соответствии с указанной статьей обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Достаточность доказательств можно определить как наличие необходимого количества сведений, достоверно подтверждающих те или иные обстоятельства спора.

Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков является основанием не признавать требования лица, участвующего в деле, обоснованными (доказанными).

В результате исследования и оценки имеющихся в деле доказательств, арбитражный суд пришел к выводу о необоснованности заявленных исковых требований в полном объеме.

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ и относятся на истца.

При таких обстоятельствах, на основании ст.ст. 4, 65, 75, 110, 121, 123, 156, 167-171 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявленных исковых требований отказать.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.


СУДЬЯ: М.А. Ведерников