Решение от 21 февраля 2019 г. по делу № А65-36020/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

г. КазаньДело №А65-36020/2018

Дата принятия решения – 21 февраля 2019 года

Дата объявления резолютивной части – 14 февраля 2019 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Спиридоновой О.П., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Билаловой А.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Акционерного общества "Холдинговая компания "Татнефтепродукт", г. Казань к Обществу с ограниченной ответственностью "Ренессанс", РТ, г. Альметьевск о расторжении договора, взыскании 3986000 рублей убытков,

с участием:

от истца – ФИО2, паспорт, доверенность,

от ответчика – ФИО3, паспорт, доверенность,

УСТАНОВИЛ:

Истец – АО "ХК "Татнефтепродукт" обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к ООО "Ренессанс", которым просит расторгнуть лицензионный договор № 14 от 01 апреля 2015 года, взыскать 398 000 рублей убытков в виде выплаченного вознаграждения в период с 01.04.2015г. по 31.12.2016г.

В предварительном судебном заседании истец заявил об отказе от иска в части расторжения лицензионного договора, а так же ходатайствовал о назначении судебной экспертизы, вопросы для постановки перед экспертами не представил.

Ходатайства истца приняты судом к рассмотрению.

В судебном заседании 12.02.2018г. истец поддержал иск, представил документы, истребованные судом (оригиналы исследованы судом, возвращены), дал пояснения на вопросы суда и по существу заявленных требований.

Ответчик иск не признал, представил в суд внесудебное заключение патентного поверенного.

Истец представил в суд ходатайство о назначении судебной экспертизы, просит поставить на разрешение экспертов следующие вопросы:

- имеется ли наличие сходства результатов интеллектуальной деятельности ООО «Ренессанс» с положениями нормативного документа «Рекомендация. ГСИ. Колонки топливораздаточные. Методика периодической поверки мерниками со специальными шкалами МИ 2895-2004 с изм. № 1»?

- известны ли результаты интеллектуальной деятельности ООО «Ренессанс», а именно секрет производства, из уровня техники?

Ходатайство истца принято судом к рассмотрению.

В порядке ст. 163 АПК РФ в судебном заседании 12.02.2019г. судом объявлен перерыв до 16ч 00мин 14.02.2019г.

После перерыва судебное заседание продолжено 14.02.2019г. в том же составе суда, с участием прежних представителей сторон.

Истец представил в суд дополнительные письменные пояснения, ходатайство о назначении судебной экспертизы поддержал, дал пояснения на вопросы суда и по существу заявленных требований.

Ответчик возражал против назначения судебной экспертизы, огласил доводы в обоснование своей позиции.

Истец в судебном заседании заявил о взыскании неосновательного обогащения в размере 3986000 рублей в связи с неравноценностью встречного исполнения обязательства.

Рассмотрев заявленное истцом ходатайство, суд определил: ходатайство истца отклонить, поскольку истцом изменены как предмет так и основание иска, а также заявлено новое самостоятельное требование, которое не было заявлено при подаче иска в суд, что противоречит нормами АПК РФ и рассмотреть спор по первоначально заявленным требованиям.

Заслушав представителей истца и ответчика, исследовав и оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ имеющиеся в материалах дела документы, представленные доказательства и установленные по делу фактические обстоятельства, суд приходит к следующим выводам.

Истец заявил об отказе от иска в части расторжения лицензионного договора.

Согласно п.2 ст. 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела, отказаться от иска полностью или частично.

В соответствии с п.4 ч.1 ст. 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

Учитывая то, что отказ истца от иска в части расторжения договора является волеизъявлением истца, не противоречит закону и не нарушает права третьих лиц, отказ истца от иска в части расторжения договора следует принять, производство по делу в указанной части подлежит прекращению.

Истец также заявил ходатайство о назначении судебной экспертизы.

В силу ч.1 ст. 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Поскольку спор может быть рассмотрен без проведения судебной экспертизы, суд определил в удовлетворении ходатайства истца отказать.

В обоснование заявленных требований истец указывает, что между АО ХК «Татнефтепродукт» (лицензиат) и ООО «Ренессанс» (лицензиар) был заключен лицензионный договор на предоставление права использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности при реализации нефтепродуктов на автозаправочных станциях № 14 от 01.15.2015г. с приложениями (л.д. 9-14).

По условиям заключенного условиям договора ООО «Ренессанс» предоставляет истцу на срок действия договора право использования пяти охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, содержащихся в технологии повышения доходности при реализации нефтепродуктов через топливораздаточные колонки автозаправочных станций, в пределах территории лицензиата на условиях простой (неисключительной) лицензии, исключая право заключения сублицензионных договоров с другими лицами (п. 1.1 договора).

Лицензиат, в свою очередь, обязуется уплатить лицензиару вознаграждение за использование пакета охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, содержащихся в технологии повышения доходности при реализации нефтепродуктов через топливораздаточные колонки, в виде роялти ежеквартально в размере 5% от дополнительного дохода при реализации продукции с использованием пакета РИД, право на использование которого предоставлено по договору (п. 1.2 договора).

Лицензиар передает лицензиату (либо его уполномоченному представителю) документацию, содержащую информацию о РИД, используемых в технологии повышения доходности, на русском языке в 1экз. в срок не позднее 1 месяца со дня вступления в силу договора. Датой передачи документации будет дата подписания акта передачи экземпляра такой документации или дата почтового штемпеля на документах о получении этой документации. Лицензиат подписывает акт и передает его лицензиару (направляет заказной почтой в адрес лицензиара) в день получения документации (п. 1.4 договора).

Право использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности считается предоставленным с момента получения лицензиатом документации, содержащей информацию об охраняемых результатах интеллектуальной деятельности, используемых в технологии повышения доходности при реализации нефтепродуктов через топливораздаточные колонки лицензиата, по форме и содержанию, отвечающим предмету договора, на основании соответствующего акта передачи экземпляра документации (п. 1.5 договора).

Лицензиат обязуется своевременно и в полном объеме оплатить право использования пакета РИД лицензиара в течение 7 банковских дней со дня окончания отчетного периода путем перечисления на расчетный счет лицензиара в размере 100% от общей стоимости роялти, предусмотренного пунктом 1.2 договора (п. 3.4 договора).

Разделом 4 договора стороны согласовали порядок расчетов оплаты и платежей, согласно которого лицензиат обязуется уплатить лицензиару вознаграждение за использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, содержащихся в технологии повышения доходности при реализации нефтепродуктов через топливораздаточные колонки в виде роялти (ежеквартально) в размере 5% от дополнительного дохода при реализации продукции с использованием пакета РИД (п. 4.1 договора); текущие платежи (роялти) уплачиваются лицензиару по расчету от фактической выручки по утвержденной методике на основании отчетных бухгалтерских данных по объему и цене розничной реализации нефтепродуктов по кварталам года (п. 4.2 договора); лицензиат в течение 25 дней после окончания отчетного периода производит расчет дополнительной фактической выручки и роялти, который направляется лицензиару на согласование, в течении 7 банковских дней после получения от лицензиара счета лицензиат производит оплату роялти на расчетный счет лицензиара в размере 100% стоимости роялти, предусмотренного пунктом 1.2. договора (п. 4.3 договора); все платежи по договору понимаются как платежи нетто в пользу лицензиара (п. 4.4 договора).

Пунктом 5.1 договора стороны установили, что договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока действия исключительного права лицензиара на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся в технологии повышения доходности при реализации нефтепродуктов на топливораздаточных колонках, в соответствии с нормами российского законодательства.

Согласно п. 3.1 договора лицензиару принадлежат исключительные (имущественные) права на указанный пакет РИД:

- секреты производства (ноу-хау) охраняются с 06.05.2012г. в режиме коммерческой тайны в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», а также внутренними локальными правовыми актами лицензиара (приказ №25 от 30.12.2011 г. «О распределении и закреплении прав на результаты интеллектуальной деятельности», приказ № 7 от 06.05.2012 г. «О перечне секретов производства (ноу-хау) общества и списке работников, имеющих право доступа к секретам производства (ноу-хау)»);

- база данных создана в соответствии с локальными актами лицензиара (приказ № 15 от 18.04.2011 г. «О проведении научно исследовательской работы по теме: «Реализация нефтепродуктов по объему приведенному к температуре +20°С») и охраняется:

- как объект авторского права по факту ее создания с 04.05.2012г. В соответствии со ст. 1270 ГК РФ исключительное право охраняется в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти в соответствии с требованиями законодательства РФ;

- как объект смежных прав охраняется с 01.01.2014г. (с момента изготовления последней актуальной версии базы данных). В соответствии со ст. 1334 ГК РФ исключительное право изготовителя базы данных на ее содержание охраняется в течение 15 лет после создания актуальной базы данных.

Во исполнение условий договора ООО «Ренессанс» передал экземпляр документации, содержащей информацию о РИД и пакет РИД - совокупность охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, запечатанные и с отметкой «Коммерческая тайна» в соответствии и в порядке, установленном в ст. 11 Федерального закона «О коммерческой тайне», что подтверждается актом передачи экземпляров документации, подписанным сторонами договора без разногласий (л.д. 14).

Истец в период с 01.04.2015г. по 31.12.2016г., уплатил вознаграждение лицензиару в размере 5% от дополнительного дохода при реализации продукции на общую сумму 3986000 рублей, что подтверждается платежными документами, представленными в материалы дела (л.д. 94-96).

Факт оплаты указанных денежных средств ответчиком подтверждается.

Ответчик оказал истцу услуги в период с 01.04.2015г. по 31.12.2015г. на общую сумму 3 986 000 рублей, что подтверждается актами №103 от 30.06.2015г., №124 от 30.09.2015г., №136 от 31.12.2015г. (л.д.59-61).

Истец полагает, что в нарушении п.1.1 договора представленное право использования результатов интеллектуальной деятельности (ноу-хау), которое заключалось в технологии повышении доходности при реализации нефтепродуктов через топливораздаточные колонки АЗС, не является исключительным и не отвечает признакам конфиденциальности. Лицензионный договор № 14 противоречит законодательству РФ, а действия ответчика являются недобросовестными и нарушающими права и интересы АО ХК «Татнефтепродукт», ответчик предоставил результаты интеллектуальной деятельности, не обладающие признаками конфиденциальности и находящиеся в общем доступе.

Поскольку досудебная претензия истца (исх. № 113-юр/47 от 18.12.2017г. л.д. 15, доказательства направления – л.д. 16) о возврате уплаченных денежных средств была оставлена ответчиком без удовлетворения, истец обратился в суд с настоящим иском.

Ответчик исковые требования не признал, в письменном отзыве на иск (л.д. 36, 39) заявил об истечении срока исковой давности.

Согласно ч.3 ст. 1 ГК РФ при осуществлении и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Извлечение прибыли участниками гражданского оборота из недобросовестного поведения недопустимо (п. 4. ст. 1 и п. 1 ст. 10 ГК РФ).

По смыслу ст. 2 ГК РФ предпринимательской деятельностью является деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования собственным имуществом, в том числе, исключительными правами, и осуществляется на свой риск.

Согласно ч.1. ст. 10 ГК РФ не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Как указано в ч.1 ст. 1465 ГК РФ секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

В силу ч.1 ст. 1466 ГК РФ обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом.

Согласно ст. 432 ГК РФ существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В силу ч. 1 ст. 1469 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах.

По делу установлено, что стороны заключили между собой лицензионный договор № 14 от 01.04.2015г. на право использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности при реализации нефтепродуктов на АЗС.

Во исполнение условий договора ответчик предоставил исключительное право распоряжаться секретом производства и передал истцу пакет РИД (совокупность охраняемых результатов интеллектуальной деятельности), что было оформлено двусторонним актом приема-передачи, соглашением о конфиденциальности установлен режим коммерческой тайны в соответствии со ст. 11 ФЗ «О коммерческой тайне».

В свою очередь истец исполнил свои обязательства по договору и оплатил ответчику роялти (раздел 8 договора) в размере 3986000 рублей, что составило 5% от дополнительного дохода, полученного при реализации нефтепродуктов через АЗС АО ХК «Татнефтепродукт» за 9 месяцев 2015 года (актами об использовании охраняемых РИД №№ 000103 от 30.06.2015г., 000124 от 30.09.2015г., 000136 от 31.12.2015г. подтверждается использование истцом охраняемых РИД л.д. 59-61).

Истец направил ответчику претензию № 113 юр/47 от 18/12-2017г. (л.д. 40, 41) о том, что к началу 2016г. им был сделан вывод о том, что представленное ответчиком право использования ноу-хау не являются ни исключительным, ни конфиденциальным и потребовал возврата вознаграждения, оплаченного в период с 01.04.2015г. по 31.12.2016г.

Ответчик – ООО «Ренессанс», направил в адрес истца уведомление (исх. № 104/01 от 27.12.2016г. л.д. 62, доказательства направления и вручения – л.д. 63, 64) о расторжении договора № 14 от 01.04.2015г. в связи с существенным нарушением истцом условий договора: неоплатой вознаграждения за 2016 год.

Согласно п.5. ст. 453 ГК РФ убытки могут быть взысканы при нарушении сторонами существенных условий договора.

В рассматриваемом споре существенным условием договора являются: у лицензиара - передача ноу-хау и документации по нему; у лицензиата - оплата вознаграждения.

Факт передачи экземпляра документации, содержащей информацию о РИД и пакет РИД подтверждается двусторонним актом передачи экземпляров документации к договору и истцом не оспаривается.

Факт оплаты истцом вознаграждения также подтверждается материалами дела и ответчиком не оспаривается.

Истец ссылается на то обстоятельство, что секреты производства полностью соответствуют положениям МИ 2895-2004 «ГСОЕИ. Колонки топливораздаточные. Методика периодической поверки мерниками со специальными шкалами» с изменениями №1, имеющаяся в свободном доступе. Однако эта ссылка не соответствует действительности.

Согласно письму Федерального агентства по техническому регулированию № 120/7-131 от 25.01.2012г. данная методика предназначена для проведения Региональными центрами стандартизации и метрологии государственной поверки топливораздаточных колонок, которые настроены на отпуск доз по средней температуре топлива в сезон и устанавливает порядок их периодической поверки.

Судом установлено, что разработанные ООО «Ренессанс» «Алгоритм определения температуры нефтепродукта в ёмкости АЗС (Реферат №1), «Алгоритм настройки объемометров топливораздаточных колонок» (Реферат №2), «Способ оптимизации доходности от реализации нефтепродуктов» (Реферат №3) используются перед госповеркой ТРК, при настройке топливораздаточных колонок на отпуск объемных доз нефтепродуктов при средней температуре топлива в сезон и вместе с Базой данных «Технология повышения доходности при реализации нефтепродуктов на топливораздаточных колонках», в составе которой «База данных», как объект авторского права и «База данных», как объект смежных прав, используются для получения дополнительного дохода от реализации нефтепродуктов через АЗС.

Как следует из расчетов фактической выручки полученной от использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности при реализации нефтепродуктов на АЗС ОАО ХК «Татнефтепродукт», представленных самим истцом в течении 2016 года истец получил более 80 млн. рублей дополнительного дохода от использования «ноу-хау» ответчика.

Как следует из выписок из заключений патентно-правовой фирмы ООО «Информ-Адванс», обозренных судом в полном объеме в оригинале, (копии – л.д. 97-109) информация в отношении решений «Способ определения температуры нефтепродукта в емкости АЗС на территории Российской Федерации с целью использования данных для получения экономической выгоды при раздаче нефтепродукта с соблюдением установленных норм», «Способ определения нормативных данных при настройке объемометров топливозаправочных колонок на выдачу доз по приведенному объему, которые оснащены механическими и электронными регуляторами блока измерений», «Способ оптимизации доходности от реализации нефтепродуктов потребителю с учетом существенных особенностей на конкретных АЗС» не является общедоступной. При соблюдении условий конфиденциальности информации, решение может быть отнесено к объекту «ноу-хау» (секрету производства).

Согласно ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

На основании ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с ч.2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Между тем, истец не представил никаких доказательств причинения убытков ответчиком.

Судом установлено, что лицензионный договор, положенный в основание исковых требований, расторгнут на основании уведомления ответчика (исх. № 104/01 от 27.12.2016г. л.д. 62-64). Факт расторжения договора истец подтверждает.

Спорные денежные средства перечислены истцом на основании счетов на оплату выставленных ответчиком на основании актов оказанных услуг, представленных в материалы дела и расчетов фактической выручки, подписанных самим истцом и освоены ответчиком. Истец неправомерно требует обратно полученного ответчиком во исполнение лицензионного договора.

Доводы ответчика об истечении срока исковой давности по перечислению денежных средств в размере 1 318 983 руб. 59 коп. на основании платежного поручения №87546 и 1 177 349 руб. на основании платежного поручения от 27.10.2015г. судом исследованы и приняты. По данным платежам срок исковой давности истек, чтото является самостоятельным основанием для отказа в иске в указанной части.

В остальной части истец в нарушение ст.65 АПК РФ не представил доказательств ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору, равно как и причинения убытков ответчиком, вины ответчика, наличия причинно-следственной связи между действиями ответчика и причиненными убытками, в связи с чем в иске следует отказать.

Госпошлина подлежит отнесению на истца (ст. 110 АПК РФ), в размере 6000 рублей подлежит возврату истцу из бюджета.

Руководствуясь статьями 49, 82, 110, 150, 167 – 169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л :

Отказ от иска в части расторжения лицензионного договора № 14 от 01.04.2015г. принять.

Производство по делу в указанной части прекратить.

В удовлетворении ходатайства истца о назначении судебной экспертизы отказать.

В иске отказать.

Истцу - Акционерному обществу "Холдинговая компания "Татнефтепродукт" (ОГРН <***> ИНН <***>), г. Казань, выдать справку на возврат из бюджета 6000 рублей госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Председательствующий судьяО.П. Спиридонова