Решение от 28 марта 2019 г. по делу № А56-94638/2018

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-94638/2018
28 марта 2019 года
г.Санкт-Петербург


Резолютивная часть решения объявлена 21 марта 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 28 марта 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Виноградовой Л.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гирсовой С.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНЭК-КОНЦЕПТ"

ответчик: 1.Crocodille CR, spol.s.r.o.; 2.ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОКОДИЛ РУС"

о взыскании 5 000 000,00 руб.

при участии

- от истца: генеральный директор ФИО1 по решению №1-12/2018 от 14.12.2018

- от ответчика: 1. не явился, извещен, 2. ФИО2 представитель по доверенности от 01.10.2018

установил:

Истец - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНЭК-КОНЦЕПТ" обратился в суд с иском о взыскании солидарно с ответчиков - Crocodille CR, spol.s.r.o. и ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОКОДИЛ РУС" 5 000 000,00 руб. компенсации.

Ответчики исковые требования не признают по основаниям, изложенным в отзыве, заявили ходатайство о снижении размера компенсации.

Заслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, суд установил следующее.

Истец в исковом заявлении указывает, что является производителем продукции - сэндвичи и багеты в ассортименте под торговыми марками «Время есть!», «ОК 24» и «YORK».

С середины 2016 года Ответчиками - «Crocodille ČR, spol. s г.о.» и ООО «Крокодил РУС» на территории Российской Федерации, в том числе городов Москвы и Санкт - Петербурга посредством продажи через розничные сети и также сети заправок АЗС в оборот была введена контрафактная продукция - сэндвичи в ассортименте под наименованием «YORK Deli», упаковка 140,00 гр., изготовитель: «Crocodille ČR, spol. s г.о.» (Чешская Республика); организация в Российской Федерации, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Крокодил РУС».

В соответствии с Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.06.2017 по делу №А56-87431/2017 действия Ответчиков - «Crocodille ČR, spol. s г.о.» и ООО «Крокодил РУС» по реализации на территории Российской Федерации товаров - сэндвичей, содержащих обозначение «YORK», были признаны незаконными.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В соответствии с п. 1., 4. ст. 1515. Гражданского кодекса Российской Федерации, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Как разъяснено в п. 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», компенсация подлежит взысканию при доказанности акта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

В соответствии с официальными сведениями, содержащимися на информационных сайтах сети интернет, в том числе баз данных «СПАРК» по состоянию на 31.12.2016 оценка финансового состояния организации Ответчика ООО «Крокодил РУС» определялась следующими показателями:

- чистая прибыль - 9 789 00,00 руб.

- прибыль от продаж - 20 409 000,00 руб.

- объем продаж - 152 217 000,00 руб.

По состоянию на 31.12.2017 оценка финансового состояния организации Ответчика ООО «Крокодил РУС» определялась следующими показателями:

-чистая прибыль - 19 668 000, 00 рублей.

Учитывая, что вся линейка продукции производилась Ответчиком «Crocodille ČR, spol. s г.о.» для импорта на территорию Российской Федерации с использованием обозначения «YORK», то очевидным является тот факт, что доходы предприятий «Crocodille ČR, spol. s г.о.» и ООО «Крокодил РУС» на территории Российской Федерации за 2016 и 2017 годы были получены за счет незаконного использования в процессе реализации продукции обозначения «YORK».

В соответствии с данными таможенной статистики за 2017 года, Ответчик «Crocodille ČR, spol. s г.о.» ввез на территорию Российской Федерации в 2017 году продукцию - изделия хлебобулочные, замороженные, сэндвичи с начинкой в количестве 229 337,12 килограммов на общую сумму 86 332 285,29 руб.

В соответствии с п. п. 6.1. ст. 1252. ГК РФ, в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Истец 25.06.2018 направил претензию в адрес Ответчиков с предложением выплатить Истцу компенсацию в добровольном порядке. Претензия Истца была оставлена без ответа и без удовлетворения.

Ответчик ООО «Крокодил Рус» считает иск незаконным и необоснованным по следующим основаниям.

В августе 2016 года Истец направил ООО «Крокодил Рус» претензию, в которой просил прекратить продажи на территории Российской Федерации всей однородной продукции, содержащей обозначение «YORK». Также в претензии было указано, что в случае неисполнения требований истец обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании компенсации в связи с нарушением на исключительное право товарного знака.

С момента получения от Истца претензии от 11.08.2016 ООО «Крокодил Рус» в исполнение указанных в претензии требований, прекратило продажи и поставки на территории Российской Федерации всей однородной продукции содержащей обозначение «YORK».

В материалы дела Истцом представлен протокол осмотра доказательств от 31.01.2018 на пяти листах. Согласно данного протокола нотариусом ФИО3 произведен осмотр доказательств, а именно, информационного ресурса https://www.freshlab.com.ru. Указанный информационный ресурс не является сайтом ответчика и ответчик не может нести ответственность за размещение на указанном информационном ресурсе сведений о продаже указанной на нём продукции.

Ответчику известно из открытых источников, что ООО «ФрешЛаб» с 2016 года не ведет хозяйственную деятельность, следовательно, указанные сведения о реализации данной продукции через информационный ресурс https://www.freshlab.com.ru на период проведения осмотра нотариусом не являются актуальными и не могут рассматриваться как надлежащие доказательства по делу.

Таким образом, с учетом того, что ООО «Крокодил Рус» после получения претензии от 11.08.2016 выполнило указанные в ней требования прекратив продажи и поставки на территории Российской Федерации всей однородной продукции содержащей обозначение «YORK», основания для взыскания с ООО «Крокодил Рус» компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак отсутствуют.

На основании изложенного, ООО «Крокодил Рус» просит суд в удовлетворении исковых требований ООО «СНЭК - концепт» - отказать.

Ответчик «Crocodille ČR, spol. s г.о.» в отзыве указывает следующее.

Компания «Crocodille ČR, spol. s г.о.» (ООО «Крокодил ЧР) была зарегистрирована в Городском суде г. Праги в 1991 г., идентификационный номер 430 01 343.

К концу 1999 компания «Crocodille» заняла прочные позиции производителя на рынке готовых бутербродов и сэндвичей в Чешской Республике.

В 2007 компания «Crocodille» вышла со своей продукцией на рынок Венгрии, в 2009 открыла свой дистрибьюторский центр в Вене, в 2011 приобрела немецкого производителя сэндвичей «Bakestreet» вместе с его производственным цехом в Ютерборге, а в 2012 вышла на российский рынок, начав продажи экспортной серии замороженных сэндвичей «York s Original».

В настоящее время компания «Crocodille» имеет разветвленную дистрибьюторскую сеть по продаже готовых бутербродов и сэндвичей в 9 европейских странах: Австрия, Германия, Россия, Венгрия, Эстония, Словения, Словакия, Испания, Сербия.

Компания «Crocodille» проводила и проводит работы по регистрации прав на средства индивидуализации своей продукции:

• 24.09.2012 была подана заявка на регистрацию товарного знака «York Deli» в Чешской республике. Заявку опубликовали 28.11.2012, а товарный знак был зарегистрирован за номером 339075;

• Также 24.09.2012 была подана Заявка на регистрацию товарного знака «York s Original» (оригинальные английские рецепты) в Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Союза. Товарный знак Евросоюза был зарегистрирован 24.01.2013 за номером 011052834;

• 29.11.2011 Ведомством по интеллектуальной собственности Европейского Союза осуществлена регистрация товарного знака «Crocodille», за номером 010119469 Вышеуказанные товарные знаки используются для индивидуализации продукции компании «Crocodille» с 2011 года.

Выход компании «Crocodille» на российский рынок в 2012 потребовал существенных организационных усилий и затрат, связанных с оформлением сопроводительной документации, этикеток и упаковок продукции на русском языке (перевод, согласование с российскими поставщиками, получение согласований и сертификатов, изготовление). Это подтверждается комплектом оригинал-макетов упаковок линейки продукции, разработанных в 2012 г. под маркой «York s Original» (оригинальные английские рецепты) «Новинка сэндвичи и багеты глубокой заморозки». Также была разработана специальная маркировка - внутренний уникальный код с префиксом RU, - продуктов и их упаковок, поставляемых на российских рынок.

В этот период дистрибьютором продукции компании «Crocodille» под маркой «York s Original» - являлось ЗАО «Алитет» (ОГРН <***>). Номенклатура ввозимых в Россию товаров, реализуемых ЗАО «Алитет», включала 9 позиций сэндвичей и багетов глубокой заморозки под маркой «York s Original» (оригинальные английские рецепты). Продвижение таких замороженных товаров требовало серьезного внимания к транспортировке и хранению продукта, а следовательно, и дополнительных затрат.

ЗАО «Алитет» несло расходы по организации проведения испытаний, в частности на соответствие «Гигиеническим требованиям безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», результаты которых отражены в протоколах лабораторных испытаний ФБУ «Тест-С-Петербург» № 384878, № 384886, № 384887 от 21.10.2013.

Несмотря на значительные логистические затраты и затраты на рекламу, замороженные продукты являлись существенным конкурентным преимуществом компании «Crocodille» на российском рынке. Они могли храниться до 6 месяцев в замороженном состоянии, а после разморозки сохраняли вкус свежего продукта. Такие продукты особенно эффективны в местах торговли с нерегулярным потоком покупателей.

Кроме того, преимуществом продукции компании «Crocodille» являлось и является ее высокое качество, что обеспечено контролем за качеством продукции на всех этапах жизненного цикла.

Активная рекламная компания включала в себя также рассылку различных презентаций как компании «Crocodille», так и ее продукции, подготовленных на русском языке.

Продукция компании «Crocodille» приобрела известность на Северо-Западе России, в частности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Крупнейшим потребителем продукции компании «Crocodille» в РФ с 2012, является сеть АЗС «Газпромнефть» по регионам: Северо-Запада (Санкт-Петербург) Москва, Московская область, Нижний Новгород, Краснодар, Урала (Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Нижний Тагил, Сургут, Свердловская область), Сибири (Новосибирск, Омск, Барнаул, Кемерово, Красноярск). В магазинах и кафе сети реализовывалась продукция под торговой маркой «York Deli», что подтверждается письмом ООО «Газпромнефть-Центр» № 201/10759 от 24.09.2018 с приложениями.

Кроме того, ЗАО «Газпромнефть Северо-Запад» несло расходы по организации проведения испытаний, в частности на соответствие продукции требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01, результаты которых отражены в протоколах испытаний «Испытательной лаборатории Петербург-Экспертиза» №11366-П и № 11371-П от 15.10.2013.

Усилия всех участников продвижения продукции компании «Crocodille», а также финансовые затраты на рекламу привели к повышению продаж в 2014 году и увеличению ценности брендов «York s Original» и «York Deli». Рекламирование продукции под этими марками сформировало в сознании потребителей положительную репутацию товарных знаков, привело к их узнаванию, ассоциации с товаром (сэндвичи), на упаковку которого они были нанесены, и уверенного выделения их из ряда других товарных знаков. Кроме того, потребитель ассоциировал эту продукцию с ее производителем Crocodille ČR, spol. s.г.о. - европейской компанией, широко известной на рынке замороженных сэндвичей.

В конце августа 2016 года ООО «Крокодил РУС» получило претензию от ООО «СНЭК-концепт», из которой следовало, что эта компания зарегистрировала на свое имя товарный знак «YORK», свидетельство о государственной регистрации №569198 от 24.03.2016, заявка на регистрацию которого была подана 27.06.2014.

Сравнительный анализ товарного знака «YORK» и брендов «York Deli» и «York s Original» показал, что они сходны до степени смешения, и при использовании на товаре могут вызвать у потребителя ассоциацию с одним производителем.

Товарный знак «YORK» был зарегистрирован ООО «СНЭК-концепт» только для товаров 30 класса МКТУ: сэндвичи, хот-доги (сэндвичи), чизбургеры (сэндвичи), т.е. для товаров, однородных продукции Crocodille ČR, spol. s.г.о.

Заявка на товарный знак «YORK» была подана ООО «СНЭК-концепт» 27.06.2014, то есть тогда, когда продукция Crocodille CR. spol. s.r.o. под брендами «York Deli» и «York s Oriqinal» продавалась на рынках готовых замороженных сэндвичей и бутербродов в регионах России уже почти 3 года.

В своей претензии ООО «СНЭК-концепт» потребовало прекращение использования словесного обозначения «YORK» при производстве однородной продукции.

Данный Факт свидетельствует об умысле на причинение убытков конкурентам и о злоупотреблении правом со стороны ООО «СНЭК-кониепт», выразившемся в недобросовестном использовании исключительного права на товарный знак «YORK».

После получения претензии компания Crocodille ČR, spol. s.г.о. была вынуждена прекратить ввоз на территорию РФ продукции под товарными знаками «York Deli»n «York s Original», понеся при этом значительные убытки.

ООО «СНЭК-концепт» в качестве юридического лица было зарегистрировано в Ленинградской области 18.11.2013. Код и наименование его основного вида деятельности по выписке из ЕГРЮЛ: 10.89.2 «Производство скоропортящихся продуктов, таких как: сэндвичи и свежая пицца (полуфабрикат)».

В настоящее время ООО «СНЭК-концепт» является производителем продукции - сэндвичи в ассортименте под торговыми марками «Время есть!», «ОК 24» и «YORK». http://lfb.su.

Однако впервые продукция с использованием товарного знака «YORK» была выведена на рынок и продвигалась ООО «СНЭК-концепт» только в декабре 2016 года под обозначением «York Fresh», которое состоит из двух слов и сходно до степени смешения с хорошо известным потребителю брендом «York Deli».

ООО «СНЭК-концепт» вначале запретило продавцам и дистрибьюторам Crocodille ČR, spol. s.г.о. продажу продукции под брендом «York Deli» чешского производителя, а вскоре разослало им презентацию своей продукции с обозначением «York Fresh». Данный факт также подтверждает недобросовестность ООО «СНЭК-концепт».

Поскольку введение в хозяйственный оборот товаров под товарными знаками «York Deli» и «York s Original», включающими в себя слово «YORK», на территории РФ имело место не только задолго до регистрации товарного знака на имя ООО «СНЭК-концепт» 24.03.2016, но и до регистрации ООО «СНЭК-концепт» в качестве юридического лица 18.11.2013 то действия ООО «СНЭК-концепт» по приобретению исключительных прав на товарный знак «YORK» и его дальнейшее использование в целях выдавливания другого хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность на одном и том же товарном рынке, требования в судебном порядке максимального размера компенсации, - являются актом недобросовестной конкуренции.

Оценив доводы сторон, обстоятельства дела и представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации (пункты 3, 4 статьи 1515 ГК РФ).

Ответчики не отрицали наличие у истца прав на товарный знак в виде словесного обозначения YORK для 30 класса МКТУ по свидетельству № 569198, а также сходство до степени смешения с этим товарным знаком изображений, использованных ответчиками на своей продукции.

Ответчик ООО "КРОКОДИЛ РУС" ссылался на прекращение нарушений прав истца, как только ему стало известно о регистрации прав истца на товарный знак из претензии в августе 2016 г.

Ответчик Crocodille CR, spol.s.r.o. указал на наличие в действиях истца злоупотребления правом, выразившегося в регистрации в качестве товарного знака обозначения, открыто использовавшегося ответчиками на момент подачи заявки и широко известного потребителям данной продукции.

Доводы ООО "КРОКОДИЛ РУС" не могут быть приняты ввиду следующего.

В ответ на запрос суда Северо-Западным таможенным управлением была предоставлена информация из электронной базы данных СЗТУ за период с 01.07.2016 по 31.12.2017 о декларировании товаров, получателем которых является ООО «Крокодил РУС» (ИНН <***>). Этими сведениями подтверждается, что в указанный период продолжался ввоз на территорию России хлебобулочных изделий кулинарно обработанных, замороженных с начинкой производства «Crocodille ČR, spol. s.г.о.» в адрес получателя ООО «Крокодил РУС».

Ответчик не представил доказательства, что ввозимый товар не был маркирован обозначением YORK, но являлся каким-либо иным товаром.

В то же период времени на различных сайтах в сети интернет размещались предложения к продаже и реклама сэндвичей производства «Crocodille ČR, spol. s.г.о.», маркированных обозначением YORK. Тот факт, что сайты, протоколы осмотра которых представлены истцом, не принадлежат ответчикам, не доказывает непричастность к продукции ООО «Крокодил РУС», поскольку на упаковке данное лицо указано в качестве официального дистрибьютора производителя, принимающего претензии в отношении этого товара.

Доводы компании «Crocodille ČR, spol. s.г.о.» о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом и нарушений законодательства о конкуренции суд полагает заслуживающими внимания в рамках самостоятельного иска, но не в качестве возражений против исковых требований. Ответчик, используя изображения, не воспользовался правом на регистрацию их в качестве товарного знака, а после регистрации сходного изображения истцом в качестве своего товарного знака не оспорил такую регистрацию, не предъявил иск о признании такой регистрации недействительной.

В условиях, когда исключительные права истца на товарный знак подтверждены регистрацией и не оспорены в установленном порядке, истец вправе использовать свой товарный знак, и запрещать такое использование всем остальным лицам.

При таких обстоятельствах иск является правомерным и обоснованным.

Согласно разъяснениям пункта 43.3 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29, при определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Принимая во внимание тот факт, что ответчики использовали обозначение YORK достаточно длительное время до подачи истцом заявки на регистрацию товарного знака, они осуществили производство продукции, ничего не зная о намерении истца зарегистрировать данный товарный знак – иными словами, в действиях ответчиков отсутствует недобросовестность, намерение воспользоваться чужим товарным знаком; изъятие готовой продукции из оборота повлекло бы для ответчиков несоразмерный нарушению ущерб, а также то обстоятельство, что истец не доказал соразмерность компенсации своим возможным убыткам, суд полагает подлежащей взысканию компенсацию в размере 500 000 руб.

В остальной части исковые требования подлежат отклонению.

Расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчиков в равных долях.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать солидарно с Crocodille CR, spol.s.r.o и ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОКОДИЛ РУС" (ИНН <***>) в пользу ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНЭК-КОНЦЕПТ" (ИНН <***>) 500 000,00 руб. компенсации.

Взыскать с Crocodille CR, spol.s.r.o в пользу ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНЭК-КОНЦЕПТ" (ИНН <***>) 2 400,00 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОКОДИЛ РУС" (ИНН <***>) в пользу ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНЭК-КОНЦЕПТ" (ИНН <***>) 2 400,00 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Виноградова Л.В.