Решение от 30 июля 2021 г. по делу № А40-341053/2019

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-341053/19-110-2561
г. Москва
30 июля 2021 г.
Резолютивная часть решения объявлена 25 июня 2021 года

Решение в полном объеме изготовлено 30 июля 2021 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи ФИО1 /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ" (620026, <...>, ЭТАЖ/ПОМЕЩЕНИЕ 1/9, ОГРН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "ИДЕЯ ФИКС МЕДИА" (117335, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ВАВИЛОВА, ДОМ 69/75, ОФИС 606 КОМ. 19 ЭТАЖ 6, ОГРН: <***>) о запрете и обязании, взыскании 4 800 000 руб.,

третье лицо - общество с ограниченной ответственностью "ФЁСТ ХЭНД МЕДИА" (129515, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА, ДОМ 13, СТРОЕНИЕ 1, Э/К 2/35, ОГРН: <***>), акционерное общество "СТС" (119415, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ЛОБАЧЕВСКОГО, ДОМ 8, ПОМЕЩЕНИЕ IX, ОГРН: <***>, 125284, Москва, ленинградский пр-т,31А,стр. 1).

акционерное общество "ВБД ГРУП" (117997, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ВАВИЛОВА, ДОМ 69/75, ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ. 9 ЭТАЖ 7, ОГРН: <***>),

при участии:

от истца –ФИО3 по дов. от 21.09.2020,

от ответчика- ФИО4

от третьего лица-Порошина Л.С. по дов. от 21.02.2021, ФИО5 по дов. от 09.03.2021,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ИДЕЯ ФИКС МЕДИА" (с учетом принятых изменений в порядке ст. 49 АПК РФ) о запрете использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 333064 в сети Интернет в отношении товаров и услуг 35, 38, 41, 43 классов МКТУ и взыскании компенсации в размере 4 800 000 рублей.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве

Судом в порядке ст.51 АПК РФ были привлечены общество с ограниченной ответственностью "ФЁСТ ХЭНД МЕДИА", акционерное общество "СТС", акционерное общество "ВБД ГРУП".

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака «Уральские пельмени», по свидетельству № 333064 в отношении товаров и услуг 35, 38, 41, 43 классов МКТУ.

С 12.10.2012 года правообладателем товарного знака является общество с ограниченной ответственностью "ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ".

Изначально товарный знак принадлежал Свердловской Региональной молодежной общественной организации «Творческое объединение «КВН Уральские пельмени», с 12 октября 2012 года по настоящее время правообладателем данного товарного знака является ООО «Творческое объединение «Уральские пельмени» (договор зарегистрирован в Роспатенте № РД0110803), далее лицензия на товарный знак №333064 по лицензионному договору была выдана обществу с ограниченной ответственностью "ФЁСТ ХЭНД МЕДИА". По указанному лицензионному договору Лицензиат не имел права использовать товарный знак в видеороликах. Лицензию с ограниченным использованием прав ООО "ФЁСТ ХЭНД МЕДИА" имело до 10.04.2019.

В свою очередь Лицензиат ООО "ФЁСТ ХЭНД МЕДИА" выдал сублицензию ответчику – ООО «Идея Фикс Медиа». А именно, 16.10.2014 Лицензиат ООО "ФЁСТ ХЭНД МЕДИА" выдал ООО «Идея Фикс Медиа» - ответчику сублицензию на использование товарного знака №333064 по сублицензионному договору, зарегистрированному в Роспатенте 12.06.2016. По указанному лицензионному договору Сублицензиат не имеет права использовать товарный знак в видеороликах. Срок окончания сублицензионного договора 10.04.2019.

В обоснование своих требований истец сослался на те обстоятельства, что в период с 16 октября 2014 года, а ровно как и с 12 июня 2016 г. и по настоящее время, Ответчик - ООО «Идея Фикс Медиа», не имело никаких прав на использование данного товарного знака и/или комбинированного изображения сходного до степени смешения с товарным знаком Истца. Никаких договоров/соглашений/ разрешений у Ответчика на использование данного товарного знака нет и в материалах дела не имеется.

Каких либо договоров на использование товарного знака, зарегистрированного за свидетельством № 333064 между правообладателем и Ответчиком не заключалось, Ответчик не предоставил никаких доказательств. Товарный знак в аудиовизуальных произведениях использован без разрешения правообладателя.

Использование товарных знаков в любых аудиовизуальных произведениях может осуществляться только самим юридическим лицом, как правообладателем товарных знаков, или с его согласия в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить также наличие сходства до степени смешения используемого Ответчиком обозначения с зарегистрированным товарным знаком Истца и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение и товарный знак Истца. В соответствии с п.2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

при выполнении работ, оказании услуг;

на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из смысла пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, элементами нарушения исключительного права являются несанкционированное правообладателем использование сходного с его товарным знаком обозначения, идентичность или однородность товаров (услуг), маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя, вероятность смешения как последствие незаконного использования чужого товарного знака. Таким образом, идентичность и однородность товаров (услуг) и сходство обозначений выступают одними из возможных условий смешения, введения потребителей в заблуждение. При их наличии последнее должно презюмироваться (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 23.10.2018 по делу No 310-ЭС18-4459).

Для установления однородности товаров и услуг важно определить классификацию МКТУ для используемых аудиовизуальных произведений. Наиболее близкие к деятельности, осуществляемой в рамках подготовки и показу видеороликов, является 41 класс МКТУ. Указанный перечень МКТУ пересекается с перечнем, в отношении которого зарегистрирован товарный знак Истца. Таким образом, имеющиеся в аудиовизуальном произведении обозначение являются тождественными и/или сходными до степени смешения с товарным знаком № 333064 «Уральские пельмени», который зарегистрирован за Истцом. Деятельность Истца и Ответчика однородна, имеет один круг зрителей. Однородность признается по факту, если товары/услуги могут быть отнесены потребителем к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно абз. 3 п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (Постановление № 10), вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

В соответствии с абз. 6 п. 162 этого же Постановления № 10 специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Вопрос о сходстве до степени смешения двух обозначений, применяемых на товарах Истца и Ответчика, может быть разрешен Судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. Как видно из протоколов осмотра доказательств, графический элемент «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» полностью идентичен товарному знака Истца № 333064.

В соответствии со ст. 1478 ГК РФ обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Физические лица не являются правообладателями товарных знаков и не могут стать таковыми. Поэтому физические лица, которые участвовали в записи аудиовизуальных произведениях, как авторы, исполнители, сценаристы, не могут дать согласие или несогласие на использование товарного знака, ровно как и их согласия на участие в записи аудиовизуальных произведений не влияет на возможность использования Ответчиком товарного знака № 333064 в таких аудиовизуальных произведениях. Более того, в соответствии со ст. 1490 ГК РФ договор об отчуждении товарного знака, а также другие договора, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак (например, лицензионный договор), должны быть заключены в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

Именно правообладатель, а не коллектив обладает правом на фирменное наименование, поэтому коллектив не имеет права вводить в гражданский оборот не принадлежащее им исключительное право - название, на что ссылается Ответчик в своем отзыве.

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ, только правообладатель товарного знака может по своему усмотрению распоряжаться исключительным правом на товарный знак и никто не вправе использовать его без разрешения правообладателя.

То, что аудиовизуальные произведения/видеоролики были созданы ранее регистрации товарного знака, не дают Ответчику право на использование товарного знака Истца без его согласия с даты, с которой Истец стал правообладателем данного товарного знака и в данном случае этот факт правового значения не имеет, поскольку является доказанным факт незаконного использования товарного знака именно в период, указанный Истцом.

Ответчиком не было получено разрешение Истца на использование данного товарного знака, но в течение 2017 и 2018гг. на телеканале АО «СТС» были показаны аудиовизуальные произведения/видеоролики с товарным знаком Истца, зарегистрированного за св-вом № 333064.

Ввод товарного знака в аудиовизуальное произведение произведено не правомерно, без каких-либо разрешений со стороны правообладателя, Ответчик обязан был получить от правообладателя соответствующее разрешение на использование данного товарного знака -а именно лицензию.

Согласно п. 174 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" правообладатель в пределах срока давности вправе обращаться в суд за защитой своего права, нарушенного в период его действия, что и было сделано.

Таким образом, Ответчик осуществил введение в гражданский оборот аудиовизуальные произведения/видеоролики с использованием товарного знака Истца №333064. При этом на момент введения в гражданский оборот Ответчик не являлся правообладателем указанного товарного знака и не получал согласия от правообладателя на введение в гражданский оборот товарного знака.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским Кодексом РФ.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению:

в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения (пункт 1);

в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (пункт 2).

Истец рассчитал стоимость компенсации за использование товарного знака Истца в каждом из 27 аудиовизуальных произведений (т.е. за каждый факт использования товарного знака), а всего 4 800 000 руб.

Вместе с тем, согласно разъяснениям, данным в п.п. 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26.03.2009 г. совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», применяя положения ст.ст. 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, п.п. 1 п. 4 ст. 1515 или п.п. 1 п. 2 ст. 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу ст. 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель вправе в соответствии с п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в частности, в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда.


Из разъяснений, содержащихся в п. 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», следует, что при определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Требуя взыскание компенсации в двуратном размере, истец указывал, что данный размер является обоснованным, разумным и соразмерным последствиям нарушения.

Согласно ч. 1 ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Исходя из конструкции данной нормы, можно отметить, что существенным условием для определения размера компенсации за нарушения интеллектуальных прав является установление последствий таких прав.

Вместе с тем. Истец, обосновывая размер заявленной к взысканию компенсации, ссылается на стоимость ежемесячного лицензионного вознаграждения в размере 150 000 рублей, получаемого им за предоставленное право на использование ТЗ 333064 двум компаниям: ООО «Уральские Пельмени Продакшн» (ОГРН <***>) и ООО «Продюсерская компания «Уральские пельмени» (ОГРН <***>).

Участниками обоих компаний являются одни и те же физические лица: участники творческого коллектива «Уральские пельмени» и учредители Истца - ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, Попов

ООО «Уральские Пельмени Продакшн» и ООО «Продюсерская компания «Уральские пельмени» являются аффилированными с Истцом лицами, и факт такой аффилированности сторон лицензионного договора прямо влияет на установленный в заключенных между этими компаниями размер лицензионного соглашения.

Никаким иным третьим лицам, не аффелированным с Истцом, право на использование ТЗ 333064 не предоставлялось.

Согласно п.2 ч.4 ст.1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать компенсацию в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Аудиовизуальные произведения - программы «Уральские пельмени» - в которых используется наименование «Уральские пельмени», создавались Третьим лицом и выходили в эфир на телеканале СТС в период с 2009 по 2011 года, то есть еще до того, как Истец стал правообладателем Товарного знака № 333064.

Согласно разъяснениям, данным в п.62 Постановления Пленума ВС РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации:

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

То есть во внимание необходимо принимать: наличие вины (а не только степень вины);критерии, относящиеся к объекту, права на которые нарушены; насколько предпринимательская деятельность нарушителя связана с систематическими нарушениями интеллектуальных прав.

Истец, воспользовавшись правом, установленным ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правомерно требует компенсацию.

Вместе с тем Заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Учитывая указанное, условия лицензионного договора, а также обстоятельства, срок и способы использования обозначения, суд приходи к выводу о наличии обстоятельств, влекущих снижение суммы компенсации до 266 664 рублей(133 332 *2).

Суд так же не находит оснований для удовлетворения иска в части запрета, поскольку оно является абстрактным, при этом доказательств использования ответчиком теми способами, которые указаны истцом, на дату принятия решения отсутствуют.

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению частично.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 156, 167-171, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ИДЕЯ ФИКС МЕДИА" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ" 266 664 руб. компенсации, 2 611 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ" из федерального бюджета госпошлину в размере 24 000 руб., уплаченную по п/п №116 от 25.12.2019

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья:

ФИО1