Решение от 4 февраля 2021 г. по делу № А79-6130/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-6130/2020
г. Чебоксары
04 февраля 2021 года
Резолютивная часть решения объявлена 28.01.2021.

Полный текст решения изготовлен 04.02.2021.


Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе

судьи Юрусовой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Токаревым А.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

акционерного общества "Макфа", ОГРН:1027401866898 ИНН:7438015885, 123001, <...>,

к обществу с ограниченной ответственностью "Макаронная фабрика "ВакМа", ОГРН:1022101132580 ИНН:2128045305, 428903, <...>,

третье лицо - ФИО1,

об обязании прекратить нарушение исключительных прав, о взыскании 5000000 руб.,

при участии:

от истца - ФИО2 по доверенности от 09.01.2019, ФИО3 по доверенности от 09.01.2019 (посредством онлайн-заседания),

от ответчика - ФИО4 по доверенности от 04.03.2020,

от третьего лица - ФИО4 по доверенности от 21.12.2020,

установил:

в рамках дела №А65-38300/2019 акционерное общество "Макфа" обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО5 Оглы и обществу с ограниченной ответственностью "Макаронная фабрика "ВакМа" об обязании ИП ФИО5 прекратить нарушение исключительных авторских прав, запретив использование обозначения "VAKMA", сходного до степени смешения с товарными знаками истца №487307 и №280282; обязании ООО "Макаронная фабрика "ВакМа" прекратить нарушение исключительных авторских прав, запретив использование обозначения "VAKMA", сходного до степени смешения с товарными знаками истца №487307 и №280282; обязании ИП ФИО5 изъять из оборота и уничтожить за свой счет упаковки макаронных изделий "VAKMA", содержащие обозначения сходные до степени смешения с товарными знаками истца №487307 и №280282, обязании ООО "Макаронная фабрика "ВакМа" изъять из оборота и уничтожить за свой счет упаковки макаронных изделий "VAKMA", содержащие обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца№487307 и №280282; взыскании с ответчиков солидарно компенсации за нарушение исключительных прав в размере 10000000 руб.

В ходе рассмотрения дела истце уточнил исковых требования, заявив самостоятельные имущественные требования отдельно к каждому ответчику, просил взыскать с ИП ФИО5 10000 руб. компенсации, с ООО "Макаронная фабрика "ВакМа" 5000000 руб. компенсации (т.2 л.д.29-30).

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 10.06.2020 по делу №А65-38300/2019 исковые требования АО "Макфа" к ООО "Макаронная фабрика "ВакМа" выделены в отдельное производство; дело в выделенной части исковых требований к обществу с ограниченной ответственностью "Макаронная фабрика "ВакМа" передано на рассмотрение Арбитражного суда Чувашской Республики – Чувашии (т.2 л.д.36-38).

Определением Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии от 08.07.2020 по делу №А79-6130/2020 дело по иску АО "Макфа" к ООО "Макаронная фабрика "ВакМа" принято к производству суда.

Определением заместителя председателя Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии от 31.08.2020 произведена замена судьи Яхатиной С.Ю. на судью Юрусову Н.В.

Определением суда от 17.11.2020 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ФИО1.

В заседании суда представители истца исковые требования поддержали.

Представитель ответчика, одновременно являющийся представителем третьего лица, исковые требования признал в сумме 300000 руб. (т.2 л.д.18). Указал на то, что после получения претензии ответчиком приняты меры к предотвращению предполагаемых нарушений прав правообладателя. Ответчик считает размер компенсации завышенным и необоснованным.

Третье лицо в отзыве на исковое заявление указало на то, что какого-либо участия в процессе реализации контрафактного товара не принимал. В то же время, будучи одновременно директором ООО Макаронная фабрика "Вакма", заказывал от имени индивидуального предпринимателя ФИО1 спорную упаковку по причине более простой процедуры заключения договоров для индивидуального предпринимателя по сравнению с юридическим лицом, а также длительных отношений индивидуального предпринимателя с фабрикой-изготовителем спорной упаковки.

Выслушав участников процесса, изучив материалы дела, суд установил следующее.

Истцу принадлежат исключительные права на следующие товарные знаки:

- товарный знак по свидетельству Российской Федерации №487307 (словесное обозначение "MAKFA"), зарегистрирован 20.05.2013 (дата приоритета - 11.01.2012, дата истечения срока действия регистрации -11.01.2022) в отношении товаров и услуг 30 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): вермишель, макаронные изделия;

- товарный знак по свидетельству Российской Федерации №280282 (словесное обозначение "МАКФА"), зарегистрирован 17.12.2004 (дата приоритета - 29.12.2003, дата истечения срока действия регистрации - 29.12.2023) в отношении товаров и услуг 30 класса МКТУ: кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед.

02.10.2019 представителем истца выявлен факт предложения ответчиком ИП ФИО5 товара – макаронных изделий "VAKMA", на упаковке которых размещены обозначения, сходные до степени с товарными знаками истца, а также размещена информация об изготовителе товара- ООО "Макаронная фабрика "ВакМа", в подтверждение чего представлены кассовый чек сумму 25 руб., фотоматериалы с изображениями приобретенного товара, видеозапись.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

По смыслу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в том числе путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 157 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление № 10), с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора.

В абзаце пятом пункта 162 постановления № 10 указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Как указано в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта, и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Принадлежность прав на спорные товарные знаки истцу и их регистрация подтверждены представленными в материалы дела свидетельствами на товарные знаки.

В силу пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Ответчиком не опровергнут факт производства макаронных изделий и их продажи в упаковке, на которой размещены обозначения "VAKMA", комбинированное обозначение со словесным элементом "VAKMA" и изображением мельницы, а также размещена информация об изготовителе товара- ООО "Макаронная фабрика "ВакМа".

Изображенное на упаковке обозначение "VAKMA" является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам РФ №487307, №280282, принадлежащими истцу, что не отрицается ответчиком.

Доказательства, подтверждающие правомерность использования ответчиком указанного обозначения, ответчиком не представлены, в связи с чем суд признает требование истца о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Согласно пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 59 постановления № 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Таким образом, требование об уплате компенсации может быть удовлетворено при наличии доказательств несанкционированного использования товарного знака, то есть при доказанности факта правонарушения.

Истец определил компенсацию в размере 5000000 руб. на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ответчик признал исковые требования в части требования о взыскании компенсации в сумме 300000 руб. Указал, что заявленная истцом компенсация в размере 5000000 руб. является несоразмерной.

Согласно разъяснениям правовой позиции, изложенным в пункте 61 постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

По ходатайству истца определением от 03.08.2020 суд истребовал от ответчика сведения об объемах и стоимости товаров (макаронных изделий "VAKMA"), реализованных с использованием упаковки с обозначением, сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам № 487307 и № 280282, в том числе: договоры на изготовление партий упаковочной продукции с обозначением "VAKMA", договоры на поставку продукции в упаковке с обозначением, сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам № 487307 и № 280282; товарные накладные на отгрузку продукции в упаковке с обозначением, сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам № 487307 и № 280282 иным организациям, осуществляющим реализацию указанных изделий; анализ счета 43 по субконто (по номенклатурам) за 2019 г., за 1 квартал 2020 г. - для получения информации об объемах выпущенной и реализованной продукции по каждой номенклатуре в количественном выражении по себестоимости выпуска; анализ счета 90 по субконто (по номенклатурным группам, номенклатурам) за 2019 г., за 1 квартал 2020 г. - для получения информации об объеме реализованной продукции по каждой номенклатуре в количественном выражении в ценах продаж; отчет по продажам с детализацией по покупателям, документам, номенклатурам с указанием количества и стоимости продаж за 2019 г., за 1 квартал 2020 г. - для получения информации об объемах продаж выпущенной номенклатуры и динамики продаж в течение периода.

Во исполнение запроса суда ответчик представил суду бухгалтерские данные и документы (т.2 л.д.115).

Истец представил суду пояснения относительно размера взыскиваемой компенсации с учетом представленных ответчиком документов (т.2 л.д.123, 125-127, 144-150).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования (пункт 62 Постановления № 10).

Из представленных ответчиком документов следует, что общая сумма выручки "Макаронная фабрика "ВакМа" за 2019 год составила 8472781 руб. 30 коп.

Из представленных истцом пояснений следует, что себестоимость аналогичной продукции АО "Макфа" в 2019 году составила 12636431 руб. 07 коп., рыночная стоимость данной продукции АО "Макфа" в 2019 году составила 23078640 руб. 42 коп.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи представленные сторонами в материалы дела доказательства и приведенные доводы, руководствуясь принципами разумности, справедливости и соразмерности, считает возможным определить размер компенсации в общей сумме 2500000 руб.

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик, заявивший о необходимости снижения размера компенсации до суммы 300000 руб., не представил суду доказательства, подтверждающие необходимость снижения компенсации до указанного размера.

Само по себе превышение размера заявленной истцом компенсации над стоимостью реализованного контрафактного товара не является безусловным критерием для ее снижения и не определяет размер убытков истца с разумной степенью достоверности.

Доказательств принятия разумных мер по недопущению нарушения закона (получение документов, подтверждающих оригинальность продукции, ее соответствие установленным законом требованиям) ответчиком не представлено, при этом необходимость принятия таких действий относится к предпринимательскому риску ответчика, несущего соответствующие нарушению правовые последствия.

При указанных обстоятельствах с учетом обстоятельств дела, степени вины нарушителя, объема реализованной ответчиком продукции, суд приходит к выводу об отсутствии обстоятельств и доказательств, свидетельствующих о возможности уменьшения заявленного истцом размера компенсации до 300000 руб.

Истцом заявлены требования об обязании ответчика прекратить нарушение исключительных прав, запретив использование обозначения "VAKMA", сходного до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам РФ №487307 и №280282, а также об обязании изъять из оборота и уничтожить за свой счет упаковки макаронных изделий, содержащие обозначение "VAKMA", сходное до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам РФ №487307 и №280282.

В силу пунктов 1, 2 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, которые являются контрафактными.

Ответчик не представил суду доказательства, бесспорно подтверждающие добровольное исполнение указанных требований истца.

В связи с чем иск об обязании ответчика прекратить нарушение исключительных прав путем запрета использования обозначения "VAKMA", сходного до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам РФ №487307, №280282, а также путем изъятия из оборота и уничтожения за свой счет упаковки макаронных изделий, содержащие данные обозначения, является правомерным и подлежит удовлетворению.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 05.08.2020 по делу №А65-38300/2019 установлено, при подаче искового заявления истцом уплачена государственная пошлина в общем размере 97000 руб. В результате выделения исковых требований к ООО "Макаронная фабрика "Макфа" государственная пошлина в размере 60000 руб. (12000 руб. за два неимущественных требований и 48000 руб. за денежное требование о взыскании компенсации в размере 5000000 руб.) подлежит распределению Арбитражным судом Чувашской Республики-Чувашии.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы истца по оплате государственной пошлине в сумме 12000 руб. по неимущественным требованиям суд относит на ответчика. Расходы истца по государственной пошлине в сумме 48000 руб. по имущественным требованиям суд относит на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям, при этом суд считает подлежащим применению правила пункта 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, в связи с чем государственная пошлина в сумме 2016 руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета в связи с частичным признанием ответчиком имущественных требований в размере 300000 руб.

Руководствуясь статьями 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

обязать общество с ограниченной ответственностью "Макаронная фабрика "ВакМа" прекратить нарушение исключительных прав путем запрета использования обозначения "VAKMA", сходного до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам РФ №487307, №280282.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Макаронная фабрика "ВакМа" изъять из оборота и уничтожить за свой счет упаковки макаронных изделий, содержащие обозначение "VAKMA", сходного до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам РФ №487307, №280282.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Макаронная фабрика "ВакМа" в пользу акционерного общества "Макфа" 2500000 (Два миллиона пятьсот тысяч) руб. компенсации, 33984 (Тридцать три тысячи девятьсот восемьдесят четыре) руб. расходов по государственной пошлине.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Возвратить акционерному обществу "Макфа" из федерального бюджета 2016 (Две тысячи шестнадцать) руб. государственной пошлины, уплаченной платежным поручением от 16.12.2019 №35028.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Чувашской Республики-Чувашии в течение месяца с момента его принятия.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья

Н.В. Юрусова