Решение от 23 мая 2023 г. по делу № А70-17552/2019

24/2023-76503(1)



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина д.74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

Дело № А70-17552/2019
г. Тюмень
23 мая 2023 года
Резолютивная часть решения оглашена 16 мая 2023 года. Решение в полном объеме изготовлено 23 мая 2023 года.

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Бадрызловой М.М., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Болтуновой А.Г. , рассмотрев исковое заявление индивидуального предпринимателя ФИО1 к муниципальному казенному учреждению «ТюменьГорТранс» (ул. Киевская, д.60, корп. А, <...>, ОГРН <***>) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на изобретение, с участием в качестве третьего лица Администрации городского округа <...>, <...>, ОГРН <***>),

при участии представителей: от истца: не явились, извещены; от ответчика: ФИО2, личность установлена по паспорту, по доверенности от 27.12.2022 № 1, диплом; от третьего лица: не явились, извещены,

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – предприниматель) обратился с исковым заявлением к муниципальному казенному учреждению «ТюменьГорТранс» (далее – учреждение) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на патент Российской Федерации № 2442217 на изобретение (с приоритетом 17.01.2011) в размере 2 000 000 рублей, с учетом уточнения заявленных требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 15.06.2020, оставленным без изменения постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2020, постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 05.02.2021 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Определением Верховного суда от 24.05.2021 № 304-ЭС21-7802 индивидуальному предпринимателю ФИО1 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано.

МКУ «Тюменьгортранс» 03.11.2022 обратилось в арбитражный суд с заявлением о пересмотре судебного акта по настоящему делу в части признания изобретения МКУ «Тюменьгортранс», удостоверенного патентом на изобретение № 2690134 (приоритет изобретения от 30.05.2018 года) «Способ видеонаблюдения за объектами», зависимым от изобретения ФИО1, удостоверенного патентом № 2442217 (приоритет изобретения 17.01.2011 года) «Способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок» по вновь открывшимся обстоятельствам.


Определением от 11.11.2022 Арбитражного суда Тюменской области назначено судебное заседание по рассмотрению заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 22.12.2022, резолютивная часть которого оглашена 22.12.2022, по делу № А70-17552/2019 заявление МКУ «Тюменьгортранс» о пересмотре решения по новым обстоятельствам удовлетворено; решение по делу № А70-17552/2019 от 15.06.2020 отменено по новым обстоятельствам.

Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2023 решение Арбитражного суда Тюменской области от 22.12.2022 об отмене по новым обстоятельствам решения от 15.06.2020 № А70-17552/2019 оставлено без изменения.

В соответствии с частью 2 статьи 317 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае отмены судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам дело повторно рассматривается тем же арбитражным судом, которым отменен ранее принятый им судебный акт, в общем порядке, установленном настоящим Кодексом.

Индивидуальный предприниматель ФИО1 обратился с исковым заявлением к муниципальному казенному учреждению «ТюменьГорТранс» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на патент Российской Федерации № 2442217 на изобретение (с приоритетом 17.01.2011) в размере 2 000 000 рублей, с учетом уточнения заявленных требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исковые требования мотивированы тем, что истец является автором и правообладателем изобретения «Способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок» удостоверенного патентом на изобретение № 2442217 (приоритет изобретения 17.01.2011 года). В 2015 году истец обнаружил, что ответчиком используется изобретением при эксплуатации автоматизированной системы управления дорожным движением, в состав которого входят объекты фото – видео фиксации и центр управления дорожным движением, в городе Тюмени без заключения лицензионного соглашения с Патентообладателем. В дальнейшем ответчик стал патентообладателем изобретения, удостоверенного патентом № 2690134 (приоритет изобретения от 30.05.2018 года) «Способ видеонаблюдения за объектами» формула которого содержит все признаки формулы патента истца, т.е. данное изобретение является зависимым.

Истец указывает, что ответчик нарушил права истца путем использования его изобретения без заключения лицензионного соглашения. Кроме того, ответчик продолжает использовать изобретения при эксплуатации автоматизированной системы управления дорожным движением, в состав которой входят объекты фото – видео фиксации и центр управления дорожным движением в городе Тюмени.

Представители истца и третьего лица в судебное заседание в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о месте и времени проведения судебного заседания в порядке части 1 и пункта 2 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что подтверждается имеющимся в материалах дела заказными письмами с уведомлениями 62505278187342 и 62505278187359, уведомлением заказного письма 62505278187397.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное разбирательство осуществляется в отсутствие не явившихся представителей истца и третьего лица.

В судебном заседании представитель ответчика возразил против исковых требований, мотивируя тем, что решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 22.10.2020 патент ФИО1 № 2442217 на изобретение «Способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок»


(приоритет изобретения 17.01.2011 года) признан недействительным полностью и аннулирован с даты подачи заявки.

Истец возражений на позицию ответчика не представил. Третье лицо отзыв на иск не представило.

Суд считает, что у третьего лица имелись все процессуальные возможности заявления обоснованных возражений против иска. В соответствии с частью 1 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

Согласно позиции истца индивидуальный предприниматель ФИО1 является автором и правообладателем изобретения «Способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок» удостоверенного патентом на изобретение № 2442217 (приоритет изобретения 17.01.2011). Формула изобретения:

1. Способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок, заключающийся в том, что осуществляют наблюдение посредством блоков видеонаблюдения за состоянием объектов, отличающийся тем, что блоки видеонаблюдения (видеокамеры) размещают на транспортных развязках, а полученную информацию от видеокамер по системе передачи данных передают в единый центр мониторинга на центральный пульт приема, регистрации, записи и обработки полученных данных, где данные от видеокамер обрабатывают и подают в эфирную аппаратную вещательной студии, в которой с помощью набора аппаратуры для обработки и анализа полученных данных с центрального пульта приема, регистрации, записи и обработки полученные данные формируют путем, например мультиплексирования и/или квадратирования и выводят на экран конечному пользователю, при этом используют любую из известных систем подачи обработанных данных конечному пользователю, например систему кабельных телеканалов, с помощью которых в режиме реального времени производят наполнение экрана изображениями, которые получают от видеокамер, размещенных на транспортных развязках, причем постоянно или длительными включениями экран монитора конечного пользователя наполняют данными, полученными в режиме реального времени от видеокамер, а каждое окно вывода такой информации на монитор сопровождают титром, обозначающим место расположения источника информации.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что полное заполнение экрана конечного пользователя изображением от указанных источников производят одновременно с совмещением с другой информацией, которую подают посредством телевидения.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что конечное изображение для пользователя формируют и подают посредством определенного телеканала в ту или иную сеть распределения сигнала для получения их конечным пользователем.

13.08.2015 индивидуальный предприниматель ФИО1 в лице своего представителя, обратился в МКУ «Тюменьгортранс» с уведомлением, что МКУ «Тюменьгортранс» в течение длительного времени использует охраняемое законом изобретение, удостоверенное патентом № 2442217, в связи с чем, предложил в срок до 01.09.2015 обратиться к представителю правообладателя с заявлением о заключении договора о предоставлении права использования изобретения. Настоящим письмом индивидуальный предприниматель ФИО1 запретил МКУ «Тюменьгортранс» использовать изобретение, удостоверенное патентом № 2442217, любым способом, указанным в статье 1358 ГК РФ, в том числе совершать любые действия в отношении любых устройств, при функционировании (эксплуатации) которых осуществляется запатентованный способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок.


01.09.2015 МКУ «Тюменьгортранс» в ответ на письмо истца сообщило, что МКУ «Тюменьгортранс» осуществляет свою деятельность, в том числе по содержанию системы фото - видеофиксации нарушений ПДД, на основании бюджетной сметы и является некоммерческой организацией. Осуществляемая учреждением деятельность в данной сфере не приносит дохода учреждению или городскому округу город Тюмень, а вся мониторинговая информация поступает в КГИБДД УМВД России по Тюменской области.

Также сообщено, что техническими специалистами учреждения проводится сравнительный анализ способа фиксации системы фото - видеофиксации, находящейся на содержании МКУ «Тюменьгортранс», со способом многоканального видеонаблюдения транспортных развязок.

Однако предварительный анализ показал наличие ряда существенных отличий.

30.05.2019 МКУ «Тюменьгортранс» стало патентообладателем изобретения, удостоверенного патентом № 2690134 (приоритет изобретения от 30.05.2018) «Способ видеонаблюдения за объектами» (т.1, л.д.16). Формула изобретения:

(54) 1. Способ видеонаблюдения за объектами, заключающийся в том, что осуществляют размещение устройств видеонаблюдения на объектах видеонаблюдения, видеонаблюдение за объектами видеонаблюдения посредством устройств видеонаблюдения и передачу видеоинформации от устройств видеонаблюдения на центральный сервер, посредством которого осуществляют вывод видеосигнала в виде видеоизображения объекта на экран устройства пользователя посредством проводной или беспроводной линией связи в режиме реального времени, отличающийся тем, что предварительно разрабатывают карту заданной местности, на которой размещают устройства видеонаблюдения на объектах видеонаблюдения с географически - координатной привязкой к заданной местности, затем вводят разработанную карту заданной местности в программное обеспечение центрального сервера в виде сайта карты заданной местности, с устройства пользователя осуществляют его регистрацию в центральном сервере с программным обеспечением для получения кода доступа на сайт карты заданной местности, по результатам регистрации устройство пользователя получает код доступа в виде комбинации данных, при этом код доступа заносится в базу данных кодов доступа центрального сервера, после чего зарегистрированное устройство пользователя осуществляет запрос в центральный сервер для обеспечения доступа на сайт карты заданной местности, по запросу с устройства пользователя центральный сервер с программным обеспечением осуществляет проверку комбинации данных кода доступа путем сопоставления введенной комбинации данных кода доступа с зарегистрированной комбинацией данных кода доступа и при их совпадении центральный сервер осуществляет доступ устройства пользователя на сайт карты заданной местности, с устройства пользователя осуществляют выбор, по меньшей мере, одного объекта видеонаблюдения и видеонаблюдение за выбранным объектом видеонаблюдения в реальном времени в течение заданной продолжительности времени, а именно: часы или дни или недели или месяцы по видеосигналу, переданному в заданный момент времени, а именно: утром и/или днем и/или вечером и/или ночью с заданного устройства или устройств видеонаблюдения, при этом видеонаблюдение за объектом видеонаблюдения осуществляют с одного или одновременно с нескольких устройств пользователя.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно размещают на карте заданной местности светофоры.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно осуществляют изменение режима работы светофора на заданном объекте в режиме реального времени.

27.09.2019 истец обратился к ответчику с претензией в которой указано, что с учетом того, что ответчиком были проигнорированы уведомления истца о запрете использования изобретения, использование изобретения не прекращено, а так же о необходимости


заключения договора, истец полагает справедливой компенсацией сумму 5 000 000 рублей, которая должна быть уплачена в течение 10 дней со дня получения уведомления.

В ответе на претензию ответчик сообщил, что МКУ «Тюменьгортранс» является правообладателем патента изобретения, удостоверенного патентом № 2690134 (приоритет изобретения от 30.05.2018) «Способ видеонаблюдения за объектами», который является самостоятельным, принципиально отличным изобретением от способа видеонаблюдения, описанного и удостоверенного патентом на изобретение № 2442217 ФИО1

Поскольку претензионные требования индивидуального предпринимателя были оставлены без удовлетворения, индивидуальный предприниматель ФИО1 обратился в Арбитражный суд Тюменской области с иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1349 ГК РФ объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным этим Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным ГК РФ требованиям к промышленным образцам. В соответствии со статьей 1354 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии со ст. 1358.1 ГК РФ 1. Изобретение, полезная модель, промышленный образец, использование которых в продукте или способе невозможно без использования охраняемых патентом и имеющих более ранний приоритет другого изобретения, другой полезной модели или другого промышленного образца, соответственно являются зависимым изобретением, зависимой полезной моделью, зависимым промышленным образцом. Зависимым изобретением, в частности, является изобретение, охраняемое в виде применения по определенному назначению продукта, в котором используется охраняемое патентом и имеющее более ранний приоритет другое изобретение. Изобретение или полезная модель, относящиеся к продукту или способу, также являются зависимыми, если формула такого изобретения или такой полезной модели отличается от формулы другого запатентованного изобретения или другой запатентованной полезной модели, имеющих более ранний приоритет, только назначением продукта или способа. 2. Изобретение, полезная модель или промышленный образец не могут быть использованы без разрешения обладателя патента на другое изобретение,


другую полезную модель или другой промышленный образец, по отношению к которым они являются зависимыми.

Пунктом 125 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что при наличии двух патентов с разными датами приоритета, выданных на идентичные изобретения, полезные модели и промышленные образцы либо на изобретения, отличающиеся только эквивалентными признаками, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета. Если в независимом пункте формулы патента ответчика, помимо всех признаков независимого пункта формулы патента истца (для изобретений также эквивалентных), имеются и иные признаки, то изобретение, полезная модель или промышленный образец ответчика с учетом пункта 1 статьи 1358.1 ГК РФ являются зависимыми, а следовательно, в силу пункта 2 данной статьи действия ответчика по использованию патента истца без согласия последнего (даже если он одновременно использует свой патент) могут быть признаны нарушением исключительного права истца вне зависимости от того, был ли патент ответчика признан недействительным в установленном порядке.

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 22.10.2020 патент ФИО1 № 2442217 на изобретение «Способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок» признан недействительным полностью и аннулирован с даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение.

Действие патента МКУ «Тюменьгортранс» № 2690134 досрочно прекращено с 31.05.2021 из-за неуплаты в установленный срок патентной пошлины.

Уведомлением от 19.09.2022 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) действие патента на изобретение № 2690134 МКУ «Тюменьгортранс» восстановлено.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 14.04.2021 по делу № СИП1044/2020 в удовлетворении требований ФИО1 о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.10.2020 об удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации № 2442217 на изобретение отказано.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.08.2021 решение суда по интеллектуальным правам от 14.04.2021 оставлено без изменения.

Определением Верховного суда Российской Федерации от 06.12.2021 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

В силу пунктов 1, 3 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятого в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 ГК РФ.

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется со дня подачи заявки на патент; признание патента недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1387 ГК РФ) и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре (пункт 1 статьи 1393 ГК РФ).

Таким образом, признание патента недействительным означает признание его отсутствующим с момента выдачи.


Согласно пункту 139 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, прекращение правовой охраны товарного знака и прекращение соответствующего исключительного права с даты подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака, аннулирование записи в Государственном реестре наименований и всех свидетельств об исключительном праве на такое наименование места происхождения товара.

Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, которому были выданы патент, свидетельство на товарный знак или свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на которые признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, наименования места происхождения товара, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

Принимая во внимание изложенное, суд полагает, что истец не является обладателем исключительных прав на изобретение «Способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок», в силу которого исключительным правам названного лица предоставлялась защита согласно части четвертой ГК РФ и на основании которого судом первой инстанции были сделаны основополагающие выводы в рамках настоящего дела. В связи с признанием недействительным патента ФИО1 № 2442217 на изобретение «Способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок» рассматриваемые действия ответчика не могут быть признаны нарушением исключительного права истца на патент Российской Федерации № 2442217.

При принятии решения от 15.06.2020 по делу № А70-17552/2019 суд пришел к выводу, что истцом в рамках настоящего дела доказано, а ответчиком надлежащими доказательствами не опровергнуто, что изобретение ответчика, удостоверенное патентом на изобретение № 2690134 (приоритет изобретения от 30.05.2018 года) «Способ видеонаблюдения за объектами», является зависимым от изобретения истца, удостоверенного патентом № 2442217 (приоритет изобретения 17.01.2011 года) и используется им без согласия истца.

Принимая во внимание то, что заявление МКУ «Тюменьгортранс» о пересмотре решения по новым обстоятельствам удовлетворено, решение по делу № А70-17552/2019 от 15.06.2020 отменено по новым обстоятельствам, а патент ФИО1 № 2442217 на изобретение «Способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок» признан недействительным полностью и аннулирован с даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение, суд полагает, что изобретение МКУ «Тюменьгортранс», удостоверенное патентом на изобретение № 2690134 (приоритет изобретения от 30.05.2018 года) «Способ видеонаблюдения за объектами», не является зависимым от изобретения ФИО1, удостоверенного патентом № 2442217 (приоритет изобретения 17.01.2011 года) «Способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок».

Учитывая изложенное, суд, руководствуясь статьями 65, 67, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд полагает, что требование истца к ответчику о взыскании компенсации в размере 2 000 000 рублей за нарушение исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации № 2442217 не подлежит удовлетворению.

При таком исходе дела расходы по государственной пошлине относятся на истца в силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ,

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Восьмой

арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через

Арбитражный суд Тюменской области.

Судья Бадрызлова М.М.

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России Дата 07.03.2023 7:39:00

Кому выдана Бадрызлова Мария Михайловна