Решение от 20 июля 2021 г. по делу № А40-179887/2019

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-179887/19-134-1341
20 июля 2021 года
г.Москва


Резолютивная часть решения объявлена 26 мая 2021 г.

Решение в полном объёме изготовлено 20 июля 2021 г.


Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Титовой Е.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании (с учетом перерыва с 25 мая по 26 мая 2021 года) дело по исковому заявлению: ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ МЕТРОПОЛИТЕН ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА»(129110, МОСКВА ГОРОД, ПРОСПЕКТ МИРА, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 2, , ОГРН: <***>, Дата регистрации 01.11.1994, ИНН: <***>)

к ответчику ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАРЯД!» (121205, МОСКВА ГОРОД, ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, БУЛЬВАР БОЛЬШОЙ, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 4 ПОМ №1575 РАБ №5, ОГРН: <***>, Дата регистрации 29.03.2018, ИНН: <***>)

О прекращении нарушения исключительных прав и взыскании компенсации в размере 3306000руб.

при участии в судебном заседании:

до перерыва:

от истца: ФИО2 (паспорт, доверенность № НЮ-14/383 от 11.06.2020 г., диплом); ФИО3 (паспорт, доверенность № НЮ-09/566 от 13.09.2018 г., диплом) от ответчика: ФИО4 (паспорт, доверенность № б/н от 12.07.2019 г., диплом) после перерыва:

от истца: ФИО5 (паспорт, доверенность № НЮ-14/583 от 14.05.2021 г., диплом); ФИО3 (паспорт, доверенность № НЮ-09/566 от 13.09.2018 г., диплом) от ответчика: ФИО4 (паспорт, доверенность № б/н от 12.07.2019 г., диплом)

УСТАНОВИЛ:

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Красного знамени метрополитен имени В.И. Ленина» (далее - предприятие) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Заряд» (далее - общество), содержащим следующие требования:

прекратить нарушения исключительных прав на товарные знаки посвидетельствам Российской Федерации № 584941, № 584940, № 584942,№ 644789, № 630106, № 633045, № 585361, № 585362, № 585363, № 620987,№ 622276, № 620672, № 627924, № 628293, № 633043, № 644787 путемзапрета использовать обозначения, сходные до степени смешенияс названными товарнымизнаками,на интернет-сайтах

https://www.berizaryad.ru, https://info-berizararyad.ru, на автоматах самообслуживания, на зарядных устройствах;

взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на вышеуказанные товарные знаки в размере 3 306 000 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.12.2019 в удовлетворении исковых требований отказано. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.03.2020 решение Арбитражного суда города Москвы от 09.12.2019 оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 18.06.2020 решение Арбитражного суда города Москвы от 09.12.2019 по делу N А40-179887/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.03.2020 по тому же делу отменены, дело N А40-179887/2019 направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Суд кассационной инстанции, отменяя судебные акты и направляя дело на новое рассмотрение указал следующее.

Суд кассационной инстанции не может признать выводы судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии сходства между сравниваемыми обозначениями основанными на правильном применении норм материального права и установлении всех имеющих значение обстоятельств.

Независимо от того, что вопрос сходства (или его отсутствия) сравниваемых обозначений является вопросом факта, суды не могут подходить к рассмотрению этого вопроса произвольно, а суд кассационной инстанции вправе проверять соблюдение нижестоящими судами требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств по делу, методологических подходов к оценке сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, правильном применении норм материального права.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии в сравниваемых обозначениях одного совпадающего элемента.

Судами первой и апелляционной инстанции не учтено, что в комбинированных обозначениях "", "", "", применявшихся ответчиком для индивидуализации оказываемых услуг по предоставлению в аренду зарядных устройств, использован графический элемент, тождественный содержащемуся в товарных знаках истца графическому элементу "", который является применительно к данным товарным знакам серияобразующим.

Наличие в сравниваемых обозначениях графического элемента, обладающего сходством, близким к тождеству, и к тому же образующего серию товарных знаков, свидетельствует о том, что определенная степень сходства сравниваемых обозначений имеется.

Вместе с тем, несмотря на данное обстоятельство, суды первой и апелляционной инстанции пришли к необоснованному выводу о полном отсутствии сходства между товарными знаками истца и обозначениями, используемыми ответчиком, не установив степень сходства сравниваемых обозначений.

Из содержания обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции невозможно установить, на основании каких из вышеперечисленных признаков определения сходства, в том числе изобразительных обозначений, суды пришли к выводу об отсутствии сходства между сравниваемыми обозначениями. Оценивая изобразительные элементы сравниваемых обозначений, суд первой инстанции ограничился указанием на то, что изобразительный элемент в виде дуги не несет ключевой смысловой нагрузки, а смысловым критерием выступает центральный элемент, размещенный внутри дуги и сопутствующий текст, имеющие конструктивное содержание применительно к товарному знаку правообладателя.

Также Суд по интеллектуальным правам указал, что выводы судов первой и апелляционной инстанции об отсутствии однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца, услугам, оказываемым ответчиком с использованием спорных обозначений, также не могут быть признаны основанными на правильном применении норм материального права, полном и всестороннем исследовании товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца.

Анализ обжалуемого решения позволяет прийти к выводу о том, что суд первой инстанции при оценке вопроса об однородности товаров и услуг сопоставлял не товары/услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам истца, с услугами, оказываемыми ответчиком, а ошибочно сравнивал услуги, являющиеся основным видом деятельности истца (транспортные услуги) и с услугой "прокат зарядных устройств для телефонов, смартфонов", оказываемой истцом, не приняв во внимание, что истцом в рассматриваемом осуществляется защита исключительных на товарные знаки, правовая охрана которым предоставлена в отношении конкретных товаров и услуг.

При этом суд кассационной инстанции отмечает, что отсутствие регистрации товарных знаков истца в отношении оказываемой ответчиком услуги "прокат зарядных устройств для телефонов, смартфонов" не может являться основанием для отказа в защите исключительных прав на эти товарные знаки, поскольку пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ установлен запрет на использование без разрешения правообладателя сходных с его товарным знаком обозначения в отношении не только товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, но и однородных товаров.

Судом первой инстанции не учтено, что товарные знаки истца зарегистрированы в отношении таких товаров 9-го класса МКТУ как "устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; аппараты телефонные; телефоны переносные; трубки телефонные", в отношении услуги 38-го класса МКТУ "прокат телефонных аппаратов".

Анализ на предмет однородности оказываемой истцом услуге "прокат зарядных устройств для телефонов, смартфонов" названных товаров и услуг в соответствии с критериями, установленными Правилами N 482 и сформулированными в разъяснениях высшей судебной инстанции, судом первой инстанции не производился.

При этом суд кассационной инстанции считает необходимым обратить внимание на то, что неиспользование товарного знака правообладателем не является безусловным основанием для отказа в защите принадлежащего ему исключительного права на товарный знак, а может лишь учитываться при установлении вероятности смешения обозначений после того, как судами установлены степень сходства обозначений и степень однородности индивидуализируемых ими товаров и услуг.

В соответствии с разъяснением, данным в пункте 154 Постановления N 10, неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

При этом вывод о злоупотреблении предприятием правом при обращении с настоящим иском в обжалуемых судебных актах отсутствует.

Коллегия судей отмечает, что суд первой инстанции не провел полный анализ однородности товаров и услуг, проанализировав их только по критерию места оказания услуг.

Ссылаясь в качестве основания для отказа в удовлетворении исковых требований на прекращение использования ответчиком спорных обозначений на момент обращения с иском, суд первой инстанции не учел, что данное основание может быть применимо только к требованию о прекращении незаконного использования обозначений, но не препятствует удовлетворению требования о взыскании компенсации за допущенное нарушение исключительных прав.

Суд первой инстанции также не мотивировал должным образом свой вывод о несостоятельности довода истца о том, что принадлежащие ему товарные знаки являются широко известными и узнаваемыми.

При новом рассмотрении дела судом учтены все вышеизложенные указания суда кассационной инстанции.

Истцом представлено заявление об уточнении исковых требований, которое принято судом к рассмотрению в порядке ст. 49 АПК РФ. Исковые требования изложены в следующей редакции:

1. Прекратить нарушение исключительных прав ГУП «Московский метрополитен» на товарные знаки №№ 584941, 584940, 584942, 644789, 630106, 633045, 585361, 585362, 585363, 620987, 622276, 620672, 627924, 628293, 633043, 644787 путем запрета ООО «ЗАРЯД!» использовать обозначения, сходные до степени смешения с Товарными знаками ГУП «Московский метрополитен» на интернет-сайтах https://www.berizaryad.ru и https://info-berizaryad.ru, на автоматах самообслуживания, на зарядных устройствах.

2. Взыскать с ООО «ЗАРЯД!» в пользу ГУП «Московский метрополитен» компенсацию за нарушение исключительного права товарные знаки №№584941, 584940, 584942, 644789, 630106, 633045, 585361, 585362, 585363, 620987, 622276, 620672, 627924, 628293, 633043, 644787 в размере 5 476 600,00 (Пять миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме.

Представитель Ответчика возражал против удовлетворения исковых требований по доводам отзыва на иск и письменных пояснений.

Рассмотрев материалы дела, основания и предмет заявленных требований, оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению, на основании следующего.

Как следует из материалов дела, предприятие является правообладателем следующих средств индивидуализации:

товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 584941, зарегистрированного 24.08.2016 с приоритетом от 16.07.2015 в отношении товаров 7, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34-го и услуг 35 - 39, 41 - 45-го классов МКТУ;

товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 584940, зарегистрированного 24.08.2016 с приоритетом от 16.07.2015 в отношении товаров 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34-го и услуг 35 - 39, 41 - 45-го классов МКТУ;

товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 584942, зарегистрированного 24.08.2016 с приоритетом от 16.07.2015 в отношении товаров 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34-го и услуг 35 - 39, 41 - 45-го классов МКТУ;

товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 644789, зарегистрированного 12.02.2018 с приоритетом от 01.11.2016 в отношении товаров 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34-го и услуг 35 - 39, 41 - 45-го классов МКТУ;

товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 630106, зарегистрированного 13.09.2017 с приоритетом от 01.11.2016 в отношении товаров 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34-го и услуг 35 - 39, 41 - 45-го классов МКТУ;

товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 633045, зарегистрированного 17.10.2017 с приоритетом от 01.11.2016 в отношении товаров 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34-го и услуг 35 - 39, 41 - 45-го классов МКТУ;

товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 585361, зарегистрированного 30.08.2016 с приоритетом от 16.07.2015 в отношении товаров 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34-го и услуг 35 - 39, 41 - 45-го классов МКТУ;

товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 585362, зарегистрированного 30.08.2016 с приоритетом от 16.07.2015 в отношении товаров 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34-го и услуг 35 - 39, 41 - 45-го классов МКТУ;

товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 585363, зарегистрированного 30.08.2016 с приоритетом от 16.07.2015 в отношении товаров 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34-го и услуг 35 - 39, 41 - 45-го классов МКТУ;

товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 620987, зарегистрированного 26.06.2017 с приоритетом от 18.07.2016 в отношении товаров 14, 16, 18, 25, 28-го и услуг 35, 36-го классов МКТУ;

товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 622276, зарегистрированного 04.07.2017 с приоритетом от 18.07.2016 в отношении товаров 9, 16, 21-го и услуг 35 - 37-го классов МКТУ;

товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 620672, зарегистрированного 20.06.2017 с приоритетом от 18.07.2016 в отношении товаров 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28-го и услуг 35, 38, 41, 42-го классов МКТУ;

товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 627924, зарегистрированного 28.08.2017 с приоритетом от 18.07.2016 в отношении товаров 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28-го и услуг 35, 36, 39, 42-го классов МКТУ;

товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 628293, зарегистрированного 30.08.2017 с приоритетом от 18.07.2016 в отношении товаров 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28-го и услуг 35 - 39, 42-го классов МКТУ;

товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 633043, зарегистрированного 17.10.2017 с приоритетом от 18.07.2016 в отношении товаров 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28-го и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42-го классов МКТУ;

товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 644787 в отношении товаров 6, 9, 12, 28-го и услуг 35, 39-го классов МКТУ.

Предприятию стало известно об оказании обществом услуг по предоставлению в аренду зарядных устройств посредством автоматов самообслуживания, а также размещения им на интернет-сайтах http://www.berizaryad.ru, http://infoberizaryad.ru рекламы с использованием для индивидуализации деятельности обозначений "", "", "".

Полагая, что используемые обществом спорные обозначения сходны до степени смешения с принадлежащими ему товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 584941, N 584940, N 584942, N 644789, N 630106, N 633045, N 585361, N 585362, N 585363, N 620987, N 622276, N 620672, N 627924, N 628293, N 633043, N 644787, ссылаясь на отсутствие у общества разрешения на использование данных обозначений, а также на то, что его действия по оказанию услуг по предоставлению в аренду зарядных устройств посредством размещения информации на интернет-сайтах http://www.berizaryad.ru, http://infoberizaryad.ru, на автоматах самообслуживания, на зарядных устройствах, нарушают исключительные права на принадлежащие ему товарные знаки, предприятие направило в адрес общества претензию с требованиями о прекращении незаконного использования указанных обозначений любыми способами, об удалении их с материалов, которыми сопровождается реализация товаров, выполнение работ или оказание услуг общества, в том числе с зарядных устройств, автоматов самообслуживания, документации, рекламы, вывесок, с интернет-сайтов.

Поскольку общество, лишь сообщив о намерении изменить спорные обозначения путем исключения из них линий в виде разомкнутой окружности и о выведении из оборота оборудования со старыми обозначениями, не признало нарушение исключительных прав на принадлежащие предприятию товарные знаки, предприятие обратилось в Арбитражный суд города Москвы с настоящим исковым заявлением.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, все представленные в материалы дела доказательства, а также рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, отзыве на него и письменных пояснениях, заслушав правовые позиции представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требований, в том числе, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения (пункт 2 статьи 1515 ГК РФ).

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 3 статьи 1515 ГК РФ).

Таким образом, использование для индивидуализации товаров и услуг обозначения, тождественного или сходного с ним до степени смешения товарному знаку иного лица, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его нарушения ответчиком путем использования тождественного или сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Материалами дела подтверждён факт принадлежности предприятию исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 584941, № 584940, № 584942, № 644789, № 630106, № 633045, № 585361, № 585362, № 585363, № 620987, № 622276, № 620672, № 627924, № 628293, № 633043, № 644787, в защиту которых оно обратилось с настоящим иском. Данный факт лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Истец указал, что Товарные знаки истца интенсивно используются в деятельности правообладателя и под его контролем: ежегодно товарные знаки истца демонстрируются почти 4 миллиарда раз только при оказании услуг перевозки на насыщенной указанными знаками транспортной инфраструктуре. Широкая известность товарных знаков истца также подтверждается участием и представлением последнего на различных международных конференциях и выставках, иных мероприятиях. Деятельность Московского метрополитена является одним из частых информационных поводов в прессе. Отдельно в качестве доказательства широкой известности Товарных знаков стоит указать книжные печатные издания, поскольку их издание свидетельствует об интересе к Московскому метрополитену не только как средству передвижения среди населения, но и как к культурному и экономическому феномену.

Результатом интенсивного использования товарных знаков стала информированность среднего потребителя (98%) о Товарных знаках истца, подтверждающаяся Аналитическим отчетом ООО «Исследовательская компания «Эс Ай Эс Корпорейшн» о проведенном социологическом опросе.

По утверждению Истца, Ответчик нарушает исключительные права Истца на Товарные знаки, оказывая услуги по предоставлению в аренду зарядных устройств с использованием спорных обозначений.

В частности, Ответчик использует Спорные обозначения: на интернет-сайтах https://www.berizaryad.ru и https://info-berizaryad.ru; на автоматах самообслуживания; на зарядных устройствах. Ответчик оказывает услуги по предоставлению в аренду зарядных устройств (пауэрбанков) через автоматы самообслуживания. Спорные обозначения используются как непосредственно в оформлении сайта https://info-berizaryad.ru, так и в размещаемой на его страницах контенте, в частности видеоролике.

При этом в предоставленном Ответчиком фотоотчете фигурирует исключительно -оборудование, а именно аппараты по выдаче пауэрбанков, какие-либо сведения о перебрендировании пауэрбанков в отчете отсутствуют. Более того, в фотоотчет Ответчиком включены лишь 139 аппаратов по выдаче пауэрбанков. Совокупность имеющихся в материалах дела доказательств также подтверждает факт и длительность незаконного использования Спорных обозначений Ответчиком.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

Так, в соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил N 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил N 482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В пункте 162 Постановления N 10 и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

При этом, поскольку ряд товарных знаков истца и спорные обозначения ответчика являются комбинированными, при оценке сравниваемых обозначений в целом подлежит учету влияние изобразительных элементов.

В целях установления обстоятельств наличия либо отсутствия факта нарушения Ответчиком исключительных прав Истца на товарный знак, судом проведён сравнительный анализ сходства товарных знаков Истца и обозначений, используемых Ответчиком, а также анализ однородности товаров/услуг.

Доминирующим элементом Товарных знаков Истца и Спорных обозначений Ответчика является изобразительный графический элемент – Дуга. Существенную роль в спорных обозначениях ответчика играет изобразительный элемент, поскольку данный изобразительный элемент является приоритетным и ярко выраженными, играет главенствующую роль.

Если при сравнении комбинированных обозначений установлено их сходное композиционное решение за счет одинакового или сходного расположения элементов в композиции, одинакового или сходного графического оформления словесных и/или цифровых элементов, что в совокупности порождает вероятность смешения таких обозначений.

У всех Товарных знаков словесный элемент исключен из объема правовой охраны (дискламирован). Наличие неохраняемого словесного элемента не влияет на общее впечатление от сравнения Товарных знаков со Спорными обозначениями Ответчика, поскольку словесный элемент в Товарных знаках является слабым, при этом различительную функцию в Товарных знаках в первую очередь выполняет сильный элемент (графический) - Дуга, акцентирующий на себе внимание потребителей.

При этом использование разных цветов и различных пиктограмм в центре изобразительных элементов не устраняет опасность смешения Спорных обозначений Ответчика и Товарных знаков Истца.

Кроме того, согласно Аналитическому отчету о выполнении социологического исследования: «Степень сходства товарных знаков», проведенного ООО «Исследовательская компания «Эс Ай Эс Корпорейшн», в ходе которого было опрошено 1 500 человек, Товарные знаки и Спорные обозначения признают схожими в разных вариантах сравнения подавляющее большинство опрошенных (от 76% до 86%). При этом Товарные знаки и Спорные обозначения считают одной серией товарных знаков от 66% до 73% опрошенных в разных вариантах сравнения.

Более того, от 68% до 74% респондентов воспринимают Товарные знаки и Спорные обозначения как принадлежащие одному производителю. Около трети из тех, кто считает, что Товарные знаки и Спорные обозначения не принадлежат одному производителю, считают, что между организациями есть партнерские или иные особые отношения.

Суд считает необходимым отметить важность в делах данной категории таких доказательств, как социологические отчеты. С учетом того, что установлению подлежит угроза возникновения неверных представлений (ассоциаций) применительно к товарному знаку, социологические отчеты как раз позволяют наряду с другими доказательствами подтвердить или опровергнуть наличие соответствующих ассоциаций.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд считает, что результаты исследований, свидетельствующие о высокой различительной способности сравниваемых обозначений, соответствуют имеющимся в деле доказательствам длительности и интенсивности использования противопоставленных обозначений в деятельности истца и ответчика, в социологическом исследовании судом не выявлено каких-либо недостатков содержательного характера, касающегося сути исследуемых вопросов. Таким образом, не имеется оснований для критической оценки судом данного доказательства.

В соответствии с пунктом 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно разъяснению, данному в пункте 162 Постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Согласно имеющимся в деле доказательствам Товарным знакам Истца предоставлена правовая охрана в отношении, в частности, следующих товаров и услуг по МКТУ: товаров 7 класса МКТУ «автоматы торговые»; товаров 9 класса МКТУ «устройства зарядные для аккумуляторных батарей; аппараты телефонные; телефоны переносные; трубки телефонные»; услуг 35 класса МКТУ «прокат торговых автоматов»; услуг 38 класса МКТУ «прокат модемов; прокат телефонных аппаратов».

Так, товарные знаки Истца зарегистрированы в отношении услуг 39 класса МКТУ «распределение электрической электроэнергии». Данные услуги являются однородными с услугами Ответчика по прокату пауэрбанков по критерию «взаимозаменяемость».

Посредством систем подзарядки мобильных устройств, установленных в вагонах поездов Истца, а также стендов для подзарядки мобильных устройств, находящихся на инфраструктуре Московского центрального кольца, происходит подача электроэнергии от электросети или иного источника энергии, к которым подключены указанные системы, на соответствующие смартфоны потребителей.

Потребители при возникновении потребности подзарядить свой телефон могут либо взять на прокат пауэрбанк Ответчика, либо подзарядить батарею телефона возле стойки подзарядки на Московском центральном кольце.

Услуги Истца по перевозке пассажиров, формально не являясь однородными с услугами по прокату пауэрбанков, отчасти ассоциируются с последними. Данное обстоятельство дополнительно подтверждается результатами представленного в материалы дела социологического исследования, согласно которому 23% опрошенных ассоциируют товарные знаки Истца также с прокатом зарядных устройств для телефонов.

Ответчик (созданный как юридическое лицо 29.03.2018) за счет использования серияобразующего элемента Товарных знаков, а также композиционных решений изобразительных элементов данных знаков, получил экономическое преимущество для своей предпринимательской деятельности по прокату пауэрбанков за счет использования узнаваемости и репутации Товарных знаков среди потребителей

Таким образом, Ответчик предоставляет в прокат, а Истец осуществляет розничную продажу одного и того же вида товара - аккумулятора электрического, используемого в качестве зарядного устройства.

Товарные знаки используются Истцом и под его контролем для маркировки товаров, относящихся к 09 классу МКТУ «аккумуляторы электрические»; «банки аккумуляторов»; «корпуса аккумуляторов электрических»; «устройства зарядные для аккумуляторных батарей»; «устройства зарядные для электрических аккумуляторов», а также при оказании услуг 39 класса МКТУ «распределение электроэнергии», «транспортные услуги», «пассажирские перевозки», которые являются однородными оказываемым услугам Ответчика «прокат зарядных устройств для телефонов, смартфонов».

В отношении данного товара Товарным знакам предоставлена правовая охрана по 09 классу МКТУ: «аккумуляторы электрические; банки аккумуляторов; корпуса аккумуляторов электрических; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов». Следовательно, указанные выше товары 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы Товарные знаки, однородны сравниваемым с ними услугам Ответчика.

Как следует из представленного Ответчиком в материалы дела Заключению патентного поверенного ФИО6 (per. № 1284 от 02.06.2010), оказываемая Ответчиком услуга «Предоставление в аренду зарядных устройств» является специфической и не представлена в таком виде в действующей редакции МКТУ. Само по себе зарядное устройство (в том виде, в каком оно предоставляется в аренду) также отсутствует в действующей редакции МКТУ, однако оно может быть классифицировано как «мобильное зарядное устройство» и отнесено к 9 классу МКТУ.

При этом все Товарные знаки Истца (за исключением товарного знака № 620987) зарегистрированы в отношении всех товаров 9 класса МКТУ, включая батареи электрические, устройства зарядные для аккумуляторных батарей, устройства зарядные для электрических аккумуляторов, генераторы электрические.

Более того, согласно Заключению патентного поверенного ФИО6 Ответчик оказывает услуги по сдаче в аренду указанных мобильных зарядных устройств. Как следует из Заключения патентного поверенного ФИО6 такая услуга может быть отнесена к нескольким классам МКТУ по аналогии с услугами: 38 класс МКТУ - Прокат телефонных аппаратов; 40 класс МКТУ - Прокат генераторов; 42 класс МКТУ - Прокат компьютеров.

Выступая в качестве субъекта предпринимательской деятельности, Ответчик при той степени разумности и осмотрительности, какая от него требовалась при данных обстоятельствах, мог и должен был осуществлять проверку используемых обозначений на предмет неправомерного использования интеллектуальной собственности и принимать меры по недопущению такого использования.

Таким образом, из обстоятельств дела усматривается, что истцом был доказан как факт принадлежности ему права на товарные знаки, так и факт их использования ответчиком без разрешения правообладателя.

В соответствии со статьей 10 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах, в частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента. Согласно пункту 4 части 14 ФЗ от 26.07.2006 г. №135-Ф3 «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с продажей, обменом или иным введением в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации продукции, работ, услуг.

При таких обстоятельствах, учитывая то, что факт использования Ответчиком спорных обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца, подтверждается представленными в материалы дела документами, требования Истца о запрете Ответчику использовать обозначения, сходное до степени смешения с товарным знаком № 584941, № 584940, № 584942, № 644789, № 630106, № 633045, № 585361, № 585362, № 585363, № 620987, № 622276, № 620672, № 627924, № 628293, № 633043, № 644787, на интернет-сайтах https://www.berizaryad.ru, https://info-berizararyad.ru, а также на автоматах самообслуживания и зарядных устройствах для индивидуализации товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки № 584941, № 584940, № 584942, № 644789, № 630106, № 633045, № 585361, № 585362, № 585363, № 620987, № 622276, № 620672, № 627924, № 628293, № 633043, № 644787, подлежат удовлетворению в полном объеме.

Поскольку применение мер ответственности возможно только в случае доказанности факта нарушения исключительных прав, что в рассматриваемом случае было установлено на основании оценки представленных в материалы дела доказательств и не опровергнуто ответчиком, суд пришёл к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований о взыскании компенсации. Частично удовлетворяя исковые требования в данной части, суд исходил из следующего.

Требование о взыскании компенсации заявлено Истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

При этом пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 61 постановления от 23.04.2019 N 10 разъяснено, что, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Согласно уточнённому расчёту истца компенсация составляет 5 476 600 рублей, исходя из расчёта 139 автоматов*196дней*100рублей в сутки*2. Период заявлен с 27.12.2018г. по 11.07.2019г. (дата подачи иска).

Довод Ответчика о том, что избранный Истцом способ расчета компенсации пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ не распространяется на услуги (а распространяется только на товары) основан на неправильном толковании указанной нормы права, в связи с чем отклонён судом как несостоятельный, поскольку на оборудовании Ответчика, используемом для оказания услуг по прокату пауэрбанков, включая собственно пауэрбанки и автоматы по их выдаче, размещались спорные обозначения.

Основываясь на положениях статей 1252 и 1515 ГК РФ, судом проверен расчет компенсации, осуществленной истцом. По результатам оценки доказательств, а также с учётом фактических обстоятельств дела, уточнённый расчёт, представленный истцом, не может быть признан верным, ввиду неверного исчисления периода.

Так, согласно приобщенному к материалам дела письму Ответчика от 05.06.2019 и приложенному к этому письму фотоотчету об устранении нарушений, Ответчик подтвердил наличие у него автоматов по выдаче пауэрбанков в количестве не менее 139 шт. В представленном в материалы дела фотоотчете зафиксировано количество автоматов (инвентарные номера каждого автомата).

Вместе с тем, из письма Ответчика от 05.06.2019г. следует, что период нарушения окончен не позднее указанной даты, следовательно, дальнейшее начисление компенсации произведено Истцом неверно. В этой связи, размер компенсации составляет 4 475 800руб. (161*100*139*2) за период с 27.12.2018г. по 05.06.2019г., исковые требования в данной части подлежат частичному удовлетворению в указанном размере.

Согласно ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Таким образом, стороны по делу самостоятельно распоряжаются своими процессуальными правами и обязанностями, и в силу ст. 9 АПК РФ несут риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно ст. 67 АПК РФ арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу. В соответствии со ст.68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону, должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ все приведенные доводы и представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, определив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд пришел к выводу, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ, п. 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.03.2007 N 117 "Об отдельных вопросах практики применения главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации" расходы по государственной пошлине подлежат отнесению на ответчика.

Учитывая изложенное и на основании ст.ст. 12, 1225, 1229, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Запретить ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАРЯД!» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) использовать обозначения, сходное до степени смешения с товарным знаком № 584941, № 584940, № 584942, № 644789, № 630106, № 633045, № 585361, № 585362, № 585363, № 620987, № 622276, № 620672, № 627924, № 628293, № 633043, № 644787, на интернет-сайтах https://www.berizaryad.ru, https://info-berizararyad.ru, а также на автоматах самообслуживания и зарядных устройствах для индивидуализации товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки № 584941, № 584940, № 584942, № 644789, № 630106, № 633045, № 585361, № 585362, № 585363, № 620987, № 622276, № 620672, № 627924, № 628293, № 633043, № 644787.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Заряд!» в пользу Государственного унитарного предприятия города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени Метрополитен имени В.И. Ленина» компенсацию в размере 4 475 800 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 47 162,9 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины за подачу апелляционной и кассационной жалобы в размере 6 000 руб.

В остальной части требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия.

Судья: Е.В.Титова