Решение от 11 февраля 2021 г. по делу № А09-11219/2020

Арбитражный суд Брянской области

241050, г. Брянск, пер. Трудовой, д.6 сайт: www.bryansk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Решение

Дело №А09-11219/2020
город Брянск
11 февраля 2021 года
Резолютивная часть решения объявлена 04.02.2021.

Арбитражный суд Брянской области в составе судьи Петрунина С.М.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания

ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ЛЕГО Джурис А/С

к ИП ФИО2

о защите исключительных прав на товарные знаки,

третье лицо: ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»

при участии:

от истца: ФИО3 – представитель (дов.б/н от 22.01.2018);

от ответчика: не явились;

от третьего лица: не явились;

УСТАНОВИЛ:

ЛЕГО Джурис А/С обратилось в Арбитражный суд Брянской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее - ИП ФИО2) о признании регистрации доменного имени lego-lepin.ru нарушением исключительных прав компании ЛЕГО Джурис А/С на общеизвестный товарный знак по свидетельству РФ №129, товарный знак по свидетельству РФ 42932, товарный знак по свидетельству РФ 59114, товарный знак по свидетельству РФ 74727, товарный знак по свидетельству РФ 161589, товарный знак по международной регистрации №869258, и запрете ФИО2 (ИНН <***>) без разрешения компании ЛЕГО Джурис А/С использовать общеизвестный товарный знак по свидетельству РФ №129, товарный знак по свидетельству РФ 42932, товарный знак по свидетельству РФ 59114, товарный знак по свидетельству РФ 74727, товарный знак по свидетельству РФ 161589, товарный знак по международной регистрации №869258, в том числе в сети Интернет, в том числе в доменном имени lego-lepin.ru.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» (далее - ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»).

Ответчик и третье лицо, извещенные надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела, не явились, ответчик в письменном отзыве иск оспорил.

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 АПК РФ в отсутствие представителей ответчика и третьего лица.

Как следует из материалов дела, истцу принадлежит исключительное право на фирменное наименование, включающее основной словесный элемент «LEGO» .

Истец также является владельцем товарных знаков, включающих словесный элемент «LEGO»:

товарный знак по свидетельству РФ №129, признанный общеизвестным 25.10.2010 в отношении товаров 28 класса МКТУ: игры, игрушки;

товарный знак по свидетельству РФ №42932, зарегистрирован 10.12.1971 в отношении следующих товаров: 28 - игры, игрушки; цилиндрические и спортивные товары (за исключением одежды); елочные украшения;

товарный знак по свидетельству РФ №59114, зарегистрирован 25.08.1977 в отношении следующих товаров: 28 - игры, игрушки, гимнастические и спортивные принадлежности (за исключением одежды), елочные украшения;

товарный знак по свидетельству РФ №74727, зарегистрирован 30.01.1984 в отношении следующих товаров: 28 - игры и игрушки;

товарный знак по свидетельству РФ №161589, зарегистрирован 19.02.1998 в отношении следующих товаров: 28 - игры, игрушки, гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам, елочные украшения;

товарный знак по международной регистрации №869258, охраняемый на территории РФ в отношении товаров 09, 16, 25 и 28 классов МКТУ.

Истцу стало известно, что ИП ФИО2 использует товарные знаки и фирменное наименование истца в доменном имени lego-lepin.ru, а также на сайте https://lego-lepin.ru для предложения к продаже товаров, для которых зарегистрированы товарные знаки истца. Кроме того, предлагая свою продукцию к продаже, ответчик незаконно использует товарные знаки, указывая, что его продукция является «аналогом Lego».

Названное обстоятельство подтверждено представленным в дело протоколом осмотра доказательств от 26.02.2020.

Ссылаясь на то, что ИП ФИО2 нарушил исключительное право ЛЕГО Джурис А/С на фирменное наименование и названные товарные знаки, а именно, без его согласия и в отсутствие лицензионного и (или) иного договора на использование этих товарных знаков использует для привлечения потенциальных клиентов для предложения к продаже товаров, для которых зарегистрированы товарные знаки истца, компания обратилась в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд считает требования истца подлежащими удовлетворению в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет".

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно п.2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из материалов дела следует, что ЛЕГО Джурис А/С согласно свидетельствам на товарные знаки является правообладателем товарных знаков: включающих словесный элемент «LEGO»:

товарный знак по свидетельству РФ №129, признанный общеизвестным 25.10.2010 в

отношении товаров 28 класса МКТУ: игры, игрушки;

товарный знак по свидетельству РФ №42932, зарегистрирован 10.12.1971 в отношении следующих товаров: 28 - игры, игрушки; цилиндрические и спортивные товары (за исключением одежды); елочные украшения;

товарный знак по свидетельству РФ 59114, зарегистрирован 25.08.1977 в отношении следующих товаров: 28 - игры, игрушки, гимнастические и спортивные принадлежности (за исключением одежды), елочные украшения;

товарный знак по свидетельству РФ №74727, зарегистрирован 30.01.1984 в отношении следующих товаров: 28 - игры и игрушки;

товарный знак по свидетельству РФ №161589, зарегистрирован 19.02.1998 в отношении следующих товаров: 28 - игры, игрушки, гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам, елочные украшения;

товарный знак по международной регистрации №869258, охраняемый на территории РФ в отношении товаров 09, 16, 25 и 28 классов МКТУ.

Истец активно использует Фирменное наименование в качестве средства индивидуализации своего юридического лица, а также товарные знаки в качестве средства индивидуализации своих товаров, а также в сети Интернет.

Как усматривается из материалов дела, ИП ФИО2 использует товарные знаки и фирменное наименование истца в доменном имени lego-lepin.ru, а также на сайте https://lego-lepin.ru для предложения к продаже товаров, для которых зарегистрированы товарные знаки истца. Кроме того, предлагая свою продукцию к продаже ответчик указывает, что его продукция является «аналогом Lego».

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Использование товарного знака в доменном имени является одним из предусмотренных законом способов использования товарного знака. Соответственно, никто не вправе использовать товарный знак в доменном имени без согласия правообладателя.

В этой связи сам факт администрирования доменного имени, содержащего обозначение тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, является использованием товарного знака.

В силу пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 ГК РФ, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению. В силу пункта 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании товарного знака в доменном имени (пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ), требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака при использовании доменного имени, а равно требование о взыскании компенсации (пп. 3 п. 1, п. 3 ст. 1252 ГК РФ) может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени (п. 1.2 Справки СИП по доменным спорам).

В соответствии с п. 41 Правил, утвержденных Приказом Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2015 г. № 482, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно п. 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, изложенным в п. 42 Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. В частности, звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых

обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

С учетом положений, изложенных в п.п. 41-42 Правил, суд считает, что доменное имя lego-lepin.ru является сходным до степени смешения с товарными знаками истца.

Высокая степень сходства товарных знаков/фирменного наименования истца, воспроизводящих словесный элемент «LEGO», и доменного имени lego-lepin.ru обусловлена тем, что:

-товарные знаки/фирменное наименование полностью входят в указанное доменное имя;

- товарные знаки/фирменное наименование, а также различительная часть доменного

имени lego-lepin.ru являются фонетически тождественными и визуально сходными на основании положений, изложенных в Правилах;

- доменное имя lego-lepin.ru является также сходными до степени смешения с товарными знаками/фирменным наименованием, поскольку в различительной части указанных доменных имен воспроизводятся товарные знаки/фирменное наименование, а именно словесный элемент «LEGO».

Относительно словесного элемента «lepin» и буквосочетания «ru», использованных в доменном имени lego-lepin.ru, следует отметить, что они не могут приниматься во внимание, так как они не обладают различительной способностью, являются указанием на принадлежность к российской доменной зоне (ru) и малоизвестным обозначением (lepin), которое используется ответчиком.

Что касается словесных элементов «Джурис А/С», использованных в фирменном наименовании истца, то они не могут приниматься во внимание, так как они не обладают различительной способностью и указывают на вид деятельности и на организационно-правовую форму истца.

Таким образом, доменное имя lego-lepin.ru и товарные знаки/фирменное наименование истца являются сходными до степени смешения. Между ними возникает устойчивая ассоциативная связь, которая приводит к их смешению в сознании потребителя (пользователя в сети Интернет).

В рассматриваемом случае доменное имя lego-lepin.ru и товарные знаки/фирменное наименование могут восприниматься как разновидности одного и того же обозначения, используемого одним и тем же хозяйствующим субъектом (Правообладателем), что не соответствует действительности.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, использование ответчиком товарного знака истца для привлечения покупателей к своей продукции с указанием на то, что продукция ответчика является аналогом продукции истца, очевидно направлено на смешение такой продукции в гражданском обороте в глазах потребителей соответствующего товара.

Доказательства, свидетельствующие о наличии у ИП ФИО2 прав на использование товарных знаков ЛЕГО Джурис А/С, в материалах дела отсутствуют, ответчиком в порядке статьи 65 АПК РФ, не представлены.

Довод ответчика о том, что исковое заявление должно быть оставлено без рассмотрения, судом отклоняется как несостоятельный, положения АПК РФ об обязательном досудебном порядке урегулирования споров не применяются к ситуациям, когда заявлены нематериальные требования, связанные с защитой исключительных прав (пп. 1, 2, 4 и 5 п. 1 и п. 5 ст.1252 ГК РФ). Кроме того, претензия 11.12.2019 была направлена в адрес ответчика.

Довод ИП ФИО2 о том, что он не является надлежащим ответчиком в данном споре, судом также отклоняется, поскольку приобретение прав на спорный домен является самостоятельным нарушением, так как ИП ФИО2, являясь профессиональным участником гражданского оборота, знал или должен был знать о существовании серии товарных знаков LEGO. Несмотря на это, ИП ФИО2 зарегистрировал и использовал спорный домен для однородных товаров.

При изложенных обстоятельствах, суд считает, что в рассматриваемом случае ответчик использует доменное имя lego-lepin.ru, поддерживая его регистрацию, недобросовестно, а именно, для предложения к продаже товаров, для которых товарные знаки истца зарегистрированы. Ответчик на своем сайте указывает, что предлагаемая продукция является аналогом продукции Lego (Приложение №6). Такое использование товарных знаков направлено на привлечение внимания потребителей к продукции ответчика путем смешения продукции истца и ответчика в глазах потребителя.

Таким образом, у ответчика отсутствует законный интерес в отношении доменного имени. Более того, использование ответчиком домена является незаконным, так как домен используется для реализации продукции ответчика путем незаконного использования товарных знаков истца на сайте https://lego-lepin.ru и введения потребителей в заблуждение относительно свойств товаров, предлагаемых к продаже на указанном сайте.

Указанные действия ответчика по использованию товарных знаков истца, а также его фирменного наименования нарушают исключительные права истца на товарные знаки и на его фирменное наименование.

Учитывая изложенное, суд считает требования истца правомерными и подлежащими удовлетворению.

Руководствуясь статьями 167-171, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ЛЕГО Джурис А/С удовлетворить.

Признать регистрацию доменного имени lego-lepin.ru нарушением исключительных прав компании ЛЕГО Джурис А/С на общеизвестный товарный знак по свидетельству РФ №129, товарный знак по свидетельству РФ 42932, товарный знак по свидетельству РФ 59114, товарный знак по свидетельству РФ 74727, товарный знак по свидетельству РФ 161589, товарный знак по международной регистрации №869258.

Запретить ФИО2 (ИНН <***>) без разрешения компании ЛЕГО Джурис А/С использовать общеизвестный товарный знак по свидетельству РФ №129, товарный знак по свидетельству РФ 42932, товарный знак по свидетельству РФ 59114, товарный знак по свидетельству РФ 74727, товарный знак по свидетельству РФ 161589, товарный знак по международной регистрации №869258, в том числе в сети Интернет, в том числе в доменном имени lego-lepin.ru.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Двадцатый арбитражный апелляционный суд г. Тула. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Брянской области.

Судья С.М. Петрунин