Решение от 5 июля 2022 г. по делу № А33-7496/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ


05 июля 2022 года


Дело № А33-7496/2021

Красноярск


Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 29 июня 2022 года.

В полном объёме решение изготовлено 05 июля 2022 года.


Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Курбатовой Е.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Крас-Котел" (ИНН <***>, ОГРН <***>), г. Красноярск

к обществу с ограниченной ответственностью "ВСКЗ" (ИНН <***>, ОГРН <***>), г. Назарово

к ФИО1.

к ФИО2,

о взыскании компенсации,

с участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора:

– общества с ограниченной ответственностью "ВСКЗ - Назарово" (ИНН <***>, ОГРН <***>), г. Назарово

– общества с ограниченной ответственностью "Восточно-Сибирский котельный завод" (ИНН <***>, ОГРН <***>), г. Назарово

– общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Восточно-Сибирский котельный завод» (ИНН <***>);

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО3, представителя по доверенности,

от ответчика ФИО1: ФИО4, представителя по доверенности,

от ООО ТД «Восточно-Сибирский котельный завод»: ФИО4 представителя по доверенности,

от общества с ограниченной ответственностью «ВСКЗ»: ФИО5, представителя по доверенности,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания М.С. Стряпуниным М.С.,



установил:

общество с ограниченной ответственностью "Крас-Котел" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью "ВСКЗ" (далее – ответчик) о взыскании 500 000 руб. компенсации.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 30.03.2021 возбуждено производство по делу.

Определением от 28.04.2021 в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены: общество с ограниченной ответственностью "ВСКЗ - Назарово", общество с ограниченной ответственностью "Восточно-Сибирский котельный завод".

Определением от 25.05.2021 в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Восточно-Сибирский котельный завод».

Определением от 13.09.2021 в качестве соответчика привлечен к участию в деле ФИО1.

Определением от 19.01.2022 в качестве соответчика привлечен к участию в деле ФИО2.

Определением от 01.03.2022 в удовлетворении ходатайства ответчика ФИО1 о передаче дела № А33- 7496/2021 в суд общей юрисдикции отказано.

Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 20.04.2022 по делу № А33-7496/2021 определение Арбитражного суда Красноярского края от 01.03.2022 по настоящему делу оставлено без изменения, а апелляционная жалоба ответчика – без удовлетворения.

Представители иных лиц в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания уведомлены надлежащим образом. В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие представителей указанных лиц. Информация о дате и месте проведения судебного заседания размещена на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети Интернет по следующему адресу: http://krasnoyarsk.arbitr.ru (портал Федерального Арбитражного Суда Российской Федерации: http: www.arbitr.ru/grad/).

От истца поступило ходатайство о приобщении доказательств по делу, которое приобщено к материалам дела.

В судебном заседании, в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлялся перерыв до 29.06.2022.

После перерыва представители иных третьих лиц и ответчика в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания уведомлены надлежащим образом. В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие представителей указанных лиц. Информация о дате и месте проведения судебного заседания размещена на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети Интернет по следующему адресу: http://krasnoyarsk.arbitr.ru (портал Федерального Арбитражного Суда Российской Федерации: http: www.arbitr.ru/grad/).

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Истец является правообладателем товарного знака «RED котлы длительного горения» по свидетельству RU № 639988 зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.12.2017 года, с датой приоритета на территории Российской Федерации 05.10.2016 (заявка №2016736831).

Товарный знак № 639988 зарегистрирован в отношении товаров: 11 класс МКТУ «котлы длительного горения, приборы отопительные - нагревательные, работающие на твердом, жидком, газообразном топливе».

Указанный знак № 639988 состоит из двух словесных элементов: 1. Элемент «RED» -является охраняемым элементом и служит основным элементом индивидуализации товаров правообладателя. 2. Элемент «Котлы длительного горения» - является неохраняемым элементом и служит для подчеркивания отношения элемента «RED» к заявленным товарам (котлы отопительные; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе), с целью ассоциации у потребителя обозначения «RED» именно с заявленной группой товаров.

Истец использует обозначение «RED» для производства и реализации котлов длительного горения, полуавтоматических котлов.

В материалы дела представлены сертификаты от 05.03.2018, 02.08.2019 о соответствии котлов отопления водогрейных твёрдотопливных промышленной и бытовой серии, изготовитель ООО «Крас-Котел» (ИНН: <***>) техническим условиям ТУ 25.21.12-001-21913176-2017; универсальные передаточные документы, счета фактуры, расходные накладные о производстве и реализации котлов отопления твердотопливных под наименованием RED истцом.

Исковые требования мотивированы незаконным использованием ответчиком обозначения RED/Red, сходного до степени смешения с товарным знаком истца. Спорное обозначение используется ответчиками для целей торговли товарами, идентичными тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца «котлы отопления, устройства отопительные».

В подтверждение ввода в оборот ответчиками котлов с использованием обозначения RED в материалы дела представлены протоколы осмотра доказательств нотариусом сайтов www.vskz.ru и www.youtube.com канал «Восточно-Сибирский котельный завод» от 15.05.2018 № 24АА3094164, от 17.05.2018 № 24АА3094244, от 26.07.2019 №24АА 3686371, от 30.09.2019 №АА243686379, скриншоты интернет-сайтов от 16.01.2019 года, 27.04.2021 года, от 11.11.2021 года, 11.12.2021 года, судебные акты арбитражных судов.

Из содержания нотариальных протоколов следует, что в сети Интернет по адресу www.vskz.ru и на канале «Восточно Сибирский котельный завод» сайтa www.youtube.com обозначение «RED» используется для обозначения товаров 11 группы МКТУ «котлов отопления» в целях торговли.

На каждой странице сайта www.vskz.ru имеются активные конки «Продукция», «Как купить», «Информация. Подраздел Цены», «Акция», «Информация. Подраздел: Сертификаты», «Контакты», указаны адрес торговой точке: <...>, производства: <...>., электронный адрес: tdvskz@mail.ru , телефоны: <***>, +7 (391) 208 48 88, +79135920888.

На веб сайте www.vskz.ru добавлены активные кнопки с переходом на Канал Youtube «Восточно Сибирский котельный Завод», просмотр видеообзоров котлов воспроизводится в плеере Youtube на канале «Восточно Сибирский котельный Завод».

Канал Youtube «Восточно Сибирский котельный Завод» https://www.youtube.com/channel связан с веб сайтом www.vskz.ru , имеются интерактивные ссылки на веб сайт www.vskz.ru (приложение № 3 нотариального протокола от 17.05.2018, приложения № 4, №7 , № 9, № 11, № 13, №15, № 17 нотариального протокола от 26.07.2019).

15.05.2018 при осмотре сайта www.vskz.ru зафиксировано размещение прайс-листа на котлы отопления ВСКЗ и предложение к продаже отопительных котлов Red 14 – 55 000 руб., Red 24 -71 000 руб., Red 32 – 77 000 руб., Red 42, - 87 000 руб., Red 60 -102 000 руб., Red 80 -122 000 руб., Red 100, -142 000 руб., Red 14 с бункером 300л – 70 00 руб., Red 24 с бункером 300л – 72 000 руб., Red 32 с бункером 300л» - 85 000 руб., итого на сумму 883 000 рублей (Приложение № 5 нотариального протокола от 15.05.2018).

На даты 30.07.2019, 27.04.2021 на сайте www.vskz.ru в разделе «Информация. Сертификаты» представлены сертификат на продукцию: твердотопливные котлы под наименованием RED 14, RED 24, RED 32, RED 42, RED 60, RED 80, RED 100 (Приложение 7 нотариального протокола от 30.07.2019, скриншот от 26.04.2021).

На дату 15.05.2018, 17.05.2018 в электронном виде на CDR-дисках зафиксированы видеообзор котла RED, тестовые испытания котла RED на производстве на сайтах www.vskz.ru и www.youtube.com (Приложение 8 нотариального протокола от 15.05.2018, Приложение 16 нотариального протокола от 17.05.2018).

При осмотре раздела сайта www.vskz.ru «Продукция» и переходе по активной кнопке «Полуавтоматические котлы ВСКЗ серия GREEN-Comfort» на видео GREEN-Comfort, включается видеообзор котла c наименованием «RED 14 Восточно-Сибирского Котельного Завода» (Приложение 7,8 нотариального протокола от 15.05.2018).

На дату 15.05.2018 года в электронном виде на CDR-дисках зафиксирована демонстрация котла отопления под наименованием «RED» в видеоролике «Автоматические котлы ВСКЗ серии GREEN -EKO» на сайте www.vskz.ru (Приложение 9 нотариального протокола от 15.05.2018).

На дату 26.07.2019 на канале www.youtube.com «Восточно Сибирский котельный Завод» на CDR-диске зафиксирована демонстрация котла под наименованием «RED» в офисе продаж в видео «Обзор автоматического котла с поворотной горелкой GREEN 14 кВт» (Приложение 7 нотариального протокола от 26.07.2019, Приложение 11 нотариального протокола от 30.07.2019).

На дату 30.07.2019 на сайте www.vskz.ru зафиксирована демонстрация котла отопления под наименованием «RED» в видео «Обзор автоматического котла с поворотной горелкой GREEN14 » (Приложение 11 нотариального протокола от 30.07.2019).

Скриншотами от 16.01.2019 www.youtube.com зафиксирована демонстрация котлов RED на главной странице канала «Восточно-Сибирский котельный завод» в видеоролике «КлиматАвкаТэкс», а также размещение видеоролика «Полуавтоматический котел RED Восточно-Сибирского котельного завода» в разделе «Видео».

Скриншотами от 27.04.2021 зафиксирован факт размещения на сайте www.vskz.ru в разделе «Информация», в подразделе «Сертификаты» сертификата соответствия ВСКЗ pdf в том числе: на котлы отопления под наименованием «RED».

Скриншотами от 16.01.2019, 21.06.2019, 11.11.2021 зафиксирована демонстрация котлов под наименованием RED в видеообзорах о котлах. Количество просмотра видеоролика «Полуавтоматический котел RED 14 Восточно-Сибирский котельный завод» на дату 21.06.2019 составляет 11 555 (одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят пять) просмотров Количество просмотра видеоролика «Полуавтоматический котел RED 14 Восточно-Сибирский котельный завод» на дату 16.01.2019 составляет 10 000 (десять тысяч) просмотров. Количество просмотров видеоролика «Обзор автоматического котла GREENECO LUX 20 кВт - 28 126 (двадцать восемь тысяч сто двадцать шесть), видеоролика «Обзор автоматического котла GREENECO LUX с поворотной горелкой – 48 750 (сорок восемь тысяч семьсот пятьдесят) просмотров, видеоролика «Экскурсия по Восточно-Сибирскому котельному заводу» - 8 392 (восемь тысяч триста девяносто два) просмотра.

Скриншотами от 11.12.2021 зафиксировано наличие в сети Интернет изображений полуавтоматических котлов RED по поисковому запросу на ключевое слово ВСКЗ, а также факт размещения информации о котлах ВСКЗ под наименованием RED на Яндекс. Дзен, на маркетплейсах www.krsk.au.ru , www.krasmoyarsk.barahla.net .

Изображение котла RED на скриншотах от 16.01.2019, 11.11.2021 выбрано в качестве превью размещенных видеороликов.

На даты фиксации доказательств нотариусом, на сайте www.vskz.ru на главной странице в разделе «о компании» размещена информация относительно «Восточно Сибирский котельный завод» в качестве реквизитов компании указаны; ООО «ВСКЗ», ИНН/КПП <***>/245601001, ОГРН: <***>), адрес: <...> «г», отдел продаж: <...>., электронный адрес tdvskz@mail.ru .

Скриншотами от 26.04.2021 сайта www.web.archive.ru зафиксировано размещение контента о товаре под наименованием RED моделей 14, 24, 32, 42, 60, 80, 100 кВт, указана цена котлов, описание технические характеристик.

Котлы RED предлагаются к продаже как котлы длительного горения (они же полуавтоматические котлы (см. стр. 75–77 том 1).

Скриншотами от 26.04.2021 сайта www.web.archive.ru зафиксировано, что официальными пользователями сайта www.vskz.ru с 01.12.2016 года по 16.04.2018 года является ООО «ТД ВС КЗ» (ИНН: <***>); с 16.04.2018 по 15.01.2020 года - ООО «ВСКЗ» (ИНН<***>) - ответчик; с 15.01.2020 года по н.в. - ООО «ВСКЗ -Назарово» (ИНН: <***>) (см. Скриншоты от 26.04.2021 сайта www.web.archive.ru ).

27.04.2021 05:09 МСК протоколом автоматизированного осмотра информации в сети Интернет № 1619489213297 зафиксировано, что в качестве реквизитов компании указаны: ООО «ВСКЗ - «Назарово» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>). При этом дизайн страниц спорных сайтов контент о товаре, контакты и адреса не изменились.

Истец ссылается, что ООО «ТД Восточно-Сибирский котельный завод», ООО «ВС КЗ» и ООО «ВСКЗ» составляют одну группу лиц, в смысле статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ (стр. 8–13 Решения Арбитражного суда Красноярского края по делу №А33-19600/2019).

Третье лицо, ООО «ВС КЗ» (ИНН: <***>) зарегистрировано в ЕГРЮЛ путём создания 22.06.2016.

Третье лицо, ООО «ТД ВСКЗ» (ИНН: <***>) зарегистрировано в ЕГРЮЛ путём создания 22.06.2016.

Ответчик, ООО «ВСКЗ» (ИНН<***>) зарегистрировано в ЕГРЮЛ путем создания 12.12.2017.

Третье лицо, ООО «ВСКЗ- «Назарово» (ИНН: <***>) зарегистрировано в ЕГРЮЛ путем создания 22.10.2019.

Учредителями ответчика и третьих лиц является в том числе ФИО1 (с долей уставного капитала 50%, 25 %).

Согласно ответу АО «РСИЦ» (RU- CENTER), исх. № 332216-С от 07.06.2021 ответчик, ФИО1, являясь администратором доменного имени vskz.ru (Ответ АО "РСИЦ" (RU- CENTER), исх. № 332216-С от 07.06.2021.

Определением от 11.11.2021 арбитражный суд истребовал в ООО «Гугл» (ул. Балчуг, д. 7, Москва) сведения относительно https://www.youtube.com/channel «Восточно Сибирский котельный завод».

В письме от 09.12.2021 ООО «ГУГЛ» сообщило суду о невозможности представить запрашиваемые сведения в виду того, что владельцем и администратором видеохостингового сайта «YOUTUBE» и владельцем доменного имени «YOUTUBE» является компания GOOGLE LLC (США). Данная иностранная компания не имеет ни представительств, ни филиалов на территории РФ.

ООО «ГУГЛ» указало на то, что сведения о владельце аккаунта You Tube канала могут находиться в разделе «О канале» на соответствующей интернет-странице, если они были представлены при регистрации учетной записи и создания канала и не были изъяты владельцем (пользователем) канала в последующем.

Судом установлено, на https://www.youtube.com/channel «Восточно Сибирский котельный завод» вкладки «О канале», «Еще» информацию о владельце и ссылки на профиль не содержат, изъяты владельцем (пользователем) канала после регистрации.

ООО «ГУГЛ» сообщил арбитражному суду, что согласно сведениям о канале «Восточно Сибирский котельный завод» (https://www.youtube.com/channel/UCkOpDE6BSlsquZGaL3iFKnw/about - скриншот прилагается) владелец указал информацию о своем электронном адресе tdvskz@mail.ru (прим: предоставляется обществом с ограниченной ответственностью «Мэйл.Ру» (ОГРН: <***>, Ленинградский проспект , д. 39, стр. 79, Москва, 125167), номер телефона для связи в логотипе канала «+73912088488), а также номере WhatsApp (при нажатии на соответствующее обозначение» - «+79835086888).

На сайте www.vskz.ru также в контактах указаны электронный адрес tdvskz@mail.ru, номера телефонов ПАО «МТС» - +798350888488 (+73912088488), +79835086888 (+7(391)2086888) (протокол осмотр доказательств нотариуса от 15.05.2018 24АА3094164, протокол осмотра доказательств нотариуса от 30.07.2019 24 АА3686379, скриншоты страниц сайта).

Согласно ответу ПАО «МТС» в Красноярском крае от 02.12.2021 №44201-СИБ-2021 на запрос суда абонентом мобильной связи ПАО «МТС» +798350888488 (+73912088488) является ФИО2.

Согласно пояснениям истца, ответчик и третьи лица знали о регистрации товарного знака с обозначением RED 08.09.2016, однако истец не мог защищать свое право на регистрируемое обозначение и предъявлять претензии к группе ВСКЗ до даты государственной регистрации товарного знака 21.12.2017.

В материалы дела истцом представлены судебные акты арбитражных судов первой, второй и кассационный инстанции по делу№А33-27167/2018. Предметом разбирательства судов являлись в том числе: факт использования ответчиком ООО «ВСКЗ» и третьими лицами ООО «ТД ВСКЗ», ООО «ВС КЗ» обозначения «RED» сходного до степени смешения с товарным знаком истца №639988 «RED котлы длительного горения» на сайтах www.vskz.ru, www.YouTube.com , а также факт осведомлённости ответчика и третьих лиц о регистрации товарного знака истца в связи с антимонопольным делом №033-14.6-17 и арбитражным делом № А33-2232/2018 (стр. 13 Постановления СИП от 31.07.2019 №А33-27167/2018).

Письменные требования истца о прекращении использования спорного обозначения в сети Интернет для торговли котлами ответчиками не исполнено.

Претензии в адрес ответчика ООО «ВСКЗ», третьих лиц ООО «ТД ВСКЗ», ООО «ВС КЗ» направлялись истцом на официальный электронный адрес: tdvskz@mail.ru и Почтой России в период с 10.05.2018 по 14.01.2021. В адрес ответчика: от 14.01.2021 РПО 66002055017206, от 15.11.2019 РПО6600480007638, от 06.11.2019 РПО66004840003289, от 28.03.2019 РПО 66004933041549, от 17.08.2018 РПО66004826003067, от 30.08.2018 РПО66004825007370.

В адрес третьего лица: ООО «ВС КЗ» - от 28.03.2019 РПО 66004933041501, от 17.08.2018 РПО 66004826003050, от 30.07.2018 РПО 66004825007387, от 21.05.2018 РПО 66004816018323.

В адрес третьего лица ООО «ТД ВСКЗ» - от 28.03.2019 РПО: 66004933041525, от 17.08.2018 РПО 66004826003043, от 30.07.2018 РПО 66004825007394, от 28.05.2018 РПО66004933041525, от 21.05.2018 РПО66004816018330.

Решением Красноярского УФАС России от 20.03.2019 по делу № 033-14.6-17, оставленным без изменения Решением Арбитражного суда Красноярского края по делу №А33-19600/2019 от 24.01.2020, Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 26.05.2020 по тому же делу действия группы лиц в составе ООО «ВСКЗ» (ИНН:<***>), ООО «ВС КЗ» (ИНН: <***>), ООО «ТД ВСКЗ» (ИНН: <***>) признаны актом недобросовестной конкуренции и нарушением пункта 2 статьи 14.6. Закона о защите конкуренции- создание смешения товаров путем копирования и имитации внешнего вида товара конкурента ООО «Котельный завод Вулкан» и ООО «Крас-Котел».

Решением Арбитражного суда Красноярского края № А33-34005/2018 от 30.05.2019, оставленным без изменения Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 23.10.2019 по делу № А33-34005/2018, Постановлением Суда по интеллектуальным правам от по тому же делу, исковые требования ООО «Крас-Котел» о признании незаконными действия ООО «ВСКЗ» (ИНН:<***>, ОГРН: <***>) по изготовлению, хранению, предложение к продаже, рекламе, продаже, иному вводу в хозяйственный оборот на территории РФ изделия, в которых использовано изобретение, охраняемое патентном № 2636361; о запрете ООО «ВСКЗ» (ИНН:<***>, ОГРН: <***>) осуществлять изготовление, предложение к продаже, рекламу, продажу, хранение в указанных целях и любой иной ввод в хозяйственный оборот на территории РФ изделий, в которых использовано изобретение, охраняемой патентном № 2636361, удовлетворены. Суд обязал ООО «ВСКЗ» (ИНН:<***>, ОГРН: <***>) за свой счет опубликовать решение суда по настоящему исковому заявлению в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Истец указывает, что в ходе рассмотрения выше названных арбитражных дел № А33-27167/2018, № А33-34005/2018, № А33-19600/2019 ответчики факт использования сайтов: www.vskz.ru, www.YouTube.com в целях торговли котлами не оспаривали.

Ответчик ФИО1 в судебных заседаниях при рассмотрении арбитражных дел № А33-27167/2018, № А33-34005/2018, № А33-19600/2019 присутствовал.

Ответчик ФИО2 участвовал в качестве представителя ответчика, ООО «ВСКЗ», при проведении судебной патентно-технической экспертизы по делу № А33-34005/2018 (Заключение по результатам проведения судебной патентно-технической экспертизы по делу №А33-34005/2018, см. том 4 стр. 186).

Доводы и возражения ответчиков, третьих лица и их представителей состоят в следующем:

- факт использования ответчиком товарного знака истца или сходного с ним до степени смешения обозначения в торговле котлами истцом не доказан, само по себе упоминание товарного знака истца в произведении ответчика не является использованием товарного знака;

- спорное обозначение RED, используемое ответчиками, не является схожим до степени смешения с товарным знаком истца;

- товарный знак истца не является известным публике, истец не осуществлял продажи котлов с товарным знаком в 2018, 2019 года;

- ответчик является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации №742663, в связи с чем он вправе использовать товарный знак для соответствующего класса товаров.

- заявленный истцом размер компенсации является завышенным и подлежит снижению.

Ответчик представил в материалы свидетельство на товарный знак № 742663 «RED» по заявке № 2018732927 от 03.08.2018 в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Судом установлено, что товарный знак № 742663 представляет собой словесное обозначение «RED», выполненное в синем цвете с подчеркиванием; правообладателем товарного знака№ 742663 указано третье лицо ООО «Восточно-Сибирский Котельный завод»; правовая охрана товарного знака признана недействительной частично на основании Решения Роспатента 10.11.2020.

Истец указывает, что сходство обозначений «RED»/ «Red»/«RED»/«Ред» до степени смешения с товарным знаком «RED котлы длительного горения» по свидетельству №639988 было предметом рассмотрения Кемеровским УФАС России в связи с возбуждением дела по признакам нарушения ООО «Р.О.С. Прогресс» (ИНН: <***>) и ООО «Р.О.С.Прогресс» (ИНН <***>) антимонопольного законодательства, выразившегося в использования обозначения «RED» спорного товарного знака истца.

На запрос Кемеровского УФАС России от 19.10.2018 № 09/10255 о степени сходства обозначений «RED»/ «Red»/«RED»/«Ред» до степени смешения с товарным знаком «RED котлы длительного горения» по свидетельству № 639988, заведующий справочно-консультативным сектором ФИПС ФИО6 указала, что в результате проведенного исследования установлено, что обозначения «RED»/«RED» являются сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 639988, поскольку ассоциируется с ним в целом с силу фонетического и семантического тождества и графического сходства словесных элементов «RED»; «Red»/ «RED» (письмо Кемеровского УФАС от 19.10.2018 № 09/10255 и письмо ФИПС от 09.11.2018 № 41-20820-12).

24.09.2018 Третье лицо ООО «ВС КЗ» обратилось в Роспатент с Возражениями против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №639988 «RED котлы длительного горения». В обосновании требовании об аннулировании товарного знака истца ООО «ВС КЗ» указало, что использует обозначений «RED» в торговле котлами, обозначения «RED» и ТЗ №639988 «RED котлы длительного горения» являются тождественным, в связи с чем имеется возможность введения потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

Решением Роспатент от 29.04.2019 в удовлетворении возражений ООО «ВС КЗ» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №639988 «RED котлы длительного горения» отказано. Приоритет и правовая охрана товарного знака истца подтверждены.

17.01.2020 Федеральной службой по интеллектуальной собственности был зарегистрирован товарный знак № 742663 (заявка № 2018732927 с приоритетом от 03.08.2018) в отношении товаров 11 класса МКТУ, правообладатель ООО «ВС КЗ».

25.05.2020, 03.06.2020 ООО «ВС КЗ» направило в адрес истца требования о прекращении использования обозначения «RED» и иные сходные обозначения в производстве, торговле и продвижении котлов; об удалении сходных до степени смешения с товарным знаком обозначения из рекламных материалов и информационных ресурсов, о выплате компенсации за нарушение прав на товарный знак в размере 500 000 рублей в пользу ООО «ВСКЗ -Назарово». Требования направлялись с электронного адреса tdvskz@mail.ru и ЕМС Почта России.

Решением Роспатента (ФИПС) от 10.11.2020 Возражения ООО «Крас-Котел» от 27.06.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №742663 удовлетворены, правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 742663 в отношении следующих товаров 11 класса МКТУ «Котлы газовые; котлы прачечных; котлы отопительные; печи (отопительные приборы); приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; установки отопительные» признана недействительной.

Коллегия Палаты по патентным спорам ФИПС указала, что в комбинированных обозначениях именно словесный элемент акцентирует на себе основанное внимание, поскольку легче запоминается, и является главным средством индивидуализации товара. Если обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

Основную индивидуализирующую нагрузку ТЗ №639988 несет словесные элемент RED. Сходство обозначения «RED» и «RED котлы длительного горения» обусловлено тем, что в их состав входит тождественный фонетически и семантически словесный элемент «RED». Ассоциирование обозначений RED» и «RED котлы длительного горения» друг с другом достигается за счет фонетического и семантического тождества доминирующих словесных элементов, выполненных буквами одного алфавит (стр. 9 решения Палаты по патентным спорам ФИПС от 10.11.2020).

Истцом в материалы дела представлена бухгалтерская отчетность ответчика за период 2017 г по 2020 года, полученная в электронном виде с сервиса «Гарант. Экспресс проверка». Выручка ответчика от реализации продукции (котлов отопления) составила: за отчетный период с 01.01.2016 по 31.12.2017; за отчетный период с 01.01.2017 по 31.12.2018 – 60 059 000 руб.; за отчетный период с 01.01.2018 по 31.12.2019 – 123 152 000 руб.; за отчетный период с 01.01.2019 по 31.12.2020 – 3 392 000 руб.

Согласно выпискам из ЕГРЮЛ основным видом экономической деятельности истца и ответчика ООО «ВСКЗ» является производство котлов центрального отопления (25.21.2 ОКВЭД).

Ссылаясь на нарушение исключительных прав, истец обращался к ответчикам с претензией с требованием о выплате компенсации.

Вышеуказанная претензия оставлена ответчиками без удовлетворения.

Полагая, что ответчики реализовывали товар с обозначением товарного знака истца, последний обратился в суд с настоящими исковыми требованиями, уточненными в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В материалы дела ответчиками (ООО "ВСКЗ", ФИО1) представлены отзывы на исковое заявление, согласно которым в удовлетворении исковых требований просят отказать, пояснив, что истцом не доказан факт использования ответчиками спорного товарного знака истца или сходного с ним до степени смешения, так и реализация самих товаров; не представлено доказательств в обоснование размера заявленной компенсации; заявленный истцом размер компенсации является завышенным и подлежит снижению; ответчик ООО «ВСКЗ» фактически прекратил использование обозначение RED в конце 2018 года, что подтверждается протоколом осмотра от 30.07.2019 (на странице 12 которого представлен скрин сайта с размещением прайса, действующего с 20.01.2019 и в котором уже отсутствуют котлы RED.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Из буквального толкования названных норм перечень способов использования товарного знака в сети Интернет является открытым.

По смыслу приведенных норм под фактом непосредственного введения товара, маркированного принадлежащим правообладателю товарным знаком, в гражданский оборот, понимается любой из перечисленных в подпункте 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ способов, в том числе продажа таких товаров иным лицам. Требования о необходимости доказывания использования товарного знака последовательно всеми либо несколькими способами введения его в гражданский оборот закон не предусматривает (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2019 № С01-280/2019 по делу СИП-488/2018.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешений обозначение, являются контрафактными. Указанная норма применяется в нормативном единстве с пунктом 4 статьи 1252 ГК РФ, в соответствии с которым в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными.

Использование в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака может осуществляться только с разрешения правообладателя или уполномоченного им лица. Предложение к продаже, продажа, хранение и иное введение в хозяйственный оборот товаров с товарным знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, используемых без разрешения его владельца, является нарушением права на товарный знак. Аналогичным образом защищаются права правообладателя на изображения-рисунки.

По смыслу пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Таким образом, при сопоставлении обозначения и товарного знака основное правило заключается в том, что вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления от товарного знака и противопоставляемого обозначения. Пунктом 43 Правил установлено, что сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и так далее); сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В силу вышеприведенных правовых норм нарушением исключительного права на товарный знак является использование без разрешения правообладателя тождественного либо сходного обозначения в отношении идентичных либо однородных услуг, указанных в регистрации товарного знака.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использовать результата интеллектуальной деятельности ил средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Использовать чужие средства индивидуализации без согласия правообладателя недопустимо, кроме случаев, предусмотренных Гражданским кодексом РФ (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

Ни Гражданский кодекс РФ, ни Закон о рекламе не предусматривают специальных условий, при которых можно использовать чужой товарный знак в рекламе без согласия правообладателя.

При рассмотрении спора о защите исключительного права на товарный знак истец обязан доказать факт принадлежности исключительного права или права на его защиту, а также факт его нарушения ответчиком путем использования тождественного или сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании объектов интеллектуальных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем исключительного права и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака «RED котлы длительного горения» по свидетельству RU № 639988 зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.12.2017 года, с датой приоритета на территории Российской Федерации 05.10.2016 (заявка №2016736831).

Товарный знак № 639988 зарегистрирован в отношении товаров: 11 класс МКТУ «котлы длительного горения, приборы отопительные - нагревательные, работающие на твердом, жидком, газообразном топливе».

Истец использует обозначение «RED» для производства и реализации котлов длительного горения, полуавтоматических котлов.

Основанием иска, по мнению истца, является незаконное использованием ответчиками обозначения RED/Red, сходного до степени смешения с товарным знаком истца. Спорное обозначение используется ответчиками для целей торговли товарами, идентичными тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца «котлы отопления, устройства отопительные».

В ходе судебного разбирательства ответчики документально не оспаривали факт наличия у истца исключительного права на товарный знак по свидетельству «RED котлы длительного горения» и факт использования группой ВСКЗ обозначения RED на сайтах www.vskz.ru, www.YouTube.com.

Вместе с тем, по мнению ответчиков, спорное обозначение «RED» не является схожим до степени смешения с товарным знаком истца «RED котлы длительного горения». Размещение спорного товарного знака и котлов под наименованием RED производилось группой ВСКЗ не в рекламных, а в информационных целях.

При этом, учитывая представленные в материалы дела доказательства, доводы ответчиков относительно отсутствия сходства до степени смешения между товарным знаком истца и используемыми ответчиками обозначениями в основном носят формальный характер и не опровергают факт сходства до степени смешения указанных обозначений.

В материалы дела ответчиком в обоснование указанного довода представлены пояснения ООО «Ярпатент» в лице Я. Дойна, составленное по заданию ответчика, противоречащие позиции ООО «Ярпатент» в лице Я. Дойна, изложенной в Возражениях против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №639988 «RED котлы длительного горения».

По смыслу статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения. В соответствии с постановлениями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06, № 3691/06 угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; от сходства противопоставляемых знаков.

Исходя из разъяснений, изложенных в Постановлении по делу № А32-33266/2014, решение от 05.12.2017 по делу №СИП- 216/2017 для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482 (далее - Правила № 482).

Словесные элементы комбинированных обозначений свободно могут сопоставляться на предмет сходства до степени смешения со словесными товарными знаками.

Комбинированный характер обозначения, используемого ответчиком, никак не влияет определение сходства до степени смешения между товарным знаком истца и обозначением ответчика.

Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. Для оценки сходства обозначений указывает на необходимость сопоставления обозначений по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Товарный знак № 639988 состоит из двух словесных элементов:

1. Элемент «RED» -является охраняемым элементом и служит основным элементом индивидуализации товаров правообладателя.

2. Элемент «Котлы длительного горения» - является неохраняемым элементом и служит для подчеркивания отношения элемента «RED» к заявленным товарам (котлы отопительные; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе), с целью ассоциации у потребителя обозначения «RED» именно с заявленной группой товаров.

Сходство обозначений «RED» до степени смешения с товарным знаком «RED котлы длительного горения» по свидетельству № 639988 являлось предметом рассмотрения Федерального института промышленной собственности (Роспатент).

Так, согласно ответу ФИПС от 09.11.2018 № 41-20820-12 на запрос Кемеровского УФАС России от 19.10.2018 № 09/10255 обозначение «RED»/«RED» являются сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 639988, поскольку ассоциируется с ним в целом с силу фонетического и семантического тождества и графического сходства словесных элементов «RED»; «Red»/ «RED».

Решением Федерального института по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 10.11.2020 Возражений ООО «Крас-Котел» от 27.06.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №742663 «RED» удовлетворены, правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 742663 в отношении следующих товаров 11 класса МКТУ «Котлы газовые; котлы прачечных; котлы отопительные; печи (отопительные приборы); приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; установки отопительные» признана недействительной.

В названном решении коллегия Палаты по патентным спорам ФИПС указала, что товарный знак №639988 является комбинированным обозначением. В комбинированных обозначениях именно словесный элемент акцентирует на себе основанное внимание, поскольку легче запоминается, и является главным средством индивидуализации товара. Если обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

Основную индивидуализирующую нагрузку товарного знака №639988 несет словесные элемент RED. Сходство обозначения «RED» и «RED котлы длительного горения» обусловлено тем, что в их состав входит тождественный фонетически и семантически словесный элемент «RED». Ассоциирование обозначений «RED» и «RED котлы длительного горения» друг с другом достигается за счет фонетического и семантического тождества доминирующих словесных элементов, выполненных буквами одного алфавита.

Правовая охрана товарного знака №639988 предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ «котлы отопительные, приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе».

Сопоставляемые товары истца и ответчика используются ответчиками для целей торговли котлами, имеет одно назначение «для отопления» и один круг потребителей, следовательно, признаются идентичными.

Доводы ответчиков о том, что размещение спорного товарного знака и котлов под наименованием RED на спорных сайтах производилось в информационных целях, арбитражный суд оценивает критически и противоречащим обстоятельствам дела.

Для разрешения вопроса об использовании/неиспользовании товарного знака следует установить наличие или отсутствие следующих фактов: использование товарного знака в отношении тех позиций МКТУ, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ; обстоятельства введения в гражданский оборот и доведения до потребителя товаров, маркированных товарным знаком правообладателя.

По смыслу приведенных норм под фактом непосредственного введения товара, маркированного принадлежащим правообладателю товарным знаком, в гражданский оборот, понимается любой из перечисленных в подпункте 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ способов, в том числе путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Из буквального толкования статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации перечень способов использования товарного знака в сети Интернет является открытым.

В пункте 156 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что способы использования товарного знака, входящие в состав исключительного права в силу положений пунктов 1 и 2 статьи 1484 ГК РФ, не ограничиваются лишь изготовлением товаров с размещением на них этого товарного знака.

Требования о необходимости доказывания использования товарного знака последовательно всеми либо несколькими способами введения его в гражданский оборот закон не предусматривает (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2019 № С01-280/2019 по делу СИП-488/2018).

Согласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Согласно названной статьи объект рекламирования - это товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама.

Как указано в пункте 2 постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона "О рекламе» при анализе информации на предмет наличия в ней признаков рекламы судам необходимо учитывать, что размещение отдельных сведений, очевидно вызывающих у потребителя ассоциацию с определенным товаром, имеющее своей целью привлечение внимания к объекту рекламирования, должно рассматриваться как реклама этого товара, поскольку в названных случаях для привлечения внимания и поддержания интереса к товару достаточно изображения части сведений о товаре (в том числе товарного знака).

Информация о котлах отопления, размещенная на спорных сайтах адресована неопределенному кругу лиц и направлена на привлечение внимание к котлам отопления ВСКЗ (Восточно-Сибирский котельный завод, г. Назарово), не содержит сведений о конкретном получателе информации. В видеороликах имеются обращения «Уважаемые друзья, мы покажем Вам», «Мы на нашем заводе», «Мы делаем для вас обзоры котлов нашего производства» и т.д.

Сайты www.vskz.ru, www.youtube.com являются инструментами коммерческой деятельности ответчика в торговле котлами – товарами 11 группы МКТУ.

На канале «Восточно Сибирский котельный Завод» https://www.youtube.com/channel имеются интерактивные ссылки на веб сайт www.vskz.ru. На веб сайте www.vskz.ru добавлены активные кнопки с переходом на канал «Восточно-Сибирский котельный Завод», просмотр видеообзоров котлов воспроизводится в плеере Youtube на канале «Восточно Сибирский котельный Завод».

Судом установлено, что на спорных сайтах размещались видеообзоры котлов RED, тестовые испытания котлов RED на производстве в видеоролике «Экскурсия по Восточно-Сибирскому котельному заводу», видеообзор котла RED в видео «Полуавтоматический котел RED Восточно-Сибирского котельного завода», а также видеообзоры других котлов отопления вместе с демонстрацией котлов RED на выставках, офисах продаж.

На каждой странице сайта www.vskz.ru имеются активные конки «Продукция», «Как купить», «Информация. Подраздел Цены», «Акция», «Информация. Подраздел: Сертификаты», «Контакты», указаны адрес торговой точке: <...>, производства: <...>., электронный адрес: tdvskz@mail.ru , телефоны: <***>, +7 (391) 208 48 88, +79135920888.

Скриншотами от 26.04.2021 сайта www.web.archive.ru зафиксировано размещение контента о товаре под наименованием RED моделей 14, 24, 32, 42, 60, 80, 100 кВт, указана цена котлов, описание технические характеристик.

Котлы RED предлагаются к продаже как котлы длительного горения (они же полуавтоматические котлы (см. стр. 75–77 том 1).

15.05.2018 при осмотре сайта www.vskz.ru зафиксировано размещение Прайс-листа на котлы, в том числе моделей котлов RED 14 кВт стоимостью 55 000 руб., Red 24 кВт стоимостью 71 000 руб., Red 32 1кВт стоимостью 77 000 руб., Red 42 кВт - 87 000 руб., Red 60 кВт -102 000 руб., Red 80 кВт -122 000 руб., Red 100 кВт -142 000 руб., Red 14 кВт с бункером 300л – 70 00 руб., Red 24 кВт с бункером 300л – 72 000 руб., Red 32 кВт с бункером 300л» - 85 000 руб., итого на сумму 883 000 руб. (Приложение № 5 нотариального протокола от 15.05.2018).

На дату 30.07.2019 на сайте www.vskz.ru в разделе «Информация. Сертификаты» представлены Cертификат на продукцию: твердотопливные котлы под наименованием RED 14, RED 24, RED 32, RED 42, RED 60, RED 80, RED 100 (Приложение 7 нотариального протокола от 30.07.2019).

На дату 26.04.2021 на сайте www.vskz.ru в разделе «Информация. Сертификаты» представлены сертификат на продукцию: твердотопливные котлы под наименованием RED 14, RED 24, RED 32, RED 42, RED 60, RED 80, RED 100 (скриншот от 26.04.2021).

При осмотре раздела сайта www.vskz.ru «Продукция» и переходе по активной кнопке «Полуавтоматические котлы ВСКЗ серия GREEN-Comfort» на видео GREEN-Comfort, включается видеообзор котла c наименованием RED 14 Восточно-Сибирский Котельный Завод» (Приложение 7,8 нотариального протокола от 15.05.2018).

Скриншотами от 11.12.2021 зафиксировано наличие в сети Интернет изображений полуавтоматических котлов RED по поисковому запросу на ключевое слово ВСКЗ, а также факт размещения информации о котлах ВСКЗ под наименованием RED на Яндекс. Дзен, на маркет плейсах www.krsk.au.ru , www.krasmoyarsk.barahla.net .

Изображение котла под наименованием RED на скриншотах от 16.01.2019, 11.11.2021 выбрано в качестве превью размещенных видеороликов о котлах.

Скриншотами от 16.01.2019 www.youtube.com зафиксирована демонстрация котлов RED на главной странице канала «Восточно-Сибирский котельный завод» в видеоролике «КлиматАвкаТэкс», а также размещение видеоролика «Полуавтоматический котел RED Восточно-Сибирского котельного завода» в разделе «Видео».

Довод ответчика о том, что размещением контента о котлах RED на главной странице канала и в превью (обложкой) к видеороликам является случайным обстоятельством, не зависящим от волеизъявления пользователя и администратора канала, необоснованны и противоречат информации YouTube.

Согласно «Условиям использования YouTube», предоставленным ООО «ГУГЛ» в материалы дела, пользователь сервиса самостоятельно определяет контент канала, загружает и удаляет видео, создает плейлисты, оформляет канал, определяет видео для платного продвижения.

В разделе «Справочный центр», во вкладке «Как настроить вид канала» раздела «Как менять настройки своего канала» опубликованы способы настройки вида канала, выбора трейлера канала, видео для продвижения и видео рекомендованного к просмотру (скриншоты сайта от 12.12.2021).

При этом превью видео это важная визуальная часть контента, побуждающая к просмотру видеоролика. Преимущества правильно сделанной обложки на YouTube: Повышение кликабельности и вовлечённости. Поддержание общего стиля канала. Узнаваемость канала.

Таким образом, доводы ответчика об информационном характере контента о котлах RED, а не коммерческом, противоречат материалам дела.

Более того ссылаясь на информационный характер контента, ответчик не пояснил суду предмет и цели некоммерческой информационной деятельности при использовании спорного обозначения.

Утверждения ответчиков о правомерном использовании обозначения RED по свидетельству №742663 в период с 03.08.2020 (дата подачи заявки) по 10.11.2020 (даты прекращения правовой охраны) оценены судом с учетом следующих обстоятельств.

Судом установлено, что 17.01.2020 Федеральной службой по интеллектуальной собственности был зарегистрирован товарный знак № 742663 (заявка № 2018732927 с приоритетом от 03.08.2018) в отношении товаров 11 класса МКТУ, правообладатель ООО «ВС КЗ», а не ООО «ВСКЗ», как утверждают ответчики и их представители.

Решением Роспатента (ФИПС) от 10.11.2020 в связи с наличием зарегистрированного товарного знака истца № 639988 (дата регистрации: 21.12.2017 года, дата приоритета: 05.10.2016) правовая охрана товарного знака № 742663 была признана недействительной в части «Котлы газовые; котлы прачечных; котлы отопительные; печи (отопительные приборы); приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; установки отопительные», о чем внесена запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

В силу п. 1 статьи 1512, п. 5 статьи 1513 Гражданского кодекса РФ при признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку его правовая охрана аннулируется с момента подачи в Роспатент заявки на государственную регистрацию товарного знака.

Согласно п. 139 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, прекращение правовой охраны товарного знака и прекращение соответствующего исключительного права с даты подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака, аннулирование записи в Государственном реестре наименований и всех свидетельств об исключительном праве на такое наименование места происхождения товара.

Таким образом, признание недействительной правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации №742663 в части исключает правомерное использование группы ВСКЗ спорного товарного знака для индивидуализации котлов отопления и отопительных установок.

Ответчиками заявлен довод о том, что заявленный истцом размер компенсации является завышенным и подлежит снижению.

Ответчики заявили ходатайство о снижении размера компенсации, ссылаясь на наличие действующего свидетельства № 742663 в части котлов отопления в период с 03.08.2018 по 10.11.2020.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Как указано в п. 171 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарного знака, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции вправе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака, в том числе подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией и принять решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию товарного знака, оставить в силе решение Роспатента об аннулировании правовой охраны товарного знака или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку.

Признание действий лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется исходя из поданного в Роспатент возражения.

При этом о недобросовестности может свидетельствовать представление в Роспатент недостоверных документов при подаче заявки на регистрацию товарного знака.

Правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 742663 признана недействительной.

Фактически ответчики просят о снижении размера компенсации, ссылаясь на наличие недействительной правовой охраны на товарный знак в отношении товаров «котлы отопления, установки отопительные».

Арбитражный суд соглашается с позицией истца, что при наличии зарегистрированного товарного истца, также осведомленности группы ВСКЗ о действующем зарегистрированном товарном знаке№639988 с охраняемым элементом RED, факта рассмотрения арбитражными судами в период с 2018 года по 2020 года дела № А33-27167/2018, предметом которого вялились защита исключительных права истца на товарный знак, а также рассмотрение возражений от 24.09.2018 ООО «ВС КЗ» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №639988 «RED котлы длительного горения» и вступившего в законную силу решения Роспатент от 29.04.2019, которым приоритет и правовая охрана товарного знака истца подтверждена, действия группы ВСКЗ по подаче заявки 03.08.2018 и регистрации сходного до степени смешения товарного знака содержат признаки злоупотребления правом.

Учитывая вышеизложенное, основания для снижения размера компенсации в связи с зарегистрированным товарным знаком №742663 отсутствуют.

Доводы ответчика о том, что товарный знак истца не является известным публике, истец не осуществлял продажи котлов с товарным знаком № 639988, опровергается материалами дела.

Согласно разъяснениям, данным в пунктах 59, 61, 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Согласно абзацу 4 пункта 62 Постановления № 10 размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 13.12.2016 № 28-П и в Постановлении от 24.07.2020 № 40-П снижение размера компенсации возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер.

В данном случае, размер компенсации за нарушение прав на товарные знаки истец оценивает в размере 500 000 руб. солидарно с каждого ответчика.

Определяя размер компенсации истец также учитывал, что на официальном сайте www.vskz.ru ответчиком предложены к продаже отопительные котлы на сумму 883 000 руб., а именно: Red 14 – 55 000 руб., Red 24 - 71 000 руб., Red 32 – 77 000 руб., Red 42 - 87 000 руб., Red 60 - 102 000 руб., Red 80 - 122 000 руб., Red 100 - 142 000 руб., Red 14 с бункером 300л – 70 00 руб., Red 24 с бункером 300л – 72 000 руб., Red 32 с бункером 300л» - 85 000 руб.

Истцом избран способ определения компенсации на основании п 4. Ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации согласно которому предусмотрено, что за нарушение исключительных прав на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей.

Истец указывает, что после регистрации товарного знака №742663 (заявка № 2018732927 с приоритетом от 03.08.2018), до признании ФИПС регистрации недействительной в части однородных товаров с истцом, в адрес истца и его контрагентов ВСКЗ направляло требования о прекращении использования обозначения «RED» и иные сходные обозначения в производстве, торговле и продвижении товарами; об удалении сходных до степени смешения с товарным знаком обозначения из рекламных материалов и информационных ресурсов, о выплате компенсации за нарушение прав на товарный знак в размере 500 000 рублей в пользу ООО «ВСКЗ - Назарово». Требования направлялись с электронного адреса tdvskz@mail.ru и ЕМС Почта России.

Изменяя требование о взыскании компенсации в размере 500 000 руб., истец пояснил суду, что считает возможным определить размер компенсации в размере 500 000 руб., с учетом размера определенного законным представителем ответчика.

При этом истец считает, что нарушение его исключительных прав на товарный знак со стороны ответчиков и группы лиц ВСКЗ носило длящийся и грубый характер (с 2017 года по 2021 год). Ответчик умышленно и неоднократно нарушал исключительные права истца на объекты интеллектуальной собственности, тем самым причиняя ему репутационные и финансовые убытки.

Основной экономической деятельностью истца и ответчика является производство и торговля котлами отопления на территории Красноярского края и РФ.

Товары истца и ответчика имеет одно назначение «для отопления» и один круг потребителей, следовательно, признаются идентичными.

В материалы дела истцом представлены судебные акты арбитражных судов первой, второй и кассационный инстанции по делу №А33-27167/2018 за 2018–2020 года. Предметом разбирательства судов являлись в том числе: факт использования ответчиком ООО «ВСКЗ» и третьими лицами ООО «ТД ВСКЗ», ООО «ВС КЗ» обозначения «RED» сходного до степени смешения с товарным знаком истца №639988 «RED котлы длительного горения» на сайтах www.vskz.ru, www.YouTube.com , а также факт осведомлённости ответчика и третьих лиц о регистрации товарного знака истца в связи с антимонопольным делом №033-14.6-17 и арбитражным делом № А33-2232/2018 (стр. 13 Постановления СИП от 31.07.2019 №А33-27167/2018).

Претензии в адрес ответчика ООО «ВСКЗ», третьих лиц ООО «ТД ВСКЗ», ООО «ВС КЗ» направлялись истцом на официальный электронный адрес: tdvskz@mail.ru и Почтой России в период с 10.05.2018 по 14.01.2021. В адрес ответчика: от 14.01.2021 РПО 66002055017206, от 15.11.2019 РПО6600480007638, от 06.11.2019 РПО66004840003289, от 28.03.2019 РПО 66004933041549, от 17.08.2018 РПО66004826003067, от 30.08.2018 РПО66004825007370.

В адрес третьего лица: ООО «ВС КЗ» - от 28.03.2019 РПО 66004933041501, от 17.08.2018 РПО 66004826003050, от 30.07.2018 РПО 66004825007387, от 21.05.2018 РПО 66004816018323.

В адрес третьего лица ООО «ТД ВСКЗ» - от 28.03.2019 РПО: 66004933041525, от 17.08.2018 РПО 66004826003043, от 30.07.2018 РПО 66004825007394, от 28.05.2018 РПО66004933041525, от 21.05.2018 РПО66004816018330.

Истцом в материалы дела представлена бухгалтерская отчетность ответчика за период 2017 г по 2020 года, полученная в электронном виде с сервиса «Гарант. Экспресс проверка». Выручка ответчика от реализации продукции (котлов отопления) составила: за отчетный период с 01.01.2016 по 31.12.2017 –; за отчетный период с 01.01.2017 по 31.12.2018 – 60 059 000 руб.; за отчетный период с 01.01.2018 по 31.12.2019 – 123 152 000 руб.; за отчетный период с 01.01.2019 по 31.12.2020 – 3 392 000 руб.

Суд, при рассмотрении настоящего дела также принимает доводы истца о том, что неправомерное использование товарного знака в «Интернет» влечет гораздо больший ущерб для правообладателя, нежели офлайн-нарушения права на товарный знак.

Материалами дела подтверждаются следующие обстоятельства, как: скриншотами от 11.11.2021, 16.01.2019, 21.06.2019 зафиксирована демонстрация котлов под наименованием RED в видеообзорах о котлах:

- количество просмотра видеоролика «Полуавтоматический котел RED 14 Восточно-Сибирский котельный завод» на дату 16.01.2019 составляет 10 000 (десять тысяч) просмотров,

- количество просмотра видеоролика «Полуавтоматический котел RED 14 Восточно-Сибирский котельный завод» на дату 21.06.2019 составляет 11 555 (одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят пять просмотров,

- количество просмотров видеоролика «Обзор автоматического котла GREENECO LUX 20 кВт с демонстрацией в нем котла «RED» составляет на дату 11.11.2021 - 28 126 (двадцать восемь тысяч сто двадцать шесть) просмотров,

- количество просмотра видеоролика «Обзор автоматического котла GREENECO LUX с поворотной горелкой с демонстрацией в нем котла «RED» – 48 750 (сорок восемь тысяч семьсот пятьдесят) просмотров,

- количество просмотров видеоролика «Экскурсия по Восточно-Сибирскому котельному заводу» с обзором котла «RED» составляет - 8 392 (восемь тысяч триста девяносто два) просмотра.

Скриншотами от 11.12.2021 зафиксировано наличие в сети Интернет изображений полуавтоматических котлов RED по поисковому запросу на ключевое слово ВСКЗ, а также факт размещения информации о котлах ВСКЗ под наименованием «RED» на Яндекс. Дзен, на маркетплейсах www.krsk.au.ru , www.krasmoyarsk.barahla.net.

Решением Красноярского УФАС России от 20.03.2019 по делу №033-14.6-17, оставленным без изменения Решением Арбитражного суда Красноярского края по делу №А33-19600/2019 от 24.01.2020, Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 26.05.2020 по тому же делу действия группы лиц в составе ООО «ВСКЗ» (ИНН:<***>), ООО «ВС КЗ» (ИНН: <***>), ООО «ТД ВСКЗ» (ИНН: <***>) признаны актом недобросовестной конкуренции и нарушением пункта 2 статьи 14.6. Закона о защите конкуренции- создание смешения товаров путем копирования и имитации внешнего вида товара конкурента ООО «Котельный завод Вулкан» и ООО «Крас-Котел».

Решением Арбитражного суда Красноярского края №А33-34005/2018 от 30.05.2019, оставленным без изменения Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 23.10.2019 по делу № А33-34005/2018, Постановлением Суда по интеллектуальным правам от по тому же делу, исковые требования ООО «Крас-Котел» о признании незаконными действия ООО «ВСКЗ» (ИНН:<***>, ОГРН: <***>) по изготовлению, хранению, предложение к продаже, рекламе, продаже, иному вводу в хозяйственный оборот на территории РФ изделия, в которых использовано изобретение, охраняемое патентном № 2636361; о запрете ООО «ВСКЗ» (ИНН:<***>, ОГРН: <***>) осуществлять изготовление, предложение к продаже, рекламу, продажу, хранение в указанных целях и любой иной ввод в хозяйственный оборот на территории РФ изделий, в которых использовано изобретение, охраняемой патентном № 2636361, удовлетворены. Суд обязал ООО «ВСКЗ» (ИНН:<***>, ОГРН: <***>) за свой счет опубликовать решение суда по настоящему исковому заявлению в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Поскольку истец подтвердил факт принадлежности ему исключительного права на товарный знака, а также факт использования его ответчиком без разрешения правообладателя, что не было опровергнуто ответчиками, с учетом стоимости контрафактного товара на сайте – 883 000 руб., значительного объема контента с использование спорного обозначения, принимая во внимание длящийся характер правонарушения, а также наличие ранее совершенных неоднократно ответчиком нарушений исключительных прав истца, требования истца о взыскании 500 000 подлежат удовлетворению в полном объеме.

Согласно ответу АО «РСИЦ» (RU- CENTER), исх. № 332216-С от 07.06.2021 ответчик, ФИО1, являясь администратором доменного имени vskz.ru (Ответ АО "РСИЦ" (RU- CENTER), исх. № 332216-С от 07.06.2021.

Ответчик ФИО1, являясь учредителем ответчика, ООО «ВСКЗ» и третьих лиц.

Судом установлено, на https://www.youtube.com/channel «Восточно Сибирский котельный завод» вкладки «О канале», «Еще» информацию о владельце и ссылки на профиль не содержат, изъяты владельцем (пользователем) канала после регистрации.

Согласно сведениям о канале «Восточно Сибирский котельный завод» (https://www.youtube.com/channel/UCkOpDE6BSlsquZGaL3iFKnw/about при регистрации канала владелец указал информацию о своем электронном адресе tdvskz@mail.ru, номер телефона для связи в логотипе канала «+73912088488), а также номере WhatsApp (при нажатии на соответствующее обозначение» - «+79835086888).

На сайте www.vskz.ru также в контактах указаны электронный адрес tdvskz@mail.ru, номера телефонов ПАО «МТС» - +798350888488 (+73912088488) , +79835086888 (+7(391)2086888) (протокол осмотр доказательств нотариуса от 15.05.2018 24АА3094164, протокол осмотра доказательств нотариуса от 30.07.2019 24 АА3686379, скриншоты страниц сайта).

Согласно ответу ПАО «МТС» в Красноярском крае от 02.12.2021 №44201-СИБ-2021 на запрос суда абонентом мобильной связи ПАО «МТС» +798350888488 (+73912088488) является ФИО2.

При проведении судебной экспертизы по делу № А33-34005/2019 по иску ООО «Крас-Котел» о признании незаконными действия ООО «ВСКЗ» по использованию изобретения истца, охраняемого патентном № 2636361, ФИО2 участвовал в качестве представителя ответчика, ООО «ВСКЗ», давал пояснения судебному эксперту (заключение по результатам проведения судебной экспертизы по делу №А33-34005/2019 прилагается).

Истец, указывает, что ФИО2 является родным братом учредителя ООО «ВСКЗ» ФИО1 (с 50 % долей в уставном каптале). Факт родства между указанными ответчиками не оспаривался.

Согласно разъяснениям, изложенным в третьем абзаце пункта 4 Постановления № 10, независимо от субъектного состава лиц, участвующих в деле, в арбитражных судах подлежат рассмотрению споры о средствах индивидуализации (за исключением споров о наименованиях мест происхождения товаров).

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18.05.2011 по делу № А40-47499/10-27-380, определении Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 16.05.2014 № А56-43590/2013 привлечение к участию в деле в качестве ответчиков физических лиц, являющихся администраторами доменов в сети Интернет, само по себе не является основанием для вывода о неподведомственности спора арбитражному суду.

Субъектами отношений в сети Интернета являются хостинг-провайдеры, контентпровайдеры, регистраторы доменных имен, администраторы сайтов, владельцы, пользователи и др.

В силу пункта 78 Постановления № 10 владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», далее - Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта.

При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если владелец сайта вносит изменения в размещаемый третьими лицами на сайте материал, содержащий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, разрешение вопроса об отнесении его к информационным посредникам зависит от того, насколько активную роль он выполнял в формировании размещаемого материала и (или) получал ли он доходы непосредственно от неправомерного размещения материала. Существенная переработка материала и (или) получение указанных доходов владельцем сайта может свидетельствовать о том, что он является не информационным посредником, а лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт.

В соответствии с пунктом 159 Постановления № 10 требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252, подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

Требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака в доменном имени, а равно требование о взыскании компенсации (подпункт 3 пункта 1, пункт 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации) может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрирован этот товарный знак. При этом такие лица отвечают перед правообладателем солидарно. При наличии соответствующих оснований администратор доменного имени вправе предъявить регрессное требование к лицу, фактически разместившему информацию об однородных товарах на соответствующем ресурсе сети «Интернет» под спорным доменным именем.

При этом, документально подтверждается то обстоятельство, что канал YouTube «Восточно Сибирский котельный завод» http://www.youtube.com/channel и веб-сайт www.vskz.ru взаимосвязаны через интерактивные ссылки, на обоих интернет ресурсах указаны тождественные электронные и фактические адреса, телефонные номера, факт того, что ФИО1 является участником общества «ВСКЗ» и получает доход от торговли котлами, ФИО1 также являлся администратором домена VSKZ. RU в период с 29.06.2016 по 17.09.2020.

Суд, основываясь на осуществленном им сравнении обозначений на товарах, и товарным знаком истца, приходит к выводу о том, что они являются сходными до степени смешения с товарным знаком истца в глазах потребителя ввиду наличия достаточного количества, совпадающих признаков.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что товар ( RED котлы длительного горения) №639988, для которых зарегистрирован товарный знак истца, и товар, который предлагался к продаже ответчиками, однородны, поскольку относятся к одному роду и виду, имеют одно функциональное назначение, один круг потребителей, в связи с чем указанные товары могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Представленные в материалы дела доказательства, в своей совокупности и взаимосвязи, полностью подтверждают факт реализации ответчиками контрафактного товара, относящегося к классу, в отношении которого зарегистрирован товарный знак.

Совокупностью представленных доказательств подтверждено, что ответчиками реализовывались товары, на которых изображены изображения товарного знака истца, права на которые принадлежат ООО «Крас-Котел».

Доказательства, подтверждающие наличие у ответчиков предусмотренных законом оснований для использования товарного знака, права на который принадлежат истцу, в материалах дела отсутствуют.

Учитывая широкую известность и распространенность товара, суд пришел к выводу о том, что реализация контрафактной продукции отличного от оригинала качества неизбежно влечет потерю покупательского спроса, подрыв доверия потребителей к продукции товарного знака в целом.

Кроме того, ответчики действуют в едином экономическом интересе и получателями дохода от неправомерного размещения материала и результатов интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации истца.

При указанных обстоятельствах, требование истца о взыскании компенсации заявлено правомерно, исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Крас-Котел" о взыскании компенсации с общества с ограниченной ответственностью "ВСКЗ" и ФИО1 являются обоснованными и подлежат удовлетворению. С общества с ограниченной ответственностью "ВСКЗ" и ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью "Крас-Котел" солидарно подлежит взысканию 500 000 руб. компенсации.

Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав пояснения лиц, участвующих в деле пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований в части взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака с ФИО2 на основании следующего.

В обосновании иска истец указывает, что ФИО2 является родным братом учредителя ООО «ВСКЗ» ФИО1 (с 50 % долей в уставном каптале), кроме того, на сайтах, где предлагались к реализации спорные котлы с изображением товарного знака истца в разделе контакты указаны контакты ФИО2.

В ходе судебного разбирательства, факт родства между ФИО2 и ФИО1 не оспаривался.

Вместе с тем, суд учитывает, что наличие между ответчиками родственных отношений и размещение на спорных интернет источниках номера телефона, абонентом которого является ФИО2, само по себе не является достаточным правовым основанием для привлечения последнего к мерам гражданско-правовой ответственности. Доказательств, свидетельствующих об использовании товарного знака истца указанным ответчиком в материалы дела не представлены.

Учитывая вышеизложенное, в удовлетворении иска к ФИО2 следует отказать.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Государственная пошлина за рассмотрение настоящего дела составляет 13 000 руб.

При подаче иска истцом уплачена государственная пошлина в размере 28 000 руб. платежным поручением 25.03.2021 № 476.

В случае, когда решение принято против нескольких ответчиков, понесенные истцом судебные расходы на уплату государственной пошлины взыскиваются судом с данных ответчиков как содолжников в долевом обязательстве независимо от требований истца взыскать такие расходы лишь с одного или нескольких из них (п. 18 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах").

Учитывая результат рассмотрения дела, судебные расходы по оплате государственной пошлины подлежат взысканию солидарно с ответчиков в пользу истца: с общества с ограниченной ответственностью "ВСКЗ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Крас-Котел" подлежат взысканию 6 500 руб. судебных расходов по государственной пошлине; с ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью "Крас-Котел" подлежат взысканию 6 500 руб. судебных расходов по государственной пошлине.

На основании статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации истцу из федерального бюджета следует возвратить 15 000 руб. государственной пошлины, излишне оплаченной платёжным поручением 25.03.2021 № 476.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края



РЕШИЛ:

Иск общества с ограниченной ответственностью "Крас-Котел" о взыскании компенсации с общества с ограниченной ответственностью "ВСКЗ" и ФИО1 удовлетворить.

Взыскать солидарно с общества с ограниченной ответственностью "ВСКЗ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) и ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью "Крас-Котел" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 500 000 руб. компенсации.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ВСКЗ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Крас-Котел" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 6 500 руб. судебных расходов по государственной пошлине.

Взыскать с ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью "Крас-Котел" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 6 500 руб. судебных расходов по государственной пошлине.

В удовлетворении иска к ФИО2 отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Крас-Котел" (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета 15 000 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 25.03.2021 № 476.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.



Судья

Е.В. Курбатова