Решение от 26 сентября 2022 г. по делу № А40-41554/2022

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-41554/22-110-314
г. Москва
26 сентября 2022 г.
Резолютивная часть решения объявлена 15 сентября 2022 года

Решение в полном объеме изготовлено 26 сентября 2022 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Милкиной К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "ТЕРМО-КОНТ МК" (142700, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВИДНОЕ ГОРОД, ПРОЕКТИРУЕМЫЙ N251 (СЕВЕРНАЯ ПРОМЗОНА ПР ПРОЕЗД, ВЛАДЕНИЕ 1, ЭТАЖ/ОФИС 3/110, ОГРН: 1037705004347) к обществу с ограниченной ответственностью "МЕДИКАЛ ТЕРМО ПАК" (123060, ГОРОД МОСКВА, МАРШАЛА РЫБАЛКО УЛИЦА, ДОМ 2, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ I КОМ 2, ОГРН: 1147746541799) о взыскании 2 000 000 руб.,


при участии:

от истца – Куракин К.А. по дов. от 23.09.2021,

от ответчика- Скорик С.В. по дов. от 25.07.2022,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ТЕРМО-КОНТ МК" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "МЕДИКАЛ ТЕРМО ПАК" о взыскании 2 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на изобретение, об обязании прекратить изготовление, предложение к продаже, продажу на территории Российской Федерации и иной ввод в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации изделий, нарушающих права истца на патент Российской Федерации №2 725 122 от 29.06.2020.

Ответчики иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, Истец (ООО «ТЕРМО-КОНТ МК»), с целью защиты своей интеллектуальной собственности 02 июля 2019 года подал заявку на изобретение способа изготовления термоконтейнера. В 2020 году Истцом был получен патент Российской Федерации RU 2 725 122 от 29.06.2020 г. на способ изготовления термоконтейнера многоразового использования для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток и лекарственных средств (далее - Патент).

С начала 2020 года Истец обнаружил на рынке термоконтейнеров наличие термоконтейнеров производства ООО «МЕДИКАЛ ТЕРМО ПАК» (далее -Ответчик), по внешнему виду аналогичных термоконтейнерам Истца.

03 сентября 2020 г. Истец направил Ответчику информационное письмо о получении Истцом Патента с приложением самого бланка Патента (опись почтового отправления прилагается), в котором попросил воздержаться от нарушений исключительных прав Истца, удостоверенных Патентом.

Узнав, что Ответчик продолжает изготавливать и реализовывать термоконтейнеры способом, описанным в Патенте, Истец 21 ноября 2021 г. направил Ответчику Досудебную претензию с требованием прекратить изготовление и реализацию продукции, произведенной запатентованным Истцом способом.

Как указал истец, Ответчик изготавливает продукцию (термоконтейнеры) запатентованным Истцом способом, Истец организовал «контрольную закупку». На сайте Ответчика -http://www.medtermopack.ru/ размещен список предлагаемой к продаже продукции. Представитель Истца на вкладке http://www.medtermopack.ru/products выбрал два термоконтейнера по объему 10,6 и 23,7 литра и позвонил по указанному на сайте номеру телефона. Далее, с Ответчиком был заключен Договор поставки №332 от 21 сентября 2021 г. Оплатив термоконтейнеры (п/п прилагается), представитель Истца осуществил получение термоконтейнеров на складе Ответчика по адресу: 140450 Российская Федерация Московская область, Коломенский район п. Первомайский, ул. Производственная д.11. Хотя адрес получения термоконтейнеров отличается от юридического адреса Ответчика, указанный адрес фигурирует как адрес места производства в регистрационном удостоверении № РЗН 2015/3413 от 15 июля 2019 г., копию которого Ответчик заверил подписью и печатью и приложил к договору поставки.

На сайте Ответчика указанный адрес отражен как адрес производства: 140450 Российская Федерация Московская область, Коломенский район п. Первомайский, ул. Производственная д.11 пом. 1 (http://www.medtermopack.ru/contacts).

В связи с тем, что ответчик изготавливает и реализовывает термоконтейнеры способом, описанным в Патенте, Истцом была проведена патентная экспертиза. Перед экспертом были поставлены следующие вопросы:

Какова вероятность применения предприятием ООО «Медикал Термо Пак» (ОГРН 1147746541799) способа изготовления термоконтейнера многоразового использования для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток и лекарственных средств, полностью совпадающего по внешнему виду и сохраняющему все функциональные особенности, описанные в патенте № 2 725 122?

Является ли изготовление термоконтейнера многоразового использования для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток и лекарственных средств, производимое на предприятии ООО «Медикал Термо Пак», нарушением исключительного права владельца патента RU 2 725 122 от 29.06.2020г?

В Экспертном заключении №01/01-2022 от 17 января 2022 г. в качестве ответов на поставленные вопросы указано:

Ответ на вопрос 1: «С большой долей вероятности можно утверждать о присутствии в способе производства, используемом предприятием ООО «Медикал Термо Пак», при изготовлении своего термоконтейнера многоразового использования для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток и лекарственных средств всех признаков способа получения аналогичного контейнера, полностью совпадающего по внешнему виду и сохраняющему все функциональные особенности способа, описанные в независимом пункте формулы патента № 2 725 122».

Ответ на вопрос 2: «Изготовление термоконтейнера многоразового использования для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток и лекарственных средств, производимое на предприятии ООО «Медикал Термо Пак», является прямым нарушением исключительного права владельца патента RU2 725 122 от 29.06.2020г.».

Таким образом, по мнению Истца, Ответчик изготавливает свою продукцию способом, определенном в Патенте, что является нарушением исключительных прав Истца.

Согласно статье 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации. Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя.

В соответствии пунктами 1, 2 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец).

Статьей 1406.1 ГК РФ определены основания, условия и меры ответственности за незаконное использование изобретения. Согласно статье 1406.1 ГК РФ автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

На основании изложенного истец обратился с настоящим иском в суд.

Вместе с тем, согласно статье 1346 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В силу пункта 1 статьи 1363 ГК РФ исключительное право на полезную модель и удостоверяющий это право патент действуют при условии соблюдения требований, установленных настоящим Кодексом, с даты подачи заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с абзацем третьем статьи 1399 ГК РФ действие патента на полезную модель прекращается досрочно при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение в силе - по истечении установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе.

Как следует из официальной информации, содержащейся на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности: https://new.fips.ru/registers-doc-view/fipsservlet?DB=RUPAT&DocNumber;=2725122&TypeFile;=html, а также из справки от 09.06.2022, выданной Федеральной службой по интеллектуальной собственности Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» Патент прекратил свое действие досрочно 03.07.2021 в связи с неуплатой годовой пошлины за поддержание патента в силе.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

В силу пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1363 ГК РФ действие исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющего это право патента, в том числе дополнительного патента, признается недействительным или прекращается досрочно по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьями 1398 и 1399 настоящего Кодекса.

Как уже было указано выше, Патент прекратил свое действие, в связи с чем, исключительное право на изобретение и удостоверяющее это право Патента также прекратило свое действие.

Таким образом Истец не обладал в спорный исключительными права на изобретение, оснований для взыскания компенсации не имеется, при этом доказательств того, что после возобновления действия патента ответчик продолжает изготавливать, предлагать к продаже, продавать на территории Российской Федерации спорных изделий не представлено.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Как следует из пункта 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса

Российской Федерации» (далее - Постановление № 10) в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Между тем, Истцом не представлено доказательств, подтверждающих нарушение Ответчиком исключительных прав ООО «Термо-Конт МК» на Патент в период его действия.

Имеющиеся в материалах дела документы, подтверждают действия, которые были совершены после прекращения действия Патента.

Так, закупка у Ответчика термоконтейнера осуществлена 22.10.2021 лицом, не являющимся участником настоящего дела.

Заключение от 17.01.2022 № 01-01-2022 также было проведено после даты прекращения действия Патента.

Кроме того, как следует из содержания заключения все выводы эксперта носят вероятностный характер.

Более того, при проведении экспертизы не были проанализированы документы (регламент), устанавливающие технологический процесс изготовления ООО «МТП» термоконтейнеров, Экспертное заключение основано только на изучении приобретенных после прекращения действия Патента термоконтейнеров.

Таким образом, представленные Истцом документы не свидетельствуют о нарушении Ответчиком исключительных прав ООО «Термо-Конт МК».

В силу статьи 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в том числе в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно пункту 61 Пленума № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

При указанных обстоятельствах иск удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

В удовлетворении ходатайства о назначении судебной экспертизы отказать.

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.



Судья:

А.В. Мищенко