Решение от 19 февраля 2020 г. по делу № А63-18060/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А63-18060/2019
г. Ставрополь
19 февраля 2020 года
Резолютивная часть решения объявлена 12 февраля 2020 года

Решение изготовлено в полном объеме 19 февраля 2020 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе:

председательствующего судьиСиротина И.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Букреевой Н.В.,

рассмотрев в открытом заседании суда исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Сплав», г. Москва, ОГРН <***>,

к индивидуальному предпринимателю ФИО1, г. Ставрополь, ОГРНИП 317265100038728,

индивидуальному предпринимателю ФИО2, г. Ставрополь, ОГРНИП 317265100103220,

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью «Вэном», ОГРН <***>, общество с ограниченной ответственностью «Вэном Групп», ОГРН 5167746360975.

об обязании прекратить использование товарного знака,

об изъятии из оборота и уничтожения за счет ответчиков продукции,

о взыскании компенсации за пользование товарным знаком,

при участии в судебном заседании представителей от истца – ФИО3 по доверенности от 31.05.2019, от ответчиков – ФИО4 по доверенности от 18.12.2017, от 05.07.2019,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Сплав», г. Москва, обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к индивидуальным предпринимателям ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО1, ФИО2, ФИО8, ФИО9 об обязании прекратить использование товарного знака MINISO, об изъятии из оборота и уничтожении за счет каждого ответчика продукции, содержащую изображение товарного знака «MINISO», о взыскании компенсации в размере 3 000 000 руб. с каждого ответчика (дело № А40-142176/19-12-1118).

Арбитражным судом города Москвы по делу № А40-142176/19-12-1118 вынесено определение о выделении требований ООО «Сплав» к индивидуальным предпринимателям ФИО1, ФИО2 в отдельное производство и передаче дела по подсудности в порядке статьи 39 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на рассмотрение Арбитражного суда Ставропольского края, в связи с тем, при рассмотрении дела выяснилось, что оно было принято к производству с нарушением правил подсудности.

Определением от 16.10.2019 судом были приняты к рассмотрению уточненные требования истца в части размера компенсации, согласно которым истец просил взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 компенсацию в сумме 6 000 000 руб. и с индивидуального предпринимателя ФИО2 компенсацию в сумме 6 000 000 руб.

Определением от 13.01.2020 судебное разбирательство по делу отложено на 12.02.2020.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования.

Представитель ответчиков возражал против заявленных требований, заявил ходатайство об отказе от ранее заявленного ходатайства о приостановлении производства по делу и об истребовании из УФАС г. Москвы дополнительных доказательств.

Представитель истца не возражал против удовлетворения ходатайства представителя ответчиков об отказе от ранее заявленного ходатайства о приостановлении производства по делу и ходатайства об истребовании доказательств.

Суд удовлетворил ходатайство представителя ответчиков об отказе от ранее поданного ходатайства о приостановлении производства по делу и от ходатайства об истребовании доказательств.

В судебном заседании объявлялся перерыв до 12.02.2020 до 14 часов 00 минут.

После перерыва судебное заседание было продолжено.

Представитель истца поддержал заявленные требования.

Представитель ответчиков возражал против удовлетворения заявленных требований, ходатайствовал о снижении размера заявленной ко взысканию компенсации за использование товарного знака.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что 23.11.2018 ООО «СПЛАВ» заключило лицензионный договор с компанией MINISO HONG KONG LIMITED, согласно которому получило исключительную лицензию - эксклюзивные права на использование товарного знака MINISO в Российской Федерации, включая эксклюзивное право на осуществление оптовых и розничных продаж на территории Российской Федерации любых товаров под товарным знаком MINISO.

12.04.2019 ООО «Сплав» зарегистрировало предоставленное ему исключительное право использования товарного знака MINISO по соответствующему лицензионному договору на территории Российской Федерации в установленном порядке, что подтверждается свидетельствами на товарный знак (знак обслуживания) № 643899, № 682383 Соответствующее заявление на регистрацию лицензионного договора было подано 20.02.2019 года.

Зарегистрированные классы товарного знака MINISO для целей истца:

- Класс 35 (для Товарного знака № 643899) - презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; реклама; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; продвижение продаж для третьих лиц; маркетинг; предоставление места для онлайн продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; консультации по управлению персоналом; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; поиск поручителей.

Классы Товарного знака № 682383:

- 03 - лосьоны для волос; молочко туалетное; препараты отбеливающие для стирки; пятновыводители; вакса, гуталин для обуви; масла эфирные; средства косметические; пасты зубные; ладан; ароматизаторы воздуха,

- 08 - инвентарь садово-огородный с ручным приводом; инструменты ручные с ручным приводом; пинцеты эпиляционные; приспособления для завивки волос ручные неэлектрические; пилочки для ногтей; бритвы электрические и неэлектрические; наборы маникюрных инструментов; щипчики для загибания ресниц; ножницы для резки плотных материалов; приборы столовые (ножи, вилки и ложки),

- 09 - чехлы для переносных компьютеров; наушники; телефоны переносные; корпуса громкоговорителей; фотоаппараты; средства обучения аудиовизуальные; лупы (оптика); стекла светозащитные противоослепляющие; очки (оптика); батареи электрические,

- 10 - кольца зубные детские; бутылки детские с сосками; молокоотсосы; соски (пустышки); презервативы; секс-игрушки; рубашки смирительные; ходунки для медицинских целей; корсеты для медицинских целей; маски для медицинского персонала,

- 11 - светильники; печи для хлебобулочных изделий; кастрюли для приготовления пищи под давлением, электрические; чайники электрические; аппараты морозильные; вентиляторы (кондиционирование воздуха); кондиционеры; приборы отопительные электрические; радиаторы электрические; носки с электрообогревом,

- 14 - металлы благородные, необработанные или частично обработанные; шкатулки для украшений; брелоки (изделия ювелирные); броши (изделия ювелирные); колье (изделия ювелирные); украшения (изделия ювелирные); украшения для шляп из благородных металлов; украшения для обуви из благородных металлов; футляры подарочные для часов; часы-браслеты,

- 16 - бумага; подставки для графинов бумажные; продукция печатная; устройства для скрепления скобами (конторские принадлежности); товары писчебумажные; чернила; перья стальные; ленты клейкие (канцелярские товары); линейки квадратные чертежные; принадлежности чертежные,

- 18 - зонты; кожа искусственная; футляры для ключей; бумажники; сумки хозяйственные; трости; ранцы; сумки-кенгуру для ношения детей; шнуры кожаные; визитницы,

- 21 - предметы домашней утвари для косметики; сервизы ликерные; ящики для выдачи бумажных салфеток; расчески; щетки зубные; зубочистки; грелки для чайников; перчатки для домашнего хозяйства; посуда хрустальная (стеклянная); хлопушки для мух,

- 25 - одежда; туфли; шляпы; изделия трикотажные; перчатки (одежда); платки шейные; пояса (белье нижнее); шапочки для душа; маски для сна (одежда); белье нижнее. 26 - повязки для волос; шнурки для обуви; изделия вышитые; заколки для волос; броши (принадлежности одежды); приспособления для завивки волос, за исключением ручных инструментов; волосы накладные; цветы искусственные; коробки для принадлежностей для шитья и рукоделия; застежки для корсажей,

- 28 - устройства для игр; марионетки; игрушки; мячи для игры; тренажеры силовые; доски роликовые для катания; перчатки для игр; коньки роликовые однополозные; игры настольные; елки новогодние из синтетических материалов,

- 29 - орехи обработанные,

- 32 - пиво; коктейли на основе пива; экстракты фруктовые безалкогольные; воды минеральные (напитки); щербет (напиток); сусла; напитки безалкогольные; смузи (напитки на базе фруктовых или овощных смесей); сок томатный (напиток); составы для изготовления минеральной воды.

В декабре 2018 года истец направил ответчикам письма-уведомления по электронной почте, с информацией о том, что ООО «СПЛАВ» с 23.11.2018 является новым законным эксклюзивным обладателем прав на использование товарного знака «MINISO» на территории Российской Федерации.

В письмах истец указал, что ответчики вправе продолжать использовать товарный знак в своей деятельности до 31.03.2019 беспрепятственно и без взимания платы. Данный срок был утвержден компанией MINISO HONG KONG LIMITED, которая является Генеральным Лицензиаром по отношению к истцу, а также компанией GUANGDONG SAIMAN INVESTMENT CO., LIMITED (правообладатель товарного знака).

Истцу стало известно, что ответчики осуществляют розничную торговлю товарами под брендом (товарным знаком) «MINISO» в ТЦ «Речной» и ТПУ «Планерная», тем самым нарушая исключительные права истца на использование товарного знака «MINISO», эксклюзивное право на использование коммерческого обозначения бренда «MINISO», эксклюзивное право на использование системы «MINISO».

17.04.2019 истцом были направлены в адрес ответчиков письменные претензии № 57, № 60 с требованием прекратить незаконное использование товарного знака MINISO, реализацию товаров под указанным брендом, изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Истец, указывая на то, что не передавал предпринимателям права на использование товарных знаков MINISO, путем заключения соответствующего договора, предусмотренного ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации, обратился в суд с настоящим иском.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В случае нарушения исключительного права на товарный знак, правообладатель на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Для признания сходства обозначения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков (обозначений) в глазах потребителя (соответствующая правовая позиция выражена в постановлении Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 по делу № 3691/06).

Понятия тождественности и сходства определяются в п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Суд считает, что использованное ответчиками обозначение «MINISO» является сходным до степени смешения с товарным знаком истца по визуальному и смысловому признаку.

Согласия на использование ответчиками спорных товарных знаков истец не предоставил, отсутствие запрета не является согласием.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Формы защиты правообладатели исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации могут потребовать от правонарушителя в судебном (принудительном) порядке прекращения (пресечения, запрета) дальнейшего незаконного использования объектов интеллектуальной собственности.

Истцом доказано обстоятельство длящегося нарушения ответчиками прав на товарные знаки. ООО «Сплав» представило в суд копии чеков на приобретенные товары в магазинах ответчиков, а также фотографии указанных товаров, имеющее изображение товарных знаков MINISO на упаковке, видео материалы, свидетельствующие о продолжительной реализации ответчиками товаров бренда MINISO.

Факт незаконного использования обозначения «MINISO» подтвержден доказательствами, представленными в материалы дела, при этом, вопрос оценки этих доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

На основании вышеизложенного, суд признает обоснованными требования истца об обязании прекращении ответчиками незаконного использования товарных знаков «MINISO», зарегистрированных за № 682383 и № 643899.

Довод ответчиков о том, что ранее они имели лицензионные договоры и договоры на поставку товаров с товарным знаком «MINISO» с ООО «Вэном», на основании которых осуществляли реализацию продукции MINISО, судом отклоняется на основании следующего.

ООО «Вэном» до октября 2018 года являлось обладателем прав на использование товарного знака «MINISO» на территории Российской Федерации, в том числе прав на коммерческое обозначение «MINISO», прав на использование системы «MINISO» и модели ведения бизнеса по системе «MINISO» на территории Российской Федерации.

При этом его право на использование товарного знака «MINISO» не было зарегистрировано согласно требованиям законодательства Российской Федерации в Роспатенте.

В октябре 2018 года ООО «Вэном» было лишено своих прав на использование товарного знака генеральным лицензиаром. Все договорные отношения между Генеральным Лицензиаром (MINISO HONG KONG LIMITED) и ООО «Вэном» были прекращены, все права как эксклюзивного обладателя прав на использование товарного знака «MINISO», коммерческое обозначение «MINISO», право на использование модели ведения бизнеса (системы) «MINISO» на территории Российской Федерации получил ООО «Сплав» согласно заключенному им лицензионному договору с компанией MINISO HONG KONG LIMITED (генеральный лицензиар).

Истец предлагал ответчикам заключить с ним соответствующий сублицензионный договор для продолжения использования ими товарного знака «MINISO», коммерческого обозначения, системы ведения бизнеса магазином «MINISO» в своей коммерческой деятельности, срок действия которого соответствовал бы сроку в ранее заключенным им договорам с ООО «Вэном». Ответчики имели возможность заключить Сублицензионный договор для продолжения ведения коммерческой деятельности, однако данные договоры заключены не были по причине несогласия ответчиков.

Таким образом, истец является зарегистрированным исключительным обладателем прав на использование товарного знака «MINISO» на территории Российской Федерации с правом выдачи сублицензий с 12.04.2019 и имеет правовую защиту в полном объеме и вправе осуществлять действия по пресечению нарушений со стороны лиц, использующих незаконно товарный знак «MINISO» в своей коммерческой деятельности.

Ответчики не имели законных оснований на использование товарных знаков в своей предпринимательской деятельности.

Истец определил компенсацию в размере 6 000 000 руб. с каждого ответчика на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 № 8953/12, размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. В этой связи размер компенсации не должен рассматриваться как форма обогащения.

При определении размера компенсации суд также учитывает позицию Верховного Суда Российской Федерации, изложенную в определении от 25.04.2017 № 305-ЭС16-13233, и исходит из того, что снижение судом размера компенсации возможно при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

В судебном заседании 12.02.2020 представитель ответчиков заявил ходатайство о снижении суммы компенсации за использование товарного знака.

Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в деле доказательства, приняв во внимание характер допущенного ответчиками нарушения, степень вины нарушителей (нарушение носило не грубый характер) вероятностные имущественные потери правообладателя, исходя из принципов разумности, справедливости и соразмерности, а также с учетом срока использования товарного знака, правообладателем которого является истец, судом определен размер взыскиваемой компенсации в размере 300 000 руб. с каждого ответчика.

В удовлетворении остальной части заявленных требований о взыскании с ответчиков компенсации за использование товарного знака суд отказывает.

В удовлетворении требования истца об изъятии товара, маркированного товарным знаком, суд отказывает, поскольку в материалах дела отсутствуют сведения о количестве, наименовании и местонахождении товара, что исключает возможность надлежащего исполнения решения.

Данные доводы также подтверждаются судебными актами по делу № А40-142176/19-12-1118.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы истца по оплате государственной пошлины относятся на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Сплав», г. Москва, ОГРН <***>, удовлетворить частично.

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Ставрополь, ОГРНИП 317265100038728, и индивидуального предпринимателя ФИО2, г. Ставрополь, ОГРНИП 317265100103220, прекратить использование товарных знаков «MINISO», зарегистрированных за № 682383 и № 643899.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Ставрополь, ОГРНИП 317265100038728, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сплав», г. Москва, ОГРН <***>, компенсацию в размере 300 000 руб. и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 9 000 руб.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2, г. Ставрополь, ОГРНИП 317265100103220, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сплав», г. Москва, ОГРН <***>, компенсацию в размере 300 000 руб. и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 9 000 руб.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья И. В. Сиротин