Решение от 25 октября 2023 г. по делу № А51-5483/2023

1166/2023-259406(4)


АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27 Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

Дело № А51-5483/2023
г. Владивосток
25 октября 2023 года
Резолютивная часть решения объявлена 18 октября 2023 года. Полный текст решения изготовлен 25 октября 2023 года.

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Чугаевой И.С., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании заявление по иску общества с ограниченной ответственностью "ХОЛИКА РИТЕЙЛ" (121059, <...>, эт,пом,ком 5,I,9, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 16.12.2015, ИНН: <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "ДОСТИЖЕНИЕ" (690091, Россия, Приморский край, Владивосток г., Уткинская <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 09.04.2014, ИНН: <***>)

о запрете использовать товарный знак по свидетельствам № 511847, № 638081 о взыскании компенсации в размере 100 000 руб.

при участии в судебном заседании: стороны не явились, извещены

установил:

общество с ограниченной ответственностью "ХОЛИКА РИТЕЙЛ" (далее – истец, ООО "ХОЛИКА РИТЕЙЛ") обратилось в арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "ДОСТИЖЕНИЕ" (далее – ответчик, ООО "ДОСТИЖЕНИЕ") компенсации за незаконное использование товарных знаков в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, о взыскании с ответчика 257 (двести пятьдесят семь) рублей судебных расходов, о запрете ответчику использовать любым образом товарный знак «Holika Holika» по свидетельствам Российской Федерации № 511847 и № 638081.

Стороны, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное разбирательство не явились, что в силу части 3 статьи 156 АПК РФ не является препятствием для проведения заседания в отсутствие указанных лиц.

От истца, в материалы дела, по адресу в сети Интернет: http://my.arbitr.ru в системе подачи документов «Электронный страж» поступило ходатайство о проведении судебного заседания 18.10.2023 в отсутствие представителя истца.

Как следует из материалов дела, Компании ЭНПРАНИ КО., ЛТД., 88, Чукхан- дэро 296беон-гил, Йун-гу, Инчхон, Республика Корея, принадлежит товарный знак «Holika Holika», зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности 24.04.2014 за № 511847 в отношении 03 класса МКТУ, 06.12.2017 за № 638081 в отношении 35 класса МКТУ.

Для ограниченного доступа к оригиналам судебных актов с электронными подписями судей по делу № А51-5483/2023 на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru) используйте секретный код:

Возможность доступна для пользователей, авторизованных через портал государственных услуг (ЕСИА).

Тот факт, что правообладателем товарного знака является ЭНПРАНИ КО., ЛТД. (ENPRANI CO., LTD), 88, Чукхан-дэро 296беон-гил, Йун-гу, Инчхон, Республика Корея, (88, Chukhang-daero 296beon-gil, Jung-gu, Incheon, Republic of Korea) подтверждается Управлением торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России, которое на основании обращения представителя правообладателя внесло товарный знак «Holika Holika» в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности под регистрационным номером 05337/07850-001/ТЗ-021020 - письмо от 06.10.2020 № 1440/55903. Кроме того, приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № 4456, запрещен к параллельному импорту ввоз товаров маркированных товарным знаком «Holika Holika» без согласия правообладателя.

Общество с ограниченной ответственностью «ХОЛИКА РИТЕЙЛ» является эксклюзивным дистрибьютором косметики на территории Российской Федерации, производимой под товарным знаком «Holika Holika», на основании лицензионного договора с владельцем товарного знака, зарегистрированного Роспатентом 20.09.2019г., что подтверждается приложениями к свидетельствам на товарный знак № 511847 и № 638081 о регистрации лицензионного договора.

ООО «ХОЛИКА РИТЕЙЛ» стало известно, что на интернет-сайте «https://www.wildberries.ru/» ООО "ДОСТИЖЕНИЕ" (далее – Ответчик) к продаже предлагает товары, маркированные товарным знаком «Holika Holika».

В ходе контрольной закупки Истец приобрел на сайте «https://www.wildberries.ru/» косметический товар Ответчика, маркированный обозначением, схожим до степени смешения с товарными знаками № 511847, № 638081, что подтверждается кассовым чеком № 408 от 08.02.2023 (позиция № 9).

Ответчик факт приобретения у него истцом товара, маркированного товарным знаком «Holika Holika», не опровергает.

С целью соблюдения претензионного порядка разрешения спора истцом ответчику направлена претензия № 02/126 от 17.02.2023, которая ответчиком оставлена без ответа.

Изложенное, явилось основанием для обращения общества с ограниченной ответственностью "ХОЛИКА РИТЕЙЛ" в суд с настоящим иском.

Исследовав материалы дела, суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства

индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1225 ГК РФ товарные знаки являются результатом интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ правом на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

Согласно части 1 статьи 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами, примерный перечень которых предусмотрен в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. При этом признание таких товаров, их этикеток и упаковок контрафактными закон не ставит в зависимость от того, каким способом и какое лицо их использует - лицо, незаконно разместившее товарный знак на товарах, этикетках, упаковках, или лицо, использующее, распространяющее их после незаконного ведения в гражданский оборот, в том числе реализующее их в розницу.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в абзаце 3 пункта 156 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз на территорию Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак.

В силу вышеизложенных норм юридически значимыми обстоятельствами для разрешения настоящего спора является установление принадлежности истцу исключительных прав на товарные знаки, указанные в иске, факт предложения к продаже и реализации ответчиком спорного товара с признаками контрафактности, а также подтверждение ответчиком легальности происхождения спорного товара.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Факт наличия у истца исключительных прав на товарные знаки № 511847, № 638081, зарегистрированных 24.04.2014 за № 511847 в отношении товаров и услуг 03 класса МКТУ, и 06.12.2017 за № 638081 в отношении товаров и услуг 35 класса МКТУ, в том числе в отношении средств косметических, подтверждается материалами дела.

Общество с ограниченной ответственностью "ДОСТИЖЕНИЕ" незаконно использует обозначение «Holika Holika», тождественное товарным знакам истца №

511847 и № 638081, путем предложения к продаже, продажи товаров с указанным обозначением, что подтверждается закупкой продукции (освежающий гель Holika Holika Алоэ Аloe 250 мл), стоимостью 257 рублей, позиция в чеке № 9) через интернет-сайт «https://www.wildberries.ru/», о чем представлен кассовый чек № 408 от 08.02.2023 на общую сумму 8111 рублей, где указан ИНН продавца общества с ограниченной ответственностью "ДОСТИЖЕНИЕ" – ИНН: 2543045953.

Доказательства законного использования товарных знаков № 511847, 638081 ответчиком в материалы дела не представлена.

Вместе с тем правомерность использования товарных знаков может быть подтверждена согласно статье 1486 ГК РФ лицензионным договором либо выпиской из него. Ответчик таких доказательств не представил.

Однако, согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Следовательно, принцип исчерпания прав связан с непосредственным вводом в гражданский оборот товара по воле правообладателя объектов интеллектуальной собственности, что исключает незаконность использования данных объектов в силу легального характера и недопустимости повторной реализации прав на тот же товар.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 96 Постановления 10, исчерпание исключительного права на произведение представляет собой один из случаев свободного использования произведения – исключение из общего правила о том, что любые действия по использованию произведения могут осуществляться только правообладателем или с его согласия (пункты 1 и 2 статьи 1270 ГК РФ), и применяется лишь в случаях, прямо установленных статьей 1272 ГК РФ

Исчерпание права происходит только в отношении конкретного оригинала или конкретных экземпляров произведения, правомерно введенных в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Таким образом, бремя доказывания должно быть распределено следующим образом: правообладатель должен доказать наличие у него права на спорные объекты интеллектуальной собственности и использование их предпринимателем. В свою очередь, предприниматель должен опровергнуть эти обстоятельства либо представить доказательства соблюдения требований гражданского законодательства при использовании таких объектов.

Следовательно, именно на ответчике лежит обязанность предоставления доказательств легальности ввода в гражданский оборот спорного товара, однако ответчиком указанных доказательств не представлено.

Ответчиком не представлены доказательства наличия договорных отношений по использованию (реализации) товара с правообладателем или его официальным дистрибьютером, а также доказательства наличия у продавца общества с ограниченной ответственностью "ДОСТИЖЕНИЕ" прав на использование (реализацию) товара.

На основании изложенного, суд пришел к выводу о незаконном использовании ответчиком спорных товарных знаков истца.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Материалами дела подтверждено, что ООО "ДОСТИЖЕНИЕ" на интернет-сайте «https://www.wildberries.ru/» использует товарные знаки № 511847 и № 638081 истца в отношении конкретного товара, предлагаемого к продаже. При этом указание о

приобретении оригинальной продукции истца от официального дистрибьютора ENPRANI CO., LTD. на сайте, с приложением соответствующих сертификатов, отсутствует. В связи с чем, потребители могут быть введены в заблуждения относительно ООО "ДОСТИЖЕНИЕ", как официального представителя истца, производителя оригинальной продукции под соответствующими товарными знаками, что является нарушением исключительных прав истца.

Указанные обстоятельства ответчиком документально не опровергнуты

При таких обстоятельствах, требование ООО «ХОЛИКА РИТЕЙЛ» о запрете ООО "ДОСТИЖЕНИЕ" использовать любым образом товарный знак «Holika Holika» по свидетельствам Российской Федерации № 511847 и № 638081 подлежит удовлетворению.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ установлено, что в случае незаконного использования товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

По правилам пункта 3 статьи 1252 и статьи 1515 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В силу пункта 62 Постановления № 10, по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 49 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Истцом выбран способ определения компенсации из расчета от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, и размер компенсации определен в сумме 100 000 руб.

В обоснование размера убытков истец указывает, что использование товарного знака имеет огромную потребительскую и коммерческую ценность. Товарный знак «Holika Holika» активно используется в коммерческой и торгово-производственной деятельности организаций правообладателя, преследующих в качестве одной из целей предпринимательской деятельности извлечение прибыли. Товарный знак предназначен для индивидуализации товаров, производимых правообладателем.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной

деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В рассматриваемом случае судом не установлено фактов неоднократного нарушения со стороны ответчика исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Судом также не установлено грубого характера допущенного нарушения. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Учитывая, что ранее ответчик не совершал нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, отсутствие грубого характера допущенного нарушения (предложение к продаже одной позиции товара с обозначением, схожим до степени смешения с товарными знаками № 511847, № 638081), суд считает заявленный размер компенсации на сумму 100 000 рублей не соразмерным допущенному нарушению и подлежащим уменьшению до 60 000 рублей.

Учитывая, что правообладатель, безусловно, несет убытки, поскольку уменьшается спрос на его продукцию, в связи с чем, с учетом представленных истцом доказательств, взыскание с ответчика компенсации в размере 60 000 руб. соответствует принципу соразмерности.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика.

В то же время, абзац 2 части 1 статьи 110 АПК РФ предусматривает, что в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Как разъясняется в пунктах 20 и 21 постановления N 1 при неполном (частичном) удовлетворении имущественных требований, подлежащих оценке, судебные издержки присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику - пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано (статьи 98, 100 ГПК РФ, статьи 111, 112 КАС РФ, статья 110 АПК РФ).

Положения процессуального законодательства о пропорциональном возмещении (распределении) судебных издержек (статьи 98, 102, 103 ГПК РФ, статья 111 КАС РФ, статья 110 АПК РФ) не подлежат применению при разрешении:

иска неимущественного характера, в том числе имеющего денежную оценку требования, направленного на защиту личных неимущественных прав (например, о компенсации морального вреда);

иска имущественного характера, не подлежащего оценке (например, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения);

требования о взыскании неустойки, которая уменьшается судом в связи с несоразмерностью последствиям нарушения обязательства, получением кредитором необоснованной выгоды (статья 333 ГК РФ);

требования, подлежащего рассмотрению в порядке, предусмотренном КАС РФ, за исключением требований о взыскании обязательных платежей и санкций (часть 1 статьи 111 указанного Кодекса).

Иск о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав имеет имущественный характер и подлежит оценке.

Таким образом, при разрешении вопроса о распределении судебных расходов, в том числе судебных издержек, применяется правило пропорциональности.

Указанный правовой подход неоднократно выражен в постановлениях Суда по интеллектуальным правам (например, постановления от 28.04.2016 N С01-279/2016 по делу N А46-9715/2015, от 23.05.2016 N С01-295/2015 по делу N А40-80567/2014, от 11.07.2016 N С01-422/2016 по делу N А08-4070/2015, от 29.05.2017 N С01-739/2016 по делу N А49-14142/2015).

В связи с тем, что исковые требования удовлетворены частично, то требования о взыскании судебных издержек в размере стоимости вещественного доказательства (спорного товара, приобретенного у ответчика), расходов по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в размере пропорционально удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ДОСТИЖЕНИЕ" (ИНН: <***> ) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ХОЛИКА РИТЕЙЛ" (ИНН: <***>) компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 60 000 рублей, судебные издержки в размере стоимости вещественного доказательства в размере 154 руб. 20 коп., судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 8400 рублей.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью "ДОСТИЖЕНИЕ" (ИНН: <***> ) использовать любым образом товарный знак «Holika Holika» по свидетельствам № 511847, 638081.

В остальной части иска отказать. Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной инстанции.

Судья Чугаева И.С.