Решение от 8 сентября 2017 г. по делу № А54-7400/2015

Арбитражный суд Рязанской области

ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000; факс (4912) 275-108;

http://ryazan.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А54-7400/2015
г. Рязань
08 сентября 2017 года
Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 01 сентября 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 08 сентября 2017 года.

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи Медведевой О.М.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Интертек-Р" (<...>, лит. Я; ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "НПО РИЗУР" (<...>; ОГРН <***>)

об обязании прекратить использование товарного знака, взыскании компенсации в размере 300000 руб., судебных расходов в сумме 9950 руб.,

в судебном заседании 31.08.2017 объявлялся перерыв до 01.09.2017, после перерыва судебное заседание продолжено,

при участии в судебном заседании:

от истца: 31.08.2017 - ФИО2, ФИО3, представители по доверенности от 18.04.2017; 01.09.2017 - не явился, извещен надлежащим образом;

от ответчика: ФИО4, представитель по доверенности от 01.08.2017,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Интертек-Р" (далее - ООО "Интертек-Р", истец) обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "НПО РИЗУР" (далее - ООО "НПО РИЗУР", ответчик). Истец просит суд:

1. Обязать ООО "НПО РИЗУР" прекратить использование элемента товарного знака № 473988 - словесного обозначения "Диабокс", прекратив использование словесного обозначения "Диабокс": на домене "rizur.ru", путем удаления словесного обозначения "Диабокс" из материалов сетевого ресурса http://www.rizur.ru/cat diabox.htm, прекратив использование словесного обозначения "Диабокс" в печатном издании Каталога продукции Ответчика (Каталог взрывозащищенного оборудования).

2. Обязать ООО "НПО РИЗУР" прекратить использование словесного обозначения "Диабокс с поддоном", содержащего словесный элемент товарного знака № 473988, прекратив использовании словесного обозначения "Диабокс с поддоном", размещенного на домене "rizur.ru", путем удаления из материалов сетевого ресурса http://www.rizur.ru/cat diabox.htm словесного обозначения "Диабокс с поддоном", прекратив использование словесного обозначения "Диабокс с поддоном" в печатном издании Каталога продукции Ответчика (Каталог взрывозащищенного оборудования).

3. Обязать ООО "НПО РИЗУР" прекратить использование элемента товарного знака № 473988 словесного обозначения "diabox", размещенного на домене "rizur.ru", удалив из материалов сетевого ресурса http://www.rizur.ru/cat diabox.htm словесного обозначения "diabox".

4. Взыскать с Ответчика в пользу Истца компенсацию за незаконное использование товарного знака №473988 в размере 300000 руб.

5. Взыскать с ООО "НПО РИЗУР" судебные расходы по оплате нотариальных услуг по осмотру сайта в сумме 9950 руб. (с учетом уточнения в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Определением от 29.08.2016 по делу назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено эксперту ФИО5 (Агентство патентных поверенных ЗАО "Невинпат"); производство по делу приостановлено.

29 сентября 2016 года в материалы дела поступило заключение эксперта по делу №А54-7400/2015 от 29.08.2016.

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 03.10.2016 производство по делу возобновлено.

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 07.02.2017 производство по делу приостановлено в связи с назначением повторной судебной экспертизы, проведение которой поручено эксперту ФИО6 (190000, <...>).

В материалы дела поступило заключение эксперта от 13.03.2017.

На основании пункта 2 части 3 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и распоряжения председателя Арбитражного суда Рязанской области от 21.03.2017 № 23р по настоящему делу произведена замена судьи Ивашниной И.С. на судью Медведеву О.М., в связи с чем судебное разбирательство произведено с самого начала.

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 22.03.2017 производство по делу возобновлено.

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика против удовлетворения исковых требований возражал, пояснил, что в настоящее время товарный знак истца он не использует.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлен перерыв до 01.09.2017. После перерыва судебное заседание продолжено в отсутствие представителей истца, при наличии ходатайства о рассмотрении дела в его отсутствие.

Ответчик поддержал ранее заявленное ходатайство о прекращении производства по делу в связи с тем, что спорный товарный знак не принадлежит истцу.

Ходатайство о прекращении производства по делу судом рассмотрено и отклонено, в связи с отсутствием оснований, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Рассмотрев материалы дела, оценив и исследовав представленные в дело доказательства, заслушав доводы сторон, арбитражный суд находит исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению частично. При этом суд исходит из следующего.

ООО "Интертек-Р" является правообладателем товарного знака "Diabox, Диабокс", зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 02.11.2012 г., что подтверждается Свидетельством на товарный знак № 473988, приоритет товарного знака 07 июля 2011 года, срок действия регистрации истекает 07.11.2021 г.

Товарный знак "Diabox, Диабокс" зарегистрирован в отношении следующих классов товаров: 06, 11, 19 МКТУ.

Истец использует товарный знак № 473988 при реализации товара - "Диабокс Diabox™ бокс приборный" в различных модификациях: Diabox 87, Diabox 107, Diabox 137, Diabox 187, Diabox 277, Diabox Vario.

Истцу стало известно, что ответчик использует элемент товарного знака № 47988 при предложении ООО "НПО РИЗУР" товара к продаже, что подтверждается протоколом осмотра письменных доказательств.

Истец считает, что товар, в отношении которого ответчик использует элемент товарного знака истца - словесное обозначение "Диабокс" и "Диабокс с поддоном", является однородным с товаром, реализуемым истцом - "Диабокс Diabox™ бокс приборный".

ООО "Интертек-Р" считает, что ответчик незаконно применяет словесное обозначение "diabox", размещенное на домене "rizur.ru", словесные обозначения "Диабокс" и "Диабокс с поддоном" на сетевом ресурсе http://www.rizur.ru/cat diabox.htm и печатном издании Каталога взрывозащищенного оборудования с намерением использовать товарный знак №473988 для продвижения своего товара, в отсутствие разрешении правообладателя.

Ссылаясь на указанные выше обстоятельства, истец обратился в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд исходит из следующих обстоятельств.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В силу статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными названным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ установлено, что в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Пунктом 1 части 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Как разъяснено в пункте 43.2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Согласно пункту 43.3 названного постановления, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Судом установлено, что ООО "Интертек-Р" является правообладателем товарного знака "Diabox, Диабокс" по Свидетельству на товарный знак № 473988, приоритет товарного знака 07 июля 2011 года, срок действия регистрации истекает 07.11.2021 г.

В рамках настоящего дела по ходатайству ответчика назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено эксперту ФИО5 (Агентство патентных поверенных ЗАО "Невинпат". На разрешение эксперта поставлены следующие вопросы:

1. К какому классу МКТУ относятся защитные шкафы, в отношении которых ООО "НПО "РИЗУР" было использовано обозначение "диабокс" в предложениях о продаже, размещенных на сайте http://www.rizur.ru/cat diabox.htm и в печатном каталоге ООО "НПО РИЗУР"?

2. Являются ли защитные шкафы, в отношении которых ООО "НПО "РИЗУР" было использовано обозначение "диабокс" в предложениях о продаже, размещенных на сайте http://www.rizur.ru/cat diabox.htm и в печатном каталоге ООО "НПО РИЗУР", однородными товарам 06 класса МКТУ "шкафы металлические; шкафы металлические взрывозащищенные", 11 класса МКТУ "термошкафы; термошкафы взрывозащищенные", товарам 19 класса МКТУ "шкафы неметаллические взрывозащищенные", в отношении которых действует товарный знак "DIABOX/ДИАБОКС" по свидетельству №473988?

Согласно заключению эксперта ФИО5 продукция ответчика "шкафы защитные утепленные "РизурБокс-М" (металлические) и "шкафы утепленные защитные "РизурБокс-С" (стеклопластиковые) относятся в 09 классу МКТУ; продукция ответчика "шкафы защитные утепленные "РизурБокс-М" (металлические) и "шкафы утепленные защитные "РизурБокс-С" (стеклопластиковые) не является однородной товарам 06 класса МКТУ "шкафы металлические; шкафы металлические взрывозащищенные", товарам 11 класса "Термошкафы; термошкафы взрывозащищенные", товарам 19 класса "шкафы неметаллические взрывозащищенные".

Согласно части 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

Истец возражал по проведенной судебной экспертизе, ссылаясь на наличие в представленном экспертном заключении противоречий, его неполноту и неточность, заявил о назначении повторной судебной экспертизы.

Ответчик по ходатайству о назначении повторной экспертизы возражал, указывая, что назначение по делу повторной судебной экспертизы приведет к затягиванию судебного процесса по настоящему делу. При этом отметил, что с 25.01.2017 ответчик не использует обозначение "ДИАБОКС" на своем сайте в каталоге продукции и не использует обозначение "DIABOX" в адресной строке своего сайта.

Учитывая возражения истца, а также возникновение сомнений в обоснованности заключения эксперта ФИО5, судом назначена повторная экспертиза по тем же вопросам, что были сформулированы при назначении первоначальной экспертизы. Проведение повторной экспертизы поручено эксперту ФИО6.

Согласно выводам заключения эксперта ФИО6:

1. защитные шкафы, в отношении которых ООО "НПО "РИЗУР" было использовано обозначение "диабокс" в предложениях о продаже, размещенных на сайте http://www.rizur.ru/cat diabox.htm и в печатном каталоге ООО "НПО РИЗУР" относятся к 06, 11, 19 классам МКТУ;

2. защитные шкафы, в отношении которых ООО "НПО "РИЗУР" было использовано обозначение "диабокс" в предложениях о продаже, размещенных на сайте http://www.rizur.ru/cat diabox.htm и в печатном каталоге ООО "НПО РИЗУР", являются однородными товарам 06 класса МКТУ "шкафы металлические; шкафы металлические взрывозащищенные", 11 класса МКТУ "термошкафы; термошкафы взрывозащищенные", товарам 19 класса МКТУ "шкафы неметаллические взрывозащищенные", в отношении которых действует товарный знак "DIABOX/ДИАБОКС" по свидетельству №473988.

Стороны по проведенной повторной судебной экспертизе возражений не представили, ходатайств о назначении дополнительной экспертизы не заявили.

Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии с частью 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, иные документы и материалы.

В силу части 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Оценивая соответствие экспертного заключения ФИО6 поставленным вопросам, определяя полноту заключения, его научную обоснованность и достоверность полученных выводов, суд приходит к выводу о том, что заключение ФИО6 является допустимым и достоверным доказательством по делу.

При исследовании заключения эксперта ФИО6 суд пришел к выводу, что оно соответствует требованиям Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о допустимости доказательств, соответствует Федеральному закону от 31.05.2001 № 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" и нормам статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд считает, что в заключении экспертом ФИО6 отражены все предусмотренные частью 2 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации сведения. Эксперт был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, им даны ответы на поставленные вопросы, при этом каких-либо неясностей, противоречий или необоснованности в заключении эксперта судом не установлено, равно как и процессуальных нарушений.

Таким образом, принимая во внимание результаты повторной судебной экспертизы, суд признает установленным факт использования элементов товарного знака истца ответчиком.

В силу статьи 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Из указанного следует, что принцип исчерпания исключительного права на товарный знак применим только в случаях введения хозяйствующими субъектами в гражданский оборот товаров, маркированных соответствующим обозначением, нанесенных непосредственно правообладателем или с его согласия.

Вместе с тем настоящий иск заявлен в защиту исключительных прав истца путем запрета ответчику размещать товарный знак истца не при введении в гражданский оборот товаров, маркированных названными товарными знаками, а в качестве рекламы.

Материалам дела подтверждено, что обозначения, тождественные и сходные до степени смешения со спорным товарным знаком, использовался ответчиком в рекламных целях в сети Интернет на сайте и в печатной продукции.

Тем самым ответчиком допущено нарушение исключительных прав истца на товарный знак № 473988.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу о том, что требование истца об обязании общества с ограниченной ответственностью "НПО РИЗУР" прекратить использование элемента товарного знака №473988 - словесного обозначения "Диабокс", словесного обозначения "Диабокс с поддоном" в печатном издании Каталога продукции Ответчика (Каталог взрывозащищенного оборудования) является обоснованным и подлежащим удовлетворению, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие прекращение издания печатной продукции, содержащей элементы товарного знака истца на момент рассмотрения спора по существу.

Вместе с тем, проанализировав представленный в дело нотариально удостоверенный протокол осмотра домена "rizur.ru", при переходе по ссылке http://www.rizur.ru/cat diabox.htm ", суд пришел к выводу о том, что ответчик добровольно удалил со своего сайта в сети Интернет изображения товарного знака истца.

Таким образом, на момент вынесения решения размещение обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, на сайте прекращено, в связи с чем требование истца удалить это обозначение со страниц сайта подлежит оставлению без удовлетворения.

При таких обстоятельствах, учитывая, что ответчиком допущено нарушение исключительных прав истца на принадлежащий ему товарный знак в виде использования ответчиком трех словесных обозначений "Диабокс", "Диабокс с поддоном", "diabox", при этом спорный товарный знак удален с сайта ответчика, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям допущенного нарушения, суд считает, что размер подлежащей взысканию компенсации является обоснованным в размере 50000 руб. В остальной части требования следует отказать.

Согласно статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

В силу статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В соответствии со статьей 110 процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Учитывая изложенное, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате нотариальных услуг по осмотру сайта в сумме 8568руб. 11 коп., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 20900 руб., расходы по оплате экспертизы в сумме 17528 руб. 12 коп.

Государственная пошлина в сумме 10600 руб. подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Обязать общество с ограниченной ответственностью "НПО РИЗУР" (<...>; ОГРН <***>) прекратить использование элемента товарного знака №473988 - словесного обозначения "Диабокс", словесного обозначения "Диабокс с поддоном" в печатном издании Каталога продукции Ответчика (Каталог взрывозащищенного оборудования).

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "НПО РИЗУР" (<...>; ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Интертек-Р" (<...>, лит. Я; ОГРН <***>) компенсацию в сумме 50000 руб., расходы по оплате нотариальных услуг по осмотру сайта в сумме 8568 руб. 11 коп., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 20900 руб., расходы по оплате экспертизы в сумме 17528 руб. 12 коп.

В остальной части иска отказать.

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "НПО РИЗУР" (<...>; ОГРН <***>) в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в сумме 10600 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Рязанской области.

На решение, вступившее в законную силу, через Арбитражный суд Рязанской области может быть подана кассационная жалоба в случаях, порядке и сроки, установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Судья О.М. Медведева