Решение от 26 марта 2021 г. по делу № А08-2083/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38

сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-2083/2020
г. Белгород
26 марта 2021 года
Резолютивная часть решения объявлена 23 марта 2021 года

Полный текст решения изготовлен 26 марта 2021 года

Арбитражный суд Белгородской области

в составе судьи Воловиковой М. А.

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарём судебного заседания ФИО1

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к ООО "СПЕЦМАШ" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

третье лицо ООО «Спецмаш-Украина»

о взыскании компенсации за нарушение исключительного права

при участии в судебном заседании:

от истца: не явились, извещены надлежаще;

от ответчика: ФИО2, паспорт; ФИО3 доверенность от 25.09.2020;

от третьего лица: не явились, извещены надлежаще.

УСТАНОВИЛ:

ООО "ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ООО "СПЕЦМАШ" о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель в размере 5 000 000 руб.

В судебное заседание заявитель представил ходатайство о приостановлении производства по делу до рассмотрения Судом по интеллектуальным правам заявления ООО "ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" о признании незаконным решения Роспатента от 29.12.2021, а также проведении судебного заседания в отсутствие представителя.

Представители ответчика возражали по ходатайству о приостановлении производства по делу и по существу заявленных требований. Дал пояснения.

Как следует из материалов дела, истец являлся обладателем исключительных прав на полезную модель «КОЛОДОЧНЫЙ ТОРМОЗ», охраняемую патентом РФ № 97176 (дата приоритета - 19.03.2010).

Весной 2019 года Истцу стало известно, что Ответчик продал ООО «БЭЛСИ», ИНН <***>, «Тормоз колодочный ТКГ-300-СУ У2 (рамка)» в количестве 10 штук по УПД № 177 от 13.03.2019г. (далее - «контрафактные изделия»), нарушив исключительные права Истца, охраняемые патентом РФ на полезную модель № 97176 «КОЛОДОЧНЫЙ ТОРМОЗ». Согласно указанного УПД все изделия ввезены на территорию Российской Федерации по таможенной декларации № 10101030/120319/0003136 из Украины, в соответствии с добавочным листом к которой изделия «Тормоз колодочный ТКГ-300-СУ У2 (рамка)» ввезены в количестве 60 шт., их производитель - ООО «Спецмаш-Украина», выпуск разрешен 12.03.2019.

Истец потребовал от ООО «БЭЛСИ» представить изделия, которые были переданы Истцу. Специалисты ООО «ЗСО» провели техническую и патентную экспертизу контрафактных изделий и представили заключение № 47 от 25.03.2019г., в котором сделали вывод об использовании патента на полезную модель РФ № 97176 во всех 10 изделиях, представленном для технико-патентной экспертизы. Истец направил в адрес Ответчика требование о пресечении действий, нарушающих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и о возмещении убытков № 07 от 27.03.2019г. с приложением заключения № 47 от 25.03.2019г. (почтовая квитанция от 30.03.2019г. с описью вложения).

Ответчик направил в адрес Истца письмо № 90 от 23.04.2019г., в котором заявил, что тормоза ТКГ, производства ООО «СПЕЦМАШ-Украина», имеют существенные технические отличия и их признаки не совпадают с признаками формулы патента № 97176, а также, что изделия ООО «СПЕЦМАШ-Украина» производятся согласно ТУ У 29.2-33120036-003:2007, зарегистрированных в 2007г., то есть ранее, чем зарегистрирован патент № 97176.

Истцу стало известно, что ответчик реализовал уже в 2020 году компании ООО «Транс-торг», ИНН <***>, «Тормоз колодочный ТКГ-400-СУ У2 (рамка)» - 1 штуку, «Тормоз колодочный ТКГ-300-СУ У2 (рамка)» - 1 штуку, «Тормоз колодочный ТКГ-200-СУ У2 (рамка)» - 2 штуки, «Тормоз колодочный ТКГ-160-СУ У2 (рамка)» - 1 штуку по УПД № 65 от 30.01.2020г. Согласно указанного УПД все изделия ввезены на территорию Российской Федерации по таможенной декларации № 10101030/270120/0000685 из Украины, в соответствии с добавочным листом к которой изделия «Тормоз колодочный ТКГ (рамка)» ввезены в общем количестве 270 шт., их производитель - ООО «Спецмаш-Украина», выпуск разрешен 28.01.2020.

Истец потребовал от ООО «Транс-торг» представить изделия, которые были переданы Истцу. Специалисты ООО «ЗСО» провели техническую и патентную экспертизу контрафактных изделий и представили заключение № 11 от 12.02.2020г., в котором сделали вывод об использовании патента на полезную модель РФ № 97176 во всех 5 изделиях, представленных для технико-патентной экспертизы.

Также в материалы дела было представлено заключение ООО «ППФ «ЮС» об использовании в изделии «Тормоз колодочный ТКГ-200-СУ-У2» каждого признака полезной модели, приведенного в независимом пункте содержащегося в патенте РФ № 97176 формуле полезной модели.

Согласно п. 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 23.04.2019г. «О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ», заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Истец считает, что если бы ответчик не ввозил контрафактный товар в 2016, 2018-2019 годы, то истец имел бы возможность произвести и реализовать тормоза колодочные на сумму свыше 152 миллионов рублей. Учитывая, что ответчик завозит продукцию не менее чем с 2012 года, сумма убытков истца составит около 300 миллионов рублей.

Таким образом, Истец считает, что ввоз и реализация ответчиком контрафактного товара с Украины с 2012г. по демпинговым ценам причинило истцу убытки в виде упущенной выгоды в размере свыше 300 миллионов рублей, стало одной из причин, приведшей к банкротству истца, а также наносит вред как интересам субъектов предпринимательской деятельности России, а также государственным интересам Российской Федерации. Компенсация в 5 000 000 рублей является для ответчика минимальным размером ответственности. Истец использовал право на компенсацию, исходя из возможностей, имеющихся у конкурсного управляющего в рамках процедуру банкротства истца.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии со статьей 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ установлено, что использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

В силу пункта 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ.

Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными (пункт 4 статьи 1358 ГК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии со статьей 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2)в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Из положений приведенных норм права, а также из части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что на ответчика возлагается бремя доказывания выполнения им требований законодательства при использовании полезной модели. В противном случае такое лицо признается нарушителем исключительного права и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Истец же должен лишь подтвердить факт принадлежности ему указанного права и факт использования соответствующей полезной модели ответчиком, при этом истец освобождается от доказывания причиненных ему убытков.

Ответчик, возражая против удовлетворения требований, указал на существенные технические отличия тормозов колодочного типа производства ООО «СПЕЦМАШ-Украина» и ООО «Завод строительного оборудования».

Так, в тормозах колодочных производства ООО «СПЕЦМАШ-Украина» пружина, находящаяся в шарнирном коробе кинематически связана с основанием тормоза и щекой посредством тяги, проходящей в ней. При этом пружина в процессе работы может отклонятся от исходного положения за счет поворота короба в шарнире. В тормозах колодочных производства ООО «ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» вертикально расположенная пружина кинематически связана со стойкой тормоза через упор в стойке и трехплечим рычагом посредством шпильки, проходящей через рычаг.

ООО «Завод строительного оборудования» делает упор, в формуле полезной модели, на то, что новизной является размещение регулировочной гайки над замыкающей пружиной с возможностью кинематической связи с ней. Однако такое размещение регулировочной гайки не является изобретением ООО «ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» и описано в литературе более раннего периода, как один из вариантов размещения указанного узла. Например, в справочнике «Тормозные устройства» изд. Москва «Машиностроение» 1985 г., стр. 46 рис. 2.8, табл.2.8, приведены два варианта исполнения тормозов, как с верхним (исполнение 2), так и с нижним расположением регулировочных гаек (исполнение 1) на замыкающей пружине. На момент выпуска указанного справочника (1985 год), тормоза, с указанной в нём конструкцией, уже выпускались на Елгавском машиностроительном заводе (справочник «Тормозные устройства» изд. Москва «Машиностроение» 1985 г., стр. 46, табл.2.8, Примечание).

В описании к полезной модели ООО «ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» указано, что «...Колодочный тормоз состоит из тормозных колодок 1, закрепленных на вертикальных стойках 2 и 3...» В п. 1.1.2 ТУ У 29.2-33120036-003:2007 указано: «Установка тормозов вертикальная, допустимое отклонение от вертикальности не более 15°». Данный факт является критическим конструктивным отличием, так как конструкция тормоза производства ООО «Спецмаш - Украина» предусматривает работу изделия не только в вертикальном положении стоек, а и в диапазоне ±15° от вертикальной оси.

Ответчик указал, что в классическом исполнении тормозов колодочных используются две регулировочные гайки (верхняя и нижняя), которыми можно регулировать натяжение пружины (смотри справочник «Крановое электрооборудование» изд. Москва «Энергия» 1979 стр. 106 рис. 5-1). Но с помощью верхней гайки можно дополнительно регулировать габаритный размер по вертикали, опуская или поднимая тягу. Тормоза колодочные типа ТКГ с верхним расположением регулировочной гайки ООО «СПЕЦМАШ-Украина» производит согласно ТУ У 29.2-33120036-003:2007 от 03.08.2007 с изменениями согласно Извещению № 1 от 19.12.2012 ранее, чем ООО «ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» зарегистрировал патент и зарегистрировался как юридическое лицо.

Судом установлено, что Патент Российской Федерации № 97176 на полезную модель «Колодочный тормоз», патентообладателем по которому являлся ООО «Завод строительного оборудования» (далее патентообладатель), выдан по заявке №2010110439/11 с приоритетом от 19.03.2010, и со следующей формулой: «Колодочный тормоз, снабженный устройством регулирования его тормозного момента, содержащим вертикально размещенную замыкающую пружину, снабженную регулировочной гайкой, отличающийся тем, что регулировочная гайка размещена над замыкающей пружиной с возможностью кинематической связи с ней». Срок действия Патента на дату принятия искового заявления истек. В период с 20.03.2011 по 27.02.2012 действие патента было прекращено.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели. В уровень техники также включаются (при условии более раннего приоритета) все заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которые поданы в Российской Федерации другими лицами и с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Полезной модели по патенту № 97176 была предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле. Представленными истцом в материалы дела доказательствами (заключениями специалистов ООО «ЗСО», патентного поверенного Левчука Д.В., протоколом осмотра письменного доказательства от 06.04.2020, заверенным нотариусом) подтверждается, что в тормозах колодочных, продаваемых ответчиком использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте патента РФ № 97176. Безусловных доказательств, опровергающих данные выводы, суду представлено не было.

Между тем Решением Роспатента от 29.12.2020 патент РФ на полезную модель № 97176 признан недействительным полностью. Решение вступило в силу со дня принятия. Как следует из решения все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту № 97176 присущи колодочному тормозу ТКГ, в частности, ТКГ-200 СУ У2. Оспариваемый патент был признан несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Согласно ч. 5. ст. 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент.

Признание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1387) и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре (пункт 1 статьи 1393).

Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, которому были выданы патент, свидетельство на товарный знак или свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на которые признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, наименования места происхождения товара, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

Таким образом, на момент рассмотрения спора по существу у заявителя отсутствует право на взыскание компенсации.

Ходатайство заявителя о приостановлении производства по делу до рассмотрения Судом по интеллектуальным правам заявления о признании незаконным Решения Роспатента с учетом возражений ответчика и процессуальных сроков рассмотрения настоящего дела не подлежит удовлетворению.

Заявителю разъясняется право на подачу заявления о пересмотре судебного акта по новым обстоятельствам.

Руководствуясь статьями 110, 143, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении ходатайства о приостановлении производства по делу отказать.

В удовлетворении заявленных ООО "ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) требований отказать.

Взыскать с ООО "ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 48 000 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.

Судья

Воловикова М. А.