Решение от 1 февраля 2023 г. по делу № А56-30425/2022

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-30425/2022
01 февраля 2023 года
г.Санкт-Петербург


Резолютивная часть решения объявлена 30 января 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 01 февраля 2023 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Евдошенко А.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью "Горынич"

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "Горнило"

о взыскании

при участии

от истца: представители ФИО2, ФИО3 (доверенность),

от ответчика: представитель ФИО4 (доверенность)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Горынич" (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Горнило" (прежнее наименование – ООО «Горыня» - прежнее наименование – ООО «Горыныч плюс») (далее – ответчик) о защите исключительных прав на коммерческое обозначение в виде изображения Змея Горыныча в красном треугольнике и словесного обозначения «Горыныч» с требованием обязать ответчика прекратить использование коммерческого обозначения, взыскать с ответчика 1 400 000 руб. компенсации.

В обоснование заявленных требований истец ссылался на неправомерное использование ответчиком в сети интернет коммерческого обозначения предприятия истца путем указания данного обозначения на предлагаемых к продаже товарах (электрическая снеготаялка, снегопаливательные установки от системы отопления, газовые снегопаливательные установки), в доменном имени, в рекламе, на документации, на видеохостинге в Youtube, в подтверждение чего представил распечатки (скриншоты) от 25.02.2022.

Ответчик по существу спора возражал по мотивам, изложенным в отзыве, ссылаясь на недоказанность истцом факта нарушения ответчиком исключительных прав на спорное коммерческое обозначение, после вступления в законную силу 05.04.2022 судебного акта по делу А56-58506/2021 ответчик прекратил использовать обозначение «Горыныч» в любых формах и способах проявления.

В судебном заседании 28.11.2022 истец представить письменные объяснения по делу, просил истребовать у ответчика и налогового органа доказательства – сведения о реализации оборудования.

Ответчик представил распечатки о недоступности сайта gorynja.ru и домена grnch.ru.

В судебном заседании 30.01.2023 истец поддержал заявленные требования, представил письменные объяснения по делу, указав, что предметом заявленных требований является взыскание компенсации за нарушение ответчиком исключительных прав на коммерческое обозначение.

Ответчик поддержал ранее заявленные возражения, просил в иске отказать.

Оснований, предусмотренных статьей 158 АПК РФ, для отложения судебного разбирательства не имеется.

Принимая во внимание совокупность установленных по делу обстоятельств и исследованных доказательств применительно к предмету настоящего спора, суд полагает возможным рассмотреть дело в настоящем судебном заседании по имеющимся материалам дела.

Заслушав пояснения представителей сторон, исследовав и оценив материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

18.04.2011 в Едином государственном реестре юридических лиц было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Горыныч» (дата присвоения ОГРН: 18.04.2011) (далее – ООО «Горыныч, истец).

ООО «Горыныч» является правообладателем исключительного права на коммерческое обозначение в виде словесного обозначения «Горыныч» и изобразительного обозначения в виде схематичного изображения Змея Горыныча в красном треугольнике, которое используется истцом в своей деятельности с 2011 года.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.11.2021 по делу № СИП-1004/2021 по иску ООО «Горыныч» к ответчику было вынесено решение о признании действий ответчика по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 634759 актом недобросовестной конкуренции, противоречащим статье 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и статье 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года. При этом в указанном решении Суд по интеллектуальным правам указал, что судом не принимается довод ответчика (ООО «Горыныч Плюс») об отсутствии между ним и ООО «Горыныч» на дату подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака конкурентных отношений, поскольку основной и значительная часть дополнительных видов деятельности указанных лиц, приведенные в ЕГРЮЛ, совпадают; является очевидным, что создавая полностью подконтрольное ему юридическое лицо и инициируя процедуру регистрации на имя этого лица товарного знака, тождественного используемому истцом длительное время обозначению, ФИО4 имел намерение создать условия для вытеснения ООО «Горыныч» с товарного рынка, ухудшения конкурентной позиции этого лица, то есть намеренно создавал хозяйствующий субъект, являющийся конкурентом истца.

Решением Роспатента от 22.01.2022 правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 634759, зарегистрированного за ответчиком была прекращена.

Коммерческое обозначение, используемое ООО «ГОРЫНЫЧ», было создано по заказу истца в 2011 году, использовалось повсеместно для идентификации ООО «ГОРЫНЫЧ» и производимой продукции.

Изображение, используемое ООО «ГОРЫНЫЧ» с 2011 года, в частности, было размещено: на интернет-сайте ООО «ГОРЫНЫЧ» (https://grnh.ru/), что подтверждается скриншотами; на визитках сотрудников ООО «ГОРЫНЫЧ», включая ФИО4, который занимал должность генерального директора, что подтверждается нотариальным протоколом осмотра доказательств – электронной корпоративной почты ФИО4; при заключении хозяйственных договоров ООО «ГОРЫНЫЧ» и осуществлении иной хозяйственной деятельности общества, что подтверждается, в том числе, договором поставки №14-006 от 24.10.2014; при осуществлении деловой переписки ООО «ГОРЫНЫЧ» с контрагентами, что также подтверждается протоколом осмотра доказательств – электронной корпоративной почты ФИО4 непосредственно на производимом снегоплавительном оборудовании.

Кроме того, снегоплавительные установки (оборудование) ООО «ГОРЫНЫЧ» известны на рынке оказания услуг с 2011 года, а также активно упоминались в СМИ до образования ответчика, что подтверждается следующим:

https://www.online812.ru/2011/09/16/001/ - новостной портал Санкт-Петербурга, в котором имеется новость от 16 сентября 2011 года с указанием: «И в Петербурге, и в Москве есть собственные производители снегоплавильных установок. В столице один из ведущих – это ВНИИ «Стройдормаш», в Петербурге – «Горыныч»;

https://vsluh.ru/novosti/transport/gorynych-sedaet-tret-tyumenskogo-snega_287326/ - новостной портал г. Тюмень, в котором имеется новость от 04 декабря 2015 года с указанием: «Снегоплавильная установка «Горыныч» в Тюмени появилась в апреле этого года, но на полную мощность заработала лишь во время последних снегопадов»;

https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_petrograd/news/80039/ - официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга, в котором имеется новость от 14 января 2016 года с указанием: «ООО «Жилкомсервис №2 Петроградского района» для обеспечения качественной уборки обслуживаемой территории закуплены снегоплавильные установки «Горыныч», размещенные по адресам: Чкаловский, д.16 (стационарная), ФИО5 ул., д.13 (передвижная)».

ООО «Горыныч» стало известно (период фиксации нарушений 18.02.2022 и 25.02.2022), что ответчик использовал и продолжает использовать коммерческое обозначение предприятия истца «Горыныч» в отношении своего предприятия ООО «Горыня», в подтверждение чего истцом представлены «скриншоты» (распечатки со страниц сайтов, на которых размещалась спорная информация).

Ссылаясь на неправомерное использование ответчиком в сети интернет коммерческого обозначения предприятия истца «Горыныч» путем указания данного обозначения на предлагаемых к продаже товарах (электрическая снеготаялка, снегопаливательные установки от системы отопления, газовые снегопаливательные установки), в доменном имени, в рекламе, на документации, на видеохостинге в Youtube, истец обратился в арбитражный суд с требованием о взыскании с ответчика компенсации и запрете дальнейшего использования коммерческого обозначения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

В силу подпункта 16 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ ГК РФ коммерческим обозначениям на территории Российской Федерации предоставляется правовая охрана.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 1 статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее (пункт 2 статьи 1539 ГК РФ).

Лицо, нарушившее правила пункта 2 настоящей статьи, обязано по требованию правообладателя прекратить использование коммерческого обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки (пункт 3 статьи 1539 ГК РФ).

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 177 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. В связи с этим право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и так далее).

С учетом изложенного в предмет доказывания по настоящему делу входит выяснение следующих обстоятельств: факт существования исключительного права истца на коммерческое обозначение (наличие достаточных различительных признаков коммерческого обозначения и известности употребления истцом данного коммерческого обозначения на определенной территории), факт использования истцом и ответчиком для индивидуализации принадлежащих им предприятий (в смысле статьи 132 ГК РФ) тождественных (либо сходных до степени смешения) коммерческих обозначений, факт возникновения у истца исключительного права на спорное коммерческое обозначение ранее, чем у ответчика, факт нарушения ответчиком названного исключительного права истца.

При этом лицом, обратившимся в защиту исключительного права на коммерческое обозначение, должна быть доказана вся совокупность вышеназванных условий, в случае недоказанности хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим.

Однако из материалов дела не следует вывода о доказанности истцом наличия совокупности всех условий, достаточных и необходимых для признания за истцом исключительного права на коммерческого обозначения и установления факта использования сторонами спорного обозначения для индивидуализации предприятия.

В силу пункта 1 статьи 132 ГК РФ предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором (пункт 2 данной статьи).

Факт наличия у истца предприятия на территории Российской Федерации как имущественного комплекса, для индивидуализации которого истцом создано и действует коммерческое обозначение, в защиту исключительных прав на которое предъявлен настоящий иск, материалами дела не подтверждается.

Представленные истцом в материалы дела документы (распечатки с сайтов, договоры поставки и подряда) в подтверждение наличия исключительного права на коммерческое обозначение не подтверждают возникновение у истца с 2011 года права на коммерческое обозначение.

Использование истцом в своем фирменном наименовании и в процессе осуществления им хозяйственной деятельности обозначения «Горыныч», в том числе путем указания данного обозначения на производимом и поставляемом оборудовании, не свидетельствует о непосредственном широком использовании обозначения на определенной территории с 2011 года, такое размещение нельзя признать достаточным для возникновения права на коммерческое обозначение в целях индивидуализации имущественного комплекса (предприятия) истца.

Ссылка истца на решение Суда по интеллектуальным правам от 25.11.2021 по делу СИП-1004/2021, судом не принимается, поскольку касается установления в рамках данного дела иных обстоятельств, связанных с недобросовестными действиями ответчика по регистрации и использованию фирменного наименования (18.06.2016) и товарного знака (02.11.2017 с приоритетом от 29.06.2016), содержащих обозначения, сходные до степени смешения с фирменным наименованием истца (18.04.2011), исключительное права на которое возникло ранее, то есть обладает приоритетом (старшинством) по сравнению с иными средствами индивидуализации ответчика. В данном случае, обстоятельства, связанные с признанием за истцом исключительного права на коммерческое обозначение как отдельного средства индивидуализации его предприятия, судом не устанавливались. Употребление в судебном акте слова «обозначение» не является тождественным такому понятию (категории) как «коммерческое обозначение».

Правовым обоснованием заявленных требований в рамках дела А56-58506/2021 также являлись обстоятельства, свидетельствующие о нарушении ответчиком исключительных прав на фирменное наименование истца, что не входит в круг подлежащих установлению и исследованию обстоятельств по настоящему спору о защите исключительного права на коммерческое обозначение.

Требование о защите исключительного права на коммерческое обозначение как средства индивидуализации объекта (предприятия), истец фактически обосновывает наличием установленных судом обстоятельств, входящих в предмет доказывания по спору о защите исключительного права на фирменное наименование как средства индивидуализации субъекта (юридического лица), каждое из которых (средство индивидуализации) является самостоятельным (отдельным) приравненным к результатам творческой деятельности объектом интеллектуальной собственности.

Коммерческое обозначение является самостоятельным объектом правовой охраны. В силу пункта 3 статьи 1539 ГК РФ ответственность за нарушение прав правообладателя на использование коммерческого обозначения наступает исключительно в виде возникновения обязательства по возмещению причиненных правообладателю убытков.

Гражданским законодательством не предусмотрено право лица требовать от нарушителя его исключительного права на коммерческое обозначение и/или фирменного наименования выплаты компенсации.

Следовательно, заявленное истцом требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на коммерческое обозначение не отвечает надлежащему способу защиты нарушенного права, в связи с чем, подлежит отклонению.

Поскольку истцом не представлено доказательств, подтверждающих факт нарушения ответчиком исключительных прав на спорное коммерческое обозначение, кроме того, после вступления в законную силу 05.04.2022 судебного акта по делу А56-58506/2021 ответчик прекратил использовать обозначение «Горыныч» в любых формах и способах проявления, тогда как документы, фиксирующие факт использования ответчиком спорного обозначения, составлены в феврале 2022 года, а иных доказательств принадлежности истцу исключительного права на коммерческое обозначение и факта использования ответчиком указанного средства индивидуализации предприятия истца для обозначения ответчиком своего предприятия после вступления в законную силу судебного акта по делу А56-58506/2021, истцом не представлено, в иске следует отказать.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области



решил:

В иске отказать.


Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.



Судья Евдошенко А.П.