Решение от 23 сентября 2024 г. по делу № А21-7015/2024

Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040

E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru

http://www.kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

г. Калининград Дело №А21 - 7015/2024

«24»сентября 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена «10» сентября 2024 года.

Решение изготовлено в полном объеме «24» сентября 2024 года.

Арбитражный суд Калининградской области в составе:

Судьи Залужной Ю.Д.

при ведении протокола судебного заседания секретарем

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению ООО «ВИСКОФФ»

к ИП ФИО1

о запрете использования товарного знака, взыскании компенсации в размере 5000000 рублей

третьи лица: ООО «Либерти», Роспатент

при участии в судебном заседании:

от заявителя: ФИО2, по доверенности, паспорту

от ответчика: Богатырь В.А., по доверенности, паспорту

установил:

ООО «ВИСКОФФ» ОГРН <***>, г.Калининград, ул.Озерная,49 -11 (далее истец, правообладатель) обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с исковым заявлением о запрете ответчику - индивидуальному предпринимателю ФИО1 ИНН <***> (далее предприниматель, ответчик) использования обозначений сходных до степени смешения с товарным знаком №944583, признании незаконными, нарушающими права истца, действий предпринимателя по использованию товарного знака №944583 и взыскании компенсации в размере 5000000 (пяти миллионов) рублей.

Представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Третьи лица не явились, извещены.

Ответчик возражал против предъявленных к нему требований, представил письменную позицию.

В порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации сторонами раскрыты и представлены суду все известные им доказательства, имеющие значение для правильного и полного рассмотрения дела.

Заслушав стороны, исследовав материалы дела, и дав им оценку в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующему.

Как следует из материалов дела, ООО «ВИСКОФФ» обладает исключительным правом на товарный знак «SWISSO KAFFEE» № 944583 (дата приоритета с 12 октября 2022 года), для использования с товарами, включенными в 30 класс МКТУ.

Истцу стало известно о том, что ИП ФИО1 незаконно использует обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком Правообладателя, а именно осуществляет услуги и реализует товары на территории Российской Федерации с использованием обозначений, сходных до степени смешения с принадлежащим правообладателю товарным знаком.

Факт использования товарного знака ответчиком зафиксирован истцом на сайте http://www.pro-opt-torg.ru, что отражено в протоколе нотариального осмотра от 02.04.2024 г.

По мнению истца, используя изображение товарного знака, ответчик нарушил исключительные права правообладателя, который не предоставлял разрешение на использование прав при осуществлении деятельности ответчика, договоры между правообладателем и ответчиком не заключались.

Суд находит требования истца не подлежащими удовлетворению.

Согласно п. 1 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п.2 ст.1484 Гражданского кодекса Российской Федерации. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пп.5 п.2 ст.1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из содержания п.3 ст.1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно п.3 ст.1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Ответчик оспаривает факт нарушения исключительных прав истца.

С учетом представленной позиции и доказательств в материалы дела, суд находит доводы ответчика обоснованными.

Товар со спорным товарным знаком, поставляется ООО «Либерти» в Российскую Федерацию, на основании контракта с иностранной компанией, уже более 10 лет, что подтверждено представленными в материалы дела товарно-сопроводительными документами, декларациями, заявлениями с нотариально заверенным переводом компании Юсен Асесорес Асоциадос, (Барселона, Испания), COFFEE PROMOTION (ФИО3, Польша) о делегировании права торговли ООО «Либерти» кофе «SWISSO KAFFEE», свидетельства о принадлежности торговой марки иностранному юридическому лицу и регистрация ее в Ведомстве интеллектуальной собственности Европейского Союза.

Истец, также как и ответчик и третье лицо, что не отрицали стороны в судебном заседании подтвердили тот факт, что закупали «SWISSO KAFFEE» у иностранного производителя для ввоза и реализации на территории РФ. Однако в 2023 году истец подал заявку на регистрацию товарного знака – по факту изображения, содержащегося на упаковке кофе, выдавая его за свой собственный бренд в Роспатент. Производство товаров со спорным товарным знаком истец не осуществляет, а закупает и ввозит указанный товар в Российскую Федерацию с территории Евросоюза.

Доказательств обратного истцом суду не представлено.

Истец также не отрицал, что регистрация товарного знака в Таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности (в соответствии со ст. 334 Федерального закона № 289-ФЗ от 03.08.208 года) с момента его регистрации в Роспатенте и на дату подачи искового заявления, им не производилась.

Материалами дела подтверждается, что кофе «SWISSO KAFFEE», поставлено от ООО «Либерти» в адрес ответчика на основании Договора поставки от 01.08.2023 года. ООО «Либерти» официально осуществляет поставки данной продукции - кофе «SWISSO KAFFEE», на территорию Российской Федерации с территории Еврозоны, где приобретается у официального производителя и поставщика, что подтверждается вышеперечисленными документами.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Пунктом 1 статьи 10 ГК РФ установлена недопустимость осуществления гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действий в обход закона с противоправной целью, а также иного заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. Согласно пункту 2 той же статьи в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом. При этом добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ). По смыслу вышеприведенных норм добросовестным поведением является поведение, ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Под злоупотреблением правом понимается поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему права, сопряженное с нарушением установленных в статье 10 ГК РФ пределов использования гражданских прав, осуществляемое с незаконной целью или незаконными средствами, нарушающее при этом права и законные интересы других лиц и причиняющее им вред или создающее для этого условия. Для установления наличия или отсутствия злоупотребления участниками гражданско-правовых отношений своими правами необходимо исследование и оценка конкретных действий и поведения этих лиц с позиции возможных негативных последствий для этих отношений, для прав и законных интересов иных граждан и юридических лиц. При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. На необходимость учета цели действий при анализе добросовестности поведения обращено внимание, в частности, в пункте 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

Как отмечено в абзаце третьем пункта 154 Постановления № 10, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Таким образом, признание наличия в действиях истца по приобретению и использованию спорного знака обслуживания злоупотребления правом в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в защите нарушенного права.

Товарный знак служит для индивидуализации товара (статьи 1477, 1481 ГК РФ), являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану результата производства. Соответственно, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, статьи 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883, если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора, установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).

Между тем, с учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца. Суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Указанный подход соответствует правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определениях от 23.07.2015 по делу № А08- 8802/2013 и от 20.01.2016 по делу №А08-8801/2013, постановлении Суда по интеллектуальным правам от 24.11.2021 № С011533/2021 по делу № А19-4531/2020, Обзоре судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков, утвержденным Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2023.

Пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требований, в том числе, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб. Для признания каких-либо действий злоупотреблением правом должна быть установлена цель совершения этих действий. При рассмотрении довода о наличии в действиях лица по применению конкретных мер защиты исключительного права признаков злоупотребления правом суд должен исходить из оценки совокупности фактических обстоятельств, которые могут свидетельствовать о преследуемой правообладателем цели.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 №14503/10, вытекающей из системного толкования норм статей 1484 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте. При этом товарный знак служит для индивидуализации товара (статьи 1477, 1481 ГК РФ), являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану результата производства.

В рамках настоящего дела истцом не представлено достаточных и надлежащих доказательств того, что им осуществляется экономическая деятельность с использованием принадлежащего ему товарного знака. Доказательства того, что истец, приобретая права на товарный знак, имел намерение фактически использовать его для индивидуализации товаров и услуг в материалах дела отсутствует.

Верховный Суд РФ в Определении от 23.07.2015 № 310-ЭС15-2555 по делу №А08-8802/2013 разъяснил, что с учетом установленного Гражданским кодексом Российской Федерации общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойной защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Росреестр) комбинированный товарный знак « В » по заявке № 2022772627 с приоритетом от 12 октября 2022 года зарегистрирован Роспатентом 1 июня 2023 года за № 944583 в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «ВИСКОФФ».

С указанного времени ни одной упаковки кофе со спорным обозначением истец в производство не запустил ни самостоятельно, ни по договору с третьими лицами.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что целью регистрации спорного товарного знака являлось не использование его для индивидуализации оказываемых услуг, выполняемых работ, реализуемых товаров, а исключительно в целях получения доходов в виде компенсации за нарушение прав, в том числе с намерением причинить вред другим лицам, действий в обход закона с противоправной целью, направленных на получение необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности. Данный вывод усматривается из поведения истца, которым предъявлены в арбитражный суд аналогичные иски к ООО «Либерти» и другим хозяйствующим субъектам.

Аналогичные выводы изложены и подтверждены, в том числе в определении Верховного Суда РФ от 30.06.2023 № 301-ЭС23-2808 по делу №А11-417/2029. Правовая позиция относительно приобретения лицом права на товарный знак с намерением предъявления исков к добросовестным участникам гражданского оборота о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на данный товарный знак в отсутствие экономического интереса и цели использовать товарный знак для индивидуализации товаров не допускается, нашла свое отражение в пункте 2 Обзора судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2023).

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что представленными истцом доказательствами не подтверждается факт того, что истец использует зарегистрированный на его имя товарный знак №944583 для индивидуализации собственных товаров, работ и услуг.

Совокупность указанных обстоятельств является достаточной для вывода о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом, что в силу части 2 статьи 10 ГК РФ является самостоятельным основанием для отказа в иске (определение Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2023 № 301-ЭС23- 2808 по делу № А11-417/2019).

Доказательств обратного в нарушение части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истцом не представлено, соответственно, суд приходит к выводу о том, что цель регистрация товарного знака №944583 истцом противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации производимых и реализуемых товаров, и свидетельствует о недобросовестном поведении правообладателя, о злоупотреблении истцом своим правом и в силу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации заявленные истцом требования не подлежат защите.

Руководствуясь статьями 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд



Р Е Ш И Л:

В удовлетворении требований ООО «ВИСКОФФ» отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

Судья

Залужная Ю.Д.

(подпись, фамилия)