Решение от 23 августа 2017 г. по делу № А56-24867/2015

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-24867/2015
24 августа 2017 года
г.Санкт-Петербург


Резолютивная часть решения объявлена 17 августа 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 24 августа 2017 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Яценко О.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сычёвым М.Е.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: индивидуальный предприниматель ФИО1 (адрес: Россия 193230, Санкт-Петербург, ОГРНИП: <***>)

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Скат" (адрес: Россия 193230, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 50, лит. А, ОГРН: 1137847198279)

о защите нарушенного исключительного права на изобретение, патент, полезную модель, публикации решения суда о допущенном нарушении и взыскании компенсации

при участии

- от истца: ФИО2 (доверенность от 03.04.2015), ФИО1 (паспорт)

- от ответчика: ФИО3 (доверенность от 02.06.2017 № 31), ФИО4 (доверенность от 02.06.2017 № 31)



установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Скат» (далее – Общество) и с учетом принятого судом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) просил:

- признать незаконным использование Обществом патента на изобретение № 2389633 в части пункта 2 формулы и патента на полезную модель № 148137 в части пункта 1 формулы;

- обязать Общество прекратить использование патента на изобретение № 2389633 в части пункта 2 формулы и патента на полезную модель № 148137 в части пункта 1 формулы без получения разрешения в установленном законом порядке;

- обязать Общество опубликовать в официальном бюллетене ФИПС «Изобретения. Полезные модели» решение суда о допущенном нарушении патентных прав истца;

- взыскать 300 000 руб. компенсации;

- взыскать 80 000 руб. расходов на оплату экспертизы;

- взыскать 50 000 руб. расходов на оплату услуг представителя;

- взыскать расходы по уплате государственной пошлины;

- взыскать 31 500 руб. расходов на закупку ПВХ лодки;

- взыскать 13 800 руб. расходов по нотариальному заверению письменных доказательств.

Решением от 21.06.2016, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.11.2016, арбитражный суд решил:

«Признать незаконным использование обществом с ограниченной ответственностью "Скат" патента на изобретение № 2389633 в части пункта 2 формулы и патента на полезную модель № 148137 в части пункта 1 формулы.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Скат" прекратить использование патента на изобретение № 2389633 в части пункта 2 формулы и патента на полезную модель № 148137 в части пункта 1 формулы, без получения разрешения в установленном законом порядке.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Скат" опубликовать в официальном бюллетене ФИПС «Изобретения. Полезные модели» решение суда о допущенном нарушении патентных прав истца.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Скат" в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 200 000 руб. компенсации, 80 000 руб. расходов на оплату экспертизы, 50 000 руб. расходов на оплату услуг представителя, 15 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины, 31 500 руб. расходов на закупку ПВХ лодки и 13 800 руб. расходов по нотариальному заверению письменных доказательств.

В удовлетворении остальной части иска отказать».

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 09.03.2017 решение от 21.06.2016 и постановление от 15.11.2016 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования.

Ответчик возражает против удовлетворения иска по основаниям, изложенным в отзыве на иск.

Исследовав материалы дела, заслушав представителей истца и ответчика, суд  установил следующее.

Истец является правообладателем:

- патента Российской Федерации № 2389633 на изобретение - моторная надувная лодка (варианты), с датой приоритета от 19.11.2007;

- патента Российской Федерации № 148137 на полезную модель - надувное эластичное днище килеобразной формы маломерного надувного судна, с датой приоритета от 21.08.2014.

Ссылаясь на реализацию обществом надувной лодки ПВХ "REEF", модель R-320нд с серийным номером № 14759, с использованием названных патентов, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Определением 05.11.2015 по делу назначена патентно-техническая экспертиза, проведение которой поручено эксперту общества с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма Городисский и Партнеры» ФИО5.

Согласно заключению эксперта от 10.03.2016 в производстве (конструкции) надувной лодки «REFF», модель R-320нд, с серийным номером № 14759 используется патент РФ на изобретение № 2389633 (согласно абзацу 1 пункта 3 статьи 1358 ГК РФ), используется патент РФ на полезную модель № 148137 в соответствии с пунктом 1 формулы полезной модели. Изделие представленное на экспертизу, содержит все признаки независимого пункта формулы № 1 по патенту на полезную модель № 148137 и все признаки независимого пункта формулы № 2 по патенту на изобретение № 2389633.

Возражая против удовлетворения иска, Общество ссылается на то, что изделие "моторная надувная лодка "REEF", модель R-320нд" вводилось ответчиком в гражданский оборот (продавалось третьим лицам) с 06.07.2014, то есть ранее даты приоритета патента Российской Федерации на полезную модель № 148137 (21.08.2014).

Согласно пункту 1 статьи 1361 ГК РФ, (в редакции, действовавшей на дату приоритета патента Российской Федерации на полезную модель № 148137-21.08.2014) лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382 ГК РФ) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Из содержания пункта 2 статьи 1361 ГК РФ следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления.

По смыслу приведенной нормы следует, что преждепользование - это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

Право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных пунктом 2 статьи 1361 ГК РФ, что не исключает возможности заявления в суд требования об установлении права преждепользования (пункт 28 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Ссылаясь на то, что изделие "моторная надувная лодка "REEF", модель R-320нд" вводилось ответчиком в гражданский оборот (продавалось третьим лицам) с 06.07.2014, то есть ранее даты приоритета патента Российской Федерации на полезную модель № 148137 (21.08.2014), ответчик представил две товарные накладные: от 13.08.2014 № 306 и от 06.07.2014 № 125/7, подтверждающие передачу товара - лодка REEF-320нд и лодка REEF-320kс - третьим лицам.

Вместе с тем сами по себе товарные накладные не являются надлежащим доказательством того, что в товаре использована именно определённая полезная модель. Товарные накладные подтверждают момент исполнения продавцом обязанности передать товар, но не являются доказательством использования в нём определённой полезной модели.

Иных доказательств (в том числе книги продаж, сертификат соответствия и технические условия на выпускаемую продукцию) ответчик суду не представил.

Устанавливаемый объем использования тождественного решения до даты приоритета патента Российской Федерации на полезную модель № 148137 должен быть документально подтвержден. Вместе с тем ответчиком не представлены доказательства, подтверждающие, что объём использования им тождественного решения и после даты приоритета патента Российской Федерации на полезную модель № 148137 остался прежним.

Таким образом, материалами дела подтверждается нарушение ответчиком принадлежащих истцу исключительных прав использования изобретения и полезной модели, в связи с чем исковые требования в части признания незаконным использования ответчиком патента на изобретение № 2389633 в части пункта 2 формулы и патента на полезную модель № 148137 в части пункта 1 формулы, а также обязании ответчика прекратить использование патента на изобретение № 2389633 в части пункта 2 формулы и патента на полезную модель № 148137 в части пункта 1 формулы без получения разрешения в установленном законом порядке являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Согласно статье 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

В пункте 43.3 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ в совокупности все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд пришёл к выводу о том, что требования истца о выплате компенсации за нарушение исключительных прав обоснованы.

Вместе с тем, с учётом характера допущенного нарушения, степени вины нарушителя, отсутствия в материалах дела доказательств ранее совершенных ответчиком нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятных убытков правообладателя, а также руководствуясь принципами разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд считает необходимым взыскать с ответчика 200 000 руб. компенсации, в остальной части требований о взыскании компенсации отказать.

На основании подпункта 5 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ исковые требования в части обязания ответчика опубликовать в официальном бюллетене ФИПС «Изобретения. Полезные модели» решение суда о допущенном нарушении патентных прав истца обоснованы и подлежат удовлетворению.

Расходы истца по оплате государственной пошлины, а также расходы на оплату экспертизы, расходы на оплату услуг представителя, расходы на закупку ПВХ лодки и расходы по нотариальному заверению письменных доказательств подтверждаются материалами дела, в том числе платежными поручениями от 19.10.2015 № 25 и от 22.01.2015 № 2, квитанцией от 18.02.2015 № 8, договором на оказание юридических услуг от 15.01.2014 и квитанцией к нему от 15.01.2014, и подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Признать незаконным использование обществом с ограниченной ответственностью "Скат" патента на изобретение № 2389633 в части пункта 2 формулы и патента на полезную модель № 148137 в части пункта 1 формулы.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Скат" прекратить использование патента на изобретение № 2389633 в части пункта 2 формулы и патента на полезную модель № 148137 в части пункта 1 формулы, без получения разрешения в установленном законом порядке.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Скат" опубликовать в официальном бюллетене ФИПС «Изобретения. Полезные модели» решение суда о допущенном нарушении патентных прав истца.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Скат" в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 200 000 руб. компенсации, 80 000 руб. расходов на оплату экспертизы, 50 000 руб. расходов на оплату услуг представителя, 15 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины, 31 500 руб. расходов на закупку ПВХ лодки и 13 800 руб. расходов по нотариальному заверению письменных доказательств.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.

Судья Яценко О.В.