Решение от 30 сентября 2020 г. по делу № А40-121087/2020

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-121087/20-27-897
город Москва
30 сентября 2020 года
Резолютивная часть решения принята 07 сентября 2020 года

Решение в полном объеме изготовлено 30 сентября 2020 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Крикуновой В.И., единолично,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску

истец1: БОРК ЭЛЕКТРОНИКС ЛТД (ИРАКЛИ 2, ЕГКОМИ, П.И. 2413, НИКОСИЯ, КИПР)

истец2: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОРК-ИМПОРТ" (108811, ГОРОД МОСКВА, <...> , ЭТАЖ 3 ПОМЕЩЕНИЕ 104, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 24.11.2006, ИНН: <***>, КПП: 775101001) \

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ" (111672 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА НОВОКОСИНСКАЯ ДОМ 20КОРПУС 2 ЭТ 1 П IБ К 1 ОФ 34, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 23.07.2018, ИНН: <***>, КПП: 772001001)

третье лицо: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИСТРАТОР Р01" (123308 МОСКВА ГОРОД ПРОСПЕКТ МАРШАЛА ЖУКОВА ДОМ 2 ЭТАЖ 1 ПОМЕЩ I КОМ 67, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 17.03.2017, ИНН: <***>, КПП: 773401001)

о взыскании компенсации в размере 200 000 рублей 00 копеек, о запрете использование товарных знаков BORK зарегистрированного в Роспатенте под номерами №319682, № 241768, о запрете использования товарного знака «LAURASTAR» зарегистрированного под № 1051584

при участии: согласно протоколу;

У С Т А Н О В И Л:

БОРК ЭЛЕКТРОНИКС ЛТД, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОРК-ИМПОРТ" (далее - заявитель) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ" при участии в качестве третьего лица не заявляющего самостоятельных требований ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИСТРАТОР Р01" о взыскании компенсации в размере 200 000 рублей 00 копеек, о запрете использование товарных знаков BORK зарегистрированного в Роспатенте под номерами №319682, № 241768, о запрете использования товарного знака «LAURASTAR» зарегистрированного под № 1051584.

Представители истцов поддержали заявленные требования согласно доводам изложенных в исковом заявлении.

Представитель ответчика и третьего лица, уведомленные надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства в порядке ст. ст. 121 - 123 АПК РФ, в заседание не явились, заявлений, ходатайств не подали, возражений не заявили, в связи с чем, судебное заседание проведено в их отсутствие в порядке ст. 156 АПК РФ.

Определением суда стороны извещены о возможности рассмотрения дела по существу в судебном заседании суда первой инстанции непосредственно после завершения предварительного судебного заседания при отсутствии возражений сторон. Ни ответчиком, ни истцом возражений относительно продолжения рассмотрения дела в судебном заседании непосредственно после завершения предварительного судебного заседания не заявлено.

Учитывая надлежащее уведомление ответчика о дате, времени и месте проведения предварительного судебного заседания и судебного разбирательства дела по существу определением о принятии дела к производству, отсутствие возражений сторон на переход к рассмотрению дела по существу в суде первой инстанции, суд в соответствии с п. 4 ст. 137 АПК РФ, п. 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ N 65 от 20.12.2006 г., завершил предварительное заседание и рассмотрел дело в судебном заседании в первой инстанции, в отсутствие ответчика, в порядке ст. 123, 156 АПК РФ по материалам, представленным истцом и не оспоренным ответчиком.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителя истцов, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил, что требования истца подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, Компания Борк Электроникс Лтд (далее – «Истец 1») является обладателем исключительных прав на следующие товарные знаки:

• , зарегистрированный в Роспатенте под № 109 и признанный общеизвестным в отношении товаров 7 класса МКТУ.

• , зарегистрированный в Роспатенте под № 319682 и охраняемый в т.ч. в отношении услуг 37 класса МКТУ (ремонт).

•BORK, зарегистрированный в Роспатенте под № 241768 и охраняемый в т.ч. в отношении услуг 37 класса МКТУ (ремонт).

В обоснование заявленных требований истец указал, что Общество с ограниченной ответственностью «Борк-Импорт» (далее – «Истец 2») является исключительным сублицензиатом на территории Российской Федерации в отношении товарного знака «Laurastar», зарегистрированного Всемирной организацией интеллектуальной собственности на имя компании Дивелит Холдинг СА под № 1051584, в отношении товаров и услуг 7, 11, 37 классов МКТУ (гладильные машины; ротационные паровые прессы, переносные, для тканей; аппараты для производства пара; ремонт и техническое обслуживание электробытовых приборов) (Приложение № 14). Истец 1 и Истец 2 далее именуются «Истцы»; товарные знаки Истцов далее именуются «Товарные знаки».

Сублицензионный договор зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 17.06.2019 за номером <***>.

Истцам стало известно, что в сети Интернет функционируют интернет-сайты borkservice.ru, laurastar-support.ru (далее – «Интернет-сайты»), используемые для рекламы и предложения к оказанию услуг по ремонту бытовой техники.

Доменные имена Интернет-сайтов являются сходными до степени смешения с Товарными знаками.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Используемое в доменном имени borkservice.ru обозначение «bork» ([борк]) и товарный знак «BORK» ([борк]) являются тождественными.

Используемое в доменном имени laurastar-support.ru обозначение «laurastar» ([лаурастар]) и товарный знак «Laurastar» ([лаурастар]) являются тождественными.

Регистрация таких доменных имен (в т.ч. с учетом способов их использования) нарушает права Истцов, поскольку может привести к введению потребителей в заблуждение путем создания смешения с деятельностью и продукцией Истцов.

1.3.Товарные знаки используются в материалах Интернет-сайтов (Приложения № 16, 17).

Оформление Интернет-сайтов (размещение Товарных знаков Истцов в верхней и нижней частях Интернет-сайтов), индивидуализация оказываемых услуг Товарными знаками, а равно использование Товарных знаков в доменных именах способны ввести потребителей в заблуждение относительно принадлежности Интернет-сайтов Истцам или их уполномоченным представителям.

Длящийся характер использования Товарных знаков в доменных именах Интернет-сайтов (более полутора лет на дату подачи искового заявления) подтверждается данными сервиса WhoIs.

•borkservice.ru – зарегистрировано 15.01.2019;

•laurastar-support.ru – зарегистрировано 11.01.2019.

1.4.В соответствии с информацией, полученной от Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИСТРАТОР Р01» (далее – «Третье лицо»), администратором доменных имен borkservice.ru, laurastar-support.ru является Общество с ограниченной ответственностью «Сити» (далее – «Ответчик») (Приложения № 19).

Истцы не давали Ответчику согласия на использование Товарных знаков. Таким образом, использование Товарных знаков Ответчиком является нарушением исключительных прав Истцов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом.

В пункте 3 статьи 1484 ГК РФ указано, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с п. п. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Согласно абзацу 3 п. п. 5.1. ст. 1252 ГК РФ, не требуется предъявления правообладателем претензии до предъявления им требования, указанного в подпунктах 1, 2, 4 и 5 пункта 1 и пункте 5 настоящей статьи.

Истец как правообладатель имеет исключительное право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом, в том числе, в сети Интернет.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. N 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Согласно п. 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утв. приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. N 482 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 Правил, согласно которым словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы, при этом сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам (учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях), а комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы, при этом при определении сходства комбинированных обозначений используются вышеуказанные признаки, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении

Товарные знаки используемое на сайте и в доменном имени, являются сходными до степени смешения по графическому и фонетическому критерию. Следует отметить, что в доменном имени samsung-secure.com словесный элемент является доминирующим за счет своего положения в начале обозначения.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе место продаже, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Услуги, предлагаемые к продаже на сайте под доменным именем samsung-secure.com (диагностика и ремонт электротехники), и товары 09 класса, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца, являются однородными.

Как указано выше, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Оценив в совокупности и взаимосвязи представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу о доказанности нарушения ответчиком исключительных прав истцов. Доказательства наличия согласия истцов на использование товарного знака суду не представлено.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В силу п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Учитывая дату регистрации домена, известность и популярность используемых товарных знаков, а также срок незаконного использования, истец просит о запрете использования обозначения в доменном имени . и взыскании с ответчика компенсации в размере 100 000 рублей, а также о запрете использование товарного знака «Laurastar» и о взыскании с ответчика компенсации в размере 100 000 рублей

Поскольку материалами дела подтверждается факт нарушения ответчиком исключительного права истцов на товарные знаки, суд считает требование истца о запрете использования обозначения обоснованным, правомерным и подлежащим удовлетворению.

В соответствии с пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Суд, исходя из характера нарушения, принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, считает возможным удовлетворить требования истца о взыскании компенсации в размере 200 000,00 руб.

Согласно п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Таким образом, суд приходит к выводу, что требование истцов о взыскании компенсации за использование товарных знаков и запрете использования обозначения обосновано и подлежит удовлетворению в полном объеме.

Расходы по уплате госпошлины распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 1250, 1252, 1515 ГК РФ, ст. ст. 65, 71, 110, 112, 167 - 170, 176 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Запретить ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Сити» использование товарных знаков по свидетельству № 319682 и № 241768, а также общеизвестного товарного знака , зарегистрированного в Роспатенте под № 109, и сходных с ними до степени смешения обозначений в сети Интернет, в т.ч. в доменном имени borkservice.ru и на страницах интернет-сайта borkservice.ru, а также при оказании услуг.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Сити» в пользу компании БОРК ЭЛЕКТРОНИКС ЛТД компенсацию за незаконное использование Товарных знаков в размере 100 000 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 10 000 руб.

Запретить ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Сити» использование товарного знака «Laurastar», зарегистрированного Всемирной организацией интеллектуальной собственности под № 1051584, и сходных с ним до степени смешения обозначений в сети Интернет, в т.ч. в доменном имени laurastar-support.ru и на страницах интернет-сайта laurastar-support.ru, а также при оказании услуг и реализации товаров, однородных с тем, в отношении которых, зарегистрирован товарный знак.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Сити» в пользу компании БОРК ЭЛЕКТРОНИКС ЛТД компенсацию за незаконное использование Товарных знаков в размере 100 000 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 10 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья: В.И Крикунова