Решение от 30 июля 2020 г. по делу № А40-24635/2020

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А40-24635/20-12-157
г. Москва
30 июля 2020 года.
Резолютивная часть решения объявлена 28 июля 2020 года

Решение в полном объеме изготовлено 30 июля 2020 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи – Чадова А.С.

протокол судебного заседания составлен секретарем ФИО1

рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению

ООО «Александровы погреба» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к ответчику: ООО «Винный стиль» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о защите прав на товарный знак по свидетельству №196200 и взыскании компенсации в размере 5.784.278 рублей,

в заседании приняли участие: согласно протоколу.

УСТАНОВИЛ:

ООО «Александровы погреба» (далее – истец, правообладатель) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «Винный стиль» (далее - ответчик) о защите прав на товарный знак по свидетельству №196200 и взыскании компенсации в размере 5.784.278 рублей.

Иск основан на ст.ст. 12, 14, 1229, 1260, 1272, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивирован тем, что ответчик незаконно использует товарный знак, правообладателем которого является истец.

Представитель истца требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал по доводам, изложенным в отзыве.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требования заявителя подлежащими удовлетворению в части по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака «SAINT VINCENT» по свидетельству № 196200 в отношении товаров 33 класса МКТУ, международного товарного знака «SAINT-VINCENT» по свидетельству № 895933.

Истцу стало известно, что ответчик осуществляет импорт на территорию РФ алкогольной продукции, вина, маркированного обозначением «SAINT-VINCENT» (СЭН ВИНСЕНТ), что подтверждается фотографиями этикеток, кассовым чеком, информацией с ЕГАИС и из Федерального реестра алкогольной продукции. Данный факт был также подтвержден сведениями, предоставленными Федеральной таможенной службой.

В связи с изложенными обстоятельствами, истец, усмотрев в действиях ответчика нарушение прав на товарный знак, обратился в суд с требованиями о запрете использования спорного обозначения и взыскании компенсации.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В исковом заявлении истец просит прекратить незаконное использование товарного знака, взыскать компенсацию.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтверждается представленными в дело доказательствами.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее – Правила), утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 г. № 32, при решении вопроса сходства до степени смешения комбинированных обозначений, исследуются и оцениваются отдельные его элементы (словесные и графические), значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами. Данные элементы оцениваются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На основании п. 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно п.п. 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил при установлении сходства обозначений до степени смешения должны приниматься во внимание правила, касающиеся выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение; словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными изображениями, в которые входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Доводы ответчика, изложенные в отзыве, судом отклоняются, поскольку не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, не подтверждены документально. Факт наличия за истцом зарегистрированного права на товарные знаки не оспаривается. Свидетельства на товарные знаки являются действующими. Факт использования спорных обозначений подтвержден материалами дела.

При этом истец указал, что заявление о продлении срока действия товарного знака «SAINT VINCENT» по свидетельству № 196200 было направлено Истцом в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 28.04.2020 г., что подтверждается копией заявления о продлении срока действия товарного знака и почтовыми квитанциями о направлении заявления в Роспатент.

Согласно п. 2. ст. 1491 ГК РФ, срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права. По ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи указанного заявления.

В связи с введенными в г. Москве мерами, направленными на борьбу с новой короновирусной инфекцией, заявление о продлении срока действия товарного знака было направлено с некоторой задержкой, но, при этом, с соблюдением установленного законом срока.

Из материалов дела следует, что продукция, маркированная обозначением «SAINT-VINCENT», была импортирована обществом «Винный стиль» и введена в гражданский оборот на территории РФ в 2018 году, т.е. непосредственно в период действия исключительного права на товарный знак.

Срок действия товарного знака «St. Vincent» № 448104 также был продлен Истцом.

При этом, в соответствии с п. 70 постановления Пленума Верховного суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 «О применении части четвертой гражданского кодекса Российской Федерации», требование о возмещении убытков или выплате компенсации может быть заявлено и после прекращения правовой охраны соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицом, являвшимся правообладателем на момент совершения правонарушения.

Представленный Истцом сравнительный анализ обозначения «SAINT-VINCENT», используемого Ответчиком, и товарного знака «SAINT VINCENT» по свидетельству № 196200 является допустимым и относимым доказательством по настоящему делу.

В качестве доказательства сходства (фактически тождества) используемого Ответчиком обозначения «SAINT-VINCENT» и товарного знака «SAINT VINCENT» по свидетельству № 196200, принадлежащего Истцу, Истец привел сравнительный анализ двух обозначений, выполненный специалистом – патентным поверенным Российской Федерации, имеющим соответствующую квалификацию в сфере товарных знаков.

В рассматриваемом деле вопрос установления сходства обозначений до степени смешения, а фактически их тождества, действительно не требует специальных знаний, поскольку на продукции Ответчика используется практически тождественное с товарным знаком Истца обозначение.

Доводы ответчика в отношении злоупотребления истцом правом также не нашли подтверждения при рассмотрении фактических обстоятельств.

Согласно п. 2 ст. 1486 ГК РФ, использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

При обсуждении на заседании рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам вопроса по применению категории использования товарного знака под контролем правообладателя юристы, участвовавшие в разработке положений части четвертой ГК РФ, пояснили, что, несмотря на использование в тексте п. 2 ст. 1486 Кодекса термина «контроль», воля законодателя состоит в том, что правовым основанием использования другим лицом товарного знака правообладателя является согласие последнего.

По смыслу п. 2 ст. 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора. Под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле (согласию) правообладателя.

Товарный знак «SAINT VINCENT» по свидетельству № 196200, принадлежащий Истцу, используются компаниями, входящими в объединение компаний «Русьимпорт».

Так, между ООО «Александровы погреба» и ООО «Торговый Дом «Русьимпорт» (ИНН <***>) был заключен лицензионный договор № ДЛ-4/2004 от 22.11.2004 г. на использование товарного знака «SAINT VTNCENT» № 196200. Лицензионный договор был зарегистрирован в Роспатенте 21.02.2005 г. за № 8204. Указанный лицензионный договор действовал в отношении товарного знака «SAINT VINCENT» № 196200 до 28.02.2011 г.

Также между ООО «Александровы погреба» и ООО «Торговый Дом «Русьимпорт» (ИНН <***>) был заключен лицензионный договор № ДЛ-38/2010 от 27.09.2010 г. на использование товарного знака «SAINT VINCENT» № 196200. Лицензионный договор был зарегистрирован в Роспатенте 22.02.2011 г. за № РД0077125.

Дополнительным соглашением № 3 от 01.04.2015 г. к лицензионному договору № ДЛ-38/2010 от 27.09.2010 г., зарегистрированному в Роспатенте 09.06.2015 г. за № РД0174936, в лицензионный договор были внесены изменения - лицензиат был изменен на ООО «Торговый Дом «Русьимпорт» (ИНН <***>).

Лицензионный договор ДЛ-38/2010 от 27.09.2010 г. действует и в настоящий момент. Информация обо всех лицензионных договорах, заключенных и зарегистрированных в отношении товарных знаков, содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков и знаков обслуживания.

Также ООО «Александровы погреба» выдавало письма-согласия на использование товарных знаков «SAINT VINCENT по свидетельству № 196200 и «St. Vincent» по свидетельству № 448104.

Истец пояснил, что, начиная с 2001 г. алкогольная продукция, маркированная товарным знаком «SAINT V1NCENT», а позже и товарным знаком «St. Vincent», активно импортировалась и вводилась в гражданский оборот на территории РФ. Алкогольная продукция, маркированная указанными товарными знаками вводится в оборот и в настоящий момент.

Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что действия ответчика нарушали права истца на товарные знаки.

Ответчик является импортером продукции, маркированной обозначением «SAINT-VINCENT». Продукция поставлялась Ответчиком в адрес АО «ТД «Перекресток».

Импорт продукции на территорию РФ и поставка продукции на территории РФ, маркированной обозначением, являющимся сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, является нарушением прав на товарный знак. То обстоятельство, что Ответчик является лишь импортером и поставщиком продукции, маркированной чужим товарным знаком, а не производителем этой продукции, не освобождает Ответчика от ответственности за допущенное нарушение.

Допущенные Ответчиком нарушения носят длящийся характер и не устранены Ответчиком после того, как ему стало известно о нарушении его действиями прав Истца.

Суд признает обоснованными требования истца о прекращении ответчиком незаконного использования товарных знаков.

Согласно разъяснениям, данным в п.п. 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26.03.2009 г. совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», применяя положения ст.ст. 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, п.п. 1 п. 4 ст. 1515 или п.п. 1 п. 2 ст. 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу ст. 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель вправе в соответствии с п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в частности, в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда.

Указанной нормой закона установлена минимальная сумма компенсации за нарушение исключительного права на произведение в сумме 10.000 рублей.

Из разъяснений, содержащихся в п. 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», следует, что при определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Требуя взыскание компенсации в заявленном размере, истец указывал, что данный размер является обоснованным, разумным и соразмерным последствиям нарушения, и рассчитывал по двукратной стоимости продукции.

Согласно ч. 1 ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Исходя из конструкции данной нормы, можно отметить, что существенным условием для определения размера компенсации за нарушения интеллектуальных прав является установление последствий таких прав.

Истец, воспользовавшись правом, установленным ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правомерно требует компенсацию. Между тем, судом установлены основания для снижения суммы компенсации до 2.399.598 рублей, исходя двукратной стоимости контрафактной продукции, согласно сведениям таможенного органа (1.199.799,36*2 = 2.399.598,72 рублей).

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Государственная пошлина распределяется в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное и на основании Постановления совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», ст.ст. 12, 14, 1229, 1263, 1270, 1273, 1274, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Запретить Обществу с ограниченной ответственностью «Винный стиль» (ОГРН <***>, ИНН <***>) импортировать и иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации алкогольную продукцию, а именно вино, маркированное обозначением «SAINT-VINCENT», являющимся сходными до степени смешения с товарным знаком «SAINT VINCENT» по свидетельству № 196200, исключительное право на которое принадлежит ООО «Александровы погреба».

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Винный стиль» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Александровы погреба» (ОГРН <***>, ИНН <***>) компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак «SAINT VINCENT» по свидетельству № 196200 в размере 2.399.598 (два миллиона триста девяносто девять тысяч пятьсот девяносто восемь) руб. 72 коп. и государственную пошлину в размере 40.998 (сорок тысяч девятьсот девяносто восемь) руб.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия.

Судья: А.С.Чадов