Решение от 27 июля 2020 г. по делу № А76-31038/2019

Арбитражный суд Челябинской областиИменем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

г. Челябинск

27 июля 2020 г.

Резоютивная часть решения вынесена 20 июля 2020г.

Решение в полном объеме изготовлено 27 июля 2020 г.

Судья Арбитражного суда Челябинской области Катульская И.К.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

Акционерного общества «Копейский машиностроительный завод» ОГРН <***>; ИНН <***> г.Копейск

к Обществу с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Копейские машины» , ОГРН: <***> ИНН: <***>, г.Копейск

о защите исключительных прав на товарные знаки и фирменное наименование, о взыскании компенсации 1 000 000 рублей

при участии в судебном заседании представителя истца

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество «Копейский машиностроительный завод» (ОГРН <***>, ИНН <***>) (далее – истец, АО «Копейский Машзавод») обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с требованием к Обществу с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Копейские Машины» (далее − ответчик, Копейские Машины) о защите исключительного права на товарные знаки №58199 и №457419 и фирменного наименования АО «Копейский Машзавод».

С учетом ходатайства об уточнении исковых требований от 28 ноября 2019 г. истец просит:

- Запретить ООО Торговый дом «Копейские Машины» незаконное использование исключительного права на товарный знак №457419 в доменном имени kopmash.ru, и товарный знак №58199 в предложениях о продаже товаров на сайте с доменным именем kopmash.ru, на реализуемых товарах;

- Обязать ООО Торговый дом «Копейские Машины» прекратить использование фирменного наименования «Копейские Машины» сходного до степени смешения с фирменным наименованием АО «Копейский Машзавод» и товарным знаком №457419 в отношении следующих видов деятельности: (i) Торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов (код ОКВЭД 46.69.1), (ii) Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин (код ОКВЭД 46.69.2), (iii) Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием (код ОКВЭД 46.69.3), (iv) Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения (код ОКВЭД 46.69.9).или изменить свое фирменное наименование на иное, не включающее в себя фирменное наименование «Копейские Машины», путем внесения изменений в учредительные документы и государственной регистрации этих изменений в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

- Взыскать с ООО Торговый Дом «Копейские Машины» (адрес: 456617, <...>, офис. 102, ОГРН: <***>; ИНН: <***>) компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки №58199 и №457419 в размере 1 000 000 (один миллион) руб.

В качестве правового обоснования требований истец ссылается на положения ст. 1229, 1252, 1473, 1474, 1475, 1484, 1515 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ), ст. 8 и 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 09.04.2019 принято к производству исковое заявление АО «Копейский машиностроительный завод» к обществу с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Копейские машины», к акционерному обществу «Региональный Сетевой Информационный Центр», о запрете ООО ТД «Копейские Машины» незаконного использования исключительного права на товарный знак №457419 в доменном имени kopmash.ru, и товарный знак №58199 в предложениях о продаже товаров на сайте с доменным именем kopmash.ru, на реализуемых товарах; об обязании ООО ТД «Копейские Машины» прекратить использовать в фирменном наименовании словосочетание «Копейские Машины», сходного до степени смешения с фирменным наименованием АО «Копейский Машзавод», путем внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и учредительные документы; о взыскании с ООО ТД «Копейские Машины» компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки №58199 и №457419 в размере 1 000 000 руб.; об обязании АО «РСИЦ» пресечь незаконные действия по использованию товарного знака по свидетельству Российской Федерации №457419 в доменном имени kopmash.ru путем прекращения делегирования доменного имени kopmash.ru, принадлежащего ООО ТД «Копейские Машины».

В ходе судебного разбирательства по делу, ответчиками (ООО ТД «Копейские Машины», АО «РСИЦ») было заявлено ходатайство о выделении части исковых требований о запрете ООО ТД «Копейские Машины» незаконного использования исключительного права на товарный знак №457419 в доменном имени kopmash.ru, и товарный знак №58199 в предложениях о продаже товаров на сайте с доменным именем kopmash.ru, на реализуемых товарах; об обязании ООО ТД «Копейские Машины» прекратить использовать в фирменном наименовании словосочетание «Копейские Машины», сходного до степени смешения с фирменным наименованием АО «Копейский Машзавод», путем внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и учредительные документы; о взыскании с ООО ТД «Копейские Машины» компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки №58199 и №457419 в размере 1 000 000 руб. в отдельные производства для их раздельного рассмотрения и передачи дела по подсудности в Арбитражный суд Челябинской области.

Определением суда от 27.05.2019 требование о взыскании компенсации за нарушение прав на товарные знаки №581199 и №457419 в размере 1 000 000 руб. с ООО ТД «Копейские Машины» выделено в отдельное производство и передано на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

Определением от 19.08.2019 исковое заявление принято Арбитражным судом Челябинской области, возбуждено производство по делу, дело назначено к рассмотрению.

В предварительном заседании 27.09.2019 истец в судебном заседании поддержал заявленные требования, ответчик возражал, представил письменный отзыв на иск.

Определением 27.09.2019 судебное заседание было отложено в связи с привлечением третьего лица, а также необходимостью получения дополнительных доказательств.

В судебном заседании 24.10.2019 судом, по ходатайствам сторон, к материалам дела приобщены дополнительные документы.

Определением 24.10.2019 судебное заседание было отложено в связи с отсутствием в материалах дела доказательств надлежащего извещения третьего лица, а также необходимостью получения дополнительных доказательств.

Определением 05.11.2019 по делу №А40-86871 Арбитражным судом г. Москвы исправлена опечатка в резолютивной части определения суда от 27.05.2019 года, вместо выделения только одного требования о взыскании с ООО ТД «Копейские Машины» компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки №58199 и №457419 в размере 1 000 000 руб., суд определил выделить требования АО «Копейский машзавод» к ООО ТД «Копейские машины» о запрете ООО ТД «Копейские Машины» незаконного использования исключительного права на товарный знак №457419 в доменном имени kopmash.ru, и товарный знак №58199 в предложениях о продаже товаров на сайте с доменным именем kopmash.ru, на реализуемых товарах; об обязании ООО ТД «Копейские Машины» прекратить использовать в фирменном наименовании словосочетание «Копейские Машины», сходного до степени смешения с фирменным наименованием АО «Копейский Машзавод», путем внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и учредительные документы; о взыскании с ООО ТД «Копейские Машины» компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки №58199 и №457419 в размере 1 000 000 руб. Передать выделенное в отдельное производство дело по подсудности на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

В судебном заседании 28.11.2019 судом оставлено открытым ходатайство истца об уточнении исковых требований. В связи с необходимостью получения дополнительных доказательств, суд определил отложить судебное разбирательство. Истец 19.12.2019 представил ходатайство о приобщении дополнительных документов, в том числе определение Арбитражного суда г.Москвы от 05.11.2019 об исправлении опечатки, которым на рассмотрение Арбитражного суда Челябинской области переданы требования истца к ответчику в полном объеме ( л.д.52-54 т.6).

В судебном заседании 15.01.2020 Арбитражный суд Челябинской области , с учетом указанного выше, удовлетворил ходатайство истца об уточнении исковых требований с учетом указанного определения.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд пришел к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению в части в силу следующего.

Как усматривается из материалов дела, истцу принадлежат товарные знаки №58199 и №457419, что подтверждается свидетельствами на товарные знаки (т.1 л.д. 23 – 29).

№ товарного знака

Товарный знак

Классы МКТУ

Дата приоритета

58199

06, 07, 08, 16, 21

20.07.1976

457419

06, 07, 12

28.12.2009

В обоснование своих требований о защите прав на товарные знаки истец указывает, что ответчиком зарегистрирован домен kopmash.ru. Истец в подтверждение данного обстоятельства приводит письмо регистратора АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» № 501-С от 04.02.2019 (т.1 л.д. 30), согласно которому администратором домена kopmash.ru является ООО Торговый Дом «Копейские машины», юридический адрес: 456617, <...> д. З7, офис. 102.

Истец также заявляет, что на сайте ответчика, расположенном на доменном имени kopmash.ru, сходном до степени смешения с товарным знаком №457419, ответчик предлагает к продаже продукцию с размещением фотографий продукции, на которой размещены обозначения, которые как указывает истец, являются сходными до степени смешения с товарными знаками истца. В обоснование этого утверждения истец представил протокол осмотра вебсайта, расположенного на доменном имени kopmash.ru от 26.01.2019, подготовленный нотариусом г. Москвы Миллером Н.Н., на котором видно, что по состоянию на 26 января 2019 г. на вебсайте www.kopmash.ru предлагаются к продаже товары, с использованием обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца (т.1 л.д. 52 – 120, т.2 л.д.121-138) .

Ответчик с требованиями истца не согласился, предоставил отзыв на исковое заявление, в котором изложил следующие аргументы: действия ответчика не являются актом недобросовестной конкуренции; товарный знак истца зарегистрирован позже, чем произведена регистрация доменного имени ответчика; регистрация ответчиком доменного имени kopmash.ru не создает препятствий для истца использовать свой товарный знак; 31.12.2013 ответчик прекратил деятельность по реализации продукции истца; ответчик признает, что товарные знаки истца наносятся в качестве маркировки на технику, составленную из деталей/частей различных производителей. Факт сходства до степени смешения используемых обозначений не оспаривается.

В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю) принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст.1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

В силу положений п. 2 ст.1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Иные лица не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Согласно правовой позиции, содержащейся в пункте 37 Обзора, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарных знаков (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается (п. 37 Обзора от 23.09.2015).

В соответствии с п. 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Указанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

С учетом вышеизложенного, по требованию истца относительно использования ответчиком доменного имени kopmash.ru, как нарушающего права истца на товарный знак №457419 суд отмечает следующее.

Согласно п. 1.1 Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, утвержденных Решением № 2011-18/81 от 05.10.2011г. Координационного центра национального домена сети Интернет (т.1 л.д. 32-51) администратор - пользователь, на имя которого зарегистрировано доменное имя в Реестре; Домен - область (ветвь) иерархического пространства доменных имен, обозначаемая уникальным доменным именем и обслуживаемая набором серверов DNS; Домен .RU - домен верхнего уровня с уникальным обозначением «ru».

Согласно п. 3.1.3 Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, поскольку регистратор не вправе отказать в регистрации выбранного пользователем доменного имени на основаниях, не предусмотренных настоящими Правилами, пользователь (администратор) самостоятельно несет ответственность за выбор доменного имени и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и регистрацией доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

Таким образом, являясь администратором домена kopmash.ru, ответчик несет ответственность за выбор доменного имени, в том числе за нарушение исключительного права на товарный знак №457419.

Истец в обоснование требования относительно использования указанного доменного имени привел доводы относительно степени смешения между товарным знаком №457419 и доменным именем kopmash.ru по всем трем критерияя, а именно -

Сравниваемые элементы

«Копемаш»

Kopmash.ru

Звуковой критерий

«Копемаш» / [капим`аш]

«kopmash» / [капм`аш]

Звуковое сходство подтверждается идентичностью звуков, наличием совпадающих слогов и их расположением в сравниваемых обозначениях.

Графический критерий

Графическое сходство подтверждается тем, что сравниваемые обозначения являются транслитерациями друг друга.

Смысловой критерий

Смысловое сходство подтверждается совпадением всех смысловых элементов в сравниваемых обозначениях «Копемаш» и «kopmash» и подобием заложенных в них понятий, т.к. данные словесные обозначения содержат элемент «коп/kop», указывающий на географический элемент в виде наименования города «Копейск», а также элемент «маш/mash», указывающий на принадлежность деятельности компаний к производству и продаже машин.

Сходство до степени смешения товарного знака № 457419 с доменным именем kopmash.ru, по мнению истца, также подтверждено заключением патентного поверенного ФИО2 (т.3 л.д. 92-108). В экспертном заключении по вопросу о сходстве товарного знака № 457419 с доменным именем kopmash.ru патентным поверенным ФИО2 сделаны следующие выводы:

1) Обозначение доменного имени kopmash.ru является сходными до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком «» № 457419.

2) Товары, предлагаемые к продаже сайтом под доменным именем kopmash.ru, являются однородными с товарами 07 класса МКТУ, охраняемыми зарегистрированным товарным знаком «» № 457419.

3) Существует однозначная вероятность смешения товаров, маркированных товарным знаком «Копемаш» по свидетельству РФ № 457419, с товарами, предлагаемыми к продаже на сайте kopmash.ru.

При оценке указанного заключения суд исходит из того, что никакое доказательство не имеет для суда заранее установленной силы и оценивается судом по правилам ст.71 АПК РФ.

С учетом изложенного выше , суд , оценивая доводы истца о нарушении его прав на товарный знак путем использования ответчиком доменного имени , пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения его требований в данной части. При этом суд учитывает,что товарный знак истца в части графического изображения «Копемаш» отличается от используемого ответчиком , поскольку выполнен кириллицей ( русским алфавитом), с заглавной буквы, доменное же имя ответчика – латинскими буквами, изображения выполнены различным шрифтом. Товарный знак истца в части изображения «Копемаш» имеет светло-оражневый цвет, согласно свидетельству о праве на товарный знак ( т.1 л.д. 54), по звуковому критерию сравниваемые обозначения также имеют различное фонетическое звучание, разное количество слогов. Сделать вывод о наличии смыслового сходства ввиду лаконичности сравниваемых обозначений, по мнению суда, не представляется возможным, поскольку они являются сокращенными обозначениями, выводы истца о наличии смыслового сходства носят вероятностный, ничем не подтвержденный характер.

указанных обстоятельствах суд полагает, что доменное имя ответчика не ассоциируется в целом с товарным знаком истца и не может быть признан сходным с ним до степени смешения.

Также суд учитывает, что ответчик ООО «ТД «Копейские машины» является администратором доменного имени kopmash.ru. с 27.08.2010 года, тогда как товарный знак «Копемаш» по свидетельству № 457419 правообладателя АО «КМЗ» зарегистрирован только 23.03.2012. Данное обстоятельство установлено, в том числе, решением об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства от 28.05.2019 в отношении ответчика ( т.4 л.д. 101-110), указано в отзыве ответчиком и не опровергнуто истцом.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что истцом не доказано сходство до степени смешения между товарным знаком №457419 и доменом kopmash.ru. и факт нарушения использованием указанного имени прав истца на данный товарный знак.

В о же время, суд приходит к выводу о доказанности факта нарушения прав истца на товарные знаки №№ 457419 и 58199 путем предложения ответчиком к продаже на своем сайте товара с размещенными на них обозначениями, сходными до степени смешения с указанными знаками в виде буквы «к» в полуокружности.

Так, товарный знак №58199 и изображение, размещаемое на реализуемой ответчиком продукции, являются сходными до степени смешения в силу следующего:

Сравниваемые элементы

Графический критерий

Указанные обозначения являются абсолютно симметричными по всем своим элементам: буква «К» вписана в центр полуокружности , идентична и сама форма полуокружности, и шрифт буквы «К», и размещение этих элементов относительно друг друга.

Обозначения отличаются по цветовому исполнению только из-за необходимости нанесения обозначения на оборудование черного цвета. Как правило, первое впечатление является наиболее важным при определении сходства изобразительных и объемных обозначений, так как именно первое впечатление наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, уже приобретавшими такой товар.

Ответчиком факт сходства до степени смешения товарного знака №457419 и товарного знака №58199 и изображений, размещаемых на предлагаемой к реализации ответчиком продукции через сайт, размещенный на доменном имени kopmash.ru, не оспаривается.

Товарные знаки №457419, №58199 зарегистрированы в отношении товаров 07 класса МКТУ, включая горные комбайны, врубовые машины, погрузочные машины, гидравлические механизмы подачи и узлы для горных машин.

Согласно п. 45 Правил, при установлении однородности «принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Товары, предлагаемые к продаже на вебсайте с доменным именем kopmash.ru, а именно: грунторезы и агрегаты траншейные, являются однородными в отношении товаров 07 класса МКТУ, врубовых машин, буров для горных работ, установок в отношении которых зарегистрированы товарные знаки №457419, № 58199. Идентичная продукция реализуется и на вебсайте истца. В связи с этим существует реальная возможность смешения указанных товаров в глазах потребителя.

Таким образом, суд приходит к выводу, что сходство до степени смешения между товарным знаком №457419, товарным знаком №58199 и изображениями, размещаемыми на реализуемой ответчиком продукции установлено. Также суд считает установленным факт однородности предлагаемых к продаже товаров ответчиком с товарами 07 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки №457419, № 58199.

На основании п. 1 ст. 1229, п. 3 ст. 1484 ГК РФ правообладатель исключительных прав, помимо правомочия распоряжения результатом интеллектуальной деятельности или средством индивидуализации, наделен также правом запрещать другим лицам использование этого результата или средства и в случае нарушения требовать пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, выплаты компенсации в соответствии со ст. 1515 ГК РФ.

Для обращения в арбитражный суд с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав истец должен не только подтвердить статус правообладателя исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, но и доказать, что нарушение его прав допущено именно ответчиком.

На основании абзаца второго п. 1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу абзаца третьего п. 1 ст. 1229 ГК РФ другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Ответчик свое право на использование товарных знаков №457419, №58199 не подтвердил. Следовательно, действия ответчика по использованию доменного имени, сходного до степени смешения с товарным знаком истца №457419, а также путем предложения к продаже товаров следует расценивать как нарушение исключительных прав истца.

Поскольку факт нарушения исключительного права истца на товарные знаки при использовании ответчиком в доменном имени kopmash.ru, а также путем предложения к продаже товара ответчиком подтверждается доказательствами, предоставленными в материалы дела, суд считает необходимым удовлетворить требование истца о запрете ответчику использовать товарный знак №457419 и товарный знак №58199 в предложениях о продаже товаров на сайте с доменным именем kopmash.ru на реализуемых товарах.

За нарушение исключительных прав на товарные знаки №58199 и №457419 истец заявил требование о взыскании компенсации в размере 1 000 000 (один миллион) руб. В обоснование заявленной суммы компенсации истец в исковом заявлении и в дополнительных письменных пояснениях от 24.11.2019 (т.5 л.д.1-11) указал на следующие обстоятельства дела:

- Незаконное использование ответчиком обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца (факт которого зафиксирован в том числе в нотариальном протоколе) в доменном имени kopmash.ru, на главной странице сайта www.kopmash.ru (в том числе путем утверждения, что ответчик является официальным дилером истца),на страницах сайта с предложениями к продаже продукции с размещением фотографий продукции на сайте www.kopmash.ru;

- Многократный характер незаконного использования нескольких товарных знаков (используется на страницах сайта www.kopmash.ru. более 10 раз, что свидетельствует об умышленном характере незаконных действий ответчика);

- Длительный характер неправомерного использования ответчиком товарных знаков истца. В частности, нарушение ответчика носит длящейся характер, связанный с ежедневным администрированием домена, сходного до степени смешения с товарным знаком истца №457419, и использованию обозначений, сходных с товарными знаками истца, на сайте kopmash.ru с целью реализации товаров. истец приводит доказательства (нотариальный протокол, информация, доступная через Интернет-сайт https://web.archive.org/), которые подтверждают, что вебсайт www.kopmash.ru поддерживался и обновлялся после 2013 года (даты расторжения дилерского договора между истцом и ответчиком). В частности, скриншоты с 2013 года содержат иные цены, чем цены, которые были размещены на сайте по состоянию на 2018 год.

- В результате нарушения прав на товарные знаки истец понес имущественные потери, в том числе в виде упущенной выгоды. Как следует из стоимостных характеристик товаров, незаконно предлагаемых к продаже и реализуемых ответчиком, размер вероятных имущественных потерь истца превышает 1 000 000 (один миллион) рублей.

- Использование ответчиком обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца №58199 и №457419, для реализации однородных товаров без согласия правообладателя, через вебсайт, в том числе в доменном имени, на отдельных страницах сайта, на фотографиях товаров, приводит к получению необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности за счет высокой деловой репутации истца и высокой различительной способности его средств индивидуализации.

Вместе с тем, ответчик предоставил контррасчет имущественных потерь истца от 27.11.2019 (т.6 л.д. 38), в котором заявляет об отсутствии нарушения исключительных прав на товарный знак и утверждает, что за период с 01.01.2015 по 31.12.2018 им было приобретено и реализовано три вида техники – агрегат траншейный стоимостью 728 000 руб., экскаватор траншейный цепной стоимостью 535 000 руб. и режущая навеска ЭТЦ-1609 стоимостью 505630 руб. Данное обстоятельство подтверждается отчетом по товарам с 01.01.2015 по 31.12.2018, а также представленными договорами ( л.д. 150-164)Вместе с тем, , как указывает ответчик, истец никогда не являлся производителем экскаватора траншейного и режущей навески. Доказательств того, что ответчик приобретал либо реализовывал технику – агрегат траншейный производства АО «КМЗ», материалы дела также не содержат. Таким образом, материалами дела подтверждается только факт предложения ответчиком на сайте к продаже товара, с обозначениями, сходными с товарными знаками истца, а не сам факт их реализации.

Также при оценке размера компенсации суд учитывает, что в период с 2010 до 2015 года сторонами были заключены договоры, согласно которым ответчик являлся дилером ОАО «КМЗ» и брал на себя обязанность осуществлять сбыт его продукции на территории Российской Федерации, навесное оборудование для тракторов и запасные части к данному оборудованию, а также запасные части к горно-шахтному оборудованию ( договор № 591 от 12.01.2010, № 591 от 29.12.2012, № 59-1/14/40 от 21.01.2014). Таким образом, продукция истца вводилась в гражданским оборот ответчиком до 2015 года на законных основаниях. Доказательств обратного истцом не представлено.

В соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации при незаконном использовании товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В рамках настоящего дела истцом заявлено требование о взыскании суммы компенсации на основании пп. 1 п. 4 вышеуказанной статьи.

Согласно п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Согласно п. 61 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Согласно Постановлению Суда по интеллектуальным правам от 26.09.2019 N С01-923/2019 по делу N А27-26243/2018 при определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исследовав представленные в дело доказательства по правилам ст.71 АПК РФ, с учетом вышеуказанных критериев, суд приходит к выводу, что размер компенсации, заявленный истцом за нарушение прав на товарные знаки №58199 и №457419, является несоразмерным допущенному нарушению исключительного права и не соответствует принципам разумности и соразмерности, а потому размер заявленной истцом компенсации суд полагает подлежащим снижению до суммы 200 000 руб, по 100 000 руб. за нарушение прав на каждый товарный знак, исходя из указанного истцом количества размещенных ответчиком изображений на сайте и продолжительности его размещения (по 10 000 руб. за каждое обозначение.). При этом суд учитывает, что факт размещения на сайте фотографических изображений, содержащих товарный знак истца, ответчик не оспаривает, правонарушение совершено ответчиком впервые ( доказательств иного в дело не представлено), изначально правоотношения сторон строились на договорной основе, направленной на реализацию ответчиком продукции истца.

Таким образом, требование о взыскании с ответчика компенсации подлежит удовлетворению в размере 200 000 руб., в удовлетворении остальной части требования о взыскании компенсации суд отказывает.

Истцу также принадлежит полное фирменное наименование АО «Копейский машиностроительный завод» и сокращенное фирменное наименование АО «Копейский Машзавод», что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ и Свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ от 17 февраля 2009 г. (т.2 л.д. 127-169).

Ответчику принадлежит фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Копейские машины» и сокращенное фирменное наименование ООО ТД «Копейские машины», что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ от 02.04.2019 (т.2 л.д. 97-103).

Истец указывает, что использование ответчиком фирменного наименования ООО ТД «Копейские машины» является нарушением исключительных прав истца на сокращенное фирменное наименование АО «Копейский Машзавод».

Истец считает, что фирменное наименование ООО ТД «Копейские машины» и АО «Копейский Машзавод» являются сходными до степени смешения. В обосновании своей позиции истец проводит анализ сходства сильных элементов спорных фирменных наименований на основе утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 № 482 «Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков», а также «Методических рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство», утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197.

Истцом проведен анализ степени сходства ( смешения) между фирменными наименованиями «Копейский машзавод» и «Копейские машины» по критериям:

Сравниваемые элементы

Копейский Машзавод

Копейские Машины

Звуковой критерий

Звуковое сходство подтверждается:

· идентичностью звуков, содержащихся в слове «Копейский» [коп’ей’ск’ий’], наличием совпадающих слогов и их расположение в сравниваемых обозначениях, различие заключается только в множественном числе;

· идентичностью звуков, содержащихся в смысловых корнях словесных обозначений «машзавод» [машзав`от] и «машины» [машыны].

Графический критерий

Графическое сходство подтверждается тем, что в обоих элементах присутствует аналогичные словесные элементы «Копейский», а также, что словесные элементы «машзавод» и «машины» содержат в себе схожие элементы «маш», а также состоят из одинаковой длины слогов (3 слога).

Смысловой критерий

Смысловое сходство подтверждается совпадением всех смысловых элементов обозначений сравниваемых обозначениях и подобием заложенных в них понятий, т.к. данные словесные обозначения содержат словесный элемент «Копейский», указывающий на географический элемент в виде наименования города «Копейск».

Словесный элемент «Машзавод» являются сокращенным наименованием словосочетания «Машиностроительный завод».

Истцец на основании указанного анализа пришел к выводу о том, что оба сравниваемых элемента создают у потребителя ассоциации о наличии связи между двумя компаниями, так как оба фирменных наименования указывают на компании, ведущие в городе Копейск деятельность, которая имеет отношение к реализации машин. Полагает, что существует риск, что указанные юридические лица будут восприниматься потребителями как связанные или аффилированные компании одной группы.

Согласно п. 1 ст. 54 ГК РФ юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму.

В силу п. 4 ст. 54 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Требования к фирменному наименованию устанавливаются ГК РФ и другими законами, в частности ст. 4 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". Права на фирменное наименование определяются в соответствии с правилами раздела VII ГК РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются: фирменные наименования.

В соответствии с п.1 ст. 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

Юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование) (п. 1 ст. 1474 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 1475 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр юридических лиц.

П. 3 ст. 1474 ГК РФ устанавливает, что не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Юридическое лицо, нарушившее правила пункта п. 3 ст. 1474 ГК РФ, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки.

В пунктах 146, 151, 152 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что фирменное наименование подлежит охране со дня государственной регистрации юридического лица. Какой-либо специальной регистрации фирменного наименования, указанного в учредительных документах юридического лица, ГК РФ не предполагает. При этом защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в ЕГРЮЛ, вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности.

Поскольку полное и сокращенное фирменное наименование истца внесены в ЕГРЮЛ, они подлежит защите на основании абзаца второго пункта 1 статьи 1474 ГК РФ.

Как следует из указанных положений, обстоятельства, подлежащие установлению в настоящем деле, включают: момент возникновения исключительных прав на спорные фирменные наименования в результате внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ, степень сходства спорных фирменных наименований, а также их использование правообладателями при осуществлении аналогичной деятельности. Отсутствие хотя бы одного обстоятельства является достаточным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

При этом из буквального толкования, а также с учетом целевой направленности нормы п. 3 ст. 1474 ГК РФ, обеспечивающей защиту действительного экономического и правового интереса обладателя права на фирменное наименование, следует, что обстоятельством, имеющим юридическое значение при разрешении спора о защите права на данное средство индивидуализации, является именно фактическое осуществление спорящими сторонами аналогичных видов деятельности, а не совпадение содержащихся в ЕГРЮЛ (заявленных) видов деятельности, на которые указали юридические лица при внесении сведений в этот реестр.

При исследовании вопроса о том, являются ли виды деятельности, осуществляемые юридическими лицами, аналогичными в смысле п. 3 ст. 1474 ГК РФ, должна учитываться фактически осуществляемая деятельность. При отсутствии доказательств иного виды деятельности юридических лиц, отраженные в учредительных документах, считаются фактически осуществляемыми.

В силу ст. 49 ГК РФ коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом (кредитных организаций, страховых организаций и обществ взаимного страхования, инвестиционных фондов), наделены общей правоспособностью и могут осуществлять любые виды предпринимательской деятельности, не запрещенные законом, в том случае, если в их учредительных документах не содержится исчерпывающий перечень видов деятельности, которыми они вправе заниматься.

Сведения о кодах по ОКВЭД, то есть сведения о видах деятельности, которые юридическое лицо предполагает осуществлять, включаются в ЕГРЮЛ (пп. "п" п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей").

Как следует из предоставленной в материалы дела информации из Единого государственного реестра юридических лиц, регистрация истца была осуществлена раньше регистрации ответчика:

Фирменное наименование

Дата регистрации

АО «Копейский Машзавод»

03.11.1993

ООО ТД «Копейский Машзавод»

30.12.2009

Таким образом, истец имеет право на защиту фирменного наименования , исходя из даты государственной регистрации правопредшественника.

В то же время, оценивая виды деятельности сторон , суд принимает во внимание, что, согласно предоставленной истцом в материалы дела выписке из ЕГРЮЛ в отношении АО «Копейский Машзавод», истец осуществляет следующие виды деятельности: (i) Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства (код ОКВЭД 28.92), (ii) Ремонт машин и оборудования (код ОКВЭД 33.12). Кроме того, как указывает истец, он фактически ведет деятельность по оптовой торговли машин и оборудования, что подтверждается, в том числе договорами с дилерами (т.2 л.д. 34-67). Между тем, такой вид деятельности истца в ЕГРЮЛ отсутствует.

Вопреки доводам истца о ведении сторонами аналогичных видов деятельности, основным видом деятельности ООО «ТД «Копейские машины» является торговля оптовая транспортными средствами кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов, торговля оптовая подъемно-транспортными материалами и принадлежностями машин, подъемно-транспортными машинами и оборудованием, прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения ( 46.69.1, 46.69.2, 46.69.3, 46.69.9 по ОКВЭД) и иные.

С учетом изложенного, довод истца об осуществлении сторонами аналогичных видов деятельности признается судом необоснованным и не подтвержденным материалами дела.

Также суд не может согласиться с доводами истца о том, что фирменное наименование АО «Копейский машзавод» и фирменное наименование ООО ТД «Копейские машины» сходны до степени смешения по графическому, смысловому и звуковому критерию. Помимо того, что оба фирменных наименования указывают на их создание и деятельность в городе Копейск, фирменные наименования сторон, по мнению суда, имеют принципиальные различия и свидетельствуют о разных видах и характере деятельности истца и ответчика.

Так, не говоря о различной организационно-правовой форме, ответчик имеет в своем наименовании сочетание «Торговый дом» , которое однозначно свидетельствует о ведении данным лицом деятельности в сфере торговли. Между тем, сочетание «машиностроительный завод» и сокращенное слово «машзавод» явно говорит о том, что юридическое лицо с этим наименованием ведет производственную деятельность в промышленном масштабе.

Также суд отмечает, что слово «машзавод» и «машины» имеют различное графическое и семантическое отличия, при этом идентичный первый слог не может ввести рядового потребителя в заблуждение относительно различия указанных понятий.

По смысловому сходству реализация оборудования, «машин», которой занимается ответчик и которое содержится в его фирменном наименовании, не может ввести в заблуждение и привести к смешению с наименованием истца «машзавод». Как указано выше, оно отлично от слова «машины» по семантическому, графическому и смысловому критериям. Само слово «завод» подразумевает под собой промышленный комплекс как недвижимость, производственную территорию, на которой размещено техническое оборудование и осуществляется единый производственный технологически связанный процесс, тогда как слово «машины» не может ассоциироваться с самим производством как единым техническим процессом. Это может быть либо продукция завода как предприятия, либо оборудование, установленное на заводе ( предприятии) в широком смысле этого слова, либо транспортное средство как технический механизм.

Таким образом, исходя из представленных в материалы дела доказательств суд приходит к выводу о том, что материалами дела не доказан факт использования ответчиком фирменного наименования, содержащего обозначение «Копейские машины», сходного до степени смешения с сокращенным фирменным наименованием истца, которое способно ввести в заблуждение потребителей. Также суд не усматривает сходства до степени смешения между фирменным наименованием ответчика и товарным знаком №457419.

В связи с изложенным в удовлетворении требования о защите фирменного наименования истца и прав на товарный знак № 457419 путем запрета ответчику использования фирменного наименования «Копейские машины» в отношении следующих видов деятельности: (i) Торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов (код ОКВЭД 46.69.1), (ii) Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин (код ОКВЭД 46.69.2), (iii) Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием (код ОКВЭД 46.69.3), (iv) Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения (код ОКВЭД 46.69.9) или обязания ответчика изменить свое фирменное наименование на иное, не включающее в себя фирменное наименование «Копейские Машины», путем внесения изменений в учредительные документы и государственной регистрации этих изменений в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, суд отказывает.

При обращении в Арбитражный суд истцом уплачена государственная пошлина в размере 41 000 руб. платежным поручением № 163 от 02.04.2019.

Принимая во внимание количество удовлетворенных требований неимущественного характера и размер удовлетворенных требований имущественного характера, а также принцип пропорционального возмещения судебных издержек по правилам ст.ст.106,110,112 АПК РФ, с ответчика в пользу истца подлежит возмещению 10600 руб. судебных расходов на оплату государственной пошлины.

Руководствуясь ст.ст. 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Акционерного общества «Копейский машиностроительный завод» удовлетворить частично.

Запретить ООО Торговый дом «Копейские Машины» незаконное использование товарного знака №457419 и товарного знака №58199 в предложениях о продаже товаров на сайте с доменным именем kopmash.ru, на реализуемых товарах.

Взыскать с ООО Торговый Дом «Копейские Машины» компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки №58199 и №457419 в размере 200 000 руб., а также в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 10600 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия (изготовления в полном объеме) в апелляционную инстанцию - Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

СудьяИ.К. Катульская