Решение от 10 сентября 2020 г. по делу № А56-147620/2018

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-147620/2018
10 сентября 2020 года
г.Санкт-Петербург


Резолютивная часть решения объявлена 04 сентября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 10 сентября 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Виноградовой Л.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гирсовой С.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: АО ОЛМИКС

ответчик: ООО "НАТУР-ТЕК"

третье лицо: TEKBIO INTERNATIONAL SAS

об обязании и взыскании

при участии

- от истца: ФИО1 представитель по доверенности от 12.09.2018

- от ответчика: адвокат Алексейчук А.А., адвокат Шишанова А.А. по доверенности от 05.03.2020

установил:

Истец – АО «ОЛМИКС» обратился в суд с иском об обязании ООО «НАТУР-ТЕК» (ОГРН <***>) прекратить любое незаконное использование обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками OLMIX (perгистрационный номер по международной регистрации: 861273) и AMADEITE (per. номер по международной регистрации: 872680), и удалить с сайта, размещенного в сети Интернет по адресу: http://www.tekbio-int.com, указанные обозначения, а также взыскать компенсацию в размере 10 000 000,00 руб.

Решением от 27.09.2019, оставленным в силе постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.12.2019, исковые требования удовлетворены частично.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2020 решение и постановление отменены в части отказа в удовлетворении требования о взыскании компенсации за нарушения исключительных прав на товарные знаки по международным регистрациям № 861273 и № 872680.

Дело в указанной части направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ответчик исковые требования не признает по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, суд установил следующее.

Истец в исковом заявлении указывает, что акционерное общество ОЛМИКС (Правообладатель) является правообладателем товарных знаков OLMIX (peг. номер по международной регистрации: 861273) и AMADEITE (per. номер по международной регистрации: 872680) (далее - «Товарные знаки»).

Товарный знак OLMIX зарегистрирован с расширением на Российскую Федерацию по следующим классам МКТУ: 1,2,3,5,16,17,19,31,40,42 и 44. Товарный знак AMADEITE зарегистрирован с расширением на Российскую Федерацию по следующим классам МКТУ: 1,2,5,16,17,19,31,40 и 42.

5 класс МКТУ включает в себя широкий спектр препаратов и средств для лечения и ухода за животными, а 42 класс МКТУ относится к проведению исследований в научно-технической области, научным, биологическим и медицинским исследованиям, а также химическому анализу.

Правообладателю и Лицензиату стало известно, что на сайте, размещенном в сети Интернет по сетевому адресу: http://www.tekbio-int.com/catalog/ (Сайт), незаконно используются обозначения, сходные до степени смешения с Товарными знаками. Причем данные обозначения в полной степени и до мельчайших деталей соответствуют Товарным знакам Правообладателя.

При демонстрации таких обозначений рекламируются и предлагаются к продаже продукты и услуги, в отношении которых Товарные знаки зарегистрированы.

Вышеуказанные обстоятельства зафиксированы в Протоколе официального подтверждения факта, подготовленного 22.05.2018 г. ассоциированным судебным приставом Лораном Трембле. Данный протокол является аналогом предусмотренного российским законодательством протокола осмотра доказательств. В России подобные протоколы составляются нотариусами, а во Франции - ассоциированными судебными приставами.

При ознакомлении с ресурсом Whois было установлено, что владельцем и администратором Сайта является ООО «НАТУР-ТЕК».

Между тем, Правообладатель никогда ранее не взаимодействовал с ООО «НАТУР-ТЕК», а также не предоставлял ООО «НАТУР-ТЕК» каких-либо разрешений на использование Товарных знаков в коммерческой или иной деятельности.

Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом, а также право распоряжаться товарным знаком.

Предложение товаров к продаже и реклама товаров с указанием товарного знака являются способами использования такого товарного знака (пп. 4 п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

С учетом вышеуказанных норм все действия Ответчика, направленные на предложение товаров и услуг к продаже и рекламе товаров и услуг с использованием обозначения, сходного до степени смешения с Товарными знаками, являются незаконными.

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на товарный знак осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право, к лицу, совершающему такие действия.

Кроме того, как установлено в п. 3 ст. 1252 и п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать от нарушителя прав на товарный знак выплаты компенсации в размере от 10 000 рублей до 5 000 000,00 руб.

Правообладатель несет существенные репутационные риски и убытки, вызванные неправомерным использованием другими лицами обозначений, сходных до степени смешения с Товарными знаками Правообладателя. Поэтому Правообладатель считает размер требуемой компенсации надлежащим и адекватным допущенному ООО «НАТУР-ТЕК» нарушению.

Ответчик полагает требования необоснованными и не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как указано в пункте 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Правообладатель товарного знака вправе распорядиться правом на товарный знак любым иным способом, помимо договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, в том числе, путем предоставления простого согласия на использование товарного знака. При этом предоставление согласия на использование товарных знаков не подлежит государственной регистрации, поскольку в пункте 2 статьи 1490 ГК РФ указан исчерпывающий перечень случаев, в которых распоряжение правом на товарный знак подлежит государственной регистрации.

Истец 20.02.2018 предоставил явное и недвусмысленное согласие на размещение Товарных знаков («OLMIX» и «AMADEITE») на Сайте (http://www.tekbio-int.com), что подтверждается Письмом, подписанным президентом и генеральным директором Истца – АО «ОЛМИКС» Эрве Балюссоном. Указанное согласие было предоставлено компании Tekbio International SAS. Сведения о компании Tekbio International SAS прилагаются к настоящему отзыву.

При этом компания Tekbio International SAS осуществляет фактическое использование Сайта, что подтверждается договором от 26.01.2018, заключенным между Tekbio International SAS и Ответчиком. В соответствии с данным договором Ответчик предоставляет компании Tekbio International SAS эксклюзивные права пользования интернет-сайта http://www.tekbio-int.com для размещения информации об услугах, предложенных заказчиком и его партнером на Российском рынке - «биотехнологии для животных». Факт использования Сайта компанией Tekbio International SAS подтверждается также информацией, размещенной на самом Сайте в разделе «Контакты» ( https://www.tekbio-int.com/contacts/).

Согласие Истца на размещение Товарных знаков на Сайте также подтверждается перепиской между президентом и генеральным директором Истца и руководителем компании Tekbio International SAS. Так, в ответ на письмо руководителя компании Tekbio International SAS о создании Сайта и размещении на нем Товарных знаков президент и генеральный директор Истца ответил: «Очень хорошая идея».

Истец просит взыскать компенсацию в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в размере 10 000 000,00 руб. за незаконное, по мнению Истца, размещение каждого из Товарных знаков. При этом Истцом не представлено какого-либо обоснования заявленной суммы компенсации в максимальном размере, предусмотренном указанным положением ГК РФ.

Рассмотрев доводы сторон, обстоятельства дела и представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

На сайте, указанном истцом: http://www.tekbio-int.com, на главной странице размещена следующая информация: мы оказываем все виды ветеринарных и диагностических услуг по всей России с 2015 года. Цель Текбио - предоставление достоверной и конкретной информации по использованию и стоимости биотехнологии в аграрной промышленности. Российско-французская платформа торговли высокотехнологичными препаратами, услугами и источник информации в сфере биотехнологий для сельского хозяйства.

Таким образом, ответчик осуществляет виды деятельности, охватываемые 5 и 42 классами МКТУ: препараты и средства для лечения и ухода за животными (5), проведение исследований в научно-технической области, научные, биологические и медицинские исследования, а также химический анализ (42).

Товарные знаки истца, указанные в исковом заявлении, зарегистрированы, в том числе, в отношении указанных классов МКТУ, что означает наличие вероятности смешения товарных знаков истца с деятельностью ответчика, и отождествление указанных юридических лиц в сознании клиента/потребителя.

Относительно довода ответчика, что истец разрешил использование своих товарных знаков путем переговоров и переписки, в частности, письмом от 20.02.2018 г., истец заявил о фальсификации данного письма, которое генеральный директор истца Эрве Балюссон не подписывал. В целях проверки доводов сторон и возможной экспертизы подписи суд предложил ответчику представить оригинал письма. Ответчик не представил запрошенный оригинал, сославшись на то, что он находится в материалах другого судебного дела, ведущегося во Франции.

При этом истец представил заявление о фактах Эрве Балюссона, чья подпись заверена нотариусом Clair Korteby, в котором генеральный директор АО «Олмикс» отрицает факт дачи президенту компании «Текбио Интернешнл САС» разрешения на использование спорных товарных знаков. Подтверждая факт электронной переписки по вопросу размещения товарных знаков на сайте http://www.tekbio-int.com, Эрве Балюссон указал на отсутствие конкретных договоренностей по этому вопросу, а также на то, что письмо от 20.02.2018 г., копия которого представлена ответчиком в материалы дела, он не подписывал.

Таким образом, материалами дела не подтверждается довод ответчика, что истец дал свое письменное согласие на размещение спорных товарных знаков на сайте http://www.tekbio-int.com.

При таких обстоятельствах требование истца об обязании ответчика прекратить незаконное использование товарных знаков истца и удалить их с сайта подлежит удовлетворению. При этом не может быть принят во внимание довод ответчика, что он не является владельцем сайта, то есть лицом, которое формирует размещенный на сайте контент.

Возложение на лицо, которое имеет техническую возможность без ущерба для своих прав и законных интересов удалять материалы, размещенные на администрируемом им сайте, представляет собой не меру ответственности за виновное правонарушение, а законный способ защиты права, к которому может прибегнуть истец в случае, если администратор сайта отказывается выполнить эту обязанность в добровольном порядке.

Отказывая истцу во взыскании компенсации при первоначальном рассмотрении дела, суд принял во внимание то обстоятельство, что ответчик передал по договору от 26.01.2018 г. права на использование доменного имени другому лицу («Текбио Интернешнл САС»). Соответственно, ответственность за содержание контента лежит на данном пользователе. Как усматривается из материалов дела и непосредственного осмотра сайта http://www.tekbio-int.com , в качестве лица, в интересах и от имени которого используется сайт, указана компания Tekbio International с адресом в разделе «Контакты»: Gare de Bordeaux B. Centre 33 082 Bordeaux – France.

Сайт используется как средство рекламы для продажи товаров и услуг, предоставляемых указанной компанией, компания формирует контент (наполнение) сайта различной словесной и изобразительной информацией о своей деятельности и продукции, в том числе размещала на сайте спорные товарные знаки истца. Таким образом, ответчик не является лицом, использующим товарные знаки истца (либо сходные с ними обозначения) в своей коммерческой деятельности в сферах, применительно к которым зарегистрированы товарные знаки.

Однако суд кассационной инстанции указал, что необходимо принять во внимание доводы истца об аффилированности ответчика и третьего лица, которыми он обосновывал осведомленность ответчика о неправомерном размещении товарных знаков на сайте.

Ответчик при рассмотрении спора не отрицал, что его руководителем и руководителем третьего лица является одно и то же лицо - ФИО2 Жозеф, что свидетельствует об аффилированности данных субъектов и осведомленности ответчика как о факте использования товарных знаков, так и о неправомерности такого использования.

Установление данного обстоятельства имеет существенное значение для рассмотрения дела, поскольку от него зависит, должен ли был ответчик знать о неправомерном использовании товарных знаков на своем сайте, что, в свою очередь, имеет значение для цели применения пункта 3 статьи 1253.1 ГК РФ, определяющего основания ответственности информационного посредника за нарушение интеллектуальных прав.

Принимая во внимание позицию суда кассационной инстанции, доказанность факта осведомленности ответчика о неправомерности использования на принадлежащем ему сайте товарных знаков истца, уклонение ответчика от урегулирования конфликта во внесудебном порядке, суд полагает обоснованным требование истца о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Определяя размер компенсации за допущенное ответчиком нарушение исключительных прав истца на принадлежащие ему товарный знак, суд считает необходимым учесть следующие обстоятельства: не доказано наступление для истца отрицательных последствий, вызванных фактом незаконного использования ответчиком спорного обозначения, таких как: уменьшение объемов продаж на территории, где допущено использование спорного обозначения, отток в этой связи значительной части потребителей товара, извлечение ответчиком значительной прибыли от использования товарного знака истца; отсутствуют доказательства, что ответчик в настоящее время ведет хозяйственную (производственную) деятельность по выпуску однородной продукции; не представлены доказательства значительности оборота услуг с использованием спорного обозначения.

С учетом изложенного, исходя из необходимости соблюдения баланса интересов сторон, суд определяет компенсацию в размере 3 000 000 руб. за два товарных знака.

Расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в части удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с ООО "НАТУР-ТЕК" (ОГРН <***>) в пользу АО ОЛМИКС 3 000 000,00 руб. компенсации, а также 25 500,00 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Виноградова Л.В.