Решение от 20 октября 2020 г. по делу № А40-46879/2020

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело № А40-46879/20-12-302
г. Москва
20 октября 2020 года.
Резолютивная часть решения объявлена 13 октября 2020 года

Решение в полном объеме изготовлено 20 октября 2020 года

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего судьи Чадова А.С.

протокол судебного заседания составлен секретарем ФИО1

рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению

ИП ФИО2

к ответчику: ООО «Студио Модерна» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

3-е лицо: ООО «КОМПАНИЯ ИНТЕРМЕТАЛЛ»

о защите прав на товарный знак по свидетельству №44084 и взыскании компенсации в размере 42.767.438 рублей,

в заседании приняли участие: согласно протоколу.

УСТАНОВИЛ:

С учетом уточнения заявленных требований ИП ФИО2 (далее – истец, правообладатель) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «Студио Модерна» (далее - ответчик) о защите прав на товарный знак по свидетельству №44084 и взыскании компенсации в размере 42.767.438 рублей.

Иск основан на ст.ст. 12, 14, 1229, 1260, 1272, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивирован тем, что ответчик незаконно использует товарный знак, правообладателем которого является истец.

Представитель истца требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал по доводам, изложенным в отзыве.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требования заявителя подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака «Торнадо» по свидетельству № 440845 в отношении товаров 8 класса МКТУ.

Истцу стало известно, что ответчик осуществляет предложение к продаже и продажу товара, маркированного товарным знаком «Торнадо» по свидетельству № 440845, что подтверждается фотографиями этикеток, кассовым чеком.

В связи с изложенными обстоятельствами, истец, усмотрев в действиях ответчика нарушение прав на товарный знак, обратился в суд с требованиями о взыскании компенсации, обязать ответчика изъять из оборота и уничтожить контрафактный товар, а также опубликовать решение о допущенном нарушении.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В своём исковом заявлении истец просит прекратить незаконное использование товарного знака, взыскать компенсации.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтверждается представленными в дело доказательствами.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее – Правила), утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 г. № 32, при решении вопроса сходства до степени смешения комбинированных обозначений, исследуются и оцениваются отдельные его элементы (словесные и графические), значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами. Данные элементы оцениваются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На основании п. 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно п.п. 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил при установлении сходства обозначений до степени смешения должны приниматься во внимание правила, касающиеся выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение; словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными изображениями, в которые входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Доводы ответчика, изложенные в отзыве, судом отклоняются, поскольку не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, не подтверждены документально. Факт наличия за истцом зарегистрированного права на товарные знаки не оспаривается. Свидетельства на товарные знаки являются действующими. Факт использования спорных обозначений подтвержден материалами дела.

Производителем реализуемой ООО «Студио Модерна» контрафактной продукции, согласно маркировке, нанесенной на упаковку, является ООО «Компания Интерметалл», привлеченное к участию в настоящем споре в качестве Третьего лица.

Тот факт, что реализуемая ООО «Студио Модерна» контрафактная продукция закупалась именно у ООО «Компания Интерметалл», подтверждается и доказательствами, приложенными самим Ответчиком к Отзыву на исковое заявление, а именно Договором № 1-100072 поставки товара (товаров) от 21 февраля 2017 года.

Между тем, доказательств, подтверждающих «правомерность использования обозначения ТОРНАДО» поставщиком контрафактной продукции - ООО «Компания Интерметалл», а также доказательств правомерности использования указанного Товарного знака самим Ответчиком, представлено не было.

ФИО2 не давал своего разрешения на использование Товарного знака ТОРНАДО ООО «Компания Интерметалл», которое непосредственно осуществляло поставку контрафактной продукции Ответчику.

Согласно п. 2 ст. 1486 ГК РФ, использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

При обсуждении на заседании рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам вопроса по применению категории использования товарного знака под контролем правообладателя юристы, участвовавшие в разработке положений части четвертой ГК РФ, пояснили, что, несмотря на использование в тексте п. 2 ст. 1486 Кодекса термина «контроль», воля законодателя состоит в том, что правовым основанием использования другим лицом товарного знака правообладателя является согласие последнего.

По смыслу п. 2 ст. 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора. Под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле (согласию) правообладателя.

Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что действия ответчика нарушали права истца на товарные знаки.

Допущенные Ответчиком нарушения носят длящийся характер и не устранены Ответчиком после того, как ему стало известно о нарушении его действиями прав Истца.

Согласно разъяснениям, данным в п.п. 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26.03.2009 г. совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», применяя положения ст.ст. 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, п.п. 1 п. 4 ст. 1515 или п.п. 1 п. 2 ст. 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу ст. 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель вправе в соответствии с п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в частности, в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда.

Указанной нормой закона установлена минимальная сумма компенсации за нарушение исключительного права на произведение в сумме 10.000 рублей.

Из разъяснений, содержащихся в п. 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», следует, что при определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Требуя взыскание компенсации в заявленном размере, истец указывал, что данный размер является обоснованным, разумным и соразмерным последствиям нарушения, и рассчитывал по двукратной стоимости продукции.

Согласно ч. 1 ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Исходя из конструкции данной нормы, можно отметить, что существенным условием для определения размера компенсации за нарушения интеллектуальных прав является установление последствий таких прав.

Истец, воспользовавшись правом, установленным ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правомерно требует компенсацию в заявленном размере, оснований для снижения компенсации судом не установлено.

Согласно п. п. 2 - 4 п. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; об изъятии материального носителя в соответствии с п. 4 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю. Так, согласно п. 4 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.

Также суд считает обоснованным требование истца об изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика контрафактного товара.

Наряду с изложенным, суд отклоняет требование об обязании опубликовать решение суда на сайте www.top-shop.ru.

Учитывая то обстоятельство, что требование о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя представляет собой меру защиты нарушенных интеллектуальных прав, при избрании истцом такого способа защиты последнему следует обосновать причины своего выбора, а также мотивировать выбор соответствующих источников, в которых, по мнению истца, надлежит опубликовать принятое судом решение. При этом следует обратить внимание на то, что применение такого способа защиты своих прав, в первую очередь, должно быть направлено на восстановление этих нарушенных прав.

В случае же, если лицо, обратившееся с иском в защиту своих исключительных прав путем предъявления требования, предусмотренного подпунктом 5 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, не привело достаточного обоснования избрания такого способа защиты, в том числе его направленности на восстановление нарушенных прав, обоснованности выбранных источников публикации решения суда, данное обстоятельство может привести к отказу в удовлетворении соответствующего требования.

Поскольку истец не обосновал, каким именно образом иск в части удовлетворения требования о публикации решения суда восстановит нарушенные права истца, а также не пояснил критерии выбора указанного издания, его относимость к предмету заявленных исковых требований.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Государственная пошлина распределяется в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное и на основании Постановления совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», ст.ст. 12, 14, 1229, 1263, 1270, 1273, 1274, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Студио Модерна» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО2 компенсацию, в связи с незаконной реализацией Товаров 8 класса МКТУ «Ручные орудия и инструменты; ножевые изделия; вилки и ложки; холодное оружие; бритвы» с нанесенной маркировкой Товарного знака «ТОРНАДО» в размере 42.767.438 (сорок два миллиона семьсот шестьдесят семь тысяч четыреста тридцать восемь) руб.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Студио Модерна» (ОГРН <***>, ИНН <***>) изъять из оборота и уничтожить за счет ООО «Студио Модерна» товары, этикетки, упаковки товаров, рекламную продукцию на которых размещен товарных знак «ТОРНАДО» № 44084 или иное сходное до степени смешения изображение.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Студио Модерна» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 206.000 (двести шесть тысяч) руб.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6.000 (шесть тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия.

Судья: А.С.Чадов