Решение от 28 июня 2023 г. по делу № А49-6687/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Кирова ул., д. 35/39, Пенза г., 440000,

тел.: +78412-52-99-09, факс: +78412-55-36-96, http://www.penza.arbitr.ru/

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е

г. Пенза

«28» июня 2023 года дело № А49-6687/2022 Резолютивная часть решения объявлена 22 июня 2023 года

В полном объеме решение изготовлено 28 июня 2023 года

Арбитражный суд Пензенской области в составе председательствующего судьи Алексиной Г.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, протоколировании с использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «РОНА», Дачная ул., д. 15, Самара г., Самарская область, 443096 (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС», ФИО2 ул., д. 164, помещ. 1, Пенза г., Пензенская область, 440018 (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о защите исключительных прав, взыскании компенсации в размере 20 000 000 руб. и судебной неустойки,

с участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО3 (г. Пенза), ФИО4 (г. Пенза), общества с ограниченной ответственностью «Аптека Левзея», ФИО5 ул., д. 6, литер А, Пенза г., Пензенская область, 440023 (ИНН <***>, ОГРН <***>), общества с ограниченной ответственностью «Мир Офиса», Окружная ул., д. 6А, Пенза г., Пензенская область, 440031 (ИНН5837039933, ОГРН <***>), общества с ограниченной ответственностью «Аптека Фарма-Люкс», ФИО6 ул., д. 1 «з», Пенза г., Пензенская область, 440066 (ИНН <***>, ОГРН <***>),

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО7 (доверенность, диплом), представитель ФИО8 (доверенность, диплом); представитель ФИО9 (доверенность, удостоверение);

от ответчика: представитель ФИО10 (доверенность, диплом);

от третьих лиц: ФИО4 (паспорт); ФИО3, ООО «Аптека Левзея», ООО «Мир Офиса», ООО «Аптека Фарма-Люкс» - не явились, извещены;

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «РОНА» обратилось в Арбитражный суд Пензенской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС», в котором просило суд:

1. Запретить обществу с ограниченной ответственностью «АПТЕКА

ВИТАЭКСПРЕСС» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) использовать в фирменном наименовании обозначение «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС», сходное до


степени смешения с общеизвестным товарным знаком № 220 и коммерческим обозначением «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС»;

2. Запретить обществу с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) использовать обозначения, сходные до степени смешения с общеизвестным товарным знаком № 220 и коммерческим обозначением «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС», при оказании услуг 35 класса МКТУ по розничной продаже лекарственных средств;

3. Обязать общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) удалить за свой счет фасадные вывески, содержащие обозначения, сходные до степени смешения с общеизвестным товарным знаком № 220 и коммерческим обозначением «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС», размещенные над входами в аптеки, находящиеся по следующим адресам:

• <...>; • <...>;

• <...>;

• Пензенская обл., Пензенский район, Засечное, ул. Радужная, д. 13, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу;

4. В случае неисполнения решения суда в течение 10 (десяти) календарных дней с даты его вступления в законную силу взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «РОНА» (ОГРН: <***>; ИНН: <***>) судебную неустойку в размере 200 000 руб. 00 коп. за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с одиннадцатого дня с даты вступления судебного акта в законную силу до момента его полного исполнения.

Исковые требования заявлены на основании ст.ст. 308,3, 1229, 1252, 1475, 1484, 1508, 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Определением от 02.08.2022 г. судом в порядке ст. 49 АПК РФ принято изменение исковых требований. Иск считается заявленным о:

1. Запрете обществу с ограниченной ответственностью «АПТЕКА

ВИТАЭКСПРЕСС» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) использовать в фирменном наименовании обозначение «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС», сходное до степени смешения с общеизвестным товарным знаком № 220 и коммерческим обозначением «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС»;

2. Запрете обществу с ограниченной ответственностью «АПТЕКА

ВИТАЭКСПРЕСС» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) использовать обозначения, сходные до степени смешения с общеизвестным товарным знаком № 220 и коммерческим обозначением «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС», при оказании услуг 35 класса МКТУ по розничной продаже лекарственных средств;

3. Обязании общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) удалить за свой счет фасадные вывески, содержащие обозначения, сходные до степени смешения с общеизвестным товарным знаком № 220 и коммерческим обозначением «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС», размещенные над входами в аптеки, находящиеся по следующим адресам:

• <...>; • <...>;

• <...>;

• Пензенская обл., Пензенский район, Засечное, ул. Радужная, д. 13, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу;

4. Взыскании с общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «РОНА» (ОГРН: <***>; ИНН: <***>)


компенсации за нарушение исключительного права на общеизвестный товарный знак № 220 в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) руб. 00 коп.

5. О взыскании в случае неисполнения решения суда в течение 10 (десяти) календарных дней с даты его вступления в законную силу с общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «РОНА» (ОГРН: <***>; ИНН: <***>) судебной неустойки в размере 200 000 руб. 00 коп. за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с одиннадцатого дня с даты вступления судебного акта в законную силу до момента его полного исполнения.

Определением суда от 10.11.2022 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ФИО3

Определением суда от 12.01.2023 года к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ФИО4, ООО «Аптека Левзея», ООО «Мир Офиса», ООО «Аптека Фарма-Люкс».

Судебное заседание назначено на 22.06.2023 г.

Третьи лица ФИО3, ООО «Аптека Левзея», ООО «Мир Офиса», ООО «Аптека Фарма-Люкс» в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела надлежаще уведомлены в порядке, предусмотренном ст.ст. 122, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (т. 8 л.д. 1, 108-109, 111, т. 9 л.д. 145), в том числе, публично путём размещения информации о движении дела на сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.penza.arbitr.ru/.

Третьи лица ФИО3, ООО «Аптека Левзея», ООО «Мир Офиса», ООО «Аптека Фарма-Люкс» письменные отзывы на иск не представили, позиции по иску не выразили.

Представители истца в судебном заседании исковые требования поддержали, просили иск удовлетворить.

Представитель ответчика в судебном заседании просил в иске отказать.

Третье лицо ФИО4 в судебном заседании просил в иске отказать, поддержал позицию ответчика.

Неявка надлежаще извещенных о месте и времени рассмотрения дела участников судебного процесса не препятствует рассмотрению дела по существу в соответствии со ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд признал возможным рассмотреть спор в отсутствие третьих лиц ФИО3, ООО «Аптека Левзея», ООО «Мир Офиса», ООО «Аптека Фарма- Люкс» по имеющимся в деле доказательствам.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд приходит к следующему.

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью «РОНА» (далее – истец) входит в Группу компаний «ВИТА», которая с 1995 года управляет сетью аптек. Для индивидуализации предприятий (аптек и аптечных пунктов) ГК «ВИТА» с 2014 года используется коммерческое обозначение:



Истцу с 01.04.2016 г. принадлежит исключительное право на товарный знак № 220 «АПТЕКА ВИТА»



который признан общеизвестным в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги аптек по продаже оптовой, розничной лекарственных, ветеринарных, гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения», что подтверждается свидетельством Российской Федерации № 220, копией решения Роспатента о признании ОТЗ № 220 общеизвестным от 21.12.2020 г. (т. 2 л.д. 89-91).

Истцу также принадлежит исключительное право на коммерческое обозначение «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС», которое используется истцом и юридическими лицами, входящими в ГК «ВИТА», непрерывно с 2014 года для индивидуализации предприятий (аптек и аптечных пунктов), в том числе находящихся в Пензенской области с 17.11.2016 г.

Коммерческое обозначение представляет собой оригинальное комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС», выполненных буквами кириллического алфавита белого цвета стандартным шрифтом и расположенных на фоне оранжевого прямоугольника, с вписанным между словами «АПТЕКА» и «ВИТА» оригинальным графическим элементом:



Обратившись с иском в суд, истец указал, что ответчик ООО «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» без разрешения истца использует в своей деятельности обозначения, сходные до степени смешения с ОТЗ № 220 и коммерческим обозначением в произвольной части своего фирменного наименования, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

Ответчик зарегистрирован в качестве юридического лица 17.11.2017 г. и использует фирменное наименование ООО «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» (далее также«Спорное фирменное наименование») при осуществлении видов деятельности, в частности, под кодами ОКВЭД 47.73 (торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)), 46.46 (торговля оптовая фармацевтической продукцией), 47.74 (торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах), 47.75 (торговля розничная косметическими товарами и товарами личной гигиены в специализированных магазинах), 46.49 (торговля оптовая прочими бытовыми товарами), 86.10 (деятельность больничных организаций), 86.21 (общая врачебная практика), 86.23 (стоматологическая практика), 86.90.9 (деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки), которые однородны услугам, для которых признан общеизвестным товарный знак истца.

Ответчик использует комбинированные обозначения, сходные с общеизвестным товарным знаком № 220 и коммерческим обозначением, для индивидуализации услуг аптек, для индивидуализации услуг по розничной продаже лекарственных средств, являющихся идентичными услугам, для которых охраняется ОТЗ № 220 и которые оказывают предприятия ГК «ВИТА».

Спорное фирменное наименование имеет высокую степень сходства с товарным знаком истца, в связи с чем, его использование в отношении неоднородных видов деятельности, осуществляемых ответчиком (коды ОКВЭД: 47.24.22, 47.71, 47.72, 47.76, 47.79, 49.41, 49.42, 52.29, 69.10, 70.22, 72.19, 73.20.1), также нарушает право на товарный знак истца, поскольку создает у потребителей ложное представление о том, что эти виды деятельности осуществляются истцом.

Ответчику принадлежит пять аптек на территории Пензенской области, которые осуществляют фармацевтическую деятельность.


05.05.2022 г. и 06.05.2022 г. по заявлению представителя истца нотариусом произведен осмотр аптек ответчика, истцом осуществлена контрольная закупка товаров в аптеках и установлено, что над входами в четыре аптеки ответчика, расположенные по адресам: <...>; <...>; <...>; Пензенская обл., Пензенский район, Засечное, ул. Радужная, д. 13, размещаются вывески, содержащие комбинированные обозначения, сходные до степени смешения с коммерческим обозначением истца:



Ответчик в указанных аптеках осуществляет услуги по розничной продаже лекарственных средств.

Ссылаясь на нарушение ответчиком при осуществлении коммерческой деятельности исключительных прав истца на общеизвестный товарный знак и коммерческое обозначение, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В письменном отзыве на иск ответчик исковые требования не признал, просил в удовлетворении иска отказать по следующим основаниям.

Как указал ответчик, коммерческое обозначение используется истцом и другими юридическими лицами, входящими в ГК «ВИТА», с нарушением требований ч. 2 ст. 1538 ГК РФ.

На фасадных вывесках предприятий ответчика размещается фирменное наименование ООО «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» (в словесном варианте).

Исключительные права, в частности, третьего лица ФИО3 на произведения дизайна «АПТЕКА ВИТА Экспресс» и «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС», неисключительные права на которые имеет ответчик, возникли ранее исключительных прав истца на спорные средства индивидуализации - общеизвестный товарный знак № 220 и коммерческое обозначение «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС».

Наименованием ответчика, как составной частью фирменного наименования (часть 2 статьи 1473 ГК РФ), является словесный элемент результата интеллектуальной деятельности - произведения дизайна «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС», созданного в октябре 2013 года совместным творческим трудом ФИО11 и ФИО3, неисключительные права на которое учредитель ответчика имеет в соответствии с лицензионным договором от 01 ноября 2017 года, а в качестве средства индивидуализации (коммерческого обозначения) своих услуг и предприятия ответчик использует другой результат интеллектуальной деятельности - произведение дизайна «АПТЕКА ВИТА Экспресс», созданное в июле 1995 года совместным творческим трудом ФИО11 и


ФИО3, неисключительные права на которое ответчик имеет в соответствии с лицензионным договором от 11 ноября 2022 года.

С целью изготовления новых вывесок для аптечных киосков, принадлежащих ООО МП «Парус», ФИО11 и ФИО3 (соавторы) в июле 1995 года совместным творческим трудом создали данное произведение дизайна.

Доказательством использования ООО МП «Парус» данного произведения дизайна является копия фотографии витрины аптечного киоска по адресу: <...>, на которой расположены данное произведение дизайна (вывеска), лицензия № В 006192 и сертификат к лицензии № 721-Ф, выданные ООО МП «Парус» 22 мая 1998 года.

В соответствии с частью 2 статьи 10 Закона РФ от 09 июля 1993 года № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» и по аналогии с частью 2 статьи 253 ГК РФ ФИО3, как соавтор данного произведения, передал ООО «Фарма-Люкс», созданному в марте 1999 года родными братьями ФИО12, неисключительные права на использование данного произведения дизайна на вывеске аптечного пункта ООО «Фарма-Люкс» в нежилом помещении по адресу: <...>, арендуемом у ООО Аптечный центр «Фарма-Люкс», учредителем которого являлась ФИО13 - мать ФИО12.

Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № 14-Ф выдана ООО «Фарма-Люкс» 22 октября 2002 года, которая также является доказательством создания данного произведения дизайна, как минимум, по состоянию на 22 октября 2002 года.

Кроме того, доказательством создания данного произведения дизайна, как минимум, по состоянию на 21 октября 2004 года является экземпляр фотографического произведения с изображением здания аптечного пункта в с. Лопатино Пензенской области, на фасаде которого размещена вывеска в виде данного произведения дизайна, - копия фототаблицы, являющейся приложением к Отчету ООО «Тарханы-Realty» № 607 от 23 октября 2004 года.

В соответствии со статьями 1257 и 1300 ГК РФ автором данного фотографического произведения на его экземпляре указан Евгений Владимирович Кожевников - бывший руководитель ООО «Тарханы-Realty» в период с 2002 года по 2008 год, данное обстоятельство ФИО14 подтвердил будучи допрошенным в качестве свидетеля в судебном заседании 01 июня 2023 года.

Поскольку датой оценки, указанной в отчете как итоговом документе, составленном по результатам определения стоимости объекта оценки, является 23 октября 2004 года, постольку Отчет ООО «Тарханы-Realty» № 607, как и фотографическое произведение, созданное ФИО14 ым 21 октября 2004 года, являющееся составной частью фототаблицы, также является безусловным и бесспорным доказательством создания произведения дизайна «АПТЕКА ВИТА Экспресс», как минимум, по состоянию на 21(23) октября 2004 года.

Также доказательством создания данного произведения дизайна, как минимум, по состоянию на 06 сентября 2005 года, является «Акт по результатам мероприятий по контролю» Территориального управления Роспотребнадзора по Пензенской области от 06 сентября 2005 года, составленный по результатам проведенных мероприятий по контролю деятельности аптечной организации, расположенной в доме № 20 по ул. Пионерской в с. Лопатино Пензенской области, и принадлежащей ООО «Фарма-Люкс».

Согласно данному акту на стене здания расположена вывеска «АПТЕКА цветной крест ВИТА Экспресс», то есть данное произведение дизайна.

Как правообладатель исключительных прав на произведение дизайна «АПТЕКА ВИТА Экспресс» ФИО3 передал ответчику неисключительные права на это произведение по лицензионному договору от 11 ноября 2022 года, условия которого были распространены на отношения сторон, возникшие с 01 февраля 2018 года (часть 2 статьи


425 ГК РФ), в связи с соблюдением ответчиком требований и условий получения лицензии на осуществление фармацевтической деятельности ЛО-58-02-ОО1316 от 06 февраля 2018 года - необходимости иметь вывеску с указанием вида аптечной организации, то есть в связи с тем, что на момент получения лицензии аптечная организация ответчика с разрешения правообладателя уже имела вывеску, являющуюся произведением дизайна «АПТЕКА ВИТА Экспресс».

Произведение дизайна «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» создано в октябре 2013 года совместным творческим трудом ФИО11 и ФИО3.

Доказательством создания данного произведения дизайна является изготовление ООО «Идея» по заказу ООО «Мир Офиса» соответствующей вывески (светового короба) для использования данного произведения дизайна в качестве коммерческого обозначения аптечного пункта, принадлежащего ООО «Мир Офиса» и расположенного по адресу: <...>/Сызранская, 63/146, что подтверждается лицензией ООО «Мир Офиса» на осуществление фармацевтической деятельности от 01 апреля 2014 года № ЛО-58-02-000946, актом об изготовлении и монтаже вывески от 30 октября 2013 года № 69 между ООО «Идея» и ООО «Мир Офиса», квитанцией к приходному кассовому ордеру ООО «Идея» от 30 октября 2013 года № 3 года об оплате ООО «Мир Офиса» 29800 рублей.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11 сентября 2020 года по делу № СИП-138/2020 установлено, что согласно представленным ООО «Мир Офиса» документам, подтверждающим изготовление по его заказу и монтаж светового короба с обозначением «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» на конкретном объекте, использование указанного обозначения началось не позднее 30 октября 2013 года. Из представленных в материалы дела доказательств осуществления аптечной деятельности организациями, аффилированными с обществом «Мир Офиса», усматривается, что вышеназванные организации при оказании услуг аптек использовали обозначение «ВИТА Экспресс» как минимум с 2004 года в торговом объекте в с. Лопатино Пензенской области. Данные фактические обстоятельства свидетельствуют о том, что использование обозначения «ВИТАЭКСПРЕСС» со стороны ООО «Мир Офиса» и аффилированных с ним лицами началось ранее, нежели, по утверждению ООО «РОНА», им началось использование комбинированного обозначения.

Коммерческие организации, арендовавшие (арендующие) под свои аптечные организации нежилое помещение, расположенное по адресу: <...> (ООО «Фарма-Люкс», ООО Аптека «Фарма-Люкс», ООО «Аптека Фарма-Люкс», ООО «Аптека Левзея») входили (входят) в одну группу лиц, в которую входит ответчик, так как их совокупность соответствует признакам, указанным в статье 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - «Закон о защите конкуренции»), и являются аффилированными лицами в понимании статьи 53.2 Гражданского кодекса РФ и статьи 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Доказательством известности в пределах определенной территории коммерческого обозначения (часть 1 статьи 1539 ГК РФ) в виде вывесок, представляющих собой произведение дизайна «АПТЕКА ВИТА Экспресс», для индивидуализации аптечной организации, расположенной в с. Лопатино Пензенской области, является отчёт АНО «Левада-Центр» от 19 августа 2022 года

Вывеска «Аптека Низкие цены» не имеет отношения к делу, поскольку если данная вывеска и имеет сходство со спорными средствами индивидуализации истца, то данное сходство заключается лишь в использовании термина «Аптека» и цвета.

Требование истца о запрете ответчику использовать в фирменном наименовании обозначение «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» является незаконным, поскольку в


соответствии с частью 4 статьи 1474 ГК РФ, с учетом правовой позиции Пленума Верховного Суда РФ, изложенной в пункте 152 постановления от 23 апреля 2019 года № 10, выбор способа исполнения такого решения суда осуществляется ответчиком на стадии исполнения решения суда.

Размер компенсации, рассчитанный истцом исходя из четырех самостоятельных нарушений исключительного права на ОТЗ № 220, допущенных ответчиком, вступает в противоречие с правовой позицией Пленума Верховного Суда РФ, изложенной в пункте 65 постановления от 23 апреля 2019 года № 10, согласно которой компенсация в твердом размере на основании пункта 1 части 4 статьи 1515 ГК РФ является мерой ответственности за факт нарушения, охватываемого единством намерений правонарушителя.

Длительный характер «нарушения» обусловлен тем обстоятельством, что с 2019 года, будучи осведомлённым об использовании ответчиком коммерческого обозначения, сходного, по мнению истца, до степени смешения со спорными средствами индивидуализации, доказательством чего является дело № СИП- 532/2019, истец, тем не менее, не предпринимал никаких действий, направленных на прекращение «нарушения», в связи с чем, обосновывая размер компенсации, истец не вправе ссылаться на длительность (срок) «использования» ответчиком спорных средств индивидуализации в силу части 1 статьи 404 ГК РФ, согласно которой размер ответственности должника может быть уменьшен, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению.

Предложенный истцом порядок определения его вероятных имущественных потерь является произвольным и необоснованным. Учитывая, что деловая репутация в соответствии со статьёй 150 ГК РФ относится к нематериальным благам, а, следовательно, не может влиять на размер имущественной компенсации, взыскиваемой вместо убытков. Кроме того, Пленумом Верховного Суда РФ «деловая репутация» или «репутационные потери» не отнесены к критериям, учитываемым судом при определении размера компенсации, взыскиваемой вместо убытков (пункт 62 постановления от 23 апреля 2019 года № 10).

В соответствии с частью 3 статьи 1252 ГК РФ, с учётом правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в постановлении от 13 декабря 2016 года № 28- П, и правовой позиции Пленума Верховного Суда РФ, изложенной в пункте 64 постановления от 23 апреля 2019 года № 10, о возможности снижения судом размера компенсации, установленной статьёй 1515 ГК РФ, а также с учётом правовой позиции Пленума Верховного Суда РФ, изложенной в пункте 62 постановления от 23 апреля 2019 года № 10, о принятии решения, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, ответчик ходатайствовал о снижении заявленного истцом размера компенсации (т. 4 л.д. 39-51, 101-111, т. 12 л.д. 4-7, 54-56, 93-103).

Истец в возражениях на отзыв и пояснениях с позицией ответчика не согласился, просил иск удовлетворить по следующим основаниям.

Использование ответчиком в составе своего фирменного наименования ООО «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» обозначения «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» является, по мнению истца, незаконным и нарушает исключительные права на ОТЗ № 220 и Коммерческое обозначение. Исключительное право на ОТЗ № 220 возникло 01.04.2016, а на Коммерческое обозначение на территории Пензенской области - не позднее 17.11.2016. В свою очередь, исключительное право ответчика на фирменное наименование ООО «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» возникло 17.11.2017, т.е. гораздо позже. При этом фирменное наименование ответчика является сходным со средствами индивидуализации истца, и в результате такого сходства могут быть введены в заблуждение потребители.


Вопреки доводам ответчика, на фасадных вывесках его предприятий размещается не фирменное наименование ООО «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» (в словесном варианте), а комбинированные обозначения, которые, помимо словесных, включают также и изобразительные элементы. Наличие у ответчика исключительного права на фирменное наименование само по себе не порождает у него права на его использование такого наименования в составе комбинированных обозначений, которые могут быть признаны сходными до степени смешения со средствами индивидуализации третьих лиц. Использование ответчиком своего фирменного наименования нарушает исключительные права на средства индивидуализации истца, имеющие преимущество перед этим фирменным наименованием, и является неправомерным. В связи с этим неправомерным является и размещение сходных обозначений на фасадных вывесках предприятий ответчика, вне зависимости от того, охватывается ли оно исключительным правом ответчика на его фирменное наименование.

Избранный ответчиком способ использования обозначения «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС» на вывесках, при котором указание на организационно-правовую форму юридического лица («ООО») занимает значительно меньшую (менее 1%) площадь вывески, чем обозначение «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС», а элемент «ВИТАЭКСПРЕСС» разделен на два самостоятельных элемента «ВИТА» и «ЭКСПРЕСС», с очевидностью демонстрирует, что ответчик намеренно указал элемент «ООО» на вывесках исключительно с целью изобразить использование им якобы своего фирменного наименования. Ответчиком не представлено ни одного доказательства в подтверждение того, что размещение обозначений, сходных до степени смешения со средствами индивидуализации истца, на фасадных вывесках четырех различных предприятий охватывается единством его намерений.

По мнению истца, использование ответчиком сходных обозначений на вывесках четырех различных предприятий (аптек), расположенных по различным адресам, которое началось в разные даты, не может охватываться единством намерений ответчика и представляет собой четыре самостоятельных факта нарушения исключительных прав истца. Требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на ОТЗ № 220 обусловлены не фактом неправомерного использования ответчиком сходного обозначения в составе своего фирменного наименования, а фактами неправомерного использования таких обозначений на фасадных вывесках предприятий ответчика. Вопреки доводам ответчика, коммерческое обозначение используется истцом и другими юридическими лицами, входящими в ГК «ВИТА», без нарушения требований ч. 2 ст. 1538 ГК РФ. Истец и другие юридические лица, входящие в ГК «ВИТА», используют Коммерческое обозначение для индивидуализации не одного, а нескольких предприятий.

Гражданское законодательство не запрещает истцу и другим юридическим лицам, входящим в ГК «ВИТА», использовать несколько различных обозначений (в том числе, коммерческих обозначений) для индивидуализации своих предприятий.

Доводы ответчика о принадлежности третьим лицам исключительных прав на коммерческие обозначения, возникших ранее исключительного права на средства индивидуализации истца, являются несостоятельными, так как доказательства, представленные ответчиком, не подтверждают возникновение исключительного права на коммерческое обозначение ни у него, ни у ООО «Мир Офиса». Наличие прав на коммерческие обозначения у третьих лиц не влияет на вывод о нарушении ответчиком исключительных прав на средства индивидуализации истца, поскольку самому ответчику не принадлежат никакие средства индивидуализации, исключительные права на которые возникли ранее, чем исключительные права на средства индивидуализации истца.

Ни аптеки истца, ни аптеки ответчика не образуют и не могут образовывать единое предприятие «торговая сеть». Ответчик не доказал принадлежность третьим лицам


предприятий, для индивидуализации которых используется коммерческое обозначение, а также непрерывность использования коммерческих обозначений.

Существование вывесок аптечных киосков Смешанного товарищества «Парус», а также ООО МП «Парус», которые ответчик считает «оригиналами» произведений дизайна «ВИТА Экспресс» и «АПТЕКА ВИТА Экспресс» не подтверждено материалами дела. Ответчик не представил ни одного доказательства в подтверждение того, что эти вывески действительно существовали до дат приоритета средств индивидуализации истца. Копия фотоотчета фармацевта, представленная в подтверждение факта использования произведения «ВИТА Экспресс» ООО МП «Парус» не содержит даты, в которую изготовлен этот фотоотчет и создано приведенное в нем изображение. Следовательно, данный фотоотчет никак не может подтверждать создание и (или) использование произведения в конкретную дату. То обстоятельство, что на изображении в фотоотчете видны документы, похожие на копии лицензии и сертификата к лицензии, выданных ООО МП «Парус» в 1998 году, никак не может говорить о действительном использовании обозначения «ВИТА Экспресс» этим обществом с 1998 года. Никаких других доказательств того, что Смешанное товарищество «Парус» или ООО МП «Парус» действительно использовали обозначение «ВИТА Экспресс», ответчик не представил.

Лицензионный договор, заключенный 11.11.2022 г. не может подтверждать, что обозначение «ВИТА ЭКСПРЕСС» использовалось ранее 01.02.2018. При этом, вопреки доводам ответчика, использование указанного обозначения после этой даты никак не опровергает позицию истца, а лишь подтверждает, что с 01.02.2018, после дат приоритета средств индивидуализации истца, ответчик, в нарушение исключительных прав истца, использует сходное с ними до степени смешения обозначение в своей предпринимательской деятельности. При этом сам по себе факт выдачи лицензии на осуществление фармацевтической деятельности не является надлежащим доказательством принадлежности права на имущественный комплекс конкретному лицу. Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности вовсе не является документом, подтверждающим право конкретного лица на движимое или недвижимое имущество.

Наличие у ответчика прав использования произведений дизайна, тем более принадлежащих третьим лицам, не является обстоятельством, имеющим значение для применения положений п. 6 ст. 1252 ГК РФ, и никак не влияет на вывод о преимуществе средств индивидуализации истца перед средством индивидуализации ответчика.

Сходные до степени смешения с ОТЗ № 220 обозначения размещаются ответчиком на вывесках его аптечных пунктов не просто как произведения дизайна, а именно для целей индивидуализации услуг, однородных услугам, которые оказывают предприятия истца и в отношении которых охраняется его товарный знак.

Факт оказания ответчиком услуг с использованием обозначений, сходных до степени смешения со средствами индивидуализации истца, подтверждается представленными истцом доказательствами, в частности, протоколами контрольной закупки. Иные представленные ответчиком доказательства не позволяют установить создание произведений дизайна «АПТЕКА ВИТА Экспресс» и «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» ФИО11 и ФИО3 в 1995 или 2013 годах соответственно. Договоры аренды нежилых помещений и акты приема-передачи нежилых помещений, представленные ответчиком в подтверждение принадлежности ООО Аптека «Фарма-Люкс», ООО «Аптека Фарма-Люкс», ООО «Аптека Левзея» предприятия по адресу: <...>, не являются достоверными доказательствами.

Вопреки доводам ответчика, использование им сходных обозначений на вывесках четырех различных предприятий (аптек), расположенных по разным адресам, начавшееся в разные даты, не охватывается единством намерения ответчика и представляет собой четыре самостоятельных факта нарушения исключительных прав истца. При этом,


согласно п. 65 Постановления № 10, компенсация за нарушение исключительных прав подлежит взысканию за каждый факт нарушения, который не охватывается единством намерений ответчика. Заявление ответчика о снижении размера компенсации за нарушение исключительных прав не подлежит удовлетворению, так как ответчик не представил ни одного доказательства в обоснование заявления и несколько раз нарушил исключительное право истца на одно и то же средство индивидуализации. Размещение сходных обозначений на вывесках четырех аптек не образует единый процесс использования сходных обозначений (т. 3 л.л. 121-123, т. 4 л.д. 53-62, т. 7 л.д. 22-30, т. 8 л.д. 137-141, т. 12 л.д. 18-20, 24-41, 89-90, 114-116).

Ответчиком также было заявлено об оставлении искового заявления без рассмотрения в связи с несоблюдением истцом досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора.

Истец возражал против оставления иска без рассмотрения, поскольку основания для оставления искового заявления без рассмотрения в части первоначально заявленных требований отсутствуют, поскольку их предъявление не требовало соблюдения досудебного порядка урегулирования спора.

Довод ответчика о несоблюдении истцом претензионного порядка, подлежит отклонению на основании следующего.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 148 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения в случае установления после принятия его к производству, что истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом или договором. Исходя из толкования приведенной нормы права, таковая направлена на обеспечение возможности сторонам спора самостоятельно урегулировать возможные разногласия во внесудебном порядке.

В соответствии с ч. 5 статьи 4 АПК РФ гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором.

Иные споры, возникающие из гражданских правоотношений, передаются на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора только в том случае, если такой порядок установлен федеральным законом или договором.

В п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства» (далее - «Постановление № 18») отмечается, что досудебное урегулирование спора выступает условием реализации права лица на обращение в суд только в том случае, если такое досудебное урегулирование является обязательным.

В соответствии с п.п. 2 п. 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Истцом были заявлены требования о запрете использовать обозначения, сходные до степени смешения с общеизвестным товарным знаком № 220 и коммерческим обозначением «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС», при оказании услуг 35 класса МКТУ по розничной продаже лекарственных средств; об обязании удалить за свой счет фасадные


вывески, содержащие обозначения, сходные до степени смешения с общеизвестным товарным знаком № 220 и коммерческим обозначением и о взыскании компенсации.

Требования о запрете использовать обозначения по своей правовой природе относится к категории требований о пресечении действий, нарушающих исключительные права правообладателя (истца) на результаты интеллектуальной деятельности.

В свою очередь, в силу абз. 3 п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ не требуется предъявления правообладателем претензии до предъявления им требования, в том числе, указанного в пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, а именно: требования о пресечении действий, нарушающих право (создающих угрозу его нарушения), к лицу, совершающему такие действия.

Следовательно, по вышеприведенному исковому требованию истец не должен был в силу абз. 3 п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ направлять ответчику претензию.

В соответствии с п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ в случае, если правообладатель и нарушитель исключительного права являются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и спор подведомствен арбитражному суду, до предъявления иска о возмещении убытков или выплате компенсации обязательно предъявление правообладателем претензии.

Требование об обязании удалить за свой счет фасадные вывески, содержащие обозначения, сходные до степени смешения с общеизвестным товарным знаком № 220 и коммерческим обозначением не относится к категории требований о возмещении убытков или выплате компенсации. Следовательно, заявляя данное исковое требование, истец также не должен был соблюдать обязательный досудебный претензионный порядок.

В части требования о взыскании компенсации в размере 20 000 000 руб. досудебный порядок истцом соблюден. 24.06.2022 г. истец направил ответчику претензию о нарушении исключительных прав, в которой требовал от ответчика выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав на общеизвестный товарный знак № 220 в размере 20 000 000 (двадцати миллионов) рублей, которая получена ответчиком 22.07.2022 г. (т. 3 л.д. 10-16).

При этом суд учитывает, что претензионный порядок не должен являться препятствием для защиты лицом своих нарушенных прав в судебном порядке, в связи с чем, при решении вопроса о возможности оставления иска без рассмотрения суду, исходя из указанных выше целей претензионного порядка, необходимо учитывать перспективы возможного досудебного урегулирования спора. Претензионный порядок урегулирования спора в судебной практике рассматривается в качестве способа, позволяющего добровольно без дополнительных расходов на уплату госпошлины со значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и законные интересы. Такой порядок урегулирования спора направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной гарантией защиты прав. При отсутствии в поведении ответчика намерения добровольно и оперативно урегулировать возникший спор во внесудебном порядке, правовые основания для оставления иска без рассмотрения отсутствуют, поскольку это приведет к необоснованному затягиванию разрешения спора и ущемлению прав одной из его сторон (пункт 4 раздела II Обзора судебной практики N 4, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.12.2015).

Из материалов дела не усматривается намерения ответчика добровольно и оперативно урегулировать возникший спор во внесудебном порядке.

Таким образом, в рассматриваемом случае оставление иска без рассмотрения привело бы к необоснованному затягиванию разрешения возникшего спора и ущемлению прав одной из его сторон.

С учетом изложенного, арбитражный суд приходит к выводу, что представленные в материалы дела документы являются надлежащими доказательствами соблюдения истцом досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора с ответчиком, установленного частью 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской


Федерации, следовательно, основания для оставления искового заявления без рассмотрения отсутствуют.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства по правилам ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд признает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению. При этом суд исходит из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься обычными потребителями соответствующих товаров в качестве соответствующего товарного знака, или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (пункт 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Понятия тождественности и сходства определяются в пункте 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. N 482: обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.


Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу подпункта 16 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ коммерческие обозначения относятся к средствам индивидуализации предприятий, которым в соответствии с пунктом 2 статьи 1225 ГК РФ предоставляется правовая охрана.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132 ГК РФ) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Пунктом 1 статьи 1539 ГК РФ предусмотрено, что правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Пунктом 2 статьи 1539 ГК РФ установлен запрет на использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

Лицо, нарушившее правила пункта 2 указанной статьи, обязано по требованию правообладателя прекратить использование коммерческого обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки (пункт 3 статьи 1539 ГК РФ).

Пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ установлено, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Как указано в абзаце четвертом пункта 177 Постановления N 10, исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Наличие у обозначения признаков, необходимых для его признания коммерческим обозначением, является вопросом факта, который устанавливается на основе исследования доказательств.

Для установления наличия у лица исключительных прав на коммерческое обозначение необходимо установить, существует ли спорное обозначение, используется


ли оно конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось, и продолжается ли его использование. Кроме того, следует устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли соответствующие доказательства приобретения известности коммерческим обозначением на определенной территории.

При этом должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий. В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим.

В числе условий, необходимых для возникновения права на коммерческое обозначение, как указано выше, закон называет известность в пределах определенной территории употребления этого обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия. В этом проявляется связь правообладателя с потребителями: только известное обозначение может претендовать на признание его коммерческим обозначением и, соответственно, только на такое обозначение возникает исключительное право.

Подтверждением известности обозначения, используемого для индивидуализации предприятия, могут служить обстоятельства длительного и (или) интенсивного использования обозначения на определенной территории, произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, результаты опроса потребителей товаров по вопросу известности обозначения на определенной территории, и другие подобные сведения.

Материалами дела подтверждено наличие у истца исключительного права на общеизвестный товарный знак № 220 «АПТЕКА ВИТА», а также исключительное право на коммерческое обозначение «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС», в отношении которого было зафиксировано нарушение ответчиком.

Судом установлено, что общество зарегистрировано в качестве юридического лица 17.11.2017 г., о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена соответствующая запись, истцу в свою очередь принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 220 с признанием товарного знака общеизвестным с 01.04.2016 г. (т. 2 л.д. 89).

Таким образом, право истца на товарный знак истца возникло ранее, чем у ответчика право на фирменное наименование, в связи с чем, правообладатель товарного знака (истец) в соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ имеет право требовать запрета использования фирменного наименования ответчика в определенных видах деятельности.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Как указано в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Согласно пункту 42 Правил N 482 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их


расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил N 482, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 162 Постановление N 10 установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

Оценка на предмет сходства дается судом в соответствии с указанными нормами права и разъяснениями высшей судебной инстанции с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара (услуг), не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (пункты 75 и 162 Постановления N 10).

Совпадение звуков и слов, из которых составлены сравниваемые обозначения, указывает на их звуковое и смысловое тождество, графическое сходство определяется единством алфавита и использованием при написании печатных и заглавных букв.

Сравнительный анализ товарного знака № 220 и коммерческого обозначения


истца и обозначения «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС», используемого ответчиком в фирменном наименовании, а также на фасадных вывесках аптек, свидетельствует об их тождественности и сходстве до степени смешения, соответственно.

При этом, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его слова не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Оценивая однородность обозначений, суд с позиции того, как обычным потребителем воспринимается спорное обозначение, размещенное ответчиком в ряду фирменного наименования и фасадных вывесках аптек, расположенных по адресу: <...>; <...>; <...>; Пензенская обл., Пензенский район, Засечное, ул. Радужная, д. 13, приходит к выводу о том, что оно имеет отношение к той же категории товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак истца.

Проанализировав виды деятельности истца и ответчика, суд признает, что они являются аналогичными, поскольку ответчик также как и истец осуществляет деятельность в области аптек по розничной продажи лекарственных средств, которая относится к товарам и услуг 35-го класса МКТУ (услуги аптек по продаже оптовой, розничной лекарственных, ветеринарных, гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения), в отношении которых товарному знаку истца № 220 представлена правовая охрана.


Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров и услуг, на что указано в абзаце втором пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 10, в котором приведена правовая позиция, аналогичная ранее высказанной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2016 г. N 307-ЭС16-881.

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу о том, что действия ответчика создали опасность смешения сравниваемых обозначений, чем нарушили права истца.

Доводы ответчика о том, что он в любом случае вправе использовать при осуществлении своей деятельности обозначение «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС», поскольку оно является его фирменным наименованием, арбитражным судом отклоняются, поскольку противоречат пункту 6 статьи 1252 ГК РФ и сложившейся судебной практике (Постановлении Президиума ВАС РФ от 25.05.2010 N 985/10 по делу N А40-56945/08-5-500, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13.10.2015 N С01-16/2014 по делу N А21-2768/2012 и др.).

Доводы ответчика о том, что исключительные права, в частности, третьего лица ФИО3 на произведения дизайна «АПТЕКА ВИТА Экспресс» и «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС», неисключительные права на которые имеет ответчик, возникли ранее исключительных прав истца на спорные средства индивидуализации - общеизвестный товарный знак № 220 и коммерческое обозначение «АПТЕКА ВИТА Экспресс», арбитражным судом не принимается, поскольку ответчик не доказал принадлежность третьим лицам предприятий, для индивидуализации которых используется коммерческое обозначение, а также непрерывность использования коммерческих обозначений.

Ответчик пытается обосновать обстоятельства более раннего создания произведений лишь их «экземплярами» с проставленными на них датами.

Представленные ответчиком доказательства - фотоотчет фармацевта, представленный в подтверждение факта использования произведения «ВИТА Экспресс» ООО МП «Парус», лицензии, сертификаты, экземпляр фотографического произведения с изображением здания аптечного пункта в с. Лопатино Пензенской области, на фасаде которого размещена вывеска в виде данного произведения дизайна, - копия фототаблицы, являющейся приложением к Отчету ООО «Тарханы-Realty» № 607 от 23 октября 2004 года не позволяют достоверно установить создание произведений дизайна «АПТЕКА ВИТА Экспресс» и «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» ФИО11 и ФИО3 в 1995 или 2013 годах соответственно.

При этом, действующее законодательство не устанавливает презумпции создания произведения в дату, которая указана на экземпляре произведения.

Лицензионный договор, заключенный 11.11.2022 г., не может подтверждать, что обозначение «ВИТА ЭКСПРЕСС» использовалось ранее 01.02.2018 г.

При этом сам по себе факт выдачи лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, а также аренда помещений под аптечные организации ООО «Фарма-Люкс», ООО Аптека «Фарма-Люкс», ООО «Аптека Фарма-Люкс», ООО «Аптека Левзея», входящими в одну группу лиц, в которую входит ответчик, не являются надлежащими доказательствами принадлежности права на имущественный комплекс конкретному лицу.

Таким образом, ответчик не подтвердил создание им предприятия, для коммерческого обозначения которого фактически используется словесный элемент «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС», что не позволяет применить правила о приоритете средств индивидуализации, содержащиеся в пункте 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сходные до степени смешения с товарным знаком № 220 обозначения размещаются ответчиком на вывесках его аптечных пунктов не просто как произведения


дизайна, а именно для целей индивидуализации услуг, однородных услугам, которые оказывают предприятия истца и в отношении которых охраняется его товарный знак.

Факт использования обозначений, сходных до степени смешения со средствами индивидуализации истца, подтверждается представленными истцом доказательствами, в частности, протоколами осмотра доказательств, и ответчиком в порядке ст. 65 АПК РФ не опровергнут.

На основании вышеизложенного, арбитражный суд приходит к выводу о том, что требования истца о запрете использовать в фирменном наименовании обозначение «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» сходное до степени смешения с общеизвестным товарным знаком № 220 и коммерческим обозначением «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС», а также обозначения, сходные до степени смешения с общеизвестным товарным знаком № 220 и коммерческим обозначением «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС», при оказании услуг 35 класса МКТУ по розничной продаже лекарственных средств; об обязании удалить за свой счет фасадные вывески, содержащие обозначения, сходные до степени смешения с общеизвестным товарным знаком № 220 и коммерческим обозначением «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС», размещенные над входами в аптеки, находящиеся по адресам: <...>; <...>; <...>; Пензенская обл., Пензенский район, Засечное, ул. Радужная, д. 13 подлежат удовлетворению.

Истцом также заявлено имущественное требование о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительного права на использование товарного знака № 220 в размере 20 000 000 руб.

Ответчик ходатайствовал о снижении заявленного истцом размера компенсации, поскольку факт нарушения охватывается единством намерений правонарушителя.

Истец возражал против снижения размера компенсации, так как ответчиком не представлено доказательств в обоснование заявления о снижении компенсации, ответчик совершил несколько самостоятельных, не связанных между собой нарушений исключительного права истца на ОТЗ № 220. Размещение сходных обозначений на вывесках четырех аптек не образует единый процесс использования сходных обозначений.

Как установлено пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В силу пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 «О применении


части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252). По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно п. 64 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23 апреля 2019 года «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» Положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ о снижении размера компенсации подлежат применению в случаях, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (далее - при множественности нарушений), в частности, когда одним действием нарушены права на:

несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, связанных между собой: музыкальное произведение и его фонограмма; произведение и товарный знак, в котором использовано это произведение; товарный знак и наименование места происхождения товара; товарный знак и промышленный образец;

несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, не связанных между собой (например, в случае продажи одним лицом товара с незаконно нанесенными на него разными товарными знаками или распространения материального носителя, в котором выражено несколько разных экземпляров произведений).

Указанное выше положение Гражданского кодекса Российской Федерации о снижении размера компенсации может быть применено также в случаях, когда имеют место несколько правонарушений, совершенных одним лицом в отношении одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации и составляющих единый процесс использования объекта (например, воспроизведение произведения и последующее его распространение).


Положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ применяются только при множественности нарушений и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации.

В пункте 65 Постановления N 10 разъяснено, что компенсация является мерой ответственности за факт нарушения, охватываемого единством намерений правонарушителя. Распространение нескольких материальных носителей при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя (например, единое намерение нарушителя распространить партию контрафактных экземпляров одного произведения или контрафактных товаров). При этом каждая сделка купли-продажи (мены, дарения) материальных носителей (как идентичных, так и нет) квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права, если не доказано единство намерений правонарушителя при совершении нескольких сделок.

В пункте 66 постановления N 10 также разъяснено, что при доказанном единстве намерений правонарушителя количество контрафактных экземпляров, товаров (размер партии, тиража, серии и так далее) может свидетельствовать о характере правонарушения в целом и подлежит учету судом при определении конкретного размера компенсации.

В рассматриваемом случае размещение сходных обозначений на вывесках четырех аптек не образует единый процесс использования сходных обозначений.

Сторона, заявившая о необходимости снижения размера компенсации, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры.

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик не представил суду никаких доказательств, свидетельствующих о наличии оснований для снижения размера предъявленной ко взысканию компенсации.

Оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, принимая во внимание установленный факт неправомерного использования ответчиком товарного знака истца и учитывая характер допущенного ответчиком нарушения, степень вины ответчика, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд признает размер компенсации в сумме 20 000 000 руб. соответствующим степени вины нарушителя.

Истец также заявил требование о взыскании с ответчика неустойки в случае неисполнения решения суда в течение 10 (десяти) календарных дней с даты его вступления в законную силу в размере 200 000 (двести тысяч) руб. 00 коп. за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с одиннадцатого дня с даты вступления судебного акта в законную силу до момента его полного исполнения.

В соответствии с частью 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную названным кодексом и другими федеральным законами (часть 2 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу части 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе потребовать по суду исполнения


обязательства в натуре, если иное не предусмотрено данным кодексом, иными законами или договором, либо не вытекает из существа обязательства.

Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (статьи 1, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление N 7), в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 Гражданского кодекса Российской Федерации), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебная неустойка).

В пункте 32 Постановления N 7 указано, что удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По смыслу названных положений, суд может присудить денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебную неустойку) в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре.

Поскольку размер неустойки, подлежащей взысканию в случае неисполнения обязанной стороной судебного акта, законом не регламентирован, решение вопроса разумности ее размера относится к компетенции суда и разрешается с учетом конкретных обстоятельств дела.

При определении размера присуждаемой денежной суммы суду следует исходить из того, что исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение. В то же время, определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд должен принимать во внимание степень затруднительности исполнения судебного акта, возможность ответчика по его добровольному исполнению, имущественное положение ответчика и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Данная правовая позиция изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 15 марта 2018 года № 305-ЭС17- 17260.

Принимая во внимание положения пункта 4 статьи 1, статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснения, изложенные в 28 пункте Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», учитывая, что судебная неустойка является мерой ответственности, которая призвана побудить ответчика к своевременному исполнению судебного акта, арбитражный суд на основании принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, признает обоснованной судебную неустойку в размере 200 000 руб. за каждый день неисполнения решения.


На основании изложенного, исковые требования ООО «РОНА» и заявление о взыскании судебной неустойки подлежат удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 112 и частью 2 статьи 168 АПК РФ при принятии решения арбитражный суд решает вопросы распределения судебных расходов.

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В силу ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате госпошлины в сумме 141 000 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» (ИНН <***>) использовать в фирменном наименовании обозначение «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС», сходное до степени смешения с общеизвестным товарным знаком № 220 и коммерческим обозначением «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС».

Запретить обществу с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» (ИНН <***>) использовать обозначения, сходные до степени смешения с общеизвестным товарным знаком № 220 и коммерческим обозначением «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС», при оказании услуг 35 класса МКТУ по розничной продаже лекарственных средств.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» (ИНН <***>) удалить за свой счет фасадные вывески, содержащие обозначения, сходные до степени смешения с общеизвестным товарным знаком № 220 и коммерческим обозначением «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС», размещенные над входами в аптеки, находящиеся по следующим адресам:

- <...>; - <...>; - <...>;

- Пензенская область, Пензенский район, Засечное, ул. Радужная, д. 13,

в течение десяти календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» (ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «РОНА» (ИНН <***>) компенсацию за нарушение исключительного права на общеизвестный товарный знак № 220 в размере 20 000 000 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» (ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «РОНА» (ИНН <***>) расходы по оплате госпошлины в сумме 141 000 руб.

Заявление общества с ограниченной ответственностью «РОНА» (ИНН <***>) о взыскании судебной неустойки удовлетворить.

В случае неисполнения решения суда в течение десяти календарных дней с даты вступления решения в законную силу взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» (ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «РОНА» (ИНН <***>) судебную неустойку в размере 200 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с


одиннадцатого дня с даты вступления судебного акта в законную силу до момента его полного исполнения.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пензенской области в течение одного месяца со дня его принятия.

Судья Г.В. Алексина

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России23 Дата 20.10.2022 8:56:00

Кому выдана Алексина Галина Владимировна