Решение от 13 февраля 2023 г. по делу № А33-16733/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



РЕШЕНИЕ

13 февраля 2023 года


Дело № А33-16733/2022


Красноярск


Резолютивная часть решения объявлена 06 февраля 2023 года.

В полном объеме решение изготовлено 13 февраля 2023 года.


Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Красовской С.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью завод котельного оборудования «Карат» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Ачинск)

к обществу с ограниченной ответственностью "Энергосервис" (ИНН <***>, ОГРН <***>, с. Большой Салырь, Ачинского района)

о признании незаконным использования товарного знака, взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака,

в судебном заседании присутствуют:

от ответчика (онлайн): ФИО1, представитель по доверенности в порядке передоверия от 26.12.2022, личность удостоверена паспортом, представлен диплом, (до и после перерыва)

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2,

установил:

общество с ограниченной ответственностью завод котельного оборудования «Карат» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ 02.08.2022, к обществу с ограниченной ответственностью "Энергосервис" (далее – ответчик) о признании незаконным использования в период в период с 07.07.2020 года до 28.09.2020 года обществом с ограниченной ответственностью «Энергосервис» товарного знака, размещенного на котле, с заводским номером 0027, по адресу: <...>, сходного до степени смешения с товарным знаком, подтвержденным свидетельством на товарный знак № 765934, выданного обществу с ограниченной ответственностью Завод Котельного Оборудования «Карат», о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» в пользу общества с ограниченной ответственностью Завод Котельного Оборудования «Карат» 400 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака на котле, с заводским номером 0027, по адресу: <...>, сходного до степени смешения с товарным знаком, подтвержденным свидетельством на товарный знак № 765934, выданному обществу с ограниченной ответственностью Завод Котельного Оборудования «Карат»

Определением от 07.07.2022 исковое заявление принято к производству суда в порядке упрощенного производства.

Определением от 05.09.2022 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

22 июля 2020 года администрацией Боготольского района Красноярского края проводился электронный аукцион, предметом закупки являлось выполнение работ по поставке и установке котлов по адресам: <...> Октября, ЗА (установка одного котла); <...> (установка одного котла); <...> (установка двух котлов).

По результатам проведения электронного аукциона, администрацией Боготольского района заключен муниципальный контракт с обществом с ограниченной ответственностью «Эиергосервис» (далее - ООО «Энергосервис») на выполнение работ по поставке и установке котлов по адресам: <...> Октября, ЗБ (установка одного котла); <...> (установка одного котла); <...> (установка двух котлов). При исполнении муниципального контракта, ООО «Энергосервис» установлен котёл по адресу: <...> с маркировочными бирками предприятия-изготовителя с изображением товарного знака, тождественного изображения по товарному знаку по свидетельству №765934, выданному истцу Федеральной службой по патентам и товарным знакам.

Общество с ограниченной ответственностью Завод Котельного Оборудования «Карат» является правообладателем исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 07 июля 2020 г. Данный факт подтверждается свидетельством на товарный знак № 765934, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Согласно указанному свидетельству на товарный знак приоритет товарного знака правообладателя установлен 18 октября 2019 г., срок действия регистрации истекает 18 октября 2029 г. В соответствии с вышеназванным свидетельством на товарный знак товарный знак правообладателя представляет собой товарный знак, содержащий охраняемых изобразительных элементов. Согласно свидетельству, товарный знак правообладателя с изображением желтого, бледно-желтого, насыщенно-желтого, оранжевого, бледно-оранжевого, насыщенно-оранжевого, красного, бледно- красного, насыщенно-красного цвета, относится к 11 классу МКТУ: «котлы отопительные».

При рассмотрении в Ачинском городском суде гражданского дела № 2-110/2021 по иску ФИО3, ФИО4 к обществу с ограниченной ответственностью «Энергосервис» о прекращении производства и реализации котлов водогрейных, взыскании компенсации за нарушение исключительных прав, судом назначалось проведение судебной патентно-технической экспертизы и получено экспертное заключение эксперта от 11 июня 2021 года ООО «Экспертно-консалтингового центра «Независимая экспертиза» (далее - заключение эксперта), подтверждающее незаконные действия нарушителя интеллектуальных прав истцов при поставке товара по муниципальному контракту № 0302/50/20 на капитальный ремонт в муниципальных котельных Боготольского района, в том числе с изображением товарного знака правообладателя на маркировочных бирках предприятия-изготовителя: на котле «Котел КВ-0,63» с заводским номером 0027 по адресу: <...> (цифровое фото №92 на л.д.45 заключения эксперта).

Решением Ачинского городского суда от 05 августа 2021 года (дело № 2-110/2021), вступившим в законную силу 29 ноября 2021 года, удовлетворены исковые требования ФИО3, ФИО4 о прекращении производства и реализации котлов водогрейных, нарушающих права истцов, защищенных патентом на полезную модель №193331, зарегистрированного в реестре полезных моделей РФ со сроком действия с 08 июля 2019 года по 08 июля 2029 года, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, взыскана компенсация за нарушение авторского права.

08.07.2021 в адрес ООО «Энергосервис» заказной корреспонденцией направлялась претензия №083 с требованием в срок до 01.08.2021 года: прекратить незаконное использование товарного знака правообладателя, прекратить нарушения исключительных прав на товарный знак, в течение 7 (семи) дней с даты получения настоящей претензии направить в адрес ООО ЗКО «Карат» документы, подтверждающие наличие исключительных прав на товарный знак, размещенный на котлах, поставленных по муниципальному контракту и предпринять иные меры, направленные на досудебное урегулирование спора, связанного с незаконным использованием товарного знака, размещенного на котлах водогрейных. До настоящего времени в адрес ООО ЗКО «Карат» не поступил ответ на претензию, а так же документы, подтверждающие наличие исключительных прав на товарный знак, размещенный на котлах, поставленных по муниципальному контракту № 0302/50/20 на капитальный ремонт в муниципальных котельных Боготольского района. 14.07.2021 года указанная претензия получена ответчиком.

Направленная в адрес ответчика претензия оставлена им без удовлетворения и до настоящего времени истец не располагает сведениями о расторжении муниципального контракта с ООО «Энергосервис» на выполнение работ по поставке и установке котлов по адресам: <...> Октября, ЗА (установка одного котла); Красноярский край, Боготольский район, с Большая Косуль, ул. Лесная, 11Б (установка одного котла): <...> (установка двух котлов), совершенных ответчиком действий, направленных на прекращение нарушения исключительных прав на товарный знак №765934, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

На основании изложенного истец обратился в Арбитражный суд с настоящим иском.

27.07.2022 в материалы дела поступил отзыв на исковое заявление, согласно которому ответчик иск не признает, возражая против удовлетворения заявленных требований указывает:

- ответчик использовал данный товарный знак с 15.11.2018г., т. е. до регистрации исключительного права истца, что подтверждается Декларацией соответствия. При использовании логотипа ООО "Энергосервис" не планировало вводить потребителя в заблуждение, использовать чужой товарный знак или репутацию правообладателя;

- генеральный директор ООО «Энергосервис» до 07.08.2018 года являлся соучредителем истца - ООО ЗКО "Карат" и имел размер доли в уставном капитале 25%, поскольку ответчик участвовал в создании товарного знака, то полагал, что имеет право его использовать;

- охрана товарного знака имеет срочный характер, поэтому признать использование товарного знака правонарушением в тот период, когда товарный знак еще не был зарегистрирован правообладателем, недопустимо;

- используя данный логотип ответчик исходил из того, что на рынке сходных товарных знаков нет и действовал добросовестно. Появление в будущем спорного товарного знака предсказать было невозможно

- ответчик при использовании логотипа действовал добросовестно. Также, доказательством добросовестности служит тот факт, что после получения претензии с требованием прекратить нарушение исключительных прав на товарный знак в срок до 01.08.2021г., ООО "Энергосервис" незамедлительно ее исполнило (27.08.2021г. сотрудник Ответчика, ФИО5, демонтировал изображение, на которое Истец указывает как на нарушающее его права на товарный знак, о чем уведомил Ответчика через мессенжер, прислав фотографии без изображений).

- фирменный логотип ответчика при визуальном сравнении не является сходным до степени смешения с товарным знаком истца и не нарушает исключительного права на спорное средство индивидуализации

- истец не представил доказательств обоснованности размера заявленной компенсации, которая не отвечает требованиям разумности и справедливости.

- требования истца о взыскании компенсации за незаконное использование фирменного наименования и логотипа являются недобросовестным поведением.

- до 07.08.2018 года, когда ФИО6 был участником ООО ЗКО "Карат", товарный знак использовался совместно и не выдвигалось планов по регистрации права на спорный товарный знак;

- просит снизить ее размер до минимального размера.

Истцом представлены возражения на отзыв ответчика, согласно которым отклоняет доводы ответчика, изложенные по тексту отзыва на исковое заявление.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно статье 1225 ГК РФ товарные знаки являются приравненными к результатам интеллектуальной деятельности средствами индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана.

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В силу ст. 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (ст. 1482 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 указанной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно положениям п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Пунктом 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии со ст. 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Исходя из приведенных норм права, а также положений ч. 1 ст. 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Материалами дела подтверждается, что истец обладает исключительными правами на спорный товарный знак, что подтверждается свидетельством на товарный знак № 765934, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Согласно указанному свидетельству на товарный знак приоритет товарного знака правообладателя установлен 18 октября 2019 г., срок действия регистрации истекает 18 октября 2029 г. В соответствии с вышеназванным свидетельством на товарный знак товарный знак правообладателя представляет собой товарный знак, содержащий охраняемых изобразительных элементов. Согласно свидетельству, товарный знак правообладателя с изображением желтого, бледно-желтого, насыщенно-желтого, оранжевого, бледно-оранжевого, насыщенно-оранжевого, красного, бледно- красного, насыщенно-красного цвета, относится к 11 классу МКТУ: «котлы отопительные».

Истцом в материалы дела представлено заключение эксперта №03-21-05-171 от 11.06.2021, экспертиза была проведена в рамках рассмотрения дела №2-110 (2021) Ачинским городским судом, согласно указанному заключению подтверждается наличие на водогрейном котле изображения товарного знака истца.

Согласно статье 89 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иные документы и материалы допускаются в качестве доказательств, если содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения дела.

Согласно пункту 13 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" заключение эксперта по результатам проведения судебной экспертизы, назначенной при рассмотрении иного судебного дела, а равно заключение эксперта, полученное по результатам проведения внесудебной экспертизы, не могут признаваться экспертными заключениями по рассматриваемому делу.

Такое заключение может быть признано судом иным документом, допускаемым в качестве доказательства в соответствии со статьей 89 АПК РФ.

Факт использования товарного знака ответчиком подтверждается материалами дела и ответчиком не оспаривается, вместе с тем, ответчик указывает, что ответчик использовал данный товарный знак с 15.11.2018, т. е. до регистрации исключительного права истца, ответчик участвовал в создании товарного знака, то полагал, что имеет право его использовать.

Согласно правовой позиции, сформулированной Судом по интеллектуальным правам в постановлении от 28.10.2022 N С01-1917/2022 по делу N А40-89902/2020, действующим законодательством право преждепользования установлено только для изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (статья 1361 ГК РФ), но не для товарных знаков.

В рассматриваемом споре определяющее значение имеет именно факт использования ответчиком принадлежащего истцу товарного знака без его разрешения в том момент, который был зафиксирован, функциональное назначение права преждепользования, известного патентному праву, исключает применение данного института при столкновении интересов лица, использующего обозначение, схожего с чужим товарным знаком в отношении однородных товаров услуг и интересов правообладателя товарного знака.

Таким образом, товарные знаки в отличии от объектов патентных прав не могут являться объектом преждепользования, доводы ответчика в данной части отклоняются Арбитражным судом.

Согласно свидетельству на товарный знак №765934 правообладателем является общество с ограниченной ответственностью Завод Котельного оборудования «Карат», общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис" в качестве правообладателя указанного товарного знака не значится, более того, с учетом корпоративных отношений, Арбитражный суд приходит к выводу о том, что ответчик, используя товарный знак истца, не мог не понимать того, что указанный товарный знак принадлежит иному правообладателя, но не ответчику. В связи с чем, довод ответчика о том, что ответчик исходил из того, что на рынке сходных товарных знаков нет, отклоняется Арбитражным судом.

Из материалов дела следует, что истец разрешения на использования спорного товарного знака ответчикам не давал, лицензионных договоров с ответчиками не заключал, самостоятельно спорные товары в гражданский оборот не вводил, факт предложения ответчиками к продаже товара зафиксирован истцом после предоставления правовой охраны указанному товарному знаку.

Также Арбитражный суд указывает, что добровольное прекращение ответчиком использование чужого товарного знака после получения претензии не освобождает ответчика от несения ответственности за предшествующее прекращению нарушение прав правообладателя.

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

Ответчик, вместе с тем, ссылается на то, что фирменный логотип ответчика при визуальном сравнении не является сходным до степени смешения с товарным знаком истца и не нарушает исключительного права на спорное средство индивидуализации.

Согласно правовой позиции, содержащейся в определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224, вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств.

Согласно пункту 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знаков принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: от различительной способности знаков, от сходства противопоставляемых знаков, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Согласно правовым позициям, изложенным в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11, при сопоставлении обозначений с точки зрения их визуального сходства вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления), а также презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При определении сходства словесных обозначений они сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товара, круг потребителей и другие признаки.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вид товаров и сравнив их с товарными знаками, в отношении которых истец имеет приоритет, суд пришел к выводу об их сходстве до степени смешения, которое носит очевидный характер.

Следует отметить, что определяющим для установления сходства обозначений является вероятность наличия у рядовых потребителей ассоциативных связей между сравниваемыми обозначениями.

По результатам сопоставления изображений, имеющихся на котле, с товарным знаком истца, суд приходит к выводу о наличии очевидного сходства соответствующих обозначений по графическому критерию.

С учетом изложенного довод ответчика об отсутствии сходства между изображением, содержащимся на котле, и товарным знаком истца несостоятелен.

На основании изложенного, материалами дела подтверждается неправомерное использование ответчиком обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в связи с чем, обращение истца в Арбитражный суд с настоящим иском за защитой нарушенного права не может быть признано злоупотреблением по смыслу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Истцом заявлено требование о признании незаконным использования в период в период с 07.07.2020 года до 28.09.2020 года обществом с ограниченной ответственностью «Энергосервис» товарного знака, размещенного на котле, с заводским номером 0027, по адресу: <...>, сходного до степени смешения с товарным знаком, подтвержденным свидетельством на товарный знак № 765934, выданного обществу с ограниченной ответственностью Завод Котельного Оборудования «Карат».

Ответчиком в части продолжительности заявлены возражения.

По результатам проведения электронного аукциона, администрацией Боготольского района заключен муниципальный контракт с обществом с ограниченной ответственностью «Эиергосервис» (далее - ООО «Энергосервис») на выполнение работ по поставке и установке котлов по адресам: <...> Октября, ЗБ (установка одного котла); <...> (установка одного котла); <...> (установка двух котлов).

Контракт заключен 03.08.2020, с указанной даты надлежит исчислять период незаконного использования обществом с ограниченной ответственностью "Энергосервис" товарного знака, размещенного на котле, с заводским номером 0027, по адресу: <...>, сходного до степени смешения с товарным знаком, подтвержденным свидетельством на товарный знак № 765934, выданного обществу с ограниченной ответственностью Завод Котельного Оборудования «Карат».

Относительно окончания срока незаконного использования истцом в материалы дела представлен ответ МУП Боготольского района Красноярского края «РТЭК» от 18.07.2022 №81, согласно которому водогрейные котлы марки КВ-063мв в количестве 4 шт. были установлены на котельных Боготольского района Красноярского края: <...> котла с заводскими номерами 0030, 0029; <...> Октября ЗБ - 1 котел с заводским номером 0028; с. Большая косуль ул. Лесная 116 - 1 котел с заводским номером 0027, согласно муниципальному контракту, заключенному между Администрацией Боготольского района и обществом с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (далее - ООО «Энергосервис», подрядчик), впоследствии переданных на баланс МУП «РТЭК» на праве хозяйственного ведения в соответствии с постановлением администрации Боготольского района от 28.09 2020г № 499. Представители подрядчика, выполнившего работы по монтажу вышеуказанных водогрейных котлов в соответствии с муниципальным контрактом до 30 сентября 2020 года, в начале сентября 2021 года, до начала отопительного периода 2021-2022 годов, приехали и сняли алюминиевые таблички с наименованием производителя, заводскими номерами и техническими данными котлов, а так же изображением товарного знак, объяснив это тем, что таблички будут заменены (со слов мастера и слесаря ремонтной бригады).

Ответчиком в качестве возражений на период незаконного использования, определенный истцом в материалы дела представлен снимок экрана мобильного телефона, вместе с тем, указанный снимок не позволяет идентифицировать лиц, ведущих переписку, предмет, относительно которого она ведется, а также изучить вложенные фотографии, на которые ответчик ссылается как на доказательства демонтажа табличек 27.08.2021.

Таким образом, фактически ответчиком период незаконного использования товарного знака не опровергнут, в связи с чем, указанный период определяется судом в диапазоне дат с 03.08.2020 года до 28.09.2020.

На основании изложенного, Арбитражный суд приходит к выводу о частичном удовлетворении заявленного истцом требования и признает незаконным использование обществом с ограниченной ответственностью "Энергосервис" в период в период с 03.08.2020 года до 28.09.2020 года товарного знака, размещенного на котле, с заводским номером 0027, по адресу: <...>, сходного до степени смешения с товарным знаком, подтвержденным свидетельством на товарный знак № 765934, выданного обществу с ограниченной ответственностью Завод Котельного Оборудования «Карат».

При этом Арбитражный суд указывает, что согласно свидетельству на товарный знак приоритет товарного знака правообладателя установлен 18 октября 2019, требование истцом заявлены в рамках периоды после регистрации товарного знака, доводы ответчика о недопустимости признания нарушения до регистрации товарного знака отклоняются Арбитражным судом.

Также истцом заявлено требование о взыскании компенсации в размере 400 000 за незаконное использование товарного знака на котле, с заводским номером 0027, по адресу: <...>, сходного до степени смешения с товарным знаком, подтвержденным свидетельством на товарный знак № 765934, выданному обществу с ограниченной ответственностью Завод Котельного Оборудования «Карат»

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Минимальный размер суммы взыскиваемой компенсации, исходя из пункта 3 статьи 1252, статей 1301, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, составляет 10 000 рублей за каждый факт нарушения исключительных прав правообладателя.

В рамках настоящего дела истцом заявлены требования о взыскании с ответчика 400 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака.

Калькуляция указанного размера компенсации обоснована истцом следующим:

26.04.2019 по заказу ООО ЗКО «Карат» на изготовление печатной продукции Прайс-Каталог, обществом с ограниченной ответственностью «ВИЗИТ» (г.Ачинск) изготовлена «Брошюра А4, обложка 130 гр, 4+4, блок 6 листов 4+4 на 115 гр, прошивка 2 скобы», в количестве 1500 экземпляров, в целях рекламы товара, в том числе котла КВр-0,63, и указанием его рыночной стоимости на странице 6 Брошюры, предлагаемой к продаже, в первом полугодии 2019 года.

01.06.2020 в адрес потенциальных заказчиков направлялось коммерческое предложением с приложением технических характеристик водогрейных котлов серии «КВр» с ручной подачей топлива, предлагаемая цена котла КВр-0,63 в легкой обмуровке с запорной арматурой с 01 июля 2020 года в размере от 400 000 рублей (в зависимости от требований заказчика по установке дополнительного оборудования).

В июле 2020 года администрацией Боготольского района Красноярского края был проведен электронный аукцион на выполнение работ по поставке и установке котлов.

Согласно протоколу подведения итогов аукциона в электронной форме (электронного аукциона) от 22 июля 2020 г. заявка ООО «Энергосервис» признана соответствующей требованиям, установленной документацией об электронном аукционе с ценой работ и поставки на сумму 1 988 245 руб. 40 руб. На основании подведения итогов электронного аукциона между администрацией Боготольского района Красноярского края и ООО «Энергосервис» был заключен муниципальный контракт № 0302/50/20 на капитальный ремонт в муниципальных котельных Боготольского района (замена котлов) по вышеуказанному адресу.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в Постановлении от 13.12.2016 N 28-П, суд при определенных условиях может снизить размер компенсации ниже низшего предела, установленного статьей 1301 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:

- убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;

- правонарушение совершено ответчиком впервые;

- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика, и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Поэтому следует учитывать, что в соответствии с приведенными правовыми позициями снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев. При этом обязанность доказывания обстоятельств, соответствующих этим критериям, возлагается именно на ответчика.

Таким образом, при установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 1 статьи 1301 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов возможно лишь в исключительных случаях (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления от 13.12.2016 N 28-П), и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика, подтвержденным соответствующими доказательствами.

Данная правовая позиция сформулирована в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации N 305-ЭС16-13233 от 21.04.2017, N 308-ЭС17-3085 от 12.07.2017, N 308-ЭС17-2988 от 12.07.2017, N 308-ЭС17-3088 от 12.07.2017, N 308-ЭС17-4299 от 12.07.2017, N 305-ЭС17-16920 от 18.01.2018 и N 305-ЭС18-14243 от 13.11.2018.

Ответчик вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации необходимой совокупности доказательств, на основании которых возможно снижение компенсации ниже низшего предела, не представил.

Вместе с тем, ответчиком заявлено ходатайство о снижении размера компенсации до минимального размера.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В пункте 31 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2021), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.06.2021) указано, что определение размера компенсации относится к прерогативе суда, рассматривающего спор по существу, который определяет размер компенсации в пределах, установленных Гражданского кодекса Российской Федерации, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Конституционный Суд Российской Федерации в пункте 4.2 Постановления от 13.12.2016 N 28-П разъяснил, что взыскание предусмотренной подпунктом 1 статьи 1301, подпунктом 1 статьи 1311 и подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации компенсации за нарушение интеллектуальных прав, будучи штрафной санкцией, преследующей в том числе публичные цели пресечения нарушений в сфере интеллектуальной собственности, является, тем не менее, частноправовым институтом, который основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений (пункт 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации), а именно правообладателя и нарушителя его исключительного права на объект интеллектуальной собственности, и в рамках которого защита имущественных прав правообладателя должна осуществляться с соблюдением вытекающих из Конституции Российской Федерации требований справедливости, равенства и соразмерности, а также запрета на осуществление прав и свобод человека и гражданина с нарушением прав и свобод других лиц, то есть таким образом, чтобы обеспечивался баланс прав и законных интересов участников гражданского оборота.

Доказательства систематического совершения ответчиком аналогичных нарушений отсутствуют. Данный факт также подтверждается сведениями из открытых данных Картотеки арбитражных дел.

Учитывая указанные обстоятельства, степень вины нарушителя, незначительный объем реализованного ответчиком товара, отсутствие сведений о понесенных истцом значительных убытков, совершение правонарушения ответчиком впервые, исходя из необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, и принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям допущенного нарушения, суд полагает возможным снизить заявленный истцом размер компенсации до 30 000 рублей.

На основании изложенного, Арбитражный суд приходит к выводу о частичном удовлетворении требований истца и взыскании 30 000 рублей компенсации.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Истец при обращении в Арбитражный суд с настоящим иском уплатил государственную пошлину в размер 11 000 руб., исковые требования удовлетворены судом частично (7,5%), в связи с чем на ответчика подлежат отнесению расходы по уплате государственной пошлины в размере 825 руб.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Признать незаконным использование обществом с ограниченной ответственностью "Энергосервис" в период в период с 03.08.2020 года до 28.09.2020 года товарного знака, размещенного на котле, с заводским номером 0027, по адресу: <...>, сходного до степени смешения с товарным знаком, подтвержденным свидетельством на товарный знак № 765934, выданного обществу с ограниченной ответственностью Завод Котельного Оборудования «Карат»

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Энергосервис" (ИНН <***>, ОГРН <***>, с. Большой Салырь, Ачинского района) в пользу общества с ограниченной ответственностью завод котельного оборудования «Карат» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Ачинск) 30 000 рублей компенсации, а также 825 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.


Судья

С.А. Красовская