Решение от 21 октября 2021 г. по делу № А43-39246/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-39246/2017

г.Нижний Новгород 21 октября 2021 года

Дата объявления резолютивной части решения 14 октября 2021 года

Дата изготовления решения в полном объеме 21 октября 2021 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Курашкиной Светланы Анатольевны (шифр дела 50-924), при ведении протокола судебного заседания с использованием систем видеоконференц-связи помощником судьи Карпычевой Анной Юрьевной,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску открытого акционерного общества «Царицыно» (ОГРН <***>, ИНН <***>), г.Москва,

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Первый мясокомбинат» (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Нижний Новгород,

об обязании ответчика прекратить нарушение исключительных прав,

о взыскании 5 555 856 руб. 90 коп.,

при участии представителей:

от истца: ФИО1 (по доверенности от 11.01.2021),

от ответчика: ФИО2 (по доверенностям от 18.12.2019, 26.01.2021),

установил:

заявлено требование об обязании ответчика прекратить нарушение исключительных прав правообладателя, ОАО «Царицыно», на товарный знак «ДВА ДВАДЦАТЬ» и на товарный знак «ДВА ДЕВЯНОСТО» и о взыскании 5 555 856 руб. 90 коп., в том числе: 4 755 856 руб. 90 коп. компенсации за незаконное использование товарного знака «ДВА ДЕВЯНОСТО» и 800 000 руб. 00 коп. компенсации за незаконное использование товарного знака «ДВА ДВАДЦАТЬ» (с учетом уточнения исковых требований, принятых определением от 16.09.2021).

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 26.03.2018 по настоящему делу № А43-39246/2017, оставленным без изменения постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2018, исковые требования открытого акционерного общества «Царицыно» удовлетворены - общество с ограниченной ответственностью «Первый мясокомбинат» обязано:

прекратить нарушение исключительных прав открытого акционерного общества «Царицыно» (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Москва на товарные знаки «ДВА ДВАДЦАТЬ» и «ДВА ДЕВЯНОСТО»;

изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещены сходные до степени смешения с товарными знаками

«ДВА ДВАДЦАТЬ» и «ДВА ДЕВЯНОСТО» обозначения;

-удалить незаконно используемые товарные знаки «ДВА ДВАДЦАТЬ» и «ДВА ДЕВЯНОСТО» или сходные обозначения с упаковки продукции общества с ограниченной ответственностью «Первый мясокомбинат» (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Нижний Новгород.

Также решением Арбитражного суда Нижегородской области от 26.03.2018 по настоящему делу с общества с ограниченной ответственностью «Первый мясокомбинат» в пользу открытого акционерного общества «Царицыно» взыскано 1 600 000 руб. 00 коп. компенсации, а также 29 000 руб. 00 коп. государственной пошлины. В удовлетворении требования о взыскании компенсации за период с 01.09.2017 по дату фактического прекращения незаконного использования товарных знаков открытому акционерному обществу «Царицыно» было отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2018 решение Арбитражного суда Нижегородской области от 26.03.2018 и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2018 по настоящему делу отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

Определением от 22.07.2019 производство по делу приостановлено до вступления в законную силу итоговых судебных актов Суда по интеллектуальным правам по делам № СИП-418/2019 и № СИП-419/2019.

После вступления в законную силу решения Суда по интеллектуальным правам от 05.08.2020 по делу № СИП-418/2019 об отказе в удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью «Первый мясокомбинат» и решения Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2020 по делу № СИП-419/2019 об оставлении заявления общества с ограниченной ответственностью «Первый мясокомбинат» без удовлетворения, производство по настоящему делу определением от 13.08.2020 возобновлено.

Представители сторон в порядке статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации участвовали в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Московского округа.

Представитель истца в судебном заседании поддержала исковые требования, возразила против доводов ответчика и против приобщения к материалам дела письменных объяснений ответчика, заявила отказ от требования об обязании ответчика прекратить нарушение исключительных прав истца на товарные знаки «ДВА ДВАДЦАТЬ» и «ДВА ДЕВЯНОСТО».

Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования не признала, просила отказать истцу в удовлетворении иска, в случае удовлетворения требований истца, заявила ходатайство о снижении размера компенсации ниже установленных Гражданским кодексом Российской Федерации пределов, пояснила, что представленные письменные пояснения не содержат новых доводов, не заявленных ранее.

Суд, рассмотрев заявление истца о частичном отказе от исковых требований – об обязании ответчика прекратить нарушение исключительных прав истца на товарные знаки «ДВА ДВАДЦАТЬ» и «ДВА ДЕВЯНОСТО» установил, что отказ заявлен надлежащим лицом, не противоречит закону и не нарушает права других лиц, поэтому принимает отказ от исковых требований в части обязания ответчика прекратить нарушение исключительных прав истца на товарные знаки «ДВА ДВАДЦАТЬ» и «ДВА ДЕВЯНОСТО» в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации производство по делу в части требования об обязании ответчика прекратить нарушение исключительных прав истца на товарные знаки «ДВА ДВАДЦАТЬ» и «ДВА ДЕВЯНОСТО» подлежит прекращению.

Письменные пояснения ответчика приобщены к материалам дела на основании статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 14.10.2021. Изготовление полного текста судебного акта откладывалось в порядке статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации до 21.10.2021.

Изучив представленные доказательства, оценив доводы и возражения лиц, участвующих в деле, суд приходит к следующим выводам.

Как следует из документов, представленных в материалы дела, истец являлся правообладателем на товарный знак «ДВА ДВАДЦАТЬ» по свидетельству Российской Федерации №435523 с приоритетом от 18.09.2009, зарегистрированного 20.04.2011 в отношении товаров 29-го класса МКТУ «изделия колбасные» и на товарный знак «ДВА ДЕВЯНОСТО» по свидетельству Российской Федерации №435522 с приоритетом от 18.09.2009, зарегистрированного 20.04.2011 в отношении товаров 29-го класса МКТУ «изделия колбасные».

Правовая охрана указанных товарных знаков досрочно прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2021 по делу № СИП-150/2021.

Как указывает истец, в ходе закупки 22.08.2017 в магазине ООО «НАШ-МАГАЗИН ПРОДУКТЫ» по кассовому чеку №01428106 приобретена колбаса вареная «2.20» мясная, на упаковке которой указано «Изготовитель: ООО «Первый мясокомбинат», Россия, 603041, <...>, тел: (831) 233-11-82. Официальный сайт: www.1mk-nn.ru» (л.д.18-19). В ходе анализа информации, размещенной на официальном сайте ООО «Первый мясокомбинат» (ИНН <***>, юридический адрес: <...>; адрес веб-страницы: http://1mk-nn.ru/assortiment/) обращено внимание на наличие информации о том, что предприятие ООО «Первый мясокомбинат» выпускает продукцию – колбасу вареную с названием «2.20» и «2.90».

По информации, размещенной на сайте «100 лучших товаров России (адрес веб-страницы: http://www.100best.ru/content/tovary-i-predpriyatiya?i1=11490&i2;=41074), в номинации «Продовольственные товары 2016г» представлена колбаса вареная «2.20» и следующая информация о производителе: ООО «Первый мясокомбинат», адрес: 603041, <...>, E-mail: info@1mknn.ru, интернет - адрес:www.1mknn.ru».

По информации, размещенной на сайте «100 лучших товаров России (адрес веб-страницы: http://www.100best.ru/content/tovary-i-predpriyatiya?i1=11490&i2;=41073), в номинации «Продовольственные товары 2016г» представлена колбаса вареная «2.90» и следующая информация о производителе: ООО «Первый мясокомбинат», адрес: 603041, <...>, E-mail: info@1mknn.ru, интернет - адрес:www.1mknn.ru».

На выставке «Продэкспо-2016, проведенной с 08.02.2016 по 12.02.2016 в г.Москва среди награжденных также представлена колбаса вареная «2.90», производитель ООО «Первый мясокомбинат».

На выставке «Золотая осень – 2017» в 2017 году, проведенной с 04.10.2017 по 07.10.2017 в г.Москва, в номинации «За производство высококачественной пищевой продукции. Мясная продукция» представлена колбаса вареная «2-20», производитель ООО «Первый мясокомбинат» (Нижегородская область). Информация об этом награждении размещена на сайте ответчика на веб-странице: http://1mk-nn.ru/news/2017/10/10/1151.

В подтверждении вышеуказанных обстоятельств истец ссылается на распечатки веб-страниц из информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

По мнению истца, вышеуказанное свидетельствует о том, что ответчик незаконно использует товарные знаки, до степени смешения сходные с товарными знаками «ДВА ДВАДЦАТЬ» и «ДВА ДЕВЯНОСТО», правообладателем которых является истец, а также размещает информацию об этом в различных источниках и формах в течение 2016 и 2017 годов.

В связи с чем, истцом в адрес ответчика направлялась претензия от 18.07.2016 №63-юр, содержащая требования о прекращении нарушения исключительного права, которая получена ответчиком 09.08.2016, о чем свидетельствуют сведения с сайта ФГУП «Почта России».

Далее истцом в адрес ответчика направлялись претензии от 31.08.2017 №174/17-юр, от 31.08.2017 №175/17-юр о прекращении нарушении исключительных прав на товарные знаки «ДВА ДВАДЦАТЬ», «ДВА ДЕВЯНОСТО» и выплате компенсации в размере 1 600 000 руб. 00 коп. за два товарных знака за период с 01.01.2016 по 31.08.2017 и с 01.09.2017 по дату фактического прекращения незаконного использования товарных знаков.

Доказательства направления и получения указанных претензий представлены в материалы дела.

Данные претензии оставлены ответчиком без ответа и удовлетворения, что послужило истцу основанием для обращения с настоящим иском в Арбитражный суд Нижегородской области.

Кроме того, в июне 2018 года в г.Москве в магазине торговой сети «КАРУСЕЛЬ» (АО ТД «ПЕРЕКРЕСТОК», ИНН <***>) приобретена колбаса вареная с обозначением «2.90» (кассовый чек №2741 от 27.06.2018 в 11:35), на упаковке которой указано «Изготовитель: ООО «Первый мясокомбинат», Россия, 603041, <...>. Тел.: <***> www.lmk-nn.ru».

Истец направил ответчику претензию № 072/21-юр от 25.03.2021 о выплате компенсации за незаконное размещение на своей продукции обозначения «2 20» и «2 90» в размере, равном двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещено обозначение «2 20» и «2 90», сходное до степени смешения с товарными знаками «ДВА ДВАДЦАТЬ» и «ДВА ДЕВЯНОСТО».

Правоотношения сторон, связанные с защитой исключительных прав, регулируются положениями части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В соответствии с частью 1 статьи 1225 ГК РФ товарные знаки и фирменные наименования являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1481 ГК РФ выданный правообладателю охранный документ на товарный знак подтверждает само исключительное право, приоритет и перечень товаров и услуг, в отношении которых действует это исключительное право. Товарный знак служит средством индивидуализации производимых товаров. Основным назначением товарного знака является отличительная функция, которая позволяет покупателю отождествлять маркированный товар с конкретным производителем. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (статья 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами, примерный перечень которых предусмотрен в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Так, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых, товарный знак зарегистрирован, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из содержания приведенных норм следует, что предусмотренная законом ответственность может наступить в случае, если действия нарушителя могут повлечь возможность неправильного субъективного восприятия в сознании покупателя информации об изготовителе продукции или товаре.

Как установлено частью 3 статьи 1250 ГК РФ, предусмотренные меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено этим Кодексом. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Если иное не установлено ГК РФ, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из пункта 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10, в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Истец в настоящем деле за нарушение исключительных прав на товарный знак «ДВА ДВАДЦАТЬ» просит взыскать компенсацию в сумме 800 000 руб. 00 коп. на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а за нарушение исключительных прав на товарный знак «ДВА ДЕВЯНОСТО» - в сумме 4 755 856 руб. 90 коп. на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ - в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее по тексту - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

В предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком.

Факт принадлежности истцу исключительных прав на товарные знаки «ДВА ДВАДЦАТЬ» и «ДВА ДЕВЯНОСТО» с приоритетом от 18.09.2009, зарегистрированные 20.04.2011 в отношении товаров 29-го класса МКТУ «изделия колбасные» подтвержден материалами дела.

Правовая охрана указанных товарных знаков досрочно прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2021 по делу № СИП-150/2021.

В пункте 154 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 разъяснено, что в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Из разъяснений, данных в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 следует, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Ответчик факт сходства обозначений «2 20» и «2 90» до степени смешения с товарными знаками истца оспаривает.

со ссылкой на пункт 44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, указывая на то, что товарные знаки истца не входят в состав комбинированных обозначений «2 20» и «2 90», поскольку последние не содержат никаких словесных элементов. Кроме того, ответчик ссылается на уведомления о результатах проверки соответствия заявленных истцом обозначений требованиям законодательства, в которых эксперт Роспатент указал, что заявленные обозначения «два девяносто», «два двадцать» косвенно указывают на свойство заявленных товаров, а именно цену; не обладают различительной способностью; не способны выполнять функцию товарного знака, то есть индивидуализировать товары конкретного юридического лица.

Наряду с этим ответчик указывает, что обозначения «2 20» и «2 90» состоят только из неохраняемых элементов и их использование не может быть признано нарушением. Представленные истцом распечатки интернет страниц не являются надлежащими доказательствами, подтверждающими факт использования вышеуказанных обозначений. На этикетках ответчика размещен его товарный знак, в связи с чем довод истца об использовании ответчиком на своих этикетках товарного знака истца является необоснованным. Действия истца по государственной регистрации товарных знаков №435522, №435523 являются злоупотреблением правом. Истец не предоставлял никому права использования товарных знаков №435522, №435523.

Таким образом, с учетом доводов и возражений сторон при рассмотрении настоящего спора для установления факта нарушения права на товарный знак подлежат установлению следующие обстоятельства:

- однородность товаров введенных в гражданский оборот нарушителем и товарных знаков правообладателя;

- тождественность или сходность до степени смешения обозначения с охраняемым товарным знаком;

- возможность возникновения вероятности смешения для потребителя.

Согласно пункту 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Из материалов дела, а именно информации, размещенной на официальном сайте ответчика, информации, размещенной на сайте «100 лучших товаров России», кассового чека от 22.08.2017, фотоматериалов, информации с выставок «Продэкспо-2016» и «Золотая осень – 2017», кассового чека от 27.06.2018, а также данных из ФГИС «Меркурий» следует, что ответчиком к продаже предлагается, а также продается, демонстрируется на выставках колбаса вареная, реализуемая как через розничную, так и оптовую сеть.

Исходя из представленных в материалы дела копий оболочек товара, реализуемого истцом, а также копий товарных накладных, следует, что истцом осуществлялась реализация потребителям оптовой сети товара – колбаса вареная «ДВА ДВАДЦАТЬ» и «ДВА ДЕВЯНОСТО».

В связи с чем, проведя анализ, исходя из вышеуказанных критериев, суд полагает, что товар, а именно: колбаса вареная, введенный в гражданский оборот ответчиком является однородным с товаром, предлагаемым к продаже и продаваемым истцом.

Согласно пункту 41 Правил №482, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Критерии сравнения обозначений приведены в пунктах 42 - 44 Правил № 482.

Согласно пункту 42 Правил №482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

С учетом вышеуказанных критериев при оценке обозначений «ДВА ДВАДЦАТЬ», «ДВА ДЕВЯНОСТО», правообладателем которых являлся истец, и обозначений «2 20», «2 90», используемых ответчиком, определяется звуковое (фонетическое) и смысловое (семантическое) сходство.

Таким образом, на основании приведенного анализа, а также с учетом указанных положений Методических рекомендаций, сравниваемые обозначения признаются судом сходными до степени смешения, поскольку в отсутствие качественно иного восприятия этих обозначений, они в целом ассоциируются друг с другом ввиду совпадения указанных звуковых и смысловых элементов, что свидетельствует о возможности возникновения вероятности смешения для потребителя.

Данное обстоятельство подтверждается выводами Суда по интеллектуальным правам, содержащимися в решении от 04.06.2021 по делу № СИП-150/2021 о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 435523 и № 435522 вследствие их неиспользования, имеющим в силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации преюдициальное значение при рассмотрении настоящего дела.

Представленное ответчиком заключение специалистов-лингвистов ФИО3 и ФИО4 суд не принимает во внимание, поскольку вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы (пункт 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»).

Суд полагает необоснованным утверждение ответчика о том, что из приведенных истцом интернет ссылок не следует и из материалов дела не усматривается, что представленные истцом распечатки из сети интернет являются надлежащими доказательствами, подтверждающими факт использования обозначений «ДВА ДЕВЯНОСТО», «ДВА ДВАДЦАТЬ» ответчиком. Приведенные интернет ссылки размещены на строннем веб-сайте, не принадлежащем ответчику. Представленные материалы не содержат информацию, из которой следовало бы, что ответчик является лицом, разместившим соответствующую информацию на указанных сайтах или заказавшим ее размещение.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов» доказательства, подтверждающие распространение определенной информации в сети «Интернет», до обращения заинтересованного лица в суд могут обеспечиваться нотариусом.

С учетом изложенной позиции нотариальное обеспечение доказательств является правом истца, а не его обязанностью. В рамках настоящего дела истец таким правом не воспользовался.

Вместе с тем, с точки зрения статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации у суда нет оснований усомниться в представленных истцом доказательствах.

Кроме того, в представленных ответчиком накладных в наименовании товара указано «вареная колбаса «290» ц/о, ручная вязка (100 Лучших товаров России). ХИТ ПРОДАЖ!!!», что соотносится с фотографией продукции, представлено в каталоге «100 лучших товаров России».

Довод ответчика о том, что представленные материалы не содержат информацию, свидетельствующую о введении в гражданский оборот товаров, маркированных товарными знаками истца противоречит материалам дела.

Суд критически оценивает письмо ООО «Первый Мясокомбинат» от 03.09.2021 № 77 за подписью управляющего - ИП ООО «Первый Мясокомбинат» ФИО5 о технической ошибке при внесении сведений в ГИС Меркурий, поскольку доказательств исправления данной технической ошибки и сообщения о ней в уполномоченный орган в материалы дела не представлено.

Остальные доводы ответчика судом рассмотрены и отклонены как не влияющие на исход настоящего дела.

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все представленные в материалы дела доказательства, заслушав доводы и пояснения сторон, суд приходит к выводу о нарушении ответчиком прав истца на принадлежащие ему товарные знаки, поскольку использование ответчиком обозначений «2 20» и «2 90» на этикетках произведенного и реализованного товара (колбасы) приводит к заблуждению потребителей относительно производителя товара и к смешению в сознании потребителей принадлежности товара с обозначениями «ДВА ДВАДЦАТЬ» и «ДВА ДЕВЯНОСТО».

При таких обстоятельствах, суд считает, что ответчик незаконно использовал для маркировки продукции, а именно колбасы, обозначения «2 20» и «2 90», сходные до степени смешения с товарными знаками истца.

Учитывая, что факт нарушения исключительных прав на товарные знаки подтвержден документально, требование о взыскании компенсации предъявлено истцом правомерно.

Доводы ответчика о том, что заявленные обозначения «два девяносто», «два двадцать» косвенно указывают на свойство заявленных товаров, а именно цену; не обладают различительной способностью; не способны выполнять функцию товарного знака, то есть индивидуализировать товары конкретного юридического лица, состоят только из неохраняемых элементов, основанные на выводах эксперта Роспатента, сделанные при анализе, представленных истцом документов, а также относительно того, что действия истца по государственной регистрации товарных знаков №435522, №435523 являются злоупотреблением правом не принимаются судом за их необоснованностью в силу следующего.

По общему правилу, требования правообладателя, направленные на защиту исключительного права на товарный знак, подлежат удовлетворению даже в случае прекращения правовой охраны товарного знака в случае, если нарушение права допущено в период действия правовой охраны такого товарного знака.

При этом, как разъяснено в Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, действия правообладателя по защите исключительного права на товарный знак не могут быть признаны злоупотреблением правом, если требование о защите предъявлено ранее требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Как установлено судом и следует из материалов дела, иск по настоящему делу подан ОАО «Царицыно» 31.10.2017, тогда как исковое заявление в рамках дела № СИП-150/2021 подано 17.02.2021.

В Определении Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 № 310-ЭС15-2555 изложена правовая позиция, согласно которой с учетом установленного Гражданским кодексом Российской Федерации общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Верховным Судом Российской Федерации также указано, что в случае установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Таким образом, в удовлетворении иска, направленного на защиту нарушенного права, может быть отказано по основаниям статьи 10 ГК РФ, в случае, когда такое средство индивидуализации используется правообладателем не с целью индивидуализации товаров и услуг, а исключительно с целью причинения вреда иным хозяйствующим субъектам, в том числе исключительно с целью взыскания с таких субъектов компенсации за использование тождественных или сходных до степени смешения обозначений.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

При рассмотрении настоящего спора судом не установлено, что спорный товарный знак был зарегистрирован с недобросовестной целью и в целом использовался правообладателем только и исключительно с целью причинения вреда иным лицам.

При таких обстоятельствах у суда отсутствуют достаточные основания для вывода о том, что товарный знак правообладателем был зарегистрирован не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение.

Очевидность таких целей из материалов настоящего дела не следует.

При этом судебная коллегия обращает внимание на то обстоятельство, что положения статьи 10 ГК РФ носят оценочный характер, применяются судом исходя из установленных при рассмотрении конкретного спора фактических обстоятельств, с учетом возможных форм злоупотребления правом.

Также необходимо отметить следующее.

Из положений статьи 10.bis Парижской конвенции, корреспондирующих статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, следует, что не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

При этом для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей), злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

За нарушение исключительных прав на товарный знак «ДВА ДВАДЦАТЬ» истец выбрал способ определения компенсации на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, заявив ко взысканию 800 000 руб. 00 коп.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Ответчик заявил ходатайство о снижении размера компенсации ниже установленных Гражданским кодексом Российской Федерации пределов.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Как следует из материалов дела, ответчик заявил об уменьшении размера взыскиваемой компенсации.

Судом учтены положения пункта 3.2 Постановления Конституционного суда от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверки конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункту 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского Края» о том, что абзац второй пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации обязывает суд определять размер подлежащей взысканию компенсации за нарушение соответствующих интеллектуальных прав в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Тем самым суд, следуя данному указанию и исходя из общих начал гражданского законодательства, не лишен возможности принять во внимание материальное положение ответчика - индивидуального предпринимателя, факт совершения им правонарушения впервые, степень разумности и добросовестности, проявленные им при совершении действия, квалифицируемого как правонарушение, и другие обстоятельства, например наличие у него несовершеннолетних детей. Данный вывод соотносится с неоднократно выраженной Конституционным Судом Российской Федерации правовой позицией, в силу которой суды при рассмотрении дел обязаны исследовать по существу фактические обстоятельства и не вправе ограничиваться установлением формальных условий применения нормы, поскольку иное приводило бы к тому, что право на судебную защиту оказывалось бы ущемленным (постановления от 06.06.1995 № 7-П, от 13.06.1996 № 14-П, от 27.10.2015 № 28-П и др.).

Оценив представленные в материалы дела доказательства, установив факт незаконного предложения к продаже ответчиком товара с нанесенными на него товарными знаками, принадлежащими истцу, исходя из требований разумности и справедливости, суд, учитывая положения статей 1252 и 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации, находит возможным взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака «ДВА ДВАДЦАТЬ» в сумме 400 000 руб. 00 коп.

За нарушение исключительных прав на товарный знак «ДВА ДЕВЯНОСТО» истец выбрал способ определения компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, заявив ко взысканию 4 755 856 руб. 90 коп., исходя из следующего расчета: 8 986,88 кг х 264 руб. 60 коп. х 2.

Расчет предъявленной к взысканию суммы истцом основан на сведениях из ФГИС Меркурий, представленных в материалы дела по запросу суда (количество реализованной продукции, маркированной сходным обозначением с товарным знаком истца - 8 986,88 кг), а также оптовой стоимости поставки этой продукции, указной ответчиком (264 руб. 60 коп. за 1 кг).

Ответчик заявил ходатайство о снижении размера компенсации ниже установленных Гражданским кодексом Российской Федерации пределов.

Согласно пункту 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Как отмечено в пункте 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10, суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Согласно абзацу шестому пункта 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих товаров, по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, стоимости контрафактных товаров, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Суд отмечает, что определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

Судом установлена двукратная стоимость контрафактных товаров, составляющая 4 755 856 руб. 90 коп.

Как отмечено в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» (далее - постановление № 28-П), вводимые федеральным законодателем ограничения должны обеспечивать достижение конституционно значимых целей и не быть чрезмерными; принцип соразмерности (пропорциональности) санкции совершенному правонарушению, относящийся к числу общепризнанных принципов права, нашедших отражение в Конституции Российской Федерации, предполагает дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, учет степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания.

Из приведенной правовой позиции следует, что если использование юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при осуществлении предпринимательской деятельности результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, в нарушение этих прав носит очевидно грубый характер либо размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным правилам, сопоставим с размером причиненных правообладателю убытков, то тяжесть последствий применения данной меры ответственности, как обусловленная целями охраны интеллектуальной собственности, должна презюмироваться соразмерной содеянному и не может влечь негативную конституционную оценку.

Вместе с тем нельзя исключать, что при некоторых обстоятельствах размер ответственности, к которой привлекается нарушитель прав на объекты интеллектуальной собственности, в сопоставлении с совершенным им деянием может превысить допустимый с точки зрения принципов равенства и справедливости предел и тем самым привести к нарушению статей 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, а в конечном счете - к нарушению ее статьи 21, гарантирующей охрану государством достоинства личности и не допускающей наказаний, унижающих человеческое достоинство.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении № 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда» (далее - постановление № 40-П), с учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика и при наличии соответствующего заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины.

При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (то есть не может быть менее стоимости права использования товарного знака).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры.

Определение размера компенсации относится к прерогативе суда, рассматривающего спор по существу, который определяет размер компенсации в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Суд отмечает, что снижение судом размера компенсации ниже низшего размера возможно при соблюдении критериев, приведенных в Постановлении № 28-П и Постановлении № 40-П, при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

При рассмотрении настоящего дела ответчиком представлено мотивированное ходатайство о снижении заявленного размера компенсации.

Суд соглашается с доводами истца о том, что снижение судом размера компенсации ниже низшего размера, обусловленного законом, в данном конкретном случае ниже двукратного размера стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, является экстраординарной мерой, возможной лишь при наличии условий, предусмотренных Постановлениями № 28-П и № 40-П.

Вместе с тем, установление наличия или отсутствия фактических обстоятельств, являющихся основанием для такого снижения компенсации, относится к компетенции суда.

Согласно Постановлению № 40-П суды не лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины. При этом, с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое, то есть применительно к данному спору не может составлять менее однократной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Суд, оценив в совокупности и взаимной связи представленные в материалы дела доказательства, пришел к выводу о возможности применения в рассматриваемом случае правовых позиций, изложенных в Постановлении № 28-П и Постановлении № 40-П, и снижения размера компенсации до однократного размера стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, поскольку установил, что в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие, что использование спорного товарного знака являлось существенной частью предпринимательской деятельности ответчика и носило грубый характер, правонарушение в отношении указанного товарного знака совершено впервые, тяжелое материальное положение ответчика, которое подтверждены соответствующими доказательствами (бухгалтерской справкой от 04.06.2021, договорами аренды, лизинга, кредитными соглашениями)

Суд учел, что при определении размера компенсации необходимо учитывать не только интересы истца, но и интересы ответчика, в том числе его имущественное положение, продолжительность его коммерческой деятельности, иные обстоятельства и пришел к выводу, что взыскание компенсации в заявленном размере (4 755 856 руб. 90 коп.), нарушит баланс интересов сторон.

При этом, суд не принимает во внимание ссылку ответчика на лицензионный договор от 31.12.2015, на котором истец основывал изначально свои исковые требования с учетом постановления Суда по интеллектуальной собственности от 29.11.2018 по настоящему делу, а также не принимает во внимание ссылку на Отчет об оценке №192-2/ОНа-2021 объекта товарный знак «ДВА ДЕВЯНОСТО» (номер государственной регистрации № 435522), в котором определена рыночная стоимость товарного знака в размере 83 716 руб. 00 коп. с учетом заявленных исковых требований о взыскании двукратного размера стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, а не двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

С учетом изложенного, суд исходит из доказанности наличия обстоятельств для снижения заявленного размера компенсации до однократного размера стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак истца № 435522, что составит 2 377 928 руб. 45 коп. компенсации.

По мнению суда, такой размер компенсации отвечает принципам разумности, справедливости и соразмерности последствиям нарушения, исходя из обстоятельств настоящего дела, с учетом характера допущенного нарушения прав истца.

Расходы по государственной пошлине за рассмотрение иска, за рассмотрение апелляционной и кассационных жалоб в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 110, 150, 167 - 171, 176, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

прекратить производство по делу в части требования об обязании общества с ограниченной ответственностью «Первый мясокомбинат» (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Нижний Новгород, прекратить нарушение исключительных прав открытого акционерного общества «Царицыно» (ОГРН <***>, ИНН <***>), г.Москва на товарные знаки «ДВА ДЦАДЦАТЬ» и «ДВА ДЕВЯНОСТО».

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Первый мясокомбинат» (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Нижний Новгород, в пользу открытого акционерного общества «Царицыно» (ОГРН <***>, ИНН <***>), <...> 777 928 руб. 45 коп. компенсации, в том числе: 2 377 928 руб. 45 коп. за нарушение исключительных прав на средство индивидуализации - товарный знак № 435522 и 400 000 руб. 00 коп. за нарушение исключительных прав на средство индивидуализации - товарный знак № 435523; а также 3 610 руб. 50 коп. расходов по государственной пошлине за рассмотрение искового заявления и 3 000 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлины за рассмотрение апелляционной и кассационной жалоб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Первый мясокомбинат» (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Нижний Новгород, в доход федерального бюджета 21 779 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, если оно не будет отменено или изменено таким постановлением.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с даты принятия решения. В таком же порядке решение может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы; если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Судья С.А. Курашкина