Решение от 29 ноября 2022 г. по делу № А23-5544/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 90; тел: (4842) 505-902; факс: (4842) 599-457;

http://kaluga.arbitr.ru; е-mail: kaluga.info@arbitr.ru


Именем Российской Федерации



РЕШЕНИЕ




Дело № А23-5544/2022
29 ноября 2022 года
г.Калуга
Резолютивная часть решения объявлена 22.11.2022

Полный текст решения изготовлен 29.11.2022


Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Харчикова Д.В., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Колесо БТ" (ОГРН <***>, ИНН <***>, 109444, Москва, Сормовский проезд, д. 11, стр. 1)

к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 320402700005658, ИНН <***>, 249010, Калужская обл., Боровский р-н, дер. Кабицыно)

о взыскании компенсации, обязании прекратить использование товарного знака,

при участии в судебном заседании:

согласно протоколу,

УСТАНОВИЛ:

ООО "Колесо БТ" (далее - общество, истец) обратилось в Арбитражный суд Калужской области с заявлением к ИП ФИО3 (далее - ответчик, предприниматель) об обязании прекратить незаконное использование товарных знаков №№ 698076, 727384, принадлежащих истцу, и взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака № 698076 в размере 250000 руб., компенсации за незаконное использование товарного знака № 727384 в размере 250000 руб (уточненные требования). Требование о компенсации основано на пп. 1 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), о запрете использования – на п. 3 ст. 1484 ГК РФ.

В обоснование требований указано на незаконное использование предпринимателем товарных знаков BLACKTYRES на здании шиномонтажа СТО «Олимпийский» по адресу: <...> зд. 70, на рекламном щите при въезде на указанную территорию, на сайте СТО «Олимпийский» https://stolimp.ru в разделе «О нас».

Ответчик за время рассмотрения дела отзыва не представила, единожды явившись лично на судебное заседание 25.10.2022, устно иск не признала, сообщив о наличии договорных отношений с истцом, однако доказательств тому в материалы дела не представила.

На основании положений статей 9, 65, 70 (часть 31), 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) заявление рассмотрено при указанной явке по заявленным требованиям, представленным доказательствам с учётом надлежащего извещения участвующих в деле лиц, установленного распределения бремени доказывания, доводов заявления, степени обоснованности возражений.

Изучив материалы дела, суд установил следующие значимые для рассмотрения спора фактические обстоятельства.

Истец осуществляет предпринимательскую деятельность с 05.12.2015 (ЕГРЮЛ).

За истцом с 13.02.2019 (с приоритетом от 26.07.2018) зарегистрирован товарный знак № 698076 BLACK TYRES по МКТУ 35, а с 11.09.2019 (с приоритетом от 14.01.2019) - товарный знак № 727384 BLACK TYRES по МКТУ 12, 37.

Ответчик осуществляет предпринимательскую деятельность с 06.02.2020 (ЕГРИП).

Скриншотами страницы по адресу: http://stolimp.ru/about подтверждается использование ответчиком на данном сайте 19.04.2019, 19.09.2020, 25.11.2020, 26.02.2021 обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками №№ 698076, 727384.

Истец 18.06.2021 обратился в Калужское УФАС России с жалобой.

В решении Калужского УФАС России от 10.02.2022 по делу № 040/01/14.6-959/2021 установлено, что: предпринимательскую деятельность на СТО «Олимпийский» по адресу: <...> зд. 70, осуществляет ответчик (согласно протоколу осмотра от 16.11.2021 № 500, протоколу допроса свидетеля от 17.11.2021, договору безвозмездного пользования нежилым помещением от 01.08.2021); согласно справке ФИПС от 19.07.2021 № 41-80762-12 используемое СТО «Олимпиский» на рекламном щите, на вывеске на здании, на визитках обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 698076, 727384, принадлежащими истцу, поскольку ассоциируется с ними в целом и в силу фонетического и семантического тождества, графического сходства словесных элементов «BLACK TYRES», сходства изобразительных элементов, а также сходства композиционного расположения элементов. Данным решением действия ответчика, выразившиеся в незаконном использовании на СТО «Олимпийский» обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком «BLACK TYRES», правообладателем которого является истец, путём его размещения на СТО «Олимпийский», что противоречит законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и может причинить убытки истцу либо нанести вред его деловой репутации, признаны нарушающими ч. 1 ст. 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Претензия истца о выплате компенсации оставлена ответчиком без ответа и удовлетворения.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 65 - 71 АПК РФ, по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании доказательств, представленных в материалы дела, доводы и возражения сторон в совокупности и взаимосвязи, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Согласно п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, отнесены, в частности, произведения науки, литературы и искусства, товарные знаки.

В соответствии с п. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1481 ГК РФ).

Согласно п. 2 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации правила Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

В соответствии со статьей 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации, на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие). Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно статье 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб (подпункт 3 пункта 1). В случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения (пункт 3).

В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты, в том числе компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (статья 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По смыслу нормы статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Согласно пункту 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешений обозначение, являются контрафактными. Указанная норма применяется в нормативном единстве с пунктом 4 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым, в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными.

Ответчик нарушил исключительные права истца на объект интеллектуальной собственности, данные обстоятельства подтверждены приобщенными к иску доказательствами и ответчиком не опровергнуты.

Так, обозначение «BLACK TYRES», сходное до степени смешения с товарными знаками истца №№ 698076, 727384, размещено ответчиком на используемом ею для осуществления предпринимательской деятельности здании СТО «Олимпийский» в виде вывески, на рекламном щите при подъезде к данному зданию, на визитной карточке, выдаваемой в здании, а также на сайте СТО «Олимпийский» по адресу http://stolimp.ru/about.

Доказательства предоставления истцом ответчику прав на введение в гражданский оборот объекта интеллектуальной собственности истца в установленном порядке (наличие лицензионного соглашения и т.п.) ответчик в материалы дела не представил.

Таким образом, совокупность представленных истцом доказательств, отвечающих признакам относимости, допустимости и достоверности, позволяет сделать вывод о нарушении исключительных прав истца на объект интеллектуальной собственности.

Ответчик, в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не представил доказательств правомерности использования изображения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца.

Ответчик устно заявляла о наличии договора с истцом, не представив соответствующих доказательств в материалы дела. Истцом представлен договор с ответчиком от 16.11.2021 № 16/11, предметом которого является обязательство исполнителя (ответчик) по заданию заказчика (истец) оказывать по поручению услуги и выполнять работы (по спектру комплексных шиномонтажных работ) в отношениях с третьими лицами – клиентами заказчика. Прав на использование товарного знака заказчика этот договор не предоставляет, и более того, он заключён после обращения истца в Калужское УФАС России, то есть после фиксации истцом неправомерного использования его товарных знаков ответчиком, согласно устным пояснениям истца – в целях подтверждения реквизитов (адреса, ОГРНИП) ответчика. Таким образом, злоупотреблений со стороны истца в настоящем случае не усматривается.

В соответствии с п. 1 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Пунктом 4 той же статьи определено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Выбор способа защиты принадлежит истцу.

В соответствии с п. 4.1 Постановления Конституционного Суда от 24 июля 2020 года № 40 по делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, размер компенсации, исчисленный на основе подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, по смыслу пункта 3 статьи 1252 данного Кодекса является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, а потому суд не вправе снижать его по своей инициативе.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

В рассматриваемом случае истец просит взыскать с ответчика компенсацию в размере 250000 руб. за каждый товарный знак.

В подтверждение размера компенсации представлено коммерческое предложение ООО «Северный путь», согласно которому паушальный взнос за открытие шинного центра составляет 600000 руб., ежемесячный взнос (роялти) – 20000 руб., таким образом, доход за 2 года составляет 1080000 руб. Шинных центров BLACK TYRES 10, выручка самого удалённого от г. Москвы за 2021 год составила более 13 млн., соответственно 5% (предполагаемых с учётом известности бренда истца) клиентов принесли более 600000 выручки в год. Использование же товарных знаков ответчика началось в 2019 г. и не окончено по настоящее время несмотря на решение Калужского УФАС России и настоящий судебный спор.

Суд находит данный расчёт обоснованным, учитывающим длительность использования, последовательность и умысел со стороны ответчика, стоимость правомерного использования аналогичных товарных знаков.

Судом учтено, что правонарушение допущено при осуществлении ответчиком предпринимательской деятельности, которая предполагает проявление необходимой степени заботливости и осмотрительности, необходимой и достаточной не только для реализации собственных прав, но и для недопущения нарушения прав и законных интересов третьих лиц.

В нарушение требований ст. 65 АПК РФ ответчик не представил суду доказательств того, что им были предприняты все необходимые меры и проявлена разумная осмотрительность с тем, чтобы избежать незаконного использования права, принадлежащего другому лицу - правообладателю, а также доказательств значительного превышения требуемой компенсации убытков правообладателя.

В отношении запрета на использование спорного обозначения суд приходит к следующим выводам.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном названным Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Одним из способов защиты гражданских прав является восстановление положения, существовавшего до нарушения права и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения (абзац третий статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу абзаца 2 пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Таким образом, требование истца обязать ответчика прекратить незаконное использование товарных знаков №№ 698076, 727384 – также подлежит удовлетворению.

Денежное требование истца было оплачено государственной пошлиной (платежное поручение от 16.06.2022 № 2699 на сумму 13000 руб.), в связи с чем данная сумма взыскивается с ответчика в пользу истца.

Неденежное требование (об обязании прекратить использование обозначений) не было оплачено государственной пошлиной, поэтому оная взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета в размере 6000 руб.

По смыслу разъяснений, данных в пункте 17 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах", исполнительный лист на взыскание государственной пошлины в доход федерального бюджета будет выдан по истечении десяти дней после вступления в законную силу судебного акта при отсутствии в деле информации о том, что государственная пошлина уплачена добровольно.

Добровольная уплата пошлины осуществляется по реквизитам для уплаты государственной пошлины, с которыми можно ознакомиться на сайте суда или в суде, в поле «назначение платежа» указать номер дела. Документ об уплате (или его заверенную копию) следует представить непосредственно в суд в указанный выше срок.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 112, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 320402700005658) прекратить незаконное использование товарных знаков №№ 698076, 727384, принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью "Колесо БТ" (ОГРН <***>).

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 320402700005658) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Колесо БТ" (ОГРН <***>) компенсацию за незаконное использование товарного знака № 698076 в размере 250000 руб., компенсацию за незаконное использование товарного знака № 727384 в размере 250000 руб. расходы по уплате государственной пошлины в размере 13000 руб.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 320402700005658) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6000 руб.

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путём подачи жалобы через Арбитражный суд Калужской области.



Судья Д.В. Харчиков