Решение от 9 января 2018 г. по делу № А56-54274/2017

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-54274/2017
10 января 2018 года
г.Санкт-Петербург


Резолютивная часть решения объявлена 13 декабря 2017 года. Полный текст решения изготовлен 10 января 2018 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Рагузиной П.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Комания Sandvik Intellectual Property AB (юридический адрес: 81181, г. САНДВИКЕН, Швеция, дата основания Компании: 17.11.1986, дата регистрации: 11.12.1986, регистрационный номер: 556288-9401)

ответчик: ООО «ТехМашИмпорт СПб» (195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 69, лит. А, офис 405, ОГРН: 1117847532219)

третьи лица: 1. АО «Ленинградский механический завод имени Карла Либкнехта» (194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная д. 14), 2. АО «Корпорация «Тактическое Ракетное Вооружение» (141080, <...>), 3. АО «Центр судоремонта «Звездочка» (164509, <...>), 4. АО «НИИЭФА» (196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 3), 5. АО «НПО «СПЛАВ» (300004, <...>), 6. АО «Балтийский Завод - Судостроение» (199106, Санкт-Петербург, ул. Косая линия, д. 16, корп. 1, лит. Б), 7. АО «Производственное объединение «Завод имени Серго» (422546, Татарстан, <...>), 8. АО «Технодинамика» (1053188, Москва, ул. Ибрагимова, д. 29)

о защите исключительных прав на товарные знаки

при участии

от истца: ФИО2 (доверенность от 27.01.2017)

от ответчика: не явился (извещен)

от третьих лиц: не явились (извещены)

установил:

Компания Sandvik Intellectual Property AB (далее – Компания) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области к обществу с ограниченной ответственностью «ТехМашИмпорт СПб» (далее – Общество) со следующими требованиями:

- признать предложение ответчиком к продаже товаров с товарными знаками истца согласно свидетельствам № 316153, 316154, 320487, 45196 и их продажу на указанных истцом конкурсах актами недобросовестной конкуренции,

- запретить ответчику без согласия истца использование товарных знаков согласно свидетельствам № 316153, 316154, 320487, 45196 любым способом, в том числе предлагать к продаже, продавать с размещенными на них (упаковке, этикетках) товарными знаками, использовать указанные товарные знаки на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров;

- взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за незаконное использование товарных знаков в размере 3 000 000 руб.

- обязать ответчика опубликовать за свой счет решение суда по настоящему делу в течение двух недель со дня его вступления в законную силу в федеральном выпуске газеты «Коммерсант».

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены акционерное общество «Ленинградский механический завод имени Карла Либкнехта», акционерное общество «Корпорация «Тактическое Ракетное Вооружение», акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка», акционерное общество «НИИЭФА», акционерное общество «НПО «СПЛАВ», акционерное общество «Балтийский Завод - Судостроение», акционерное общество «Производственное объединение «Завод имени Серго», акционерное общество «Технодинамика», которые представили отзывы на исковое заявление и ходатайства о рассмотрении дела в отсутствие своих представителей.

Ответчик в судебные заседания не являлся, отзыв на иск не представлял, в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации извещен надлежащим образом о времени и месте судебных заседаний по адресу согласно выписке из ЕГРЮЛ, в которой зафиксировано место нахождения юридического лица, в соответствии с частью 4 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное извещение, адресованное юридическому лицу, направляется арбитражным судом по месту нахождения юридического лица.

Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа.

Согласно разъяснениям, содержащимся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 25), юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в ЕГРЮЛ либо по адресу, указанному самим юридическим лицом, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя; сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не находится по указанному адресу (пункт 63); юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ); например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения (пункт 67).

При таком положении суд располагает надлежащими, в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательствами извещения ответчика.

Исследовав материалы настоящего дела, оценив собранные по делу доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд установил следующее.

Компания является правообладателем товарных знаков «SANDVIK Coromant» и «Coromant». Право на товарные знаки подтверждено свидетельствами на товарный знак (знак обслуживания) № 316153, 316154, 320487, 45196).

Данными товарными знаками Компания маркирует производимый ею профессиональный инструмент.

Товары с товарными знаками истца ввозятся на территорию Российской Федерации с его согласия указанным в Таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности Российской Федерации уполномоченным импортером, которым является общество с ограниченной ответственностью «Сандвик» (далее – ООО «Сандвик»). Между истцом и ООО «Сандвик» заключен лицензионный договор на использование товарного знака № 45196.

Ответчик никогда не входил в перечень уполномоченных импортеров истца и не заключал с истцом или с ООО «Сандвик» лицензионного договора.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарный знак является результатом интеллектуальной деятельности и приравненным к нему средством индивидуализации, которым предоставлена правовая охрана.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При этом перечень способов использования товарных знаков не исчерпывается пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, на что прямо указывают нормы пункта 1 статьи 1484, пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации. Именно правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, включая разрешение на введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Согласно правовой позиции Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 8 Постановления от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», способы использования товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара в силу статей 1484, 1519 Гражданского кодекса Российской Федерации не ограничиваются лишь размещением перечисленных средств индивидуализации. Правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара любым не противоречащим закону способом.

Характерной особенностью правового режима использования товарного знака является почти полное отсутствие ограничений исключительного права правообладателя, при этом единственным таким ограничением является указание об исчерпании исключительного права (статья 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации), в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Как следует из материалов дела, ответчик предложил к продаже на 11 (одиннадцати) конкурсах товары с товарными знаками истца.

Согласно извещению № 31603924013 от 26.07.2016 о проведении запроса цен, опубликованному АО «Ленинградский механический завод имени карла Карла Либкнехта» на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, запрос цен проводился на инструмент производства истца (то есть с размещенными на нем (упаковке, этикетках) товарными знаками истца).

Заявку на участие (предложение к продаже) и о готовности к продаже товаров производства истца подал ответчик на сумму 554 795 руб. 44 коп.

Согласно извещению № 105.ОКЗД-01/1866 от 14.07.2016 о проведении запроса цен, опубликованному АО «Корпорация «Тактическое Ракетное Вооружение» на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, запрос цен проводился на инструмент производства истца (то есть с размещенными на нем (упаковке, этикетках) товарными знаками истца).

Заявку на участие (предложение к продаже) подал ответчик о готовности к продаже товаров производства истца на сумму 2899,45 евро, что эквивалентно 215 660 руб. 80 коп. по курсу на 01.08.2016 (дата выбора победителя).

Согласно извещению № 31603864461 от 07.07.2016 о проведении запроса цен, опубликованному АО «Центр судоремонта «Звездочка» на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, запрос цен производился на режущий инструмент производства истца (то есть с размещенными на нем (упаковке, этикетках) товарными знаками истца). Начальная (максимальная) цена договора – 48 700 евро (3 467 878 руб. 30 коп. по курсу на 26.07.2016 (дата протокола рассмотрения заявок). Ответчик подал заявку на участие (предложение к продаже). Конкурс признан несостоявшимся.

Согласно извещению № 31603864220 от 07.07.2016 о проведении запроса цен, опубликованному АО «НИИЭФА» на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, запрос цен проводился на инструмент производства истца (то есть с размещенными на нем (упаковке, этикетках) товарными знаками истца). Заявку на участие подал ответчик. Предложение ответчика - 2 245 380 руб. 46 руб.

Согласно извещению № 31603861926 от 07.07.2016 о проведении запроса цен, опубликованному АО «НПО «СПЛАВ» на торговой площадке по адресу web.etprf.ru/NotificationZK/Print/id/138997, запрос цен проводился на инструмент производства истца. Заявку на участие (предложение к продаже за 2 408 997 руб. 49 коп.) подал ответчик и был признан победителем.

Согласно извещению № 31603861592 от 06.07.2016 о проведении запроса цен, опубликованному АО «Балтийский Завод - Судостроение» на торговой площадке, запрос цен проводился на инструмент производства истца. Максимальная цена - 10 145 Евро (729 801 руб. 80 коп. по курсу на 19.08.2016 (дата выбора победителя). Заявку на участие подал ответчик.

Согласно извещению № 31603850115 от 04.07.2016 о проведении запроса цен, опубликованному АО «Производственное объединение «Завод имени Серго» на торговой площадке, запрос цен проводился на инструмент производства правообладателя. Заявку на участие подал ответчик (предложение к продаже на сумму 306 579 руб. 34 коп.).

Согласно извещению № 31603831755 от 29.06.2016 о проведении запроса цен, опубликованному АО «НПО «СПЛАВ» на торговой площадке, запрос цен проводился на инструмент производства правообладателя. Заявку на участие подал ответчик (предложение к продаже на сумму 1 785 819 руб. 20 коп.).

Согласно извещению № 31603824320 от 28.06.2016 о проведении запроса цен, опубликованному АО «ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА «ЗВЕЗДОЧКА» на торговой площадке, запрос цен проводился на инструмент производства истца. Начальная (максимальная) цена - 38 406,52 евро (2 746 584 руб. 60 коп. по курсу на 07.07.2016 (дата выбора победителя). Заявку на участие подал ответчик.

Согласно извещению № 31603792599 от 20.06.2016 о проведении запроса цен, опубликованному АО «ТЕХНОДИНАМИКА» на торговой площадке, запрос цен проводился на инструмент производства истца. Заявку на участие (предложение к продаже на сумму 382 491 руб. 24 коп.) подал ответчик.

Согласно извещению № 31603780224 от 15.06.2016 о проведении запроса цен, опубликованному АО «ТЕХНОДИНАМИК» на торговой площадке, запрос цен проводился на инструмент производства истца. Заявку на участие (предложение к продаже на сумму 509 704 руб. 93 коп.) подал ответчик.

Согласно пункту 1 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, исключительные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В силу статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, и о публикации решения суда.

Истцом представлены доказательства предложения ответчиком к продаже товаров с товарными знаками истца на 11 конкурсах и их продажа в 2 (двух) из них. Таким образом, незаконное использование товарных знаков ответчиком, носило систематический характер и нуждалось в судебном запрете.

Условием допуска к конкурсам, как следует из документации к ним, было предоставление документов о статусе официального диллера истца (о нахождении с ним в договорных отношениях, наличии согласия на использование товарных знаков).

Таким образом, ответчик сообщил заказчикам конкурсов недостоверные сведения о наличии у него договорных отношений с истцом (согласия истца на использование товарных знаков). Поскольку при проверке заказчиками эта информация не подтвердилась, в ряде конкурсов заявки ответчика были отклонены.

Участие ответчика наряду с диллерами истца в конкурсах является актом недобросовестной конкуренции в силу статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции».

Способом защиты нарушенного исключительного права в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации является взыскание компенсации, которую правообладатель вправе требовать по своему выбору вместо убытков в размере от 10 000 руб. до 5 000 000 руб. за каждый случай нарушения (пункт 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации), определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Как следует из пункта 6 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, компенсация подлежит взысканию с лица, нарушившего исключительное право на использование объекта интеллектуальной собственности, если оно не докажет отсутствие своей вины в этом нарушении.

В силу статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Определяя сумму денежной компенсации, суд исходит из следующих установленных обстоятельств.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», следует, что, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем по сравнению с заявленным требованием размере, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Учитывая, что ответчик участвовал в запросе предложений цены на закупку товара с товарными знаками истца на сумму 12 389 900 руб. 67 коп. на 9 (девяти) конкурсах с предложением к продаже и 2 963 792 руб. 93 коп. на 2 (двух) конкурсах с предложением к продаже и продаже товаров, маркированных товарными знаками истца, арбитражный суд считает обоснованным размер компенсации в размере 3 000 000 руб.

В соответствии со статьей 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о конкуренции) не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а том числе: 1) незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного с ними до степени смешения, путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования иным образом в отношении товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также путем его использования в информационно-телекоммуникационной сети «Интерне»", включая размещение в доменном имени и при других способах адресации; 2) копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот (хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар.

Предложением к продаже продукции с товарным знаком, используемым без разрешения его владельца, является введение товара в гражданский оборот. Предложением к продаже следует считать любые действия хозяйствующего субъекта, направленные на реализацию товара с обозначением сходным с товарным знаком до степени смешения.

Продвижением товара на рынок, для покупки и продажи товаров, является размещение товарного знака или сходного с ним обозначения в Интернете, в частности в доменном имени или при других (способах переадресации, в том числе упоминание в тексте сайтов, в служебной части страниц (в полях описания ключевых слов)).

Под продажей понимается возмездное отчуждение товаров, в отношении которых неправомерно использовался товарный знак.

Факт незаконного предложения к продаже и введения ответчиком в гражданский оборот товара, маркированного товарными знаками истца, подтверждается материалами дела.

Доказательства того, что данные действия осуществляются с разрешения истца как обладателя исключительных прав на спорные товарные знаки либо охватываются случаями свободного использования товарного знака, ответчиком не представлены.

В соответствии со статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения, при этом, правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Поскольку материалами дела подтвержден факт неправомерного использования товарных знаков, а доказательств передачи правообладателем либо истцом исключительных прав на указанные товарные знаки ответчиком суду не представлено, то требование истца о взыскании с ответчика компенсации судом признано правомерным.

Требование об опубликовании ответчиком за свой счет решения арбитражного суда по настоящему делу в федеральном выпуске газеты «Коммерсан» после вступления решения в законную силу соответствует подпункту 5 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по государственной пошлине относятся на ответчика и взыскиваются в пользу истца.

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

Признать предложение обществом с ограниченной ответственностью «ТехМашИмпорт СПб» к продаже товаров с товарными знаками Компании Sandvik Intellectual Property AB согласно свидетельствам № 316153, 316154, 320487, 45196 и их продажу на указанных Компанией Sandvik Intellectual Property AB конкурсах актами недобросовестной конкуренции.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью «ТехМашИмпорт СПб» без согласия Компании Sandvik Intellectual Property AB использование товарных знаков согласно свидетельствам № 316153, 316154, 320487, 45196 любым способом, в том числе предлагать к продаже, продавать с размещенными на них (упаковке, этикетках) товарными знаками, использовать указанные товарные знаки на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТехМашИмпорт СПб» в пользу Компании Sandvik Intellectual Property AB компенсацию в размере 3 000 000 руб. и 56 000 руб. судебных расходов по государственной пошлине.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ТехМашИмпорт СПб» опубликовать за свой счет решение суда по настоящему делу в течение двух недель со дня вступления решения суда в законную силу в федеральном выпуске газеты «Коммерсант».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТехМашИмпорт СПб» в доход федерального бюджета 18 000 руб. государственной пошлины.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.

Судья Рагузина П.Н.